Análisis del TLC con Estados Unidos frente a la propiedad intelectual de plantas

124 

Texto completo

(1)
(2)

ANEXO 2

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES (Licencia de uso)

Bogot á, D.C., 25 de marzo de 2014

Señores

Bibliot eca Alfonso Borrero Cabal S.J. Pont ificia Universidad Javeriana Cuidad

Los suscrit os:

JENNIFER PAOLA RÍOS GRANADOS , con C.C. No 1.072.658.969

JUAN SEBASTIAN SEGURA RODRÍGUEZ , con C.C. No 1.136.881.866

, con C.C. No En mi (nuest ra) calidad de aut or (es) exclusivo (s) de la obra t it ulada:

ANÁLISIS DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS FRENTE A LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE PLANTAS (por favor señale con una “ x” las opciones que apliquen) Tesis doct oral Trabaj o de grado X Premio o dist inción: Si No X cual:

present ado y aprobado en el año 2013 , por medio del present e escrit o aut orizo (aut orizamos) a la Pont if icia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la present e licencia de uso parcial, pueda ej ercer sobre mi (nuest ra) obra las at ribuciones que se indican a cont inuación, t eniendo en cuent a que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilit ar, difundir y promover el aprendizaj e, la enseñanza y la invest igación.

En consecuencia, las at ribuciones de usos t emporales y parciales que por virt ud de la present e licencia se aut orizan a la Pont ificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la Bibliot eca Al fonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de dat os y demás sit ios web con los que la Universidad t enga perfeccionado un convenio, son:

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO

1. La conservación de los ej emplares necesarios en la sala de t esis y t rabaj os

de grado de la Bibliot eca. X

2. La consult a física (sólo en las inst alaciones de la Bibliot eca) X 3. La consult a elect rónica – on line (a t ravés del cat álogo Biblos y el

Reposit orio Inst it ucional) X

4. La reproducción por cualquier format o conocido o por conocer X 5. La comunicación pública por cualquier procedimient o o medio físico o

elect rónico, así como su puest a a disposición en Int ernet X 6. La inclusión en bases de dat os y en sit ios web sean ést os onerosos o

grat uit os, exist iendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Pont ificia Universidad Javeriana para efect os de sat isfacer los fines previst os. En est e event o, t ales sit ios y sus usuarios t endrán las mismas facult ades que las aquí concedidas con las mismas limit aciones y condiciones

X

(3)
(4)

4 ANEXO 3

BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. DESCRIPCIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO

FORMULARIO

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO ANÁLISIS DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS FRENTE A LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE PLANTAS

SUBTÍTULO, SI LO TIENE

AUTOR O AUTORES

Apellidos Completos Nombres Completos

RÍOS GRANADOS JENIFFER PAOLA

SEGURA RODRÍGUEZ JUAN SEBASTIAN

DIRECTOR (ES) TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO

Apellidos Completos Nombres Completos

GUTIÉRREZ PRIETO HERNANDO

FACULTAD CIENCIAS JURÍDICAS PROGRAMA ACADÉMICO

Tipo de programa ( seleccione con “x” )

Pregrado Especialización Maestría Doctorado

X

Nombre del programa académico DERECHO

Nombres y apellidos del director del programa académico PABLO JOSÉ QUINTERO DELGADO

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: ABOGADO(A)

PREMIO O DISTINCIÓN(En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial):

-

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS

O DEL TRABAJO DE GRADO

NÚMERO DE PÁGINAS

BOGOTÁ 2013 117

TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” )

Dibujos Pinturas Tablas, gráficos y

diagramas Planos Mapas Fotografías Partituras X

SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO

Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por

la Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado quedará solamente en formato PDF.

MATERIAL ACOMPAÑANTE

TIPO DURACIÓN (minutos) CANTIDAD FORMATO

CD DVD Otro ¿Cuál?

(5)

5

Otro Cuál?

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS

Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará).

ESPAÑOL INGLÉS

TLC AFT

PROPIEDAD INTELECTUAL INTELLECTUAL PROPERTY

VARIEDADES VEGETALES PLANT VARIETY

PATENTES VEGETALES PLANT PATENTS

BIODIVERSIDAD BIODIVERSITY

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres)

- Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo y está definido por la Constitución como un Estado Social de Derecho el cual tiene la obligación de proteger la diversidad e integridad del ambiente y de sus riquezas naturales, así como de planificar el uso y manejo de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible y conservación, por lo cual resulta de suma importancia analizar los impactos comerciales, económicos, sociales, ambientales y jurídicos que la firma del TLC con Estados Unidos genera para Colombia en materia de protección de variedades vegetales, toda vez que en éste se estableció un régimen distinto al que se encontraba vigente en el país.

Por tanto, realizaremos una revisión de la evolución del tema a nivel internacional, de la normatividad de Estados Unidos y Colombia correspondiente a la protección de variedades vegetales y sus diferencias, de cómo la globalización ha hecho del comercio su eje principal y la afectación que esto ha generado al medio ambiente, seguido de los impactos del TLC frente al cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano impuestas por la Constitución, como la protección al medio ambiente, la agricultura, la biodiversidad, y la protección de los derechos que podrían verse afectados por el nuevo régimen en materia de protección de variedades vegetales, tales como el derecho que tienen las comunidades indígenas y campesinas sobre sus conocimientos tradicionales.

(6)

1

ANALISIS DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS FRENTE A LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE PLANTAS

JENIFFER PAOLA RÍOS GRANADOS JUAN SEBASTIÁN SEGURA RODRÍGUEZ

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO

(7)

2

ANALISIS DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS FRENTE A LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE PLANTAS

JENIFFER PAOLA RÍOS GRANADOS JUAN SEBASTIÁN SEGURA RODRÍGUEZ

TESIS PRESENTADA PARA OBTAR EL TITULO DE ABOGADO (A)

DIRECTOR: HERNANDO GUTIERREZ PRIETO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO

(8)

3 NOTA DE ADVERTENCIA

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus

alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la

(9)

4

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN 7

1.1 Antedecentes 8

1.2 Evolución de la protección de patentes 17

2. PROTECCIÓN DE VARIEDADES VEGETALES EN COLOMBIA Y ESTADOS

UNIDOS 21

2.1 Protección de variedades vegetales en Colombia 21

2.1.1 Convenio de la UPOV 26

2.1.1.1 Principales modificaciones al Acta de 1978 por el Acta de 1991 del

Convenio de la UPOV 27

2.1.1.1.1 Géneros y especies vegetales protegidos 27

2.1.1.1.2 Alcance de la protección 28

2.1.1.1.3 Periodo de protección y doble protección 29

2.1.1.2 Excepciones al derecho de obtentor 29

2.1.1.3 Privilegio de los agricultores 30

2.1.1.4 Requisitos para conceder el derecho de obtentor 31

(10)

5

2.1.1.4.2 Distinción 32

2.1.1.4.3 Homogeneidad 32

2.1.1.4.4 Estabilidad 33

2.2 Protección de variedades vegetales en Estados Unidos 34

2.2.1 Requisitos de patentabilidad 35

2.2.1.1 Materia patentable 35

2.2.1.2 Requisito de utilidad 36

2.2.1.2.1 Well-established utility 37

2.2.1.2.2 Specific and substantial utility 37

2.2.1.3 Requisito de novedad 38

2.2.1.4 Requisito de no obviedad 45

2.2.1.5 Requisito de descripción 47

2.2.2 Plant Patent Act de 1930 (PPA) 49

2.2.3 Plant Variety Protection Act de 1970 (PVPA) 52

2.2.4 Utility Patent 55

3. DIFERENCIAS ENTRE EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN COLOMBIANO Y

EL ESTADOUNIDENSE 63

(11)

6

5. IMPORTANCIA COMERCIAL DE LAS PATENTES VEGETALES,

ESENCIALMENTE PLANTAS ORNAMENTALES Y ALIMENTICIAS 68

5.1 Transgénicos. Origen 68

5.2 Métodos de obtención 73

6. COLOMBIA FIRMA EL TLC CON ESTADOS UNIDOS 78

6.1 Antecedentes 78

6.2 Texto del acuerdo 79

6.3 Efectos jurídicos 83

6.4 Efectos económicos 93

7. IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD COLOMBIANA. BIOPIRATERÍA 100

8. CONCLUSIONES 110

(12)

7

1. INTRODUCCIÓN

La firma de un tratado de libre comercio (TLC) para un país como Colombia, que busca

cada vez más el desarrollo de su población, merece todas las consideraciones necesarias

frente al impacto que este genera no solo en los ámbitos comercial y económico, sino

también en el jurídico, el social y el ambiental.

Por tal motivo este trabajo tiene como finalidad hacer un análisis sobre las repercusiones

que acarrea para Colombia el haberse firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados

Unidos, específicamente en lo concerniente a la protección de variedades vegetales, tema

en el cual se presenta un cambio importante frente al régimen vigente, adoptado en el

escenario de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Así, se podrá determinar qué tan benéfico o perjudicial es que Colombia se acoja a un

régimen con importantes diferencias con relación al régimen vigente en el país, qué normas

entrarían en choque jurídico, qué impactos económicos se generarán y qué implicaciones o

cambios sufrirá el ambiente agrícola de una nación cuya Constitución la define como un

Estado social de derecho en el cual consagra en cabeza de él la obligación de proteger sus

riquezas naturales, su diversidad e integridad del ambiente, y que todo manejo y

aprovechamiento de estos recursos se debe realizar manteniendo y procurando el desarrollo

sostenible y las conservación de ellos, así como reconoce el derecho de sus ciudadanos a un

ambiente sano.

Para ello será menester efectuar una breve revisión a la evolución del tema a nivel

internacional, analizar la normatividad de Estados Unidos y Colombia correspondiente a la

(13)

8 del comercio su eje principal y la afectación que esto ha tenido para el medio ambiente, y

estudiar la importancia de las patentes vegetales; en ese orden de ideas, podemos

adentrarnos en determinar los efectos de la firma de dicho tratado.

Los impactos del TLC no solo afectan el desarrollo social del país, sino que tienen

importantes implicaciones en cuanto al cumplimiento de las obligaciones del Estado

impuestas por la Constitución, como la protección al medio ambiente, a la agricultura, a la

biodiversidad; la protección de los derechos de los ciudadanos colombianos, como lo son a

la alimentación, a un medio ambiente sano; y, en especial, la protección de los derechos de

minorías, que podrían verse afectados por el nuevo régimen en materia de protección de

variedades vegetales, tales como el derecho que tienen las comunidades indígenas y

campesinas sobre sus conocimientos tradicionales, además de la debida protección de estos.

1.1Antedecentes

Para hacer un análisis sobre los impactos que se generarán en nuestro país debido a la firma

de un TLC de la magnitud del que estamos refiriendo, en primera medida es preciso centrar

nuestra atención en la normatividad existente en Estados Unidos al respecto y su desarrollo

normativo.

En primer lugar, se encuentra la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones

Vegetales (UPOV), organismo internacional que tiene como finalidad “proporcionar un

(14)

9 nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad”.1 Sus principales actividades

“están destinadas a promover la cooperación y la armonización internacional,

principalmente entre sus Estados miembros, y a ayudar a los países a introducir una

legislación relativa a la protección de las obtenciones vegetales”.2

Nacida gracias a los esfuerzos realizados por la Asociación Internacional para la Protección

de la Propiedad Industrial (Aippi) y por la Asociación Internacional de Seleccionadores

para la Protección de Obtenciones Vegetales (Association Internationale des Sélectionneurs

pour la Protection de Obentions Végétales, Assinsel), que reconocieron, en el congreso

Aippi de 1952, la necesidad de proteger las variedades vegetales, bien fuera mediante un

sistema de patentes que tuviera en cuenta la necesidad que surgía de flexibilizar los

requisitos exigidos por dicho sistema debido a la dificultad de reproducir de manera exacta

la variedad vegetal teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico de la época, o bien por

medio de un sistema alternativo de derechos para los obtentores vegetales. Sin embargo, no

se logró llegar a un consenso, sino hasta en 1961, en la segunda reunión de la Conferencia

para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, en la cual se adoptó el Convenio de la

UPOV, que entró en vigor en 1968 una vez fue ratificado por Holanda, el Reino Unido y

Alemania Occidental.3

1 Robledo, P. (2006). Los derechos del obtentor de variedades vegetales en Colombia (p. 41). Bogotá,

Colombia: Universidad Externado de Colombia.

2 Ibíd.

3 Dutfield, G. (2009). La conversión de las obtenciones vegetales en propiedad intelectual. El Convenio de la

UPOV. En G. Tansey y T. Rajotte, El control futuro de los alimentos (pp. 58-61). Madrid, España:

(15)

10 Así, se establecen por primera vez los derechos de los obtentores vegetales, prohibiéndose

la producción, venta, comercialización, propagación o multiplicación de las variedades

vegetales creadas sin la previa autorización de estos, derechos desarrollados bajo un

sistema sui géneris de protección de obtenciones vegetales, basado en un modelo de

propiedad intelectual modificado para los procesos de fitomejoramiento con el fin de

incentivar a los obtentores para crear nuevas variedades vegetales.4

Hasta el momento se han realizado cuatro Congresos del Convenio de la UPOV: los de

1961, 1972, 1978 y 1991. Tanto Colombia como Estados Unidos hacen parte del Convenio

de la UPOV, pero en versiones distintas: Colombia forma parte del Convenio de la UPOV

en su versión de 1978; Estados Unidos, por su parte, en su versión de 1991, con una

reserva, en virtud del artículo 35.2, la cual permite a los Estados que contemplan la

protección de variedades vegetales, mediante un título de propiedad industrial distinto de

un derecho de obtentor, como el sistema de patentes, que podrán continuar otorgando dicha

protección sin aplicar lo dispuesto por el Convenio para las variedades vegetales

multiplicadas por vía vegetativa, también conocida como reproducción asexual.5

En segundo lugar se encuentra la CAN, organismo regional integrado por Bolivia,

Colombia, Ecuador y Perú cuyo fin es promover el desarrollo equilibrado y armónico de

sus países miembros, acelerar su crecimiento mediante la integración y la cooperación

económica y social, facilitar la integración regional con miras a la formación de un

(16)

11 mercado común latinoamericano y, en general, mejorar la posición de los países miembros

en el contexto económico internacional.6

Los países miembros de la CAN tienen un sistema andino en materia de propiedad

intelectual y de biodiversidad, y la actividad reguladora ha sido otorgada a la Comisión del

Acuerdo de Cartagena, que conforman un marco jurídico de esta en sus países miembros.

Entre las decisiones de la Comisión se encuentran: Decisión 345, Régimen común de

protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales; Decisión 391,

Régimen común sobre acceso a los recursos genéticos; Decisión 486, Régimen común

sobre propiedad industrial; Decisión 523, Estrategia regional de biodiversidad para los

países del trópico andino.

En tercer lugar, se encuentra la Organización Mundial del Comercio (OMC), establecida

mediante el Acuerdo de Marrakech de 1994, resultado de la Ronda de Uruguay, en el cual,

además de establecerse dicha organización internacional, se integraron unos anexos al

Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT, por sus siglas en inglés), que a pesar

de haber sido reemplazado por la OMC como organización internacional continúa

existiendo como tratado general sobre el comercio de mercancías, entre los cuales se

encuentra uno relacionado con los derechos de propiedad intelectual, el Anexo 1C o

Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el

Comercio (ADPIC) o TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property

Rights).

6 Comunidad Andina de Naciones (CAN), Secretaría General. (2010). Comunidad Andina. Obtenido de

(17)

12 En dicho acuerdo se encuentran los niveles mínimos de protección que los Estados

miembros de la OMC deben garantizar, incluyéndose la aplicación de los principios de

“trato nacional” y “nación más favorecida”; además dispone que nada de lo contemplado en

el acuerdo podrá contrariar el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la

Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos

Integrados. El artículo 7 contiene los objetivos y principios que rigen el acuerdo y establece

que los derechos de propiedad intelectual deberán

contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y

difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los

usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar

social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.7

El artículo 27 del TRIPS, sobre materia patentable, dispone que serán patentablen “todas

las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la

tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles

de aplicación industrial”, hace la aclaración de que “las expresiones ‘actividad inventiva’ y

‘susceptibles de aplicación industrial’ son sinónimos respectivamente de las expresiones

7 Roffe, P. (2009). La expansión de niveles globales mínimo de propiedad intelectual al ámbito de la

agricultura: el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el

comercio (acuerdo sobres los ADPIC). En G. Tansey y T. Rajotte, El control futuro de los alimentos (pp.

(18)

13

‘no evidentes’ y ‘útiles’”, y además determina aquello que los Estados miembros podrán

excluir de la patentabilidad, contenidos en los numerales 2 y 3, al disponer:

2. Los [Estados] miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones

cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para

proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida

de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños

graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque

la explotación esté prohibida por su legislación.

3. Los [Estados] miembros podrán excluir asimismo de la

patentabilidad:

a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento

de personas o animales;

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los

procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales,

que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los

[Estados] miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales

mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui géneris o mediante una

combinación de aquellas y este. Las disposiciones del presente apartado serán

objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

El artículo 37.3 b) resulta de gran importancia respecto al derecho de los obtentores y ha

(19)

14 patentabilidad o no de plantas y animales, y por la relación y falta de coherencia que existe

entre el TRIPS y el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB); actualmente se está

negociando la revisión a dicho artículo en la Ronda de Doha, ya que los países en

desarrollo encuentran, con gran preocupación, que el TRIPS no exige a los solicitantes de

patentes cumplir con los requisitos del CDB.8

Por su parte, el CDB nace como medio proteccionista de la biodiversidad, dando lugar a

temas relacionados con medidas referentes al acceso de los recursos genéticos, en los que

se reconoce la soberanía sobre estos por parte de los países donde se encuentran, la

distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos por el uso de los recursos

genéticos y el acceso a la tecnología y su transferencia.9

El artículo 15 del CDB en su numeral 1 dispone que, en concordancia con la soberanía de

los Estados sobre sus recursos, soberanía reconocida en el artículo 3.º, los Gobiernos

nacionales tienen la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos; sus numerales 4

y 5 disponen que dicho acceso deberá ser otorgado en condiciones mutuamente convenidas

y con consentimiento informado previo, lo cual implica que para acceder a un recurso de un

país se requiere la aprobación de las autoridades de dicho país, y el numeral 7 exige que los

beneficios generados por el uso de los recursos genéticos sean compartidos con la parte que

proporciona el acceso a dichos recursos; normas de gran importancia en lo que respecta a

8 Ibíd, pp. 93-95; Monroy, J. (2006). Régimen de protección sociojurídica de los conocimientos tradicionales

en Colombia (pp. 83-85). Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.

9 Bragdon, S.; Garforth, K. y Haapala Jr., J. (2009). Proteccion de la biodiversidad: el Convenio sobre la

Diversidad Biológica (CDB). En G. Tansey y T. Rajotte, El control futuro de los alimentos (pp. 115-117).

(20)

15 los derechos de obtentores vegetales, especialmente en relación con las normas del TRIPS

que versan sobre dicha materia, ya que los países en desarrollo encuentran en este punto

una importante incoherencia entre el TRIPS y el CDB.10

En cuanto al acceso y transferencia de tecnología, el artículo 16 del CDB dispone que se

deberá asegurar que a los países, especialmente los países en desarrollo, se les transfiera y

puedan tener acceso a tecnología importante para la conservación y el uso sostenible de la

biodiversidad, la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, o que

puedan utilizar los recursos genéticos por estos aportados, en condiciones justas, en

términos favorables y en condiciones preferenciales y concesionarias que se pacten de

común acuerdo. Lo anterior siempre en observancia de la adecuada protección de los

derechos de propiedad intelectual.11

En cuanto a la conservación de la biodiversidad, el artículo 8.º contiene unas importantes

normas sobre la conservación in situ, es decir, sobre:

[...] la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y los hábitats

naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en

sus entornos naturales.12

10 Ibíd, pp. 116-121.

11 Ibíd., pp. 124-126.

12 Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1992). Convenio sobre la Diversidad Biológica. Fecha de

adopción en Colombia, 5 de junio de 1992; entrada en vigor, 29 de diciembr de 1993; aprobado por la Ley

(21)

16 Entre dichas normas hay que resaltar las contenidas en el literal j), sobre el conocimiento

tradicional, respecto del cual dispone:

Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los

conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y

locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y

la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más

amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos,

innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización

de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.

Dichos conocimientos tradicionales no se encuentran dentro de la soberanía de los Estados

sobre los recursos genéticos, ya que pertenecen a las comunidades indígenas y

comunidades locales y deben respetarse y preservarse, y resultan de gran importancia ya

que esos conocimientos resultan valiosos para los investigadores y para la realización de

productos, pues por medio de ellos se puede encontrar material genético relevante, además

de que estas comunidades, mediante su uso y el manejo sostenible del medio ambiente

pueden contribuir al desarrollo del material genético, razón por la cual ellas también deben

tener acceso y participación en los beneficios derivados de su conocimiento tradicional y

este no podrá usarse sin su consentimiento previo.13

(22)

17 No obstante, en la actualidad Colombia sí es parte del acuerdo pero Estados Unidos no,

esto implica que se reconsidere la posibilidad de que un país del primer mundo quiera

proteger la biodiversidad no solo de su nación, sino que acepte la soberanía y protección de

biodiversidad en otros países, cuando son estos los que abastecen los recursos.

En Estados Unidos, por su parte, existe la posibilidad de proteger variedades vegetales

mediante tres métodos, dos de ellos contenidos en el Estatuto de Patentes de Estados

Unidos (35 US Code): el Plant Patent (PPA) y el Utility Patent (UP); el tercer método está

contenido en el Plant Variety Protection Act de 1970 (PVPA). Tanto el PPA como el UP se

rigen por un sistema de patentes, con la diferencia de que bajo el PPA solo pueden

protegerse variedades vegetales de reproducción asexual y los requisitos para acceder a la

protección son menos exigentes y otorgan menos derechos que por medio del UP, de

acuerdo con el cual puede protegerse cualquier clase de variedades vegetales, siempre que

se cumpla con requisitos más exigentes que los del PPA. El método contenido en la PVPA

se halla regido por un sistema sui géneris de protección de variedades vegetales.

1.2 Evolución de la protección de patentes

La protección de la propiedad intelectual en Estados Unidos tiene su principal fundamento

(23)

18

The Congress shall have Power […] To promote the Progress of Science and Useful

Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventions the Exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.14

Su desarrollo legal se remonta a 1790, cuando se expidió la primera ley con referencia a la

materia. Dicha ley otorgaba protección de catorce años a las invenciones que fueran lo

suficientemente útiles e importantes. Luego, en 1793, se expidió una nueva ley que solo

permitía la protección de inventos para ciudadanos estadounidenses, en la cual se consignó

la definición de lo que resulta patentable, definición que se encuentra vigente casi en su

totalidad:15

Any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter and any

new and useful improvement on any art, machine, manufacture or composition of

matter.16

14 El Congreso tendrá el poder [...] De promover el progreso de la ciencia y las artes útiles,

asegurando por un tiempo limitado a los autores e Invenciones los derechos exclusivos sobre sus

respectivos escritos y descubrimientos.Estados Unidos. (2007). The Constitution of the United States

of America. Washington, EU: United States Government Printing Office.

15 Ladas y Parry L. L. P. (2009). A Brief History of the Patent Law of the United States. Obtenido de

http://www.ladas.com/Patents/USPatentHistory.html

16 Cualquier arte, máquina, fabricación o composición de materia nueva y útil, y cualquier

mejoramiento nuevo y útil de cualquier arte, máquina, fabricación o composición de materia.

(24)

19 En 1832 se expidió una ley con la finalidad de extender la protección de patentes a todos

los residentes extranjeros que tuvieran la intención de convertirse en ciudadanos

estadounidenses, discriminación que fue removida en una revisión de dicha ley en 1836.

En 1842 se consagró de nuevo dicha discriminación, cuando se le reconoció protección a

cualquier diseño nuevo y original en la fabricación o impresión de telas, protección a la

que solo podían acceder los nacionales de Estados Unidos o residentes que tuvieran la

intención de convertirse en ciudadanos estadounidenses.17

La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Hotchkiss v. Greenwood, en 1850, dio

un importante desarrollo jurisprudencial al considerar que para que un invento fuera

patentable debía ser, además de nuevo y útil, no obvio, instaurando así los requisitos, que

hasta la fecha se exigen, para otorgar una patente en Estados Unidos.18

Hasta 1887, con el ingreso de Estados Unidos a la Convención de París para la Protección

de Propiedad Industrial, no se dieron importantes cambios respecto a la materia, si bien en

1870 se consolidó la legislación relativa a la materia en una sola ley, pero sin realizar

importantes modificaciones. Con el ingreso de Estados Unidos a dicha convención se le

reconoció a los ciudadanos de los Estados miembros el derecho a que una vez presentada

una solicitud de patente en su respectivo país, al presentar una solicitud para esta patente en

17 Ladas y Parry L. L. P. (2009). A Brief History of the Patent Law of the United States. Obtenido de

http://www.ladas.com/Patents/USPatentHistory.html

(25)

20 uno de los países miembros se tomara como fecha de presentación de la solicitud aquella en

la que fue presentada en su país de origen.19

En 1930 se expidió la Plant Patent Act, que permitió la protección de plantas de

reproducción asexual.

Posteriormente, la ley de 1870 fue modificada —en 1946— con el fin de contener a la

Corte Suprema de Justicia, ya que esta estaba aplicando el principio de First To Invent 20

(FTI) a todos los casos a nivel mundial, y lo que se hizo fue limitar su aplicación solo para

los casos en que la evidencia de invención fuera encontrada en territorio estadounidense.21

Finalmente, en 1952 se expidió el actual Estatuto de Patentes, vigente en Estados Unidos,

en el cual se incluye la Ley 1930 (PPA), conocida como 35 USC (title 35 United States

Code), estatuto que ha tenido varias modificaciones, consagrándose el concepto

desarrollado jurisprudencialmente de la no obviedad del invento como requisito para la

obtención de la protección por el sistema de patentes.

En 2011 se expidió la American Invents Act (AIA), la cual representa el cambio más

importante que ha tenido el sistema de patentes desde la expedición del estatuto, ya que

generó un cambio del sistema (FTI) a un sistema First Inventor to File 22 (FTF), el cual

tiene importantes implicaciones para quienes quieran acceder a la protección por medio de

patentes. Dicha ley entró en vigencia a partir del 16 de marzo de 2013.

19 Ibíd.

20Primero en inventar. 21 Ibíd.

(26)

21

2. PROTECCIÓN DE VARIEDADES VEGETALES EN COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS

2.1 Protección de variedades vegetales en Colombia

En Colombia las variedades vegetales no estaban protegidas por ninguna ley de propiedad

intelectual, ya que la Ley 23 de 1982 en ninguna parte hizo referencia a las variedades

vegetales de forma tal que se pudiera acudir a ella para buscar protección; además, el

Código de Comercio prohibía expresamente su patentabilidad, al disponer en su artículo

583: 23

No se podrá otorgar patente de invención: 1. Para las variedades vegetales y las

variedades o razas de animales, ni para los procedimientos esencialmente

biológicos de la obtención vegetales o animales; sin embargo son patentables los

productos microbiológicos y los productos de estos.

Además de la prohibición y falta de protección en la legislación nacional, también estaba

prohibida por la legislación comunitaria, ya que en el marco del Acuerdo de Cartagena se

expidió la Decisión 85 de 1974, la cual establecía en su artículo 5.º que no eran materia

patentable las variedades vegetales ni las razas animales, así como tampoco procedimientos

esencialmente biológicos para la obtención de vegetales o animales, lo que reprodujo el

(27)

22 artículo 583 del Código de Comercio, disposición que resultaba obligatoria para todos los

miembros de la Comunidad Andina, conocida en esa época como Pacto Andino. Dicha

situación de desprotección de las variedades vegetales se mantuvo hasta 1993, aunque en

1991 se dio un importante avance al reconocer la necesidad de proteger las variedades

vegetales con la expedición de la Decisión 311 de 1991 del Acuerdo de Cartagena, que en

su artículo 1.º transitorio, sustituido posteriormente por el artículo 1.º transitorio de la

Decisión 313 de 1992, disponía que los países miembros debían establecer la modalidad de

protección subregional referente a las variedades vegetales y los procedimientos para su

obtención, y que hasta tanto dicha modalidad no entrara en vigencia no se podían otorgar

patentes de invención para dichos productos.24

En 1993 se aprobó la Decisión 345, mediante la cual se estableció el Régimen común de

protección de los derechos de obtentores de variedades vegetales y ordenó a los países

miembros a expedir su respectiva legislación interna con la finalidad de determinar la

autoridad competente y el procedimiento para registrar las obtenciones vegetales y aspectos

como el término de duración dentro de los límites indicados en la Decisión. Luego de la

aprobación de la Decisión 345, el Gobierno expidió el Decreto 533 de 1994, “por el cual se

reglamenta el régimen común de protección de derechos de los obtentores de variedades

vegetales”, en cumplimiento de lo establecido en la Decisión 345, y finalmente, en 1995 se

aprobó el Convenio UPOV de 1978, mediante la Ley 243 de dicho año. El marco

normativo sobre la protección de variedades vegetales en Colombia está compuesto,

entonces, por la Decisión 345 de 1993, la Decisión 391 de 1996 (Régimen común sobre

acceso a los recursos genéticos), la Decisión 486 de 2000 (Régimen común sobre

(28)

23 propiedad industrial), el Decreto 533 de 1994, la Ley 243 de 1995, los decretos 2486 de

1994 (que modifica parcialmente el artículo 13 del Decreto 533) y 2687 de 2002 (el cual

modifica el artículo 7.º del Decreto 533 de 1994), y por algunas resoluciones del Instituto

Agropecuario Colombiano (ICA),25 que es la autoridad encargada de administrar el régimen

de protección a las variedades vegetales.26

La Decisión 345 está basada en el Convenio UPOV de 1991, aun cuando los miembros de

la CAN son parte del Convenio UPOV de 1978 (salvo Perú, que es parte de la versión de

1991). Los requisitos exigidos en la Decisión 345 tienen el mismo alcance y exigencias que

los establecidos en el Convenio UPOV de 1991, ya que prácticamente estos han sido

transcritos en la normatividad comunitaria. En cuanto a las excepciones a los derechos de

obtentor, si bien la Decisión se basa, igualmente, en el Convenio UPOV de 1991, esta va

más allá en algunos casos. En lo relacionado con la excepción de los actos realizados con

fines no comerciales, la Decisión 345 dispone que en dicho caso el titular del derecho de

obtentor no podrá impedir el uso de la variedad protegida; similar prescripción contiene el

Convenio UPOV de 1991, y la versión de 1978 si bien no contiene dicha prescripción

expresamente, esta se desprende de la lectura de su artículo 5.º. Por otro lado, la Decisión

25 Resolución ICA 1974 de 1994, por la cual se asignan las funciones en materia de protección de los

derechos de obtentores de variedades vegetales; Resolución ICA 1893 de 1995, por la cual se ordena la

apertura del Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, se establece el procedimiento para la

obtención del certificado de obtentor y se dictan otras disposiciones; Resolución ICA 3123 de 1995, por la

cual se adiciona y aclara la Resolución 1893 de 1995; Resolución ICA 2046 de 2003, por la cual se expiden

normas para la producción, importación, exportación y comercialización de semillas para siempre en el país,

así como su control, y se dictan otras disposiciones.

(29)

24 345 dispone que la variedad protegida podrá utilizarse para actos realizados a título

experimental, excepción contenida en la versión UPOV de 1991, pero no en la de 1978. En

el caso de la excepción del obtentor, esta se encuentra consagrada en la Decisión 345, así

como en ambas versiones del Convenio UPOV. Respecto al privilegio del agricultor, este

está contenido en el artículo 26 de la Decisión 345, mientras que en el Convenio UPOV de

1991 se trata de una excepción facultativa y en la versión de 1978 no se hace referencia

alguna a esta. Por último, en lo referente al periodo de protección la Decisión 345 dispone

que el término será de veinte a veinticinco años para vides y de quince a veinte años para

las demás especies, según lo determine la autoridad competente, y el Decreto 533 dispone

que la protección será de veinte años para las vides y de quince años para las demás

especies.27

En 1994 Colombia ratificó el CDB mediante la Ley 165, convenio de gran importancia, ya

que reconoce la soberanía de las naciones sobre sus recursos, permite que los países regulen

el acceso a estos, protege los conocimientos tradicionales y obliga a la divulgación de la

fuente y del país de origen de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales

usados, entre otras disposiciones de gran relevancia en materia de protección ambiental. En

concordancia con el CDB, la Comunidad Andina expidió la Decisión 391, Régimen común

sobre acceso a los recursos genéticos, en la que además de reafirmar lo reconocido por el

CDB, como la facultad de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales de decidir

sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales relacionadas con los

recursos genéticos y productos derivados, dispone que para acceder a los recursos genéticos

de una nación deberá celebrarse un contrato de acceso con la autoridad competente; en el

(30)

25 caso colombiano, deberá suscribirse con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

y cuando existan componentes intangibles28 sobre dichos recursos genéticos o sus

productos derivados el solicitante de acceso deberá además celebrar un contrato accesorio

con los poseedores de dichos componentes intangibles en cual se estipulará una distribución

justa y equitativa de los beneficios obtenidos por la utilización de estos componentes.29

Por último, la CAN expidió en 2000 la Decisión 486, Régimen común de propiedad

industrial, en la cual se dispone que cuando se otorgue un derecho de propiedad intelectual,

siempre, deberá salvaguardarse y protegerse el patrimonio biológico y genético y los

conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales,

respetándose y siguiendo el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional,

cuando las invenciones hayan sido desarrolladas a partir de estos. En cuanto a la materia

patentable, dispone que la patente se otorga cuando la invención sea nueva, tenga un nivel

inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.

Los requisitos exigidos por la Decisión 486 son más exigentes que los que se exigen en

Estados Unidos bajo el Utility Patent30; en cuanto al requisito de novedad, en la Decisión

486 se exige una novedad absoluta, lo cual quiere decir que el estudio de dicho requisito se

28“Componente intangible: todo conocimiento, innovación o práctica individual o colectiva, con valor real o

potencial, asociado al recurso genético, o a sus productos derivados o al recurso biológico que los contiene,

protegido o no por regímenes de propiedad intelectual. También se le conoce como conocimiento tradicional

de las comunidades indígenas, afroamericanas, rom (gitanos), campesinos o locales”, en Restrepo, C. (2006).

Apropiación indebida de recursos genéticos, biodiversidad y conocimientos tradicionales: “biopiratería”.

Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.

29 Restrepo, C. (2006). Apropiación indebida de recursos genéticos, biodiversidad y conocimientos tradicionales: “biopiratería”. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.

(31)

26 hace analizando el estado de la técnica existente a nivel mundial, contrario al estudio

realizado en Estados Unidos, donde solo se revisa el estado de la técnica existente en dicho

país o de las solicitudes realizadas por medio del PCT (patent cooperation treaty)

Igualmente, el requisito de aplicación industrial es más exigente por cuanto exige que el

invento sea susceptible de ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, es decir,

en cualquier actividad productiva, distinto a la simple utilidad que se exige en Estados

Unidos, la cual permite que sean patentables métodos de diagnósticos terapéuticos y

quirúrgicos, mejoras de plantas y animales, etc. Además es importante señalar que la

Decisión 486 dispone que no podrán patentarse plantas, animales y procedimientos

esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que sean

procedimientos no biológicos o microbiológicos.31

2.1.1 Convenio de la UPOV

Si bien tanto Colombia como Estados Unidos hacen parte del Convenio de la UPOV, cada

uno en versiones diferentes, este convenio tiene una gran importancia en el régimen

normativo de protección a las variedades vegetales colombiano, por cuanto Colombia no

solo hace parte del Convenio de la UPOV en su versión de 1978, sino que además la

normatividad comunitaria sobre protección a las variedades vegetales se encuentra

íntegramente basada en la versión de 1991 del Convenio de la UPOV, mientras que en

Estados Unidos el régimen normativo se basa en un sistema de patentes (Plant Patent Act y

31Uribe, M. (2007, febrero). Los “beneficios” del TLC. Las consecuencias para la biodiversidad y el sistema

(32)

27 utility pantents) y un sistema sui géneris con fundamento en el convenio UPOV de 1991

(Plant Variety Protection Act).

En vista de la suma importancia que tiene el convenio de la UPOV en el régimen

colombiano sobre protección a variedades vegetales, es necesario estudiar la normatividad

del convenio y las modificaciones realizadas en sus dos versiones más relevantes, la de

1978 y la de 1991.

2.1.1.1 Principales modificaciones al Acta de 1978 por el Acta de 1991 del Convenio de la

UPOV

Las versiones más importantes del Convenio de la UPOV son las de 1978 y 1991, en las

cuales se generaron sustanciales modificaciones sobre esta materia.

2.1.1.1.1 Géneros y especies vegetales protegidos

La primera se refiere a los géneros y especies botánicas que deben o pueden protegerse. El

Acta de 1978 le otorga la facultad a los países miembros del Convenio de no aplicar lo

dispuesto en este para algunos géneros o especies elegidos, es decir, que cada Estado decide

a que géneros y especies les es aplicable el Convenio, cumpliendo siempre con los mínimos

requeridos por el artículo 4.º del Acta UPOV de 1978. El artículo 4.º del Acta UPOV de

(33)

28 alguna, y con unos límites de tiempo establecidos para extender tal protección, según si se

trata de un Estado ya miembro o de un nuevo miembro.32

2.1.1.1.2 Alcance de la protección

Además de ampliarse la protección a todos los géneros y especies vegetales, el Acta UPOV

de 1991 amplía el alcance de la protección. El artículo 5.º del Acta UPOV de 1978 dispone

que se someterá a la autorización del obtentor “la producción con fines comerciales, la

puesta en venta y la comercialización del material de reproducción o de multiplicación

vegetativa, en su calidad de tal, de la variedad”; por su parte, el artículo 14 del Acta UPOV

de 1991 amplía el listado de actos para los que se requiere la autorización del obtentor y

dispone que se requerirá para los siguientes:

[...] la producción o la reproducción (multiplicación), la preparación a los fines de

la reproducción o de la multiplicación, la oferta en venta, la venta o cualquier otra

forma de comercialización, la exportación, la importación, la posesión para

cualquiera de los fines mencionados.

Además dispone que dichos actos no se referirán solo al material reproductivo o de

propagación, sino también al “producto de la cosecha (y a los productos fabricados),

incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por utilización no autorizada de

material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida” y a variedades

(34)

29 vegetales esencialmente derivadas de la protegida así como a las que no se distingan

claramente de la variedad protegida, ampliando no solo los actos que se prohíben sin

autorización, sino que además se amplían los derechos de obtentor a las variedades

vegetales que se derivan esencialmente de la protegida.33

2.1.1.1.3 Periodo de protección y doble protección

El Acta UPOV de 1991 también aumenta el periodo de duración de la protección y permite

la doble protección. El periodo de protección pasó de quince a veinte años para todas las

especies y géneros, salvo para árboles y vides, que tienen un periodo especial de

protección, pues pasó de dieciocho a veinticinco años. En cuanto a la doble protección, el

Acta de 1978 dispuso en su artículo 2.o que los derechos de obtentor podrán reconocerse

mediante un título de protección particular o de una patente pero se podrá utilizar solamente

una de estas para un mismo género o especie vegetal cuando un Estado admita la

protección en ambas formas; dicha disposición fue eliminada en el Acta de 1991 y se

guarda silencio sobre el tema de la doble protección, permitiéndola de esta manera.34

2.1.1.2 Excepciones al derecho de obtentor

Las Actas de 1978 y de 1991 del Convenio de la UPOV permiten a los obtentores vegetales

el uso de las variedades protegidas para realizar actos con fines no comerciales o el uso de

ellas para crear nuevas variedades vegetales y la comercialización de dichas nuevas

(35)

30 variedades vegetales obtenidas sin necesidad de obtener autorización del obtentor de la

variedad original protegida. Sobre esta última excepción debe resaltarse que, con la

ampliación dada por el Acta UPOV de 1991 sobre el alcance de la protección a las

variedades, cuando dicha nueva variedad sea esencialmente derivada de la variedad

protegida u original sí se requerirá la autorización del obtentor original para realizar

cualquiera de los actos enunciados en el artículo 14.35

2.1.1.3 Privilegio de los agricultores

Si bien en el Acta de 1978 no se hace ninguna referencia al privilegio de los agricultores de

volver a sembrar las semillas producidas por variedades protegidas adquiridas

legítimamente por estos para su uso, todos los países eran libres de mantener o eliminar

dicho privilegio y todos lo mantuvieron para el uso privado solamente, y en algunos casos,

para la venta o intercambio local de semillas, salvo en los casos de Holanda, que consideró

necesaria una mayor protección respecto a cultivos ornamentales, y de Estados Unidos, que

permitía la venta de las semillas recogidas, siempre y cuando el ingreso de dichas ventas no

representara un porcentaje mayor a 50 % de los ingresos de la granja. Por el contrario, el

Acta de 1991 en el artículo 15.2 hace referencia explícita al privilegio de los agricultores y

dispone que será facultad de cada Estado miembro restringir el derecho del obtentor para

conceder el privilegio de los agricultores.36

35 Ibíd., pp. 64-65.

(36)

31 2.1.1.4 Requisitos para conceder el derecho de obtentor

Para que les sean concedidos los derechos a los obtentores, estos deben cumplir con una

serie de requisitos, los cuales se encuentran consignados en el artículo 6.º del Acto de 1978

y en los artículos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º y 9.º del Acto de 1991 del Convenio de la UPOV, siendo

para ambos casos los mismos requisitos. Para que se les otorguen los derechos al obtentor

la variedad vegetal debe ser: 1) nueva; 2) distinta; 3) estable; 4) homogénea.

2.1.1.4.1 Novedad

Para cumplir con el requisito de novedad al momento de presentar la solicitud de derecho

de obtentor, la variedad no puede haber sido ofrecida en venta o comercializada, bien sea

por el obtentor o por un tercero que cuente con la autorización de él. Se tiene un año de

gracia para presentar la solicitud de derecho de patente cuando la variedad ha sido ofrecida

en venta o comercializada, al año vencido se entenderá que no se cumple con el requisito de

novedad, siempre que el ofrecimiento o la comercialización de la variedad se haya

realizado en el país donde se realiza la solicitud; cuando el ofrecimiento o la

comercialización se realice en un país distinto el convenio da un plazo de cuatro años y

para árboles y vides seis años.37

(37)

32 2.1.1.4.2 Distinción

El requisito de distinción exige que la nueva variedad vegetal pueda ser distinguible

claramente de cualquier otra variedad notoriamente conocida, notoriedad que podrá

establecerse por el cultivo o comercialización en curso, por una solicitud de derechos de

obtentor o la inscripción de otra variedad en el registro oficial de variedades, entre otros. El

Acta de 1991 flexibiliza este requisito, ya que en el Acta de 1978 se exige que la variedad

nueva sea distinguible claramente por “uno o varios caracteres importantes de cualquier

otra variedad”, mientras que en el Acta de 1991 simplemente se exige que sea distinguible

claramente de otra variedad.38

2.1.1.4.3 Homogeneidad

Tanto el Acta de 1978 como el Acta de 1991 disponen que “se considerará homogénea la

variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la

variación previsible, habida cuenta de las particularidades de su reproducción sexuada o de

su multiplicación vegetativa”. Lo anterior quiere decir que las características esenciales de

la nueva variedad deben presentarse en cada planta de dicha variedad para que se cumpla

con el requisito de la homogeneidad.

(38)

33 2.1.1.4.4 Estabilidad

El Convenio de la UPOV, en ambas versiones, dispone que para cumplir con el requisito de

estabilidad la variedad debe mantenerse en cuanto a sus características esenciales, conforme

a su definición durante el tiempo de varias reproducciones o multiplicaciones; en otras

palabras, para cumplir el requisito la nueva variedad no puede presentar alteraciones en sus

características esenciales luego de varias reproducciones o multiplicaciones.39

El cuadro 1 representa las variaciones de los acuerdos UPOV 1978 y UPOV 1991:

Cuadro 1. UPOV 1978 y UPOV 1991

Tomado de Dutfield (2009).

Disposición UPOV 1978 UPOV 1991

Cobertura de protección

Variedades de plantas de especies nacionalmente definidas

Variedades de plantas de todos los géneros y especies.

Requisitos Novedad

Distinción

Homogeneidad

Estabilidad

Denominación de variedad

Novedad

Distinción

Homogeneidad

Estabilidad

Denominación de variedad

(39)

34 Periodo de protección Mínimo 15 años desde el inicio

(minio 18 años para vid y árboles)

Mínimo 20 años desde el inicio (mínimo 25 años para vid y árboles)

Ámbito de la protección

Ámbito mínimo: producción con propósitos de márquetin, oferta para venta y comercialización y material de propagación de la variedad

Ámbito mínimo:

producción, preparación, oferta de venta, venta u otra comercialización, exportación, importación o almacenamiento con el propósito de propagar material de la variedad. Además, algunos actos de uso no autorizado de material de propagación y si el seleccionador no ha tenido ninguna oportunidad de ejercer sus derecho en relación con el material de propagación

Excepción de los seleccionadores

si Si, además, esencialmente

las variedades obtenidas no pueden ser explotadas en ciertas circunstancias sin el permiso del titular de los derechos de la variedad inicial protegida

Privilegio de los agricultores

En la práctica, sí Depende de las leyes

nacionales

Prohibición de doble protección

No se puede patentar ninguna especie idónea para DOV

No

2.2 Protección de variedades vegetales en Estados Unidos

Como ya se indicó, en Estados Unidos existe la posibilidad de proteger variedades

(40)

35 Estados Unidos (35 USCS): el Plant Patent (PPA) y el Utility Patent (UP), y el tercero

contenido en el Plant Variety Protection Act de 1970 (PVPA). Tanto el PPA como el UP se

rigen por un sistema de patentes, con la diferencia de que bajo el PPA solo pueden

protegerse variedades vegetales de reproducción asexual y los requisitos para acceder a la

protección son menos exigentes y otorgan menos derechos que mediante el UP, bajo el

cual pueden protegerse cualquier clase de variedades vegetales siempre que se cumpla con

los requisitos, más exigentes que los del PPA. Y el método contenido en la PVPA está

regido por un sistema sui géneris de protección de variedades vegetales.

2.2.1 Requisitos de patentabilidad

Para que un invento sea patentable debe cumplir cinco requisitos establecidos en la ley de

patentes de 1952 (título 35 USC) de Estados Unidos; el invento debe ser: 1) materia

patentable; 2) útil; 3) nuevo; 4) no obvio; 5) poder describirse de manera tal que pueda ser

replicado.

2.2.1.1 Materia patentable

En el capítulo 10 del título 35 USC, sección 101, está contenido lo que es objeto de

(41)

36 Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture,

or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.40

Como se observa en la transcripción de la sección 101, es patentable básicamente cualquier

cosa bajo el título 35 USC, siempre que cumpla con los otros requisitos. Así lo quiso el

Congreso de Estados Unidos y ha sido ratificado por la jurisprudencia de la Corte Suprema

de Justicia, razón por la cual es patentable cualquier cosa creada por el hombre o

intervenida por este (seres vivos, genes, software, etc.). Solo lo que no resulta patentable

por la Corte Suprema de Estados Unidos son las leyes de la naturaleza, ni los fenómenos

naturales ni las ideas abstractas.41

2.2.1.2 Requisito de utilidad

Para que al invento se le pueda otorgar la calidad de patentable el titular de la patente debe

demostrar que su invento es útil, y para demostrar dicha utilidad el titular de la patente

40Quienquiera que invente o descubra cualquier proceso, máquina, manufactura o composición de

materia nueva y útil, o cualquier mejora nueva y útil de los mismos, puede por lo tanto obtener una

patente, sujeta a las condiciones y requisitos de este título.

Estados Unidos. (2011). Patents Act of 1952, 35 USC, cap. 10, par. 101.

41 Quinn, G. (2012, junio 2). IPWatchdog, Inc. Obtenido de IPWatchdog: http://www.ipwatchdog.com/

(42)

37 debe mostrar que su invento tiene una utilidad específica y sustancial que es creíble

(specific and substancial utility) o una utilidad bien establecida (well-stablished utility).42

2.2.1.2.1 Well-established utility

Al respecto, el Manual of Patent Examining Proccedure dice que un invento tendrá una

utilidad bien establecida cuando una persona con habilidades ordinarias en la materia, o

familiarizado con esta, se da cuenta de inmediato por qué el invento es útil para ella.

2.2.1.2.2 Specific and substantial utility

La utilidad específica de un invento se refiere a que la utilidad de este debe ser específica

dentro de la materia para la cual se aplica el invento y no simplemente que este tenga una

aplicación general en toda la materia.43 Un ejemplo de ello sería el invento de un fármaco

que sirve para tratar desórdenes mentales: si no se indica para cuáles desórdenes

específicamente resulta útil el uso de dicho fármaco, sino simplemente se indica que es útil

para tratar desórdenes mentales, se fallará en demostrar su utilidad y será rechazado.

La utilidad sustancial hace referencia a la aplicación actual que tenga el invento, es decir,

debe poder demostrarse que dicho invento puede usarse en el estado en que se encuentra al

momento de solicitar la patente y no que requiera de más investigaciones para su uso; es

42 Estados Unidos, Departamento de Comercio (2001, agosto). Manual of Patent Examining Proccedure, cap.

2107.

43 Erstling, J.; Salmela, A. y Woo, J. (2012, marzo 1). Usefulness Varies by Country: The Utility Requirement

of Patent Law in the United States, Europe and Canada, pp. 5-10. Obtenido de http://web.wmitchell.

(43)

38 decir, que pueda generar un beneficio al público en el estado en que se encuentra el

invento, sin que ello quiera decir que tenga que estar disponible o sea accesible.44

Además de deber demostrarse una utilidad específica y sustancial, dicha utilidad requiere

ser creíble, credibilidad que se presume con la demostración de utilidad específica y

sustancial que haga el titular de la patente sobre su invento, o sea que se tomará como

creíble la utilidad del invento salvo cuando el examinador encuentre que la lógica sobre la

utilidad del invento sea defectuosa o cuando los hechos que soportan la afirmación de

utilidad sean inconsistentes con la lógica sobre la utilidad de este.45 También se

considerará que la utilidad no es creíble cuando un experto en la materia dude o cuestione

la veracidad de la utilidad aseverada por el titular de la patente sobre su invento, caso en el

cual el examinador podrá pedir información adicional para verificar la veracidad de dicha

utilidad.46

2.2.1.3 Requisito de novedad

El requisito de novedad se encuentra consagrado en la sección 102 del título 35 USC, el

cual dispone unas reglas bajo las cuales se rechazará la pretensión de obtener patente, bien

sea porque el invento no es nuevo, o porque se ha perdido el derecho a ella.

44 Ibíd.

45 Quinn, G. (2012, junio 2). IPWatchdog, Inc. Obtenido de IPWatchdog: http://www.ipwatchdog.com/

2012/06/02/patentability-overview-when-can-an-invention-be-patented/id=23863/

46 Erstling, J.; Salmela, A. y Woo, J. (2012, marzo 1). Usefulness Varies by Country: The Utility Requirement

of Patent Law in the United States, Europe and Canada, pp. 5-10. Obtenido de http://web.wmitchell.edu/

(44)

39 Dichas reglas fueron modificadas con la expedición del AIA en 2011, que entró en vigencia

el 16 de marzo de 2013 y generó el cambio de un sistema de First To Invent a otro de First

Inventor to File.

El título 35 USC, parágrafo 102 a), dispone lo que será considerado como técnica anterior

(prior art), que se refiere a cualquier patente preexistente, solicitud de patente publicada,

publicación del invento, etc. Dicha disposición está dividida en dos subsecciones. La

primera de ella (título 35 USC, parágrafo 102 a), subsección 1)), dispone:

A person shall be entitled to a patent unless—the claimed invention was patented,

described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available

to the public before the effective filing date of the claimed invention.47

Dicha disposición tiene varias implicaciones. La primera de ellas es que le corresponde a la

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (Uspto) demostrar que la invención no

cumple con el requisito de novedad; esto lo hace la Uspto mostrando que la invención ya ha

sido divulgada o se encuentra en el estado de la técnica anterior (prior art). En cuanto a los

términos de uso público, se entiende que se encuentra en esta condición cuando el uso

pretendido de la invención ya es accesible al público o está comercialmente disponible. Por

47 Una persona tendrá derecho a una patente a menos que la invención reclamada ya estuviera

patentada, descrita en una publicación impresa, o en uso público, a la venta, o de otra manera a

disposición del público antes de la fecha de presentación efectiva de dicha invención.

(45)

40 último, en cuanto a la venta de la invención la AIA genera un cambio, ya que en la

legislación anterior se entendía que se encontraba en venta cuando existieran ventas

secretas o no públicas, cuando existieran ofertas de venta o en general cualquier otra

actividad comercial no pública, mientras que con la AIA ya no se entienden incorporadas

las ventas secretas o no públicas.48

Y lo más importante tiene que ver con el cambio de sistema First To Invent a First Inventor

to File. Con el cambio ahora ya no importa quién desarrolló primero el invento, lo esencial

y que será tenido en cuenta por la Uspto es la fecha en que se realizó la solicitud de la

patente para el invento. Es decir, que desde que entró la ley en vigencia ya no se va a mirar

si la divulgación o el acceso al público a la invención fue antes o después de que el

solicitante de la patente hubiera desarrollado la invención, sino que se mirará si dicha

divulgación o acceso al público se dio antes de la fecha en que se hizo la solicitud de

patente, caso en el cual no será patentable dicho invento. En el caso en el que se presente

una solicitud de patente provisional y después se presente una solicitud de patente

permanente se tendrá en cuenta la fecha en que se presentó la primera, si solo se presenta

una solicitud de patente permanente, se tendrá en cuenta la fecha en que esta fue

presentada.49

La norma anterior tiene una excepción, contenida en el título 35 USC, parágrafo 102 b),

subsección 1, que dispone:

48 Smith, M. (2013, enero 1). 35 USC 102(a): Conditions for Patentability; novelty, pp. 8-10. Obtenido de

http://www.uspto.gov/aia_implementation/AIA1.pptx

Figure

Cuadro 1. UPOV 1978 y UPOV 1991

Cuadro 1.

UPOV 1978 y UPOV 1991 . View in document p.38
Cuadro 2: Centros de origen sobre el producto producido

Cuadro 2.

Centros de origen sobre el producto producido . View in document p.106
Cuadro 2: Relacion entre el origen de la planta y quien obtuvo su patente

Cuadro 2.

Relacion entre el origen de la planta y quien obtuvo su patente . View in document p.110