Taller sobre la Agenda para el Desarrollo de la OMPI en los programas de formación de las mini academias
Lima, Perú, 26 al 30 de noviembre de 2012
Mariano Genovesi – Universidad de Buenos Aires lgenovesi@derecho.uba.ar
El vínculo entre la Propiedad Intelectual y el derecho de la
competencia
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
Los DPI y el derecho de la competencia son componentes
esenciales de una marco regulatorio coherente que tienen como objetivo común promover la competencia dinámica, es decir la innovación.
El derecho de la competencia debe asegurar que los
competidores puedan entrar al mercado y que los titulares de los DPI se vean obligados por la presión competitiva a continuar innovando.
En general, la propiedad intelectual y la competencia deberían coexistir armoniosamente, pero en la práctica surgen tensiones entre estos dos regímenes.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
Podría a este respecto concebirse tres tipos de posibles conflictos.
1. La PI podría utilizarse de modo contrario a los objetivos y condiciones de la protección que confiere, por ejemplo una patente, como sería el caso de un uso indebido –misuse-.
2. El poder de mercado en principio atribuible a los DPI podría usarse para extender la protección mas allá de sus propósitos, como sería el caso de extender, ampliar o simplemente abusar el poder aparejado a la exclusividad o al poder de monopolio que concede una patente.
3. Los acuerdos, licencias, para el uso o explotación de la PI podrían concluirse de modo de restringir indebidamente el comercio o afectar de modo adverso la transferencia o diseminación de tecnología o el conocimiento en general.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
La propiedad intelectual y el derecho de la competencia en el sistema multilateral
Acuerdo sobre los ADPIC Artículo 8.2
Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
La propiedad intelectual y el derecho de la competencia en el sistema multilateral
Acuerdo sobre los ADPIC Artículo 40.1
Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
La propiedad intelectual y el derecho de la competencia en el sistema multilateral
Acuerdo sobre los ADPIC Artículo 40.2
Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en
determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado
correspondiente. Como se establece supra, un Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente
Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las
condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
La propiedad intelectual y el derecho de la competencia en el sistema multilateral
Acuerdo sobre los ADPIC
Constituyen sólo ejemplos de posibles prácticas comerciales restrictivas.
No se trata de una lista exhaustiva.
El derecho soberano de los Miembros de especificar en sus legislaciones nacionales que tipo de prácticas o condiciones son consideradas abusivas o anticompetitivas
Tal discreción tiene ciertos límites: tales prácticas o condiciones pueden constituir en determinados casos un abuso de los
derechos de propiedad intelectual al tener un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
La propiedad intelectual y el derecho de la competencia en el sistema multilateral
Acuerdo sobre los ADPIC
Artículo 31 – Licencias Obligatorias
Los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones generales siguientes –aplicables a todo tipo de licencias
obligatorias- cuando se haya permitido una licencia para remediar prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas:
la necesidad previa de negociar con el titular de la patente condiciones y términos razonables de una licencia; y
la licencia no queda delimitada a la condición que el uso debe ser primordialmente para abastecer el mercado interno.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
La propiedad intelectual y el derecho de la competencia en el sistema multilateral
Acuerdo sobre los ADPIC
Artículo 31 – Licencias Obligatorias
la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas –vía licencias obligatorias- se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos.
Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las
condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan. (art.
31, k).
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
La propiedad intelectual y el derecho de la competencia en el sistema multilateral
Convenio de París, Art. 5 A 2
Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de
tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del
ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación. (Art. 5 A 2)
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
El marco bilateral: los TLCs y el nexus propiedad intelectual y competencia
Los acuerdos con la UE y los Estados miembros de la AELC
prácticamente reproducen el citado Artículo 8.2 del Acuerdo de los ADPIC. Por su parte, el TLC con EEUU se limita a expresar como principio abstracto que las Partes pueden adoptar medidas para prevenir prácticas anticompetitivas. La tabla comparativa siguiente reproduce las disposiciones de los respectivos tratados sobre la materia.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
El marco bilateral: los TLCs y el nexus propiedad intelectual y competencia
UE (art. 197.5) EFTA (Art. 6.1.5) EEUU (Art. 16.1.5) de conformidad con el
ADPIC, “ninguna disposición de este Título impedirá a una Parte adoptar las medidas necesarias para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o la transferencia internacional de tecnología”
de conformidad con el ADPIC, “las Partes podrán aplicar las medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en este Acuerdo, si son necesarias para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificada el comercio
o redunden en
detrimento de la transferencia
internacional de tecnología”
“nada en este capítulo será interpretado como que impide a una parte adoptar medidas necesarias para prevenir prácticas
anticompetitivas”
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
El marco bilateral: los TLCs y el nexus propiedad intelectual y competencia
las disposiciones citadas no agregan mayormente nada y no limitan, en principio, la acción para legislar sobre la materia. Las disposiciones de los TLCs son en este sentido facultativas y abren un espacio importante de políticas públicas sobre la materia
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
US Department of Justice, Federal Trade Commission, Antiturst Guidelines for Licensing of Intellectual Property,
Washington DC, 6 de abril de 1995
La PI es considerada esencialmente comparable a cualquiera forma de propiedad, en consecuencia no deberían haber reglas particulares que se apliquen a la PI relacionados con restricciones al comercio.
No debe existir una presunción que la PI per se genera poder de mercado.
A menos que los acuerdos de licencias se celebren entre
competidores (o al menos potenciales competidores), se reconoce en general que la PI habilita a las empresas a combinar factores complementarios de producción y por lo tanto son considerados pro-competitivos
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
US Department of Justice, Federal Trade Commission, Antiturst Guidelines for Licensing of Intellectual Property,
Washington DC, 6 de abril de 1995
A menos que la participación conjunta en el mercado de las partes en una licencia exceda el 20%, las autoridades antitrust no
intervendrán en su seguimiento (el llamado safe haven).
Con pocas excepciones, restricciones en las licencias no se
encuentran sometidas a la regla de prohibiciones per se y serán examinadas bajo el criterio de la regla de la razón (rule of reason) basados en los méritos de cada caso individual y a este respecto el criterio dominante debe ser si una determinada restricción, bajo las circunstancias de cada caso, contribuye o no a la eficiencia (efficiency-enhancing)
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
Unión Europea
Una evolución similar a la indicada con respecto a EEUU es la experimentada por la Unión Europea que en mayo de 2004
adoptó una nueva regulación sobre acuerdos de transferencia de tecnología.
Con algunas diferencias, particularmente en el caso de
restricciones territoriales donde la UE es más estricta, hay una aproximación respecto a los criterios más recientemente
reflejados en las políticas de EEUU a la relación PI-competencia en la esfera de los contratos de licencias.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
Papel de las Oficinas de PI en el control de los contratos de licencias y prácticas anticompetitvas
Control ex ante de licencias voluntarias por la propia oficina de PI.
Las oficinas transfieren los casos a la autoridad de competencia una vez identificadas cláusulas consideradas anticompetitivas.
Un tercer tipo de legislación contempla que ciertas cláusulas contractuales en contratos de transferencia de tecnología son consideradas derechamente nulas y sin efecto pero no afectando el registro del contrato como tal.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
Decisión 486
Licencias obligatorias como respuesta a prácticas anticompetitivas.
Artículo 66.- De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, previa calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará licencias obligatorias.
Principio de no registro de los contratos de licencia de patente que no se ajusten a la normativa general andina o a disposiciones
comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.
La normativa hace una referencia cruzada a las disposiciones pertinentes de la Decisión 291.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
Decisión 291
Artículo 14.- Para efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa, marcas o sobre patentes, los Países
Miembros podrán tener en cuenta que dichos contratos no contengan lo siguiente:
a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología o el uso de una marca, lleve consigo la obligación para el país o la empresa receptora de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras
tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología;
b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o concedente del uso de una marca se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva;
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
Decisión 291
c) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción;
d) Cláusulas que prohiban el uso de tecnologías competidoras;
e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la tecnología;
f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología;
g) Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las
patentes o de las marcas, por patentes o marcas no utilizadas o vencidas; y
h) Otras cláusulas de efecto equivalente.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA
Decisión 291 h) Otras cláusulas de efecto equivalente.
Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo nacional competente del país receptor, no se admitirán cláusulas en las que se prohiba o limite de cualquier manera la exportación de los productos elaborados en base a la tecnología respectiva.
En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con el intercambio subregional o para la exportación de productos similares a terceros países.
ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE
Los DPI otorgan a sus titulares un derecho de exclusiva, es decir, la posibilidad de producir con exclusividad un determinado
producto y de excluir a sus competidores respecto del mismo.
En este orden de ideas, los DPI pueden crear o aumentar el poder de mercado de un concurrente en la medida en que los
competidores no puedan ofrecer a los consumidores un producto o servicio sustituto en el mercado relevante.
Si no hay productos o servicios sustitutos para las necesidades de los consumidores, entonces un titular del DPI tiene poder de
mercado porque su comportamiento no estará influenciado por lo que hacen sus competidores.
ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE
La existencia de un derecho de exclusiva de origen legal que
puede otorgar poder de mercado no inmuniza a los titulares de los DPI del escrutinio de las leyes de competencia.
En este contexto, la existencia y el nivel de poder de mercado que confiere un DPI en particular debe ser analizado teniendo en
cuenta los mercados geográfico y de producto relevantes.
A continuación, se hará una somera descripción de algunos
ejemplos en los que se pueden plantear situaciones de abuso de posición dominante con relación a los DPI.
ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE
A. Denegación de una licencia o de negociar (refusal to deal)
Este es un tema complejo donde su tratamiento en derecho comparado no es consensual. En algunos sistemas jurídicos el tema ha sido considerado desde una perspectiva de legislación de la competencia en el contexto de la llamada doctrina de essential facilities.
Esta doctrina se aplicaría cuando una empresa que controla
aspectos esenciales del aparato industrial deniega a otra firma un acceso razonable a un producto o servicio que esta segunda
empresa necesitaría a fin de competir con la primera.
ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE
A. Denegación de una licencia o de negociar (refusal to deal)
El derecho comparado, en mayor o en menor medida, se ha
reconocido que la renuencia a otorgar una licencia puede implicar un abuso de posición dominante en circunstancias excepcionales.
En este contexto, la existencia y el nivel de poder de mercado que confiere un DPI en particular debe ser analizado teniendo en
cuenta los mercados geográfico y de producto relevantes.
A continuación, se hará una somera descripción de algunos
ejemplos en los que se pueden plantear situaciones de abuso de posición dominante con relación a los DPI.
ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE
A. Denegación de una licencia o de negociar (refusal to deal)
El derecho comparado, en mayor o en menor medida, se ha
reconocido que la renuencia a otorgar una licencia puede implicar un abuso de posición dominante en circunstancias excepcionales.
En este contexto, la existencia y el nivel de poder de mercado que confiere un DPI en particular debe ser analizado teniendo en
cuenta los mercados geográfico y de producto relevantes.
A continuación, se hará una somera descripción de algunos
ejemplos en los que se pueden plantear situaciones de abuso de posición dominante con relación a los DPI.
ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE
A. Denegación de una licencia o de negociar (refusal to deal)
Desde esta perspectiva, se ha sugerido que estas circunstancias excepcionales se darían cuando se cumplen las siguientes cuatro condiciones:
1. debe tratarse de una tecnología indispensable para actividades aguas abajo y no sustituible por otra;
2. la reticencia a licenciar la tecnología excluye toda competencia en mercados aguas abajo;
3. la negativa de licencia impide el surgimiento de nuevos
productos para los cuales hay una demanda potencial de los consumidores; y
4. la negativa se justifica únicamente en el ejercicio del derecho a excluir que otorgan los DPI.
ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE
B. Patent thickets o matorral de patentes
Los llamados patent thickets (matorral de patentes) se refieren a situaciones donde operadores comerciales construyen portafolios de patentes que incluyen reivindicaciones que se superponen
entre sí.
Se trata en otras palabras de conductas estratégicas que no tienen otro propósito que defensivo sin fines de promover la
innovación. De este modo se crean instrumentos de negociación para fines, entre otros, de licencias cruzadas o en general como un escudo defensivo para evitar litigios alrededor de las patentes.
Estos mecanismos aumentan indiscutiblemente los costos
transaccionales del sistema y disminuyen el valor de mercado de las empresas innovadoras.
ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE
B. Patent thickets o matorral de patentes
OMPI en un informe del 2011 destaca precisamente que estos altos costos transaccionales imposibilitan particularmente a
pequeñas empresas a obtener licencias necesarias a efectos de tener acceso a tecnologías complementarias, tales como los
instrumentos de investigación –research tools- de particular relevancia en investigaciones biotecnológicas.
Un informe oficial de la Comisión Europea destaca que los patent thickets son una estrategia comúnmente aplicada en la industria farmacéutica europea consistente en presentar numerosas
patentes para el mismo medicamento.
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ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE
B. Patent thickets o matorral de patentes
Los documentos recopilados en el curso de la investigación
realizada por la Comisión confirman que un objetivo importante de esta estrategia es retrasar o bloquear la comercialización de
medicamentos genéricos. Un número elevado de patentes puede crear incertidumbre en los competidores genéricos, afectando a su capacidad para penetrar en el mercado.
ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE
C. Sham petitioning, sham litigation o litigios infundados
Toda litigación fraudulenta con efectos anticompetitivos haciendo uso impropio de los tribunales u otra agencia gubernamental,
jurisdiccional o adjudicatoria de procesos contra rivales con propósitos de perturbar la libre competencia.
La estrategia se sustenta en aumentar los costos de transacción de los competidores “desmotivando” a los concurrentes a través de la instauración de juicios instrumentales de contravención que conllevan altísimos costos defensivos por la complejidad de los dictámenes periciales requeridos, la calidad de los consultores.
Se trata de una práctica objetivamente excluyente dirigida a
mantener con vida un derecho de exclusiva sobre invenciones de escaso nivel innovador.
ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE
C. Sham petitioning, sham litigation o litigios infundados
La llamada doctrina Noerr-Pennington en los EEUU consagra una suerte de inmunidad por trasgresiones a la libre competencia, por el solo hecho de peticionar por una acción gubernamental. Sin embargo, esta inmunidad no se extendería a los sham litigation.
A estos efectos se recurre al llamado PREI test que exige que el litigio sea, ambos, “objetivamente sin base” y subjetivamente “sin merito” escondiendo un intento de interferir directamente con la actividad comercial del competidor a través del uso del proceso gubernamental.
ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE
C. Sham petitioning, sham litigation o litigios infundados
Medidas abusivas sobre la observancia de derechos pueden también constituir casos de conductas anticompetitivas. A fin de evitar abusos de esta naturaleza, tanto en Europa como en EEUU se establecen una serie de recaudos y garantías procesales antes de dictaminar sobre medidas preliminares precautorias
Medidas de observancia en frontera también podrían caer en esta categoría de conductas abusivas destinadas principalmente a
obstruir la competencia.
ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE
D. Precios excesivos y/o discriminatorios
Una visión moderna de los DPI debe fijar sus objetivos en la promoción de la innovación. Sin embargo, el hecho de que los DPI otorguen un derecho de exclusiva, no significa que también otorguen el derecho a colectar ganancias monopólicas.
Los titulares de los DPI se encuentran sujetos al escrutinio de las leyes de la competencia al igual que otros concurrentes.
La fijación de precios excesivos o la discriminación internacional de precios pueden ser el resultado del abuso del poder de
mercado que pueden otorgar los DPI.
ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE
D. Precios excesivos y/o discriminatorios
La fijación de precios excesivos puede constituir un abuso de
posición dominante en la medida en que se den las siguientes dos condiciones:
1. el titular del DPI tiene una posición dominante en el mercado relevante; y
2. los precios son objetivamente excesivos.
ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE
D. Precios excesivos y/o discriminatorios
La determinación de cuándo un precio es objetivamente excesivo puede tener en cuenta uno o varios de los siguientes factores:
el precio del mismo producto en países desarrollados;
el precio del mismo producto en países en desarrollo de características o condiciones económicas;
Determinar el valor económico del producto y constatar que este no guarda relación con su precio.
La determinación del valor económico debe hacerse desde la perspectiva de su costo de obtención, teniendo en cuenta a tales efectos los costos de producción y comercialización, el margen de ganancias normal de la industria y la adición de premios por
especiales circunstancias tales como riesgos, costos de innovación o de propiedad intelectual.
ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE
E. Evergreening
La palabra evergreening se utiliza para calificar una práctica en la industria farmacéutica consistente en obtener patentes sobre
modificaciones triviales de un principio activo farmacéutico o de un medicamento a fin de excluir la competencia más allá del término originario de protección de la primera generación del producto.
En estos supuestos, los nuevos productos muestran limitado o ningún beneficio y sirven primariamente para retener las
ganancias generadas por la primera generación de medicamento.
En muchos casos, la incertidumbre generada por el evergreening fuerzan a las competidores a esperar a que todas las patentes expiren y a no asumir los riesgos y los costos vinculados a la comercialización de un producto competidor.
PRÁCTICAS
CONCERTADAS
A. Patent pools
Bajo ciertas circunstancias, pueden representar situaciones contrarias a la competencia al facilitar eventuales colusiones
tácitas en varios mercados permitiendo a los miembros del pool a imponer términos abusivos a no miembros interesados en tener acceso a las tecnologías cubiertas por el pool.
Esto se produce en variadas circunstancias en el caso de estándares técnicos. El titular de una patente de un estándar técnico tiene ciertamente poder de mercado.
Debería reconocerse como norma general que la negativa
injustificada a conceder licencias respecto a estándares técnicos es un abuso de posición dominante, excepto que estén justificada la negativa por la insuficiencia de la compensación recibida o la inadecuación técnico empresarial del solicitantes de la licencia.
PRÁCTICAS
CONCERTADAS
B. Prácticas concertadas vinculadas al linkage en EEUU
Los llamados acuerdos conciliatorios que incluyen cláusulas con pagos por no competir entre el laboratorio innovador titular de la patente y el primer solicitante genérico en el marco de
autorización de un medicamento genérico con una certificación de nulidad o de no infracción de una patente bajo la Hatch-Waxman Act en los EEUU han sido considerados por muchos autores y la FTC como contrarios a la libre competencia.
Estos acuerdos conciliatorios bloquearían la posibilidad de que la autoridad sanitaria autorice a un segundo solicitante su entrada al mercado.
CONTROL DE
INTEGRACIONES ECONÓMICAS
Las integraciones económicas pueden involucrar cuestiones de DPI en la medida en que como consecuencia de dicha integración un jugador obtenga mayor poder de mercado, precisamente, por la concentración de DPI en sus manos, tales como marcas,
derechos de autor, patentes, etc.
Desde esta perspectiva, las autorizaciones de integraciones
económicas pueden ser condicionadas a la efectiva transferencia de parte de los DPI involucrados a fin de limitar el poder de
mercado que hubiera de resultar o, directamente denegarlas, en función de cómo ello impactaría sobre los mercados relevantes y el interés de los consumidores.
Un tema en particular del control de las integraciones económicas ha tomado relevancia en los últimos años: la polémica cuestión de los mercados innovativos (innovation markets) vinculada a la
investigación y desarrollo de nuevos productos.
CONTROL DE
INTEGRACIONES ECONÓMICAS
La teoría subyacente a los mercados innovativos es que una fusión entre dos firmas que realizan investigación y desarrollo dirigidos a un nuevo o mejorado producto o proceso en particular puede incrementar el incentivo para suprimir al menos uno de esos dos desarrollos.
En los últimos veinte años, 8 de los 10 casos en que la FTC
desafió la fusión de dos empresas bajo la teoría de los mercados innovativos fue en el sector farmacéutico.
Plan de Acción en materia de
Propiedad Intelectual
Diálogo Nacional sobre Ayuda para el Comercio
Pedro Roffe & Luis Mariano Genovesi Lima, 03 de marzo de 2009
