Principio de complementariedad en la decisión 486 de la Comunidad Andina - legislación nacional en materia de propiedad industrial

Texto completo

(1)Principio de complementariedad en la Decisión 486 de la Comunidad Andina: Legislación nacional en materia de propiedad industrial.. Universidad de los Andes Facultad de Derecho Trabajo de Grado Bogotá Junio 2012. ALBERTO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ Director: Juan Francisco Ortega Díaz.

(2) 2. INDICE Introducción General ......................................................................................................4 1. Marco institucional de la Propiedad Industrial en la Comunidad Andina de Naciones: Decisión 486 de 2000 ...................................................................................... 6 2. Principios de las normas jurídicas andinas ............................................................... 9 2.1- Principio de supranacionalidad ............................................................................. 9 2.2- Principio de intangilibidad .................................................................................. 10 2.3- Principio de carácter vinculante .......................................................................... 10 2.4- Principio de supremacía ...................................................................................... 11 2.5- Principio de aplicabilidad directa ........................................................................ 11 2.6- Principio de efecto directo .................................................................................. 12 2.7- Principio de autonomía ....................................................................................... 12 2.8- Principio de complemento indispensable ............................................................ 12 3. Complemento Indispensable a la Decisión 486 de 2000: Normatividad colombiana en materia de Propiedad Industrial ........................................................ 14 3.1- Leyes aprobatorias de Tratados internacionales.................................................. 15 3.1.1- Ley 59 de 1936 ............................................................................................. 15 3.1.2- Ley 46 de 1979 ............................................................................................. 15 3.1.3- Ley 170 de 1994 ........................................................................................... 16 3.1.4- Ley 178 de 1994 ........................................................................................... 16 3.1.5- Ley 463 de 1998 ........................................................................................... 17 3.1.6- Ley 740 de 2002 ........................................................................................... 17 3.2- Leyes que aprueban tratados internacionales en el marco de implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ................................................. 18 3.2.1- Ley 1343 de 2009 ......................................................................................... 18 3.2.2- Ley 1455 de 2011 ......................................................................................... 19 3.2.3- Ley 1515 de 2012 ......................................................................................... 20 3.2.4- Ley 1518 de 2012 ......................................................................................... 21 3.3- Otras leyes ........................................................................................................... 22 3.3.1- Ley 155 de 1959 ........................................................................................... 22 3.3.2- Ley 256 de 1996 ........................................................................................... 22 3.3.3- Ley 599 de 2000 ........................................................................................... 24 3.3.4- Ley 813 de 2003 ........................................................................................... 24 3.3.5- Ley 1032 de 2006 ......................................................................................... 25.

(3) 3. 3.3.6- Ley 1340 de 2009 ......................................................................................... 25 3.4- Decretos ............................................................................................................... 26 3.4.1- Decreto Ley 410 de 1979 ............................................................................. 26 3.4.2- Decreto 2591 de 2000 .................................................................................. 27 3.4.3- Decreto 427 de 2001 .................................................................................... 29 3.4.4- Decreto 3081 de 2005 .................................................................................. 29 3.4.5- Decreto 4525 de 2005 .................................................................................. 29 3.4.6- Decreto 4540 de 2006 .................................................................................. 30 3.4.7- Decreto 4302 de 2008 .................................................................................. 31 3.4.8- Decreto 4966 de 2009 .................................................................................. 31 3.4.9- Decreto 4886 de 2011 .................................................................................. 32 3.9.10- Decreto 019 de 2012 .................................................................................. 33 3.4.11- Decreto 729 de 2012 .................................................................................. 34 3.5- Resoluciones ....................................................................................................... 36 3.5.1- Resolución 210 de 2001 ............................................................................... 36 3.5.2- Resolución 17585 de 2001 ........................................................................... 37 3.5.3- Resolución 33190 de 2007 ........................................................................... 38 3.5.4- Resolución 12 de 2010 ................................................................................. 38 3.5.5- Resolución 21447 de 2012 ........................................................................... 39 4. Conclusiones ...............................................................................................................41 Bibliografía ..................................................................................................................... 43.

(4) 4. Introducción General Justificación La Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones es el Régimen común de propiedad industrial para los países que integran esta organización internacional de integración, a saber: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Viendo esto, la normatividad aplicable en la jurisdicción nacional de estos países, relativa a derechos de nuevas creaciones y de signos distintivos, es una norma de carácter supranacional. Al ser una norma supranacional, existe una preeminencia de ésta respecto a las normas de derecho interno de los Países Miembros. Así, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplicará preferentemente. No obstante, y haciendo un contrapeso al principio de preeminencia de la norma comunitaria sobre la norma de derecho interno, se ha aceptado y desarrollado el principio del complemento indispensable. De acuerdo a este principio se han aceptado las innovaciones de derecho interno, siempre y cuando resulten ser normas de derecho interno estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por lo tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo entraben o desvirtúen lo dispuesto en la norma supranacional. En base al complemento indispensable, existen normas de derecho interno colombiano que regulan aspectos de propiedad industrial con miras a fortalecer lo establecido en la Decisión 486, creando así un marco normativo de legislación nacional que convive con el régimen común. Existen normas internas en cada uno de los Países Miembros que regulan la propiedad industrial y que resultan desconocidas para el jurista ajeno a la Comunidad Andina de Naciones. Los Países Miembros, y específicamente en el caso colombiano, tienen una vasta legislación interna relativa a los derechos de propiedad industrial que, al conocerse, ofrecen una panorámica más amplia de cómo se han regulado los derechos de nuevas creaciones y signos distintivos en la subregión andina.. Objetivo El objetivo del presente proyecto de grado es ofrecer al jurista extranjero, ajeno al marco normativo de propiedad industrial que tiene Colombia, como país miembro de la Comunidad Andina de Naciones, un panorama de la legislación nacional que fortalece la.

(5) 5. protección de los derechos de propiedad industrial consagrados en el régimen común, en virtud del principio de complementariedad. Así, la idea pretendida es ofrecer una investigación exhaustiva de la normatividad interna en Colombia que es complementaria a la Decisión 486, a partir de un entendimiento del marco institucional creado por la misma y sus características como norma supranacional del ordenamiento jurídico andino.. Metodología En primer lugar, entendiendo que es la materia sustancial de que trata este escrito, se expondrá, a manera general, el marco institucional de la propiedad industrial establecido en la Decisión 486. Se darán las bases para comprender todo lo relativo a los derechos de nuevas creaciones y signos distintivos comprendidos en esta norma. Se tendrán en cuenta las características principales esta norma y las novedades que introdujo en comparación con la Decisión 344 de 1994. Igualmente, se hará mención a la Decisión 689 de 2008 que permite a los Países Miembros modificar ciertas disposiciones del Régimen común de propiedad industrial. A continuación, y teniendo en cuenta que se está ante una norma de carácter comunitario, se expondrán las principales características del ordenamiento jurídico andino, haciendo especial énfasis en el principio de complemento indispensable. La parte final del escrito estará dedicada a la exposición de las normas de derecho interno colombiano que han complementado y fortalecido la aplicación de la Decisión 486..

(6) 6. 1. Marco institucional de la Propiedad Industrial en la Comunidad Andina de Naciones: Decisión 486 de 2000 Entre los objetivos de la Comunidad Andina, en su calidad de organización de integración regional, tal y como quedó establecido en el Acuerdo de Cartagena se determinó que los Países Miembros tienen la obligación, en el marco de la armonización de políticas económicas y coordinación de los planes de desarrollo, el contar con un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías. De esta manera se planteó la necesidad de fomentar avances en la armonización de instrumentos jurídicos y políticas económicas de protección de derechos de autor, y de protección de derechos de propiedad industrial.1 Para la consecución de este objetivo se promulgó la Decisión 486 de 2000, la cual es el régimen vigente en materia de propiedad industrial de la subregión, siendo sus antecedentes las Decisiones 344, 313, 311 y 85. Mediante esta decisión se estableció el Régimen común de propiedad industrial con el fin de armonizar las legislaciones nacionales de los Países Miembros y adecuar sus compromisos a lo establecido en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La Decisión 486, vigente desde el 1º de diciembre de 2000, contiene 16 títulos y un total de 280 artículos que se distribuyen de la siguiente manera: disposiciones generales (Título I), patentes de invención (Título II), modelos de utilidad (Título III), esquemas de trazado de circuitos integrados (Título IV), diseños industriales (Título V), marcas (Título VI), lemas comerciales (Título VII), marcas colectivas (Título VIII), marcas de certificación (Título IX), nombres comerciales (Título X), rótulos o enseñas comerciales (Título XI), indicaciones geográficas (Título XII), signos notoriamente conocidos (Título XIII), acción reivindicatoria (Título XIV), acciones por infracción de derechos (Título XV), y disposiciones finales, complementarias y transitorias. Entre las características principales de la Decisión 486 está la consagración de los principios de trato nacional (artículo 1º) y trato de nación más favorecida (artículo 2º) lo. 1. SOBRINO HEREDIA, José Manuel. Integración y Supranacionalidad en la Comunidad Andina. Documento preparado para la Secretaría General de la Comunidad Andina, La Coruña, 23 de diciembre de 2000. Citado en: TANGARIFE TORRES, Marcel. (2005). Derecho de la Integración de la Comunidad Andina. (Segunda edición). Bogotá D.C.: Cámara de Comercio. p. 159.

(7) 7. cual va de la mano con la búsqueda de evitar un trato discriminatorio entre nacionales de los Países Miembros de la Comunidad Andina, y nacionales de Países Miembros de la OMC., el establecimiento de acciones de protección de propiedad industrial, tales como la acción reivindicatoria (artículo 237), la consagración de los esquemas de trazado de circuitos integrados como nuevo bien susceptible de protección en el ámbito de la propiedad industrial, y la compatibilidad entre la norma comunitaria y los convenios internacionales.2 De igual manera, el nuevo régimen común de propiedad industrial introdujo modificaciones importantes en lo referente a la protección de derechos de nuevas creaciones y signos distintivos. Por ejemplo, en lo concerniente a los requisitos de novedad (artículo 16), nivel inventivo (artículo 18) y aplicación industrial (artículo 19) para la patentabilidad de una invención, se empezó a entender que, en lo referente al último requisito, la creación debe ser aplicable a la industria o cualquier actividad productiva incluidos los servicios. Frente a la protección de signos distintivos, la Decisión 486 (artículo 134) permite el registro de palabras, las imágenes, las formas de los productos, los colores y los sonidos. Así, existen marcas nominativas, que consisten en la escritura de la expresión, frase o palabra que se utiliza para identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de acompañamiento; marcas figurativas, que son la sola representación gráfica del signo sin incluir expresiones, letras, palabras o frases; marcas mixtas, contienen un elemento distintivo, como lo son palabras, letras o frases y gráfico; marcas tridimensionales, la marca que representa un cuero que ocupa las tres dimensiones del espacio y posee volumen, generalmente se aplica en envases y envoltorios; marcas sonoras, la marca consiste en un sonido generalmente expresado en notas musicales; y marcas olfativas, que son esencias que vinculan el olor con el producto o servicio.3 Otra modificación de la Decisión 486 es que se crea un proceso judicial uniforme que permite acciones simultáneas por infracción derechos de propiedad industrial en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina; con la Decisión 344, tales acciones debían instaurarse en cada nación individualmente. El proceso que incluye medidas cautelares como sanciones comerciales para los infractores, como el retiro de los productos del mercado, destrucción de los productos, cierre temporal o permanente del establecimiento 2. METKE, Ricardo. (2001). Lecciones de Propiedad Industrial (Primera edición). Bogotá D.C.: Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). p.44. 3 Superintendencia de Industria y Comercio. (2011). ABC de la Propiedad Industrial. Bogotá D.C. p. 29..

(8) 8. comercial del infractor e indemnización por daños y perjuicios, es otra novedad importante que vino con la Decisión 486 e impide la importación o exportación de productos infractores de marca. Ahora, la Decisión 486 debe entenderse en concordancia con la Decisión 689 de 2008. Esta decisión adecuó y modificó algunos artículos del Régimen común de propiedad industrial, teniendo en cuenta que es necesario que se permitan realizar adecuaciones a la Decisión 486, de manera tal que los Países Miembros puedan desarrollar y profundizar determinados derechos de propiedad industrial a través de su legislación interna, y dichas modificaciones resultan necesarias teniendo en consideración los sistemas jurídicos nacionales, las políticas de gobierno y la protección de los derechos de propiedad industrial que algunos Países Miembros vienen aplicando y desarrollando. La Decisión 689 permite establecer las condiciones de restauración del plazo para la reivindicación de prioridad por un término no mayor a dos meses al plazo inicialmente establecido, tal y como dispone el artículo 9º Decisión 486. De acuerdo al artículo 28 de la Decisión 486, autoriza introducir especificaciones adicionales relativas a las condiciones de divulgación de la invención. Igualmente, en lo que respecta al artículo 138 de la Decisión 486, permite el establecimiento de un registro multiclase de marcas, y establecer como opcional el requisito de registro del contrato de licencia de uso de la marca de que habla el artículo 162 de la Decisión 486. Otro tema importante introducido con esta decisión es el compromiso de los a promover y proteger las denominaciones de origen de los otros Países Miembros. En esta sección se ha expuesto, a manera general, el marco institucional para la propiedad industrial diseñado por la norma comunitaria, junto a las facultades otorgadas a los Estados mediante la Decisión 689 de 2008. Teniendo en mente la protección a los derechos de nuevas creaciones y de signos distintivos a nivel de la Comunidad Andina es importante exponer las características principales del Régimen común de propiedad industrial en su condición de norma supranacional..

(9) 9. 2. Principios de las normas jurídicas andinas Como organismo internacional, la Comunidad Andina cuenta con un ordenamiento jurídico propio, autónomo y supranacional, con aplicación inmediata y directa en los territorios nacionales de los Países Miembros, y cuyos efectos son inmediatos sobre las autoridades públicas y los particulares del Estado.4 El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece que este ordenamiento jurídico estará compuesto, entre otros, por las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina.5 Según lo ha entendido la Secretaría General de la Comunidad Andina, la Decisión 486, como todas las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, hace parte de las fuentes normativas de derecho comunitario derivado.6 Con el fin de de lograr una realización plena de los derechos de propiedad industrial, la Decisión 486 se rige por unos principios propios para surtir efectos plenos sobre los ordenamientos internos de los Países Miembros, a saber: principio de supranacionalidad, principio de intangibilidad, principio de carácter vinculante, principio de supremacía, principio de aplicabilidad directa y efectos directos, principio de autonomía y principio de complemento indispensable.. 2.1- Principio de supranacionalidad El principio de supranacionalidad sido establecido como fundamental en cualquier proceso de integración comunitaria. La Corte Constitucional colombiana, al establecer el alcance de la supranacionalidad de la Comunidad Andina, determinó que ésta implica que los Países Miembros se desprendan de determinadas atribuciones que son asumidas por el organismo supranacional. Así, este nuevo órgano adquiere la competencia de regular de manera uniforme las precisas materias que le han sido transferidas, con miras a lograr procesos de integración económica de carácter subregional.7 Colombia, como País 4. Op. Cit. TANGARIFE, p. 239. Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, artículo 1º: El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina comprende: a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; b) El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios; c) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina; d) Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y, e) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina. 6 Secretaría General de la Comunidad Andina. Resolución 341 del 21 de enero de 2000. 7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-137 de 1996. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 5.

(10) 10. Miembro de la Comunidad Andina, ha transferido la competencia de legislar sobre los derechos de propiedad industrial a la Comisión de la Comunidad Andina, y ha aceptado la supranacionalidad de la Decisión 486 pero, como veremos más adelante, no ha restringido su facultad legislativa en la materia.. 2.2- Principio de intangilibidad Sobre el principio de intangibilidad se ha dicho que la Comisión de la Comunidad Andina tiene la capacidad de legislación exclusiva sobre las materias que son de su competencia y, en razón de ello, ninguna autoridad nacional puede modificar o establecer reglas que no se encuentren previstas por parte de los Ministros de Industria, o correspondientes, o la Comisión, que son quienes tienen la capacidad exclusiva de legislar por medio de las decisiones. Así, en lo referente a la propiedad industrial, la legislación exclusiva le corresponde a la Comisión de la Comunidad Andina y ninguna autoridad nacional colombiana puede entrar a modificar lo previsto en la Decisión 486 en razón de su intangibilidad, salvo en los casos en que opere el principio de complemento indispensable como se verá más adelante, o cuando expresamente se faculte al Estado para ello, tal como sucede con la Decisión 689.. 2.3- Principio de carácter vinculante Del principio del carácter vinculante de las normas andinas, se desprenden dos obligaciones: una obligación de hacer y otra obligación de no hacer.. 8. Frente a la. obligación de hacer, ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), los Países Miembros tienen que adoptar toda clase de medidas, sean legislativas, judiciales, ejecutivas, administrativas o de cualquier otro orden, llámense reglas, procedimientos, requisitos, decisiones, resoluciones, acuerdos, dictámenes, sentencias o providencias, que garanticen el cumplimiento de la normativa andina.9 Colombia tiene una obligación de adoptar todas las medidas tendientes a garantizar el cumplimiento del Régimen común de propiedad industrial. Como se verá más adelante, Colombia ha adoptado las medidas suficientes para garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de propiedad 8. Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, artículo 4º: Los están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, así mismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación. 9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 0005-IP-1989..

(11) 11. industrial establecidos en la Decisión 486. Sobre la obligación de no hacer el TJCA ha establecido que el País Miembro tiene que abstenerse de toda medida que, con cualquier nombre o forma que se pretenda adoptar, pueda obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino por lo cual no pueden aprobar leyes o dictar reglamentos o expedir normas administrativas que, aunque no sean abiertamente contrarias al citado ordenamiento, obstaculicen, en la práctica, la aplicación del mismo.10. 2.4- Principio de supremacía El principio de supremacía, en consonancia con lo establecido por el TJCA, debe entenderse como la característica que tiene la norma comunitaria de ser imperativa y de privar sobre la de derecho interno.11 En razón de lo anterior, la Decisión 486, en el momento en que fue adoptada y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena12, automáticamente entró a formar parte del ordenamiento jurídico colombiano sin requerir de ningún instrumento adicional para su incorporación pues la norma no lo convenía así.. 2.5- Principio de aplicabilidad directa La aplicabilidad directa hace referencia a la aplicación directa que tienen las normas andinas en el ordenamiento jurídico de los desde el momento de su publicación.13 Para el TJCA, las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, cualquiera que sea son, por definición, de aplicación directa en todos los Países Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que significa que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Estados, los órganos del Acuerdo y los particulares.14 Tal y como lo establece la Decisión 486, ésta se aplicó directamente al ordenamiento jurídico interno de cada uno de los Estados Miembros desde el 1º de diciembre de 2000, según se señaló en el artículo 274. 10. Ibídem. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Acción de Incumplimiento. Proceso 0004-AI-1998. 12 Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, artículo 2º: Las Decisiones obligan a los desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina. 13 Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, artículo 3º: Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro. 14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Acción de Incumplimiento. Proceso 0118-AI-2003. 11.

(12) 12. 2.6- Principio de efecto directo Del principio de efecto directo se desprende que la norma comunitaria produce efectos desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Así, la característica del efecto directo, en términos del TJCA, se relaciona con las acciones que los sujetos beneficiarios pueden ejercer para la debida aplicación de la norma comunitaria. De esta manera, sus efectos generan derechos y obligaciones para los particulares al igual que ocurre en las normas de los ordenamientos nacionales internos permitiendo la posibilidad de que aquellos puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunales.15 Para la debida aplicación de la Decisión 486, los sujetos de la misma tienen a su disposición acciones de incumplimiento o de nulidad para verificar la debida observancia del Régimen común de propiedad industrial, o de las demás normas del ordenamiento jurídico comunitario.. 2.7- Principio de autonomía La autonomía de las normas andinas, como lo ha dicho el TJCA, desarrolla y consagra al ordenamiento jurídico andino como on verdadero sistema jurídico que se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, que contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.16 Así mismo, ha dicho este Tribunal, la aplicación de las normas comunitarias no depende de las normas de otros ordenamientos internacionales, ni deben estar sujetas a que guarden compatibilidad o conformidad con ellas. 17 La Decisión 486, si bien no depende de normas de ordenamientos internacionales, si tiene una estricta compatibilidad con instrumentos de derecho internacional ratificados por Colombia. Esto se verá al momento de exponer las leyes internas que aprueban tratados internacional relativos a derechos de propiedad industrial.. 2.8- Principio de complemento indispensable Por último, y como principio que cobra más relevancia para el objeto de este escrito, está el principio de complemento indispensable. La regla general en el marco de la 15. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Acción de Incumplimiento. Proceso 0003-AI-1996. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 0093-IP-2008. 17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Acción de Incumplimiento. Proceso 89-AI-2000. 16.

(13) 13. Comunidad Andina es que los Países Miembros tienen prohibido interpretar o reglamentar normas jurídicas andinas18, entre ellas la Decisión 486, esto en desarrollo de las características antes mencionadas. Sin embargo, la característica del complemento indispensable deja a la legislación de los estados la solución legislativa de situaciones no contempladas en el Régimen común de propiedad industrial, ya que es posible que aquél no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.19 De esta manera, la jurisprudencia comunitaria, ha aceptado las innovaciones de derecho interno, siempre y cuando resulten ser normas de derecho interno estrictamente necesarias para la ejecución de la Decisión 486, y otras normas comunitarias, y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen20, fortaleciendo los derechos de nuevas creaciones y signos distintivos consagrados en la misma. De acuerdo a esta interpretación, existe un margen para que los Países Miembros expidan normas de derecho interno sobre temas ya regulados a nivel de la Comunidad Andina, en específico de la Decisión 486, cuando sean necesarias para la correcta aplicación de la misma. 21 Es decir, los estados no pueden expedir normas sobre asuntos ya regulados por la norma andina, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.22 Además de la interpretación realizada por el TJCA, el artículo 276 de la Decisión 486 establece que los asuntos no regulados sobre propiedad industrial no comprendidos en la presente norma, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros. El artículo 143 de la Decisión 344, anterior Régimen Comín de Propiedad Industrial, era más claro en esta facultad legislativa de los al consagrar que éstos, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas De esta manera se observa como la Decisión 486, junto a la interpretación jurisprudencial del TJCA y la Decisión 689, da. 18. Op. Cit. TANGARIFE, p. 303. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 11 – IP – 2010. 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 121 – IP – 2004. 21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso. 10-IP-1994. 22 Op.Cit. Proceso 11 – IP – 2010. 19.

(14) 14. lugar a la facultad legislativa que tiene el Estado de regular temas de propiedad industrial que no se encuentren reglamentados por la norma comunitaria. Teniendo en mente las características y principios por los cuales se rige la normatividad andina, y en particular lo referente al principio de complemento indispensable, se pasará a observar el tratamiento y observancia que le ha dado Colombia, en su calidad de País Miembro de la Comunidad Andina, a la facultad de legislar y complementar la Decisión 486.. 3. Complemento Indispensable a la Decisión 486 de 2000: Normatividad colombiana en materia de Propiedad Industrial En esta sección se expondrán las normas de derecho interno que complementan el Régimen común de la propiedad industrial. Se hará una breve exposición de la protección constitucional dada a los derechos de propiedad industrial para pasar, en un segundo momento, a exponer las leyes, decretos, y resoluciones que traen consigo reglamentaciones que complementan la Decisión 486. El artículo 58 de la Constitución Política garantiza la protección a la propiedad privada y los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Se ha entendido que los derechos de propiedad industrial son verdaderos derechos de propiedad a pesar de tener una naturaleza sui generis por las características de los bienes sobre los cuales recaen.23 De manera más específica, el artículo 61 constitucional garantiza la protección que el Estado debe dar a la propiedad intelectual. Igualmente, entre las funciones del Congreso señaladas en el artículo 150, el numeral 24 establece que le corresponderá a este Corporación regular el régimen de propiedad industrial, patentes, y marcas, y las otras formas de propiedad intelectual. Habiendo visto la protección constitucional de que gozan los derechos de propiedad industrial se expondrán las normas de derecho interno que complementan la Decisión 486.. 23. Op. Cit.. METKE p.23..

(15) 15. 3.1- Leyes aprobatorias de Tratados internacionales. La Decisión 486, en su artículo 279, establece que los Países Miembros podrán suscribir acuerdos de cooperación en materia de propiedad industrial siempre y cuando no vulneren las disposiciones de la norma andina. Colombia, por medio de su legislación nacional, ha suscrito diversos tratados internacionales en materia de propiedad industrial que están de acorde a lo establecido en la norma comunitaria. A continuación se expondrán las leyes del orden nacional que han aprobado tratados internacionales en temas de propiedad industrial.. 3.1.1- Ley 59 de 1936 Por la cual se aprueba Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial Firmada en Washington el 20 de febrero de 1929.. Con esta convención, se fortaleció la protección marcaria, la protección de nombres comerciales, la prevención de la competencia desleal y de las falsas indicaciones y productos geográficos, entre otras disposiciones relevantes en su momento y con vigencia hoy en día. Si bien su aprobación es previa a la entrada en vigencia de la Decisión 486 su esencia no contraria las disposiciones contenidas en la misma y hoy en día es un instrumento utilizado por litigantes para resolver conflictos sobre protección de marcas.. 3.1.2- Ley 46 de 1979 Por medio de la cual se autoriza al Gobierno Nacional para suscribir la adhesión de Colombia "al Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual", Firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1976.24. A través de este Convenio se buscó la modernización y la eficacia en la administración en el campo de la protección de la propiedad industrial. Hoy en día, la OMPI cobra especial importancia como el organismo de las Naciones Unidas dedicado al uso de patentes, derecho de autor, marcas y diseños como medio de estimular la innovación y la creatividad. La OMPI, como organización internacional para los derechos 24. Diario Oficial No. 35.417, del 21 de diciembre de 1979..

(16) 16. de propiedad industrial, promueve el desarrollo y la armonización progresivos de las leyes, normas y prácticas de sus Estados miembros en el ámbito de la propiedad intelectual, sin desconocer el Régimen común de propiedad industrial de la Comunidad Andina.. 3.1.3- Ley 170 de 1994 Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la "Organización Mundial de Comercio (OMC)", suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la Carne de Bovino.25. La Ley 170 de 1994 aprobó el Acuerdo por el que se establece la "Organización Mundial de Comercio (OMC) que trae consigo un anexo en el cual se establece el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que, como se expuso en el apartado relativo al marco institucional de la Decisión 486, marcó las pautas de armonización que debería contener el Régimen Común de propiedad industrial para la Comunidad Andina. Este acuerdo fue de vital importancia en su momento pues por primera vez la propiedad intelectual hacía parte de un acuerdo sobre el comercio internacional.26. 3.1.4- Ley 178 de 1994 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", hecho en París el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre 1979.27. El objeto del Convenio de Paris era constituir una unión entre los Países Miembros del mismo con el carácter de persona jurídica internacional. Este Convenio se estableció con la finalidad de que los países contratantes se constituyeran en Unión para la protección de la Propiedad Industrial en todo lo relativo a las patentes de invención, los modelos de 25. Diario Oficial No. 41.637, de 16 de diciembre de 1994. Op. Cit. METKE, p. 40. 27 Diario Oficial No. 41.656, de 29 de diciembre de 1994. 26.

(17) 17. utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.28 El Convenio de París es fundamento jurídico para el desarrollo del trato nacional de que habla el artículo 1ª de la Decisión 486. En éste se determina que, a los Países Miembros de este Convenio, se les concederá un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales. Su aprobación es vital pues, a partir de lo allí establecido, se dieron unas pautas para lo que terminaría siendo la Decisión 486.. 3.1.5- Ley 463 de 1998 Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)", elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, y el reglamento del tratado de cooperación en materia de patentes.29. A través de Tratado de Cooperación en Patentes, o Tratado PCT por sus siglas en inglés y como se le conoce comúnmente, se constituyó una Unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de las solicitudes de protección de las invenciones.30 Las disposiciones más relevantes de este tratado son las que hoy en día permiten las solicitudes y búsquedas internacionales de patentes ante la SIC. Así, podrán presentarse solicitudes, en los términos establecidos para solicitud de patente en la Decisión 486, para la protección de las invenciones en cualquier Estado contratante como solicitudes internacionales.31. 3.1.6- Ley 740 de 2002 Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica”, hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000).32. 28. Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, artículo 1º. Diario Oficial No. 43.360, del 11 de agosto de 1998 30 Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, artículo 1º. 31 Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, artículo 3º. 32 Diario Oficial 44.816, del 29 de mayo de 2002. 29.

(18) 18. El artículo 3º de la Decisión 486 establece que los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando el patrimonio biológico y genético. Teniendo esto en cuenta, entre otras consideraciones, Colombia aprobó el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica. El objetivo con que se concibió este convenio fue el de garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.33. 3.2- Leyes que aprueban tratados internacionales en el marco de implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.. 3.2.1- Ley 1343 de 2009 Por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre el Derecho de Marcas” y su “Reglamento”, adoptados el 27 de octubre de 199434.. Esta ley aprueba el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT por sus siglas en inglés) y su Reglamento y fue declarada exequible, junto al texto del tratado, por la Corte Constitucional recientemente.35 Vale la pena analizar en detalle el texto de este tratado pues fue recientemente incorporado al ordenamiento nacional y trae consigo importantes novedades al registro marcario tal y como está reglamentado en la Decisión 486. Una de las novedades más importantes del TLT está en la posibilidad de realizar un registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases. Antes del TLT, la Decisión 486 establecía que la solicitud del registro marcario se presentaría ante la SIC y debería comprender una sola clase de productos o servicios.36 Es decir, por cada clase de productos o servicios que se fuera a solicitar protección marcaria debía allegarse una solicitud. Con la entrada en vigencia del TLT es posible el registro marcario multiclase, según el cual cuando se hayan incluido en una solicitud única productos y/o servicios que 33. Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, artículo 1º. 34 Diario Oficial No. 47.887 del 8 de noviembre de 2010. 35 Corte Constitucional. Sentencia C-261 de 2011. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 36 Decisión 486 de 2000, artículo 138..

(19) 19. pertenezcan a varias clases de la Clasificación de Niza dicha solicitud dará por resultado un registro único.37 Otra novedad en lo que respecta al registro marcario tiene que ver con la posibilidad de dividir la solicitud y el registro cuando en una solicitud se enumeran varios productos y/o servicios por lo menos hasta la decisión de la SIC sobre el registro de la marca, y durante cualquier procedimiento de oposición contra la decisión de la Oficina de registrar la marca.38. Igualmente, permite la división del registro de marca durante. cualquier procedimiento en el que un tercero impugne la validez del registro ante la Oficina.39 Respecto a las divisiones de solicitud y registro de marca la Decisión 486 no traía disposiciones que reglamentarán estas actuaciones del solicitante y se limitaba a establecer la posibilidad de modificar la solicitud en cualquier momento del trámite.40 Puede concluirse que el TLT busca uniformizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas, a través de la simplificación y armonización de determinados aspectos de esos procedimientos, de forma que la presentación de solicitudes de registro de marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones resulten menos complicadas y más predecibles.41. 3.2.2- Ley 1455 de 2011 Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 200742.. Esta ley fue declarada exequible por la Corte Constitucional, al igual que el texto del protocolo.43 Actualmente en Colombia funciona un sistema de registro de marcas país por país pero, con la entrada en vigor del protocolo, se abren las puertas para la implementación de un registro internacional de marcas.. 37. Tratado sobre el Derecho de Marcas, artículo 6º. Tratado sobre el Derecho de Marcas, artículo 7º numeral 1º. 39 Tratado sobre el Derecho de Marcas, artículo 7º, numeral 2º. 40 Decisión 486 de 2000, artículo 143. 41 Summary of the Trademark Law Treaty (TLT) (1994). Disponible http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary_tlt.html. Consultado el 07 de mayo de 2012. 42 Diario Oficial No. 48.116 de 30 de junio de 2011. 43 Según Comunicado de Prensa No. 14 de 28 y 29 de marzo de 2012. Disponible en: http://www.avancejuridico.com/actualidad/ultimoscomunicados/C-251-12%28LAT-368%29.html. Consultado el 07 de mayo de 2012. 38.

(20) 20. Entre los fundamentos de la Corte, se estableció que un procedimiento internacional para el registro de marcas va de la mano con la internacionalización de las relaciones comerciales y garantiza una protección internacional más efectiva de las marcas y productos nacionales en los mercados extranjeros. El protocolo resulta novedoso puesto que, si bien el procedimiento para el registro de marcas nacionales sigue siendo el mismo, la inscripción de la solicitud internacional en el registro ante la OMPI confiere derechos de prioridad en todos los Estados Partes del mismo. Así mismo, el protocolo asegura la reciprocidad, pues una solicitud de registro termina por convertirse en varias de ellas en distintos Estados, como si aquella hubiese sido objeto de una solicitud directa ante la oficina nacional de marcas del respectivo país.44 La obtención de la protección mediante el registro internacional en Colombia, en los términos del protocolo, se obtiene cuando una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en la SIC, o cuando una marca haya sido registrada en el registro de esta entidad. El solicitante podrá asegurarse la protección de su marca en el territorio de las demás Partes Contratantes, obteniendo el registro de esa marca en el registro de la Oficina Internacional de la OMPI.45 Entre las disposiciones del protocolo que vale la pena mencionar están: los efectos de la solicitud internacional46, la duración del registro internacional será por 10 años desde la fecha del registro internacional47, y la posibilidad de transformar un registro internacional en solicitudes nacionales o regionales.48. 3.2.3- Ley 1515 de 2012 Por medio de la cual se aprueba el “Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes”, establecido en Budapest el 28 de abril de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980 y su “Reglamento”, adoptado el 28 de abril de 1977 y modificado el 20 de enero de 1981 y el 1° de octubre de 200249.. 44. Ibídem. Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, artículo 2°. 46 Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, artículo 4°. 47 Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, artículo 6°. 48 Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, artículo 9°quinquies. 49 Diario Oficial No. 48335, del 06 de febrero de 2012. 45.

(21) 21. A través de esta ley se aprueba el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes. Actualmente la ley aprobatoria y el texto del tratado se encuentran sometidos a control de constitucionalidad. 50 De pasar la revisión constitucional, algunas de las novedades que entraría a regir en el ordenamiento jurídico interno serían el reconocimiento y los efectos de depositar microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes.51 De esta manera, será posible la transmisión de un microorganismo a una autoridad internacional de depósito, que lo recibe y acepta, o la conservación de tal microorganismo por la autoridad internacional de depósito, o la transmisión y conservación simultáneamente en el procedimiento de solicitud de patente de que tratan los artículos 25 y subsiguientes de la Decisión 486. Igualmente, trae disposiciones tendientes a restringir las exportaciones e importaciones de microorganismos en consideración de la seguridad nacional o de riesgos para la salud o el medio ambiente.52. 3.2.4- Ley 1518 de 2012 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales", del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991.53. La ley ha sido sancionada y se encuentra pendiente de revisión constitucional. La gran novedad de este convenio es el reconocimiento de los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales, entendido el obtentor como la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad.. 54. Así, el literal (c) del artículo 20 de la. Decisión 486 que establece que no son invenciones patentables las plantas y los procedimientos biológicos para la producción de plantas, perdería vigencia con la entrada en vigor de este convenio. Tal y como sucede hoy en día en Estados Unidos, las variedades 50. Mediante auto del 02 de marzo de 2012 la Corte Constitucional advoco conocimiento del texto del Tratado. Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, artículo 3° 52 Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, artículo 5° 53 Diario Oficial No. 48.400, del 13 de abril de 2012. 54 Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, artículo 1° literal (iv) 51.

(22) 22. vegetales, entendidas como un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido55, podrían ser objeto de protección. La protección al obtentor se otorgará cuando la variedad vegetal sea nueva, distinta, homogénea y estable.56 El convenio trae consigo todo el régimen para la solicitud del derecho de obtención vegetal57, los derechos reconocidos al obtentor58, la nulidad y caducidad del derecho de obtentor59, entre otras disposiciones.. 3.3- Otras leyes. 3.3.1- Ley 155 de 1959 Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas60.. La Decisión 486 establece que los contratos de licencia, ya sean respecto de derechos de patente o derechos de marca, deberán regirse por las normas nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.61 La Ley 155 de 1959 dicta disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas y, de esta manera, debe entenderse que los contratos de licencia de que trata la Decisión 486 deben ajustarse a la prohibición de que trata el artículo 1º de la ley referida. Según esta prohibición, no podrán celebrarse acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en general toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia, con el propósito de determinar o mantener precios inequitativos en perjuicio de los consumidores y de los productores de materias primas.. 3.3.2- Ley 256 de 1996 Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal.62. 55. Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, artículo 1° literal (vi) Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, artículo 5°. 57 Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, artículos 10 ° y subsiguientes. 58 Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, artículos 14 °. 59 Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, artículos 21. 60 Diario Oficial No. 30.138, del 22 de enero de 1960. 61 Véanse artículos 58, 163 de la Decisión 486 de 2000. 62 Diario Oficial No. 42.692, deL 18 de enero de 1996. 56.

(23) 23. El título XVI de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. La Ley 256 de 1996 es la norma nacional por la cual se normas sobre competencia desleal. Es importante destacar que, además de los actos señalados en el artículo 259 de la Decisión 48663, deben entenderse, para efectos de temas de propiedad industrial como actos de competencia desleal los señalados también en el artículo 7 y subsiguientes de la Ley 256, a saber: actos de desviación de la clientela, actos de desorganización, actos de confusión, actos de engaño, actos de descrédito, actos de comparación, actos de imitación y explotación de la reputación ajena, entre otros. En lo referente a los secretos empresariales, que están regulados en el artículo 260 y subsiguientes de la Decisión 486, la Ley 256, en su artículo 16, establece que es un acto de competencia desleal cualquier violación de secretos industriales cuando la divulgación o explotación haya sido divulgada sin autorización de su titular a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente. Las acciones por competencia desleal a las que se refiere el artículo 267 de la Decisión 486 deben entenderse complementadas por las acciones señaladas en el artículo 20 de la ley 256, las cuales son la acción declarativa y de condena para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y se ordene al infractor remover los efectos producidos e indemnizar los perjuicios causados, y la acción preventiva o de prohibición que podrá solicitarse para evitar la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado. Respecto a la prescripción de la acción por competencia desleal, el artículo 268 de la Decisión 486 prescribe a los dos años contados desde que se cometió el acto desleal por última vez, salvo que la norma nacional establezca otro plazo. En este sentido, la Ley 256, en su artículo 23 establece que la acción prescribirá, en todo caso, por el transcurso de tres años contados a partir del momento de la realización del acto, sin especificar si se trata del último acto realizado.. 63. Decisión 486 de 2000, artículo 259. Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a)cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b)las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c)las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

(24) 24. Un último aspecto importante que trae el artículo 42 esta ley es la eliminación del requisito de presentación personal en los poderes para adelantar trámites ante la SIC relacionados con el registro de signos distintivos y nuevas creaciones.. 3.3.3- Ley 599 de 2000 Por la cual se expide el Código Penal.64. La ley penal colombiana establece un conjunto de medidas que buscan aumentar la protección de los derechos de propiedad industrial. El Código Penal, expedido por la ley 599 de 2000, específicamente en su artículo 307, impone sanciones por uso ilegítimo de patentes cuando una persona que fabrique un producto sin la autorización de quien tiene el derecho protegido legalmente, o use sin la debida autorización el medio o el proceso objeto de patente. Igualmente, será objeto de sanción penal quien introduzca al país o saque de él, exponga, ofrezca en venta, enajene, financie, distribuya, suministre, almacene, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación producto fabricado con violación de un derecho de patente. Igualmente, el artículo 308 de esta misma ley, impone sanciones penales a quien emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial, llegados a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva. Se da así una protección penal al secreto empresarial o industrial de que habla la Decisión 486.. 3.3.4- Ley 813 de 2003 Por medio de la cual se derogan, adicionan y modifican algunos artículos de la Ley 599 de 200065.. La Decisión 486, en su artículo 257, instruye a los Países Miembros para establecer sanciones penales para los casos de falsificación de marcas. De acuerdo a este lineamiento, la Ley 813 de 200366 tipifica el delito de falsedad marcaria cuando la persona falsifique 64. Diario Oficial No. 44.097, del 24 de julio del 2000. Diario Oficial No. 45.237, del 3 de julio de 2003. 66 Modifica el artículo 285 del Código Penal. 65.

(25) 25. marca usada oficialmente para contrastar, identificar o certificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique a objeto distinto de aquel a que estaba destinado. Esta tipificación del delito, tal y como está redactada, tiende a proteger la falsificación de marcas de certificación de entidades oficiales, de que trata el artículo 185 de la Decisión 486.. 3.3.5- Ley 1032 de 2006 Por la cual se modifican los artículos 257, 271, 272 y 306 del Código Penal.67. Continuando con la intención de fortalecer los derechos de propiedad industrial, la legislación colombiana, por medio de la Ley 1032 de 200668, impone sanciones cuando hay usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales. De esta manera, la persona que utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, de manera fraudulenta o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, que ya es considerado como bien jurídico protegible por propiedad industrial, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente incurrirá en las sanciones penales correspondientes.. 3.3.6- Ley 1340 de 2009 Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia69.. Además de la Ley 155 de 1959 ya reseñada, también debe tenerse en cuenta la ley 1343 de 2009 en lo que respecta a normas nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia a la que deben ajustarse las licencias contractuales de derechos de patente o marca. En esta ley se establecen reglas para el procedimiento que se surte ante la SIC, como órgano competente para conocer de estas prácticas. Entre las reglas que menciona están el beneficio por colaboración con la autoridad durante la investigación de la práctica restrictiva70, la reserva de documentos que el investigado considere que deben permanecer bajo confidencialidad durante la investigación71 y las reglas para 67. Diario Oficial No. 46.307, del 22 de junio de 2006. Modifica el artículo 306 del Código Penal. 69 Diario Oficial No. 47.420, del 24 de julio de 2009. 70 Ley 1343 de 2009, artículo 14. 71 Ley 1343 de 2009, artículo 15. 68.

(26) 26. acceder a la terminación anticipada de la investigación por ofrecimiento de garantías suficientes de detener las prácticas restrictivas que se investigan.72. 3.4- Decretos. 3.4.1- Decreto Ley 410 de 1979 Por medio del cual se expide el Código de Comercio73.. El título II del Código de Comercio, de la propiedad industrial, trae disposiciones que están vigentes aún con la entrada en vigor en el ordenamiento interno de la Decisión 48674 en materia de nuevas creaciones, signos distintivos y nombres y enseñas comerciales. Respecto a nuevas creaciones, la ley comercial colombiana regula temas como las invenciones realizadas por empleados o mandantes75, las reglas especiales cuando se trata de una solicitud de patente realizada en comunidad76, las reglas por las cuales se rige la licencia contractual sobre un derecho de patente77, y establece que será el Consejo de Estado el órgano competente para conocer de las acciones de nulidad en materia de patentes y su trámite establecido en el artículo 75 y subsiguientes de la Decisión 486.78 En materia de diseños industriales, el artículo 580 del Código de Comercio, establece que el Consejo de Estado será el órgano competente de que habla el artículo 132 de la Decisión 486. Entonces, es esta corporación la competente para conocer de la acción de nulidad del registro de un diseño industrial, a petición de la SIC, el Ministerio Público o de cualquier persona que, mediando interés legítimo, solicite la nulidad del certificado de registro de un diseño industrial. En lo que se refiere a signos distintivos, el artículo 594 del Código de Comercio impone unas condiciones que deberá cumplir el contrato de licencia de marca. Así mismo, el artículo 596 establece que será el Consejo de Estado el competente para conocer de la acción de nulidad de un certificado de registro de marca de la que habla el artículo 172 y subsiguientes de la Decisión 486. 72. Ley 1343 de 2009, artículo 16. Diario Oficial No. 33.339, del 16 de junio de 1971. 74 Sin embargo, en lo que sean contrarias la norma preferente en materia de propiedad industrial será siempre la Decisión 486 de 2000. 75 Código de Comercio, artículo 539. 76 Código de Comercio, artículo 554. 77 Código de Comercio, artículo 556. 78 Código de Comercio, artículo 557. 73.

(27) 27. La Decisión 486, en lo que se refiere a la reglamentación de la protección de nombre comercial79 o enseñas comerciales80, remite expresamente a la legislación nacional. En atención a esto, el artículo 603 del Código de Comercio establece que la protección de nombres comerciales y enseñas comerciales se obtiene con el primer uso sin necesidad del registro, sin perjuicio de la posibilidad de realizar un depósito ante la SIC. El efecto jurídico del depósito de nombre o enseña comercial, en términos del artículo 605 de la ley comercial, no constituye derecho sobre el mismo y se presume que el depositante lo empezó a usar desde el día en que se radicó la solicitud de depósito. Para los procesos relativos a la propiedad industrial mencionados anteriormente, el artículo 612 del Código de Comercio, establece que éstos se regirán por el proceso ordinario de lo contencioso administrativo.81. 3.4.2- Decreto 2591 de 2000 Por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.82. Una vez entró en vigencia la Decisión 486 el Gobierno Nacional promulgó el Decreto 2591 con el fin de reglamentar las disposiciones contenidas en la norma comunitaria. El decreto tiene importantes reglamentaciones a la Decisión 486 en lo referente a disposiciones generales, patentes de invención, modelos de utilidad y esquemas de trazado de los circuitos integrados, diseños industriales, marcas, nombre y enseña comercial, competencia desleal y disposiciones complementarias. Respecto a disposiciones generales, el decreto reglamenta los plazos o solicitudes de prórroga tratados en la Decisión 48683 entendiendo que los mismo se entenderán concedidos automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del día hábil siguiente a aquel en que vence el término original previa solicitud del interesado antes del. 79. Decisión 486 de 2000, artículo 193. Conforme a la legislación interna de cada país miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. 80 Decisión 486 de 2000, artículo 200. La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada paìs miembro. 81 El proceso ordinario administrativo de lo contencioso administrativo se encuentra regulado en los artículos 206 a 211 del Código Contencioso Administrativo. 82 Diario Oficial No. 44.263, del 19 de diciembre de 2000. 83 Véanse artículos 39, 42, 43, 45, 120, 122, 123, 146 y 148 de la Decisión 486 de 2000..

(28) 28. vencimiento del término que se desea prorrogar junto al pago de la tasa correspondiente.84 Igualmente, reglamenta las oposiciones de las que habla la Decisión 48685 estableciendo que el opositor a una solicitud de patente o marca deberá aportar todo el material probatorio que fundamente su actuar.86 Las disposiciones en materia de patentes de invención de las que trata el Título II de la Decisión 486 se encuentran reglamentadas entre los artículos 6º al 11º del Decreto 2591.87 Entre las disposiciones que vale la pena mencionar está la interpretación que hace la norma nacional de lo dispuesto en el artículo 27 literal (d) de la norma comunitaria en lo relativo al requisito de mencionar el nombre de la invención en la solicitud. Así, el artículo 6º del decreto reglamentario establece que el nombre de la invención solicitada deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y estar de acorde con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud, y no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía. En lo referente a la solicitud de los diseños industriales del artículo 113 y subsiguientes de la Decisión 486, el artículo 13 del decreto establece que cada solicitud para registrar un diseño industrial debe referirse a solamente un diseño industrial. No existe un registro múltiple, como si opera en la solicitud de marcas, si no que se deben solicitar tantos registros como diseños industriales solicitados. Para marcas, específicamente para los derechos y limitaciones que confiere el registro marcario, establecidos en la Decisión 48688, el artículo 16º del decreto reglamenta lo referente a la renovación del registro de marca entendiendo que la misma será concedida automáticamente, por el plazo respectivo contado a partir del día hábil siguiente a aquel en que vencería el término, siempre y cuando se hubiese presentado dentro del término establecido. Respecto al nombre comercial, y la enseña comercial tratados en los artículos 193 y 200 respectivamente de la Decisión 486, el decreto, en sus artículos 17 y 18 ratifica que el. 84. Decreto 2591 de 2000, artículo 1º. Véanse artículos 42, 95, 122, 146 y 147 de la Decisión 486 de 2000. 86 Decreto 2591 de 2000, artículo 4º. 87 Trae reglamentación en materia de oportunidad para solicitar la conversión y la división de la patente de invención, el cobro de tasas adicionales, la consulta de la solicitud, notificaciones y suspensión del trámite. 88 Decisión 486 de 2000, artículo 153 y subsiguientes. 85.

(29) 29. depósito que se haga de los mismos tendrá un efecto declarativo y nunca constitutivo de derecho.89 Entre las disposiciones complementarias, el artículo 24 establece la publicación que deberá hacerse en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial de las solicitudes de patente o registro relativas a la Propiedad Industrial previstas en la Decisión 486. 90. 3.4.3- Decreto 427 de 2001 Por el cual se promulga el “Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)” elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, y el Reglamento del Tratado de Cooperaciónen Materia de Patentes.91. Con esta norma se promulgó el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) ya expuesto anteriormente.. 3.4.4- Decreto 3081 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comunidad Andina.92. La Decisión 486, en su artículo 208, establece que la oficina nacional competente podrá conceder autorizaciones de uso para utilizar denominaciones de origen, al igual que las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las mismas, en caso de estar contemplado de esta manera en la normatividad nacional. Al respecto, el Decreto 3081 determinó que la facultad de autorizar el uso de las denominaciones de origen, en principio competencia de la SIC, podrá ser delegada en las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen si éstas realizan tal solicitud a la misma.93. 3.4.5- Decreto 4525 de 2005. 89. Así mismo, para la enseña comercial deben seguirse lo dispuesto en los artículos 606 a 610 del Código de Comercio ya mencionados. 90 Véanse artículos 40, y 145 de la Decisión 486 de 2000. 91 Diario Oficial No. 44.366, del 23 de marzo de 2001. 92 Diario Oficial No. 46.023, del 06 de septiembre de 2005. 93 Decreto 3081 de 2005, artículo 1º..

(30) 30. Por el cual se reglamenta la Ley 740 de 200294. Teniendo en cuenta que la Ley 740 de 2002 ratificó el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica, el cual tiene como objetivo garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los Organismos Vivos Modificados (OVM) resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, el Decreto 4525 estableció el marco regulatorio de los organismos vivos modificados de acuerdo a dicha ley. Entre las actividades reguladas en el decreto está la relacionada con la invención, desarrollo de tecnologías, técnicas y aplicaciones de los OVM, de vital importancia para los derechos de patente contenidos en la Decisión 486. Así, de acuerdo al artículo 7º, las personas interesadas en adelantar actividades de investigación o invención con OVM, deberán solicitar autorización previa ante la autoridad competente respectiva. 3.4.6- Decreto 4540 de 2006 Por medio del cual se adoptan controles en aduana, para proteger la Propiedad Intelectual. La Decisión 486, para las acciones por infracción de derechos, contiene en el artículo 250 y subsiguientes la reglamentación de las medidas que deberán adoptarse en frontera cuando se presuma la importación o exportación de productos que vulneran los derechos adquiridos por el titular de un registro de marca. En concordancia con la norma comunitaria, el Decreto 4540 establece en el artículo 2º que la intervención de la Autoridad Aduanera, que será la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se hará en relación con las mercancías supuestamente piratas o de marca falsa, vinculadas a una operación de importación, de exportación o de tránsito con el fin de proteger al titular de un derecho de marca. En los artículos 4º a 8º se determinan las reglas que deberá seguir el procedimiento de operación aduanera. Igualmente, el artículo 9º establece que el titular del respectivo. 94. Diario Oficial No. 46.115, del 07 de diciembre de 2005..