Roj: SJM V 1292/ ECLI:ES:JMV:2022:1292

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Roj: SJM V 1292/2022 - ECLI:ES:JMV:2022:1292

Id Cendoj:46250470032022100001 Órgano:Juzgado de lo Mercantil

Sede:Valencia Sección:3

Fecha:26/01/2022 Nº de Recurso:273/2021 Nº de Resolución:

Procedimiento:Juicio ordinario

Ponente:EDUARDO PASTOR MARTINEZ Tipo de Resolución:Sentencia

Juzgado Mercantil núm. 3 de Valencia Juicio ordinario 273/21

Resumen:

Marcas. Registro de una marca tras falta de renovación por su anterior titular. Mala fe en el proceso de registro.

SENTENCIA núm. /2022

En Valencia, a 26 de enero de 2022.

Eduardo Pastor Martínez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha de 15 de abril de 2021 (registro informático), la representación procesal de Vodafone España SAU ("Vodafone") ha formulado demanda de juicio ordinario contra don Jose Augusto , don Jose Enrique , don Carlos Jesús , don Carlos Alberto y Airtelianos S.L. Tras la alegación de los hechos y fundamentos de derecho que ha considerado oportunos ha suplicado:

"(...) dicte en su día Sentencia en la que examine:

1º La M4023108(9) - AIRTEL (ﬁgurativa) (signo) respecto a D. Jose Augusto y D. Jose Enrique ; 2º La M4089037(6) - AIRTEL (denominativa) respecto a D. Jose Augusto ;

3º La M4099037(0) - Q TAL! BY AIRTEL (ﬁgurativa) respecto a D. Carlos Jesús , D. Carlos Alberto , D. Jose Enrique y D. Jose Augusto .

4º El nombre de dominio www.airtel5g.es respecto a D. Jose Augusto . Y para cada uno de estos signos y respectivamente para sus titulares 1. Declare,

1.1. Su nulidad absoluta.

1.2. Su nulidad relativa.

1.3. Que los demandados han incurrido en actos de competencia desleal.

2. Condene a los demandados,

2.1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2.2. A cesar en el uso de los signos infractores.

2.3. A cesar en sus actos de competencia desleal.

2.4. Al pago de una indemnización cuantiﬁcada conforme a los criterios expuestos en esta demanda.

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2.5. Al pago de las costas del procedimiento".

Las alegaciones de la parte actora, en cuanto relevantes para la solución del caso, pueden resumirse así:

1.- Airtel Móvil S.A. fue el segundo operador nacional en los años 90, poniendo ﬁn al monopolio de Telefónica.

Ofreció sus servicios de telefonía bajo la marca "Airtel" (mixta) y otras familiares, a las que dotó de un gran renombre. En 2001, Airtel Móvil S.A. cambió su denominación social a Vodafone. Poco después, dejó de utilizar las marcas "Airtel" y las sustituyó por las del grupo Vodafone. En fecha de 12 de marzo de 2017, la marca "Airtel" caducó por falta de renovación. Desde entonces, los demandados han registrado de mala fe una serie de marcas "Airtel" y un nombre de dominio (www.airtel5g.es), con la evidente intención de aprovechar indebidamente el renombre de este signo.

2.- En particular, "Airtel" operaba en España bajo la MUE 000257683 registrada en la clase 38 (su representación gráﬁca se reproduce más adelante). El logotipo "Airtel" es una creación original y exitosa, igualmente protegida como derecho de autor.

3.- Hasta el año 2002, Airtel realizó inversiones publicitarias por un importe aproximado de 300 millones de euros. En dicho momento contaba con aproximadamente 8'5 millones de clientes en España. Uno de los signos no registrado pero más frecuentemente utilizado en dichas campañas era el ﬁgurativo "QTAL! By Airtel" (su representación gráﬁca se reproduce más adelante).

4.- Los demandados han registrado o solicitado las siguientes marcas que se consideran infractoras de los derechos de la actora, todas ellas en la clase 38 para "servicios de telecomunicaciones":

(i) Marca nacional M4023108(9) 14 (mixta). Solicitada el 11 de junio de 2019 por don Jose Augusto (50%) y don Jose Enrique (50%). Concedida el 30 de diciembre de 2019 (su representación gráﬁca se reproduce más adelante).

(ii) Solicitud de marca M4089037(6)-"AIRTEL" (denominativa). Solicitada el 15 de octubre de 2020 por don Jose Augusto .

(iii) Solicitud de marca M4099037(0) - Q TAL! BY AIRTEL (ﬁgurativa). Solicitada el 17 de diciembre de 2020 por don Carlos Jesús (25%), don Carlos Alberto (25%), don Jose Enrique (25%) y don Jose Augusto (25%).

5.- Además, don Jose Augusto registró el día 4 de diciembre de 2019 el nombre de dominio "www.airtel5g.es"

que incorpora el signo "Airtel". En él aloja la página web de Airtelianos, S.L.

6.- Aunque las distintas solicitudes no reivindican ningún color, los demandados reproducen dichos signos con la misma gama cromática que empleara en su día "Airtel".

7.- La reproducción gráﬁca de los signos registrados o utilizados por la originaria "Airtel" y los registrados o solicitados por los demandados es la siguiente:

8.- Así, los demandados copian (i) el elemento denominativo de la marca "Airtel"; (ii) el elemento gráﬁco y (iii) el modo en que se utiliza efectivamente la marca. Pero, además, los demandados, con sus actos propios, revelan que su intención es confundir sus servicios con los que en su momento prestaba Airtel S.A. En concreto, la web de los demandados, hasta el día 4 de diciembre de 2020, informaba de lo siguiente: "Quienes somos/

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Airtel ha vuelto!!! conocido por muchos de vosotros, como el Segundo Operador Nacional en los años 90, quitando el monopolio a Telefónica. ha vuelto nuevamente adaptándose a las nuevas tecnologías, para ofrecer los servicios de Fibra y Móvil a nivel Nacional con el propósito de cuidar al cliente, dando un buen servicio a un precio justo".

9.- Ante el estupor generado en el sector, en declaraciones posteriores a prensa especializada (Xataca) el Sr.

Jose Enrique manifestó que: "Vodafone dejó que la marca no se renovase y nosotros la vimos y la sacamos a la luz. No hemos hecho nada que no se pueda hacer. Yo no quiero engañar a nadie, no somos Vodafone".

10.- Mientras tanto, la sociedad Airtelianos S.L. actúa como subagente de un agente de la sociedad Vodafone Enabler, S.L., del grupo Vodafone, que comercializa servicios de comunicaciones electrónicas móviles y ﬁjas a través de las redes de la propia Vodafone.

11.- En primer lugar, se ejercita una acción de nulidad absoluta de las marcas litigiosas (las registradas al tiempo de formulación de la demanda y las ya solicitadas y que pudieran obtenerse durante el transcurso del proceso -pp. 95 y ss demanda-) de conformidad con lo previsto en el artículo 51.1.b LM, por mala fe al tiempo de solicitud y con apoyo en la doctrina sentada por la STS, 1ª, núm. 414/2011, de 22 de junio de 2011, ponente José Ramón Ferrándiz Gabriel (Norteña v. Nordika's).

12.- Subsidiariamente, se ejercita una acción de nulidad relativa con el mismo alcance objetivo de conformidad con lo previsto en el artículo 6.2 LM, por violación de una marca no registrada notoriamente conocida y por violación de un derecho de autor en el artículo 9.1 LM.

13.- De manera autónoma y no subsidiaria (aclaraciones durante la celebración del acto de audiencia previa), se ejercitan acciones declarativas, de cesación y de prohibición con invocación de los artículos 6 y 12 LCD, por la posible subsunción del mismo discurso de hecho en un ilícito confusionista y de aprovechamiento de la reputación ajena. Adicionalmente, se ejercita una acción de indemnización de daños y perjuicios prevista en el artículo 32.1.5 LCD, siendo que para cuantiﬁcar los daños causados se pide "formalmente que se apliquen por analogía los criterios establecidos en el artículo 43 LM".

Segundo. Admitida a trámite la demanda, se acordó el traslado al resto de partes, según consta.

Tercero. La representación procesal de don Jose Augusto y otros contestó a la demanda en fecha de 27 de junio de 2021, para solicitar su desestimación.

Los argumentos de la parte demandada, en cuanto relevantes para la solución del caso, pueden resumirse así:

1.- La marca "Airtel" caducó formalmente en el año 2017, aunque desde el año 2006 estaba incursa en causa de caducidad por falta de uso, puesto que desde el año 2001 dejó de ser utilizada por Vodafone. Ciertamente, la marca "Airtel" era inconfundible por su originalidad y notoriedad. Pero desapareció completamente del tráﬁco económico en dicho momento y tampoco estaba afectada por la protección inherente a los derechos de autor.

A su vez, la actora nunca dispuso de un derecho de exclusiva sobre el signo "Qtal! By Airtel".

2.- Desde el año 2019, los demandados han obtenido o solicitado el registro de marcas nacionales sobre signos de plena disponibilidad, sin conﬂicto con ningún otro signo preexistente o coetáneo.

3.- Los demandados no han incurrido en mala fe por el extremo de que los signos registrados no se correspondían con ningún otro utilizado efectiva y actualmente en el tráﬁco. No existe mala fe cuando se solicita el registro de un signo previamente abandonado. Se trata de un criterio asumido por la doctrina más reciente de la Sala Primera, así en la STS, 1ª, núm. 70/2017, de 8 de febrero de 2017, ponente Ignacio Sancho Gargallo (Hispano-Suiza). Así, los signos reivindicados no se utilizaban en el mercado, su registro no obstaculiza el giro de la actora y el signo que se dice reproducido no merecía protección alguna, por inexistente.

4.- La marca reivindicada no era renombrada en el momento de solicitud de los registros de los demandados, por inexistente.

5.- Los signos en su día registrados por la actora merecían la protección marcaria, pero no constituían una obra susceptible de ser protegidas a través de los derechos de autor, ni en sus elementos gráﬁcos ni denominativos.

Solo subsidiariamente podría admitirse la protección bajo el derecho de autor sobre los elementos gráﬁcos de signo "Airtel" (arcoíris de color), que no se reproduce en la marca registrada por los demandados.

6.- La conducta de los demandados no integra el ilícito previsto en el artículo 6 LCD, puesto que en la actualidad ningún producto o servicio previamente comercializado por la actora se identiﬁca en el tráﬁco con el signo

"Airtel". A su vez, casi veinte años después del cese de su uso por la actora, dicho signo no determinaba una concreta reputación en el mercado, porque tampoco era utilizado, razón por la que tampoco resulta de aplicación el artículo 12 LCD.

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7.- Por último, no puede ejercitarse acción alguna respecto de las marcas solicitadas, pero no registradas al tiempo de interposición de la demanda.

Cuarto. Las partes fueron convocadas para la celebración de audiencia previa, que tuvo lugar el día 19 de octubre de 2021. Agotadas las ﬁnalidades del acto, se señaló el día 20 de enero de 2022 para la celebración de la vista principal.

Quinto. En fecha de 12 de enero de 2022, la representación procesal de los demandados puso de maniﬁesto que la OEPM había concedido el registro favorable de la marca 4089037(6) "Airtel" (denominativa) en fecha de 14 de diciembre de 2021, apreciando la inexistencia de signo contradictorio y actual de carácter notorio;

así como el registro de la marca 4099037(0) "QTal! By Airtel" (mixta) en fecha de 15 de diciembre de 2021, apreciando igualmente la inexistencia de signos o derechos asimilables preexistentes e incompatibles.

Sexto. La representación procesal de la parte actora realizó nuevas alegaciones en fecha de 17 de enero de 2022.

Séptimo. Llegado el día de la vista fueron agotadas sus ﬁnalidades mediante la crítica oral del dictamen pericial suscrito por don Ignacio (perito actor).

HECHOS PROBADOS

La valoración de las alegaciones de las partes y de su actividad probatoria permite establecer, como acreditada en la instancia y relevante para la solución del caso, la siguiente relación de hechos probados:

1.- Aproximadamente desde 1995, Airtel Móvil S.A. ofreció sus servicios de telefonía bajo la MUE 000257683,

"Airtel" (mixta), registrada en la clase 38, a la que dotó de un gran renombre. En 2001, cambió su denominación social a Vodafone España SAU. Entonces dejó de utilizar la marca "Airtel" y la sustituyó por las del grupo Vodafone. Durante ese mismo lapso temporal, la actora utilizó el signo "QTal! de Airtel!" con ﬁnes promocionales. En fecha de 12 de marzo de 2017, la marca "Airtel" caducó por falta de renovación.

(no controvertido)

2.- Los demandados han obtenido los registros de los siguientes signos, todos ellos en la clase 38 para

"servicios de telecomunicaciones":

(i) Marca nacional M4023108(9) 14 (mixta). Solicitada el 11 de junio de 2019 por don Jose Augusto (50%) y don Jose Enrique (50%). Concedida el 30 de diciembre de 2019.

(ii) Marca nacional M4089037(6)-"AIRTEL" (denominativa). Solicitada el 15 de octubre de 2020 por don Jose Augusto . Concedida el 14 de diciembre de 2021.

(iii) Marca nacional M4099037(0) - Q TAL! BY AIRTEL (ﬁgurativa). Solicitada el 17 de diciembre de 2020 por don Carlos Jesús (25%), don Carlos Alberto (25%), don Jose Enrique (25%) y don Jose Augusto (25%).

Concedida el 15 de diciembre de 2021.

3.- La representación gráﬁca de unos y otros signos es la que se ha plasmado en los antecedentes de hecho de esta resolución.

4.- Además, don Jose Augusto registró el día 4 de diciembre de 2019 el nombre de dominio "www.airtel5g.es".

En él aloja la página web de Airtelianos, S.L.

5.- Esa página web, al menos hasta el día 4 de diciembre de 2020, informaba de lo siguiente: "Quienes somos/

Airtel ha vuelto!!! conocido por muchos de vosotros, como el Segundo Operador Nacional en los años 90, quitando el monopolio a Telefónica. ha vuelto nuevamente adaptándose a las nuevas tecnologías, para ofrecer los servicios de Fibra y Móvil a nivel Nacional con el propósito de cuidar al cliente, dando un buen servicio a un precio justo". En declaraciones posteriores a prensa especializada (Xataca) y a preguntas sobre su vinculación con Vodafone, el codemandado Sr. Jose Enrique manifestó que: "Vodafone dejó que la marca no se renovase y nosotros la vimos y la sacamos a la luz. No hemos hecho nada que no se pueda hacer. Yo no quiero engañar a nadie, no somos Vodafone".

(informe pericial don Ignacio ; docs. 21-22 actor)

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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Estimación parcial de la demanda.

1.- Debo estimar parcialmente la demanda formulada por Vodafone, al considerar que los demandados han obtenido el registro de los signos marcarios controvertidos en el proceso con mala fe, todo ello a los efectos del artículo 51.1.b LM y en relación con la acción marcaria ejercitada con carácter principal. A su vez, apreciaré que los mismos hechos permiten tener por acreditada la comisión de los ilícitos previstos en los artículos 6 y 12 LCD, con estimación de las acciones de declarativas, de cesación y prohibición en relación con el registro del nombre de dominio al que igualmente se reﬁere la demanda, pero rechazando la condena a la indemnización de daños y perjuicios que igualmente se solicita. Todo por la construcción inidónea de esta acción y por la inexistencia de prueba sobre el acaecimiento y cuantía de un daño que, según las circunstancias del caso, tampoco puede presumirse ni cuantiﬁcarse por analogía a determinadas acciones marcarias.

2.- En los fundamentos sucesivos ofreceré una breve valoración probatoria que conduce a la narración de hechos probados, después estimaré la acción de nulidad absoluta por mala fe en el registro de los signos controvertidos, por último, estimaré parcialmente las acciones basadas en la LCD.

Segundo. Valoración probatoria.

3.- La narración de hechos probados parte de una recapitulación de las alegaciones que son pacíﬁcas entre las partes, a las que cabe adicionar el resultado de la prueba pericial que tenía por objeto la reconstrucción del histórico de contenidos de la web de los demandados y de un portal web especializado en telecomunicaciones.

4.- Como no podía resultar desconocido aquí, por tratarse de un hecho notorio no necesitado de prueba, Airtel Móvil S.A. irrumpió en el mercado de telecomunicaciones español en la década de los años noventa del pasado siglo, durante su proceso de liberalización y de efervescencia de la telefonía móvil. Como es sabido, la compañía se convirtió rápidamente en uno de los grandes operadores de telecomunicaciones en España y su signo "Airtel" (mixto) en una marca de gran penetración en nuestro mercado. Del mismo modo, sus campañas publicitarias, eslóganes y programas de ﬁdelización alcanzaron una gran repercusión. Como es igualmente sabido, la empresa cambió su denominación por la de Vodafone con la entrada del nuevo siglo y procuró la sustitución de su marca y demás signos asociados a su actividad comercial, que no han vuelto a ser utilizados desde entonces.

5.- De toda esta narración, debe destacarse que la actora era titular de una marca renombrada que dejó de ser efectivamente utilizada como tal en el año 2001, momento en el que igualmente dejo de utilizar otros signos registrados y no registrados que aplicaba igualmente con ﬁnalidad marcaria. Por el contrario, procuró su sustitución por el grupo familiar de marcas "Vodafone". Así, desde entonces y hasta el momento conocido de la expiración del plazo de vigencia registral del signo "Airtel" (mixto) en el año 2017, esa marca no ha distinguido en el mercado de manera efectiva ningún producto o servicio, ni ha desarrollado por sí misma ninguna otra de las funciones típicamente asociadas a la marca. Otro tanto ha ocurrido con el resto de los signos o variaciones

"Airtel" no registrados pero empleados con ﬁnalidad marcaria. Por el contrario, Vodafone ha empleado una nueva familia de signos que son sucesores de los anteriores.

6.- En la recapitulación de esos hechos pacíﬁcos y relevantes, resulta igualmente una obviedad que, tras la expiración del registro marcario de la actora, los demandados (sin considerar ahora la eventual individualización de su responsabilidad) han obtenido el registro de la misma gama de signos que en su día empleó la actora, tanto de los inicialmente registrados como de los que nunca lo fueron, para aplicarlos a la difusión de su propia actividad comercial en el ámbito de las telecomunicaciones. También han obtenido un nombre de dominio que utiliza el elemento denominativo "Airtel" y que utilizan para alojar su página web corporativa.

7.- Como extremo auténticamente controvertido, pero de asequible esclarecimiento, restaba por averiguar la autenticidad de algunos de los mensajes comerciales o publicitarios emitidos por los demandados en ese lapso temporal, según se describían en la demanda. Se trata de todos esos que se reproducían en sus documentos 21-22, respecto de los que la parte demandada había rechazado su autenticidad durante la celebración del acto de audiencia previa. Pero la pericial suscrita por don Ignacio permite constatar la veracidad, también en este extremo, del discurso de hecho incorporado a la demanda. De ahí se constata, al tiempo de registro de los signos controvertidos, el propósito de los demandados de servirse de los signos de

"Airtel" a ﬁn de que su actividad comercial suplantara la posición ganada en el mercado por el uso anterior que de esos signos hizo la actora, incurriendo en un patente escenario confusionista que fue advertido por la prensa especializada de manera inmediata a la irrupción de la demandada en el mercado.

8.- Por último, como circunstancia de hecho igualmente relevante para la solución del caso, resulta que durante la tramitación del proceso los demandados han obtenido ﬁnalmente algunos de los registros que, al tiempo de

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formulación de la demanda, consistían en una mera solicitud de marca nacional. Quizás durante la tramitación del proceso esta particular forma de accionar de la actora, ventilando pretensiones de nulidad respecto de signos solicitados, pero no efectivamente registrados, podría haber merecido la apreciación de una suerte de prejudicialidad administrativa. Sea como fuere, los signos han sido ﬁnalmente concedidos tal y como habían sido solicitados y las acciones de nulidad entabladas no adolecen de ningún presupuesto, porque, de manera coherente con su objeto inicialmente posible, recaen efectiva y materialmente sobre signos registrados.

9.- Puede entonces reconocerse la íntegra veracidad y exactitud de todos los hechos identiﬁcados como relevantes por el actor en su escrito de demanda.

Tercero. Acción de nulidad absoluta por mala fe en el proceso de registro de una marca. Estimación de la acción marcaria principal.

10.- La acción marcaria ejercitada con carácter principal es la de nulidad absoluta de los registros obtenidos por los demandados, por haber incurrido en mala fe en su solicitud de registro. Como ya he anunciado, procede la estimación de esta acción.

11.- La doctrina más general sentada por la Sala Primera en examen de la causa de nulidad prevista en el artículo 51.1.b) LM, señala que la mala fe a la que el precepto se reﬁere se constata por la concurrencia de algunas circunstancias objetivas en el momento de registro de la marca: el conocimiento actual o potencial del uso previo del signo registrado por tercero y la consciencia de la incompatibilidad de esos signos, además de por la eventual vinculación previa de las partes o el ánimo de obstaculización del giro de un competidor (por todas, STS, 1ª, núm. 674/2017, de 15 de diciembre, ponente Ignacio Sancho Gargallo).

12.- Desde una perspectiva complementaria pero también elemental, por su comunicación normativa con la acción de nulidad en el artículo 51.1.b LM a través de la noción de "fraude", el artículo 2.2 LM permite el ejercicio de una acción reivindicatoria sobre marca ajena si ha existido una conducta fraudulenta por parte de quien solicita y obtiene el registro marcario, con perjuicio de los derechos del reivindicante. En esos casos, intelectualmente próximos a la obtención del registro con mala fe, se trata de advertir una vinculación entre el perjudicado y la marca como objeto de propiedad, una suerte de expectativa posesoria que, normalmente, responderá a dos escenarios posibles, relacionados en cualquier caso con una situación de despojo posesorio.

El primer supuesto, recurrente, el registro en exclusiva de una marca cuya creación fue resuelta de manera común, es decir, la defraudación de los derechos de un socio o partícipe en el momento incipiente de constitución de una empresa o iniciativa equivalente que luego se frustra, que también puede comprender el comportamiento desleal de un agente o franquiciado. El segundo supuesto, también recurrente, la existencia de un signo distintivo no registrado que ha sido usado por el perjudicado con la intensidad suﬁciente para consolidar las funciones marcarias y que, prevaliéndose de la ausencia de registro, ha sido precisamente registrado por un tercero con ﬁnalidad especulativa o de expolio de la reputación ajena. Esta aplicación práctica del precepto se constata de la doctrina más habitualmente sentada por el TS, así en la STS, 1ª, núm. 85/2018, de 14 de febrero de 2018, ponente Pedro José Vela Torres, que evidencia la comunicación de los artículos 2.2 y 51.1.b LM (con énfasis añadido):

"2.- La jurisprudencia de esta sala (por ejemplo, sentencia 391/2013, de 14 de junio ) ha establecido que la acción reivindicatoria de una marca nacional o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual". Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Es a lo que, a sensu contrario, se refiere la sentencia de esta sala 302/2016, de 9 de mayo , al decir que:

``Cuando no existe relación contractual o legal entre las partes ni fraude en el registro, en el sentido del art. 2.2 LM , nos encontramos fuera del supuesto de hecho objeto de la acción reivindicatoria marcaria".

También hemos dicho en la ya citada sentencia 391/2013 y en la sentencia 70/2017, de 8 de febrero , que el presupuesto previsto en el art. 2.2 LM para justiﬁcar la acción reivindicatoria (registro de una marca con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual), alcanza también a supuestos

"de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte el aprovechamiento o la obstaculización injustiﬁcados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conﬂicto".

13.- En realidad, la mala fe en el proceso de registro es para nosotros un concepto autónomo del Derecho de la UE ( STJUE, 5ª, de 27 de junio de 2013, asunto C-320/12, Malaysia Dairy Industries). Por eso esta jurisprudencia

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nacional encuentra su germen en el leading case comunitario sobre la misma cuestión, STJUE, 1ª, de 11 de junio de 2009, asunto C- 529/07, Lindt, cuando concluyó que (con énfasis añadido):

"para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos las factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

-el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

-la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como -el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita".

14.- De todo este acervo jurisprudencial general resulta que el escenario más habitual para apreciar mala fe en el proceso de registro de una marca es que el solicitante conozca o debiera conocer que un competidor utiliza el mismo signo u otro similar de forma previa en el mercado, habiéndose procurado el registro del signo con una ﬁnalidad obstativa de la actividad del competidor o parasitaria de su reputación. A modo de asunción implícita, precisamente eso exige un uso activo del signo controvertido, simultáneo al momento de registro y con plena funcionalidad marcaria por parte de ese competidor obstaculizado o depredado. Esta es precisamente la ratio decidendi de los litigios en los que habitualmente se examina la eventual concurrencia de mala fe en la solicitud de registro marcario.

15.- Pero, como también hemos visto y trascendiendo de los grupos de casos más elementales y comunes, la misma jurisprudencia invita a considerar el resto de los factores que puedan estar igualmente presentes en el caso de que se trate. La mala fe en el proceso de registro debe apreciarse globalmente. Entre otras cosas, para indagar sobre la presencia de un propósito de aprovechamiento injustiﬁcado de la reputación comercial ganada por otro en el mercado mediante el uso del signo registrado. Porque la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro es muy relevante. En aplicación reciente de sus propias directrices ( Part D-Cancellation/2.Substative provisions/3.Absolute grounds for invalidity/.3.Bad faith), la EUIPO ha enfatizado que el concepto de mala fe no es uno estricto o que responda a escenarios tasados, aceptando que se extiende a cualquier comportamiento deshonesto, atendiendo principalmente a las intenciones del solicitante (Resolución del 14 de septiembre de 2020, nº 33 843 C-Bansky).

16.- Pues bien, respecto del registro de un signo marcario que ha dejado de serlo por abandono de su anterior titular y cuando se trata de aplicar ese acervo general para examinar las nuevas condiciones de registro, resultan algunas particularidades que han dado lugar a una doctrina jurisprudencial más soﬁsticada y compleja. Sin embargo, según considero, la parte actora omite su completo desarrollo y la demandada vulgariza su signiﬁcado.

17.- Con ocasión de la STS, 1ª, núm. 70/2017, de 8 de febrero de 2017, ponente Ignacio Sancho Gargallo (Hispano-Suiza), la Sala Primera tuvo ocasión de examinar la solicitud de registro por titular distinto del original de una legendaria marca de automóviles, que había sido abandonada nada menos que durante los ochenta años previos al proceso. El Tribunal rechazó la concurrencia de mala fe en la solicitud, porque ese titular anterior no podía oponer a la nueva solicitud de registro ningún derecho de marca vigente, ni tan siquiera el uso actual y con plena ﬁnalidad marcaria de un signo renombrado pero devenido no registrado o una concreta reputación.

18.- Precisamente esta sentencia procuró la plena asimilación de la doctrina jurisprudencial comunitaria pues, partiendo de los hitos relevantes para el análisis establecido por el TJUE en el caso Lindt, reorientó la interpretación de los pronunciamientos precedentes de la Sala Primera, conformando un cuerpo jurisprudencial unívoco y sólido. En particular, la sentencia Hispano-Suiza recreó un diálogo con la anterior STS, 1ª, núm. 414/2011, de 22 de junio de 2011, ponente José Ramón Ferrándiz Gabriel (Norteña v. Nordika's), para aclarar que (con énfasis añadido):

"En la sentencia 414/2011, de 22 de junio, expusimos que una de las manifestaciones típicas de actuación de mala fe es, en este ámbito, la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que está destinada a identiﬁcar y los de un tercero distinguidos con otra conocida, buscando, con una aproximación entre los signos, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación o ventajas ganada por uno de ellos".

El motivo presupone algo que no concurre en el presente caso, y es que la demandada con el registro pretenda aprovecharse del prestigio ganado por la demandante y asociado a ese signo o a otro al que se acerca. La actividad empresarial de fabricación y venta de automóviles marcados con este signo, al cual se le asocia un

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prestigio histórico, cesó hace más de 80 años, la demandada ha perdido los derechos marcarios sobre este signo que había tenido en España, como consecuencia de la falta de uso, y no consta que por aquella actividad empresarial tenga una posición ganada en el mercado de la que quiera beneﬁciarse la demandada con su registro de marca.

El que el signo registrado consista en una denominación, "Hispano Suiza", que por haber constituido la marca de unos vehículos antiguos tenga asociada en la memoria de algunos el prestigio histórico de aquellos vehículos, no supone mala fe por parte del solicitante de la marca, pues con ello no se ha perjudicado el ejercicio de ningún legítimo derecho de la demandante, por las circunstancias antes expuestas. Sin perjuicio de que con el registro se beneﬁcie de aquel recuerdo".

19.- Como es de ver en la fundamentación jurídica de la demanda y según he resumido en el antecedente oportuno, Vodafone construye su acción con una invocación incompleta de la doctrina jurisprudencial aplicable a la solución del caso. Pues insiste únicamente en la relevancia de un pronunciamiento de primera aproximación a la cuestión, que es el de la sentencia del caso Norteña v. Nordika's, obviando la más completa y reciente toma de posición de la Sala Primera en el caso Hispano-Suiza.

20.- Se trata de un claro giro estratégico de la actora. Porque precisamente esa doctrina de segunda aproximación en manos de la demandada conduce a acentuar la importancia de un extremo que la actora pretende obviar en cualquier caso: que, por analogía al caso Hispano-Suiza, Vodafone abandonó el uso del signo "Airtel" y otros asociados en el año 2001 y que no los ha recuperado en ningún momento desde entonces, siendo que ni tan siquiera ha procurado la renovación registral y formal del signo "Airtel" que, por otra parte, podría haber sido declarado caducado por falta de uso incluso mucho antes de la expiración de su vigencia registral.

21.- Precisamente este podría ser el resumen de todos los argumentos relevantes de la contestación a la demanda. Lo que ocurre es que, si Vodafone trata de orillar cualquier inﬂexión a la doctrina del caso Hispano- Suiza, la demandada acentúa una identidad fáctica entre este caso y aquél que, en mi opinión, no es tal, pretendiendo además una aplicación automática de ese precedente que es extraña a las posibilidades de nuestro Derecho y que desconoce los matices que la propia Sala imprimió a esa resolución, a modo de cláusula de salvaguardia.

22.- Toda jurisprudencia es una invitación a trascender de los hechos de un caso concreto en busca de sus conexiones con el signiﬁcado, más general, de las instituciones jurídicas comprometidas en su solución. Pero, máxime entre nosotros donde la jurisprudencia no alcanza el valor de creación de reglas, no es admisible que la solución de un caso se formule en términos de opción disyuntiva entre uno u otro precedente jurisprudencial, como sugieren las partes. Por el contrario, a través de todos esos precedentes, debe indagarse por la existencia de algunas pautas que orienten la aplicación del derecho a los hechos concretos de este caso, que no pueden despreciarse. Con todo, admitiré aquí dudas de derecho en la solución de este caso, en el contraste de sus hechos relevantes con la correcta reconstrucción y aplicación de la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera.

23.- ¿Qué signiﬁcan los precedentes a los que las partes se aferran? Primero, que el derecho de exclusiva marcario determina para el titular la obligación de uso efectivo de la marca. También, que cuando la marca deja de usarse ya no es una marca. El carácter renombrado de un signo afecta a la relación entre la formalidad de la obligación de registro y la extensión de las facultades concedidas al titular de la marca. Pero no dice nada a la extinción de una marca por falta de uso. Y una vez que la marca se ha extinguido, porque deja de ser una marca, no otorga ninguna facultad, ni provoca ningún efecto. Ese derecho de exclusiva ya no existe.

24.- Se trata de una aproximación muy básica al derecho marcario. El registro de una marca o su empleo sin registro cuando es renombrada determina la concesión de un monopolio a favor de su titular. Pero este monopolio es uno claudicante y limitado, pues está sujeto a la obligación de uso efectivo del signo y a su periódica renovación registral. Por el contrario, abandonado el uso de un signo y expirado el plazo de concesión de ese monopolio, el derecho de exclusiva marcario carece de ultraactividad.

25.- Esta es la primera conclusión que se extrae de la sentencia Hispano-Suiza. Pero, como he señalado, no aprecio una plena identidad de hecho entre uno y otro caso. Allí, había de examinarse la licitud del registro de un signo largamente abandonado, casi pretérito, ligado a una completa desaparición del mercado de los productos y servicios que identiﬁcaba y de la actividad empresarial de su titular. Allí también se constató la ausencia de una estrategia parasitaria del solicitante, por falta de un prestigio actual del anterior titular del signo nuevamente registrado.

26.- Sin embargo, este caso está caracterizado por la sustitución de una marca renombrada, "Airtel", por otra,

"Vodafone", con plena continuidad empresarial en su explotación desde el año 2001. Antes y después, la actora

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y sus signos ocupan una posición y reputación preeminentes en el mercado nacional de telecomunicaciones, extremo no necesitado de prueba por ser notorio.

27.- Y ocurre que, en mi opinión, el abandono de una marca no puede equipararse a la sola sustitución de una marca por otra, todo en el contexto de la renovación de la propuesta comercial o del reposicionamiento en el mismo mercado de un gran empresario, lo que es casi tan frecuente como la admitida utilización de un signo de manera distinta a las condiciones originales de registro. En esos casos, también se produce una transmisión de la reputación ganada por la marca sustituida a favor de la marca sustituyente y novedosa, mientras la identidad, actividad empresarial, productos y servicios, prestigio en el mercado y la información que todo eso transmite a los consumidores, son ininterrumpidas. De alguna manera, el signo sustituido queda incorporado al uso actual y con plena ﬁnalidad marcaria que se realiza de la marca sustituyente y novedosa. Quizás en esos casos el signo sustituido, porque queda libre en el mercado, pueda ser utilizado por un tercero o incluso resulte susceptible de un nuevo registro, pero solo en la medida en que todo eso se haga en condiciones de lealtad.

28.- Por el contrario, segunda faceta reconocible en la doctrina Hispano-Suiza por comunicación con la jurisprudencia anterior de la Sala, el afán de explotación parasitaria de la reputación de ese gran empresario por un competidor mediante el registro de uno de esos signos sustituidos y para desarrollar la misma actividad empresarial de forma paralela, es también una de las posibles manifestaciones de la mala fe en el registro de una marca. Aunque, en efecto, el signo solicitado ya no sea directamente utilizado por ese gran empresario en el momento de registro. Todo porque lo elemental es la naturaleza indebida de ese aprovechamiento, por la inevitable conexión que se pretende y provoca entre las marcas actualmente utilizadas por el gran empresario y las sustituidas, el origen empresarial de sus productos y servicios y el uso parasitario del signo sustituido y nuevamente registrado por ese competidor.

29.- Debe considerarse que el examen sobre la concurrencia de mala fe en el proceso de registro de una marca es uno contextual y no meramente formal, abstracto o registral. Y el contexto más amplio del caso evidencia muy bien el propósito de los demandados de obtener el registro de la marca "Airtel" para desarrollar una estrategia confusionista sobre el origen empresarial de la prestación de sus servicios y, también, de aprovechamiento de la posición ganada por Vodafone en el mercado. Resulta muy esclarecedora la prueba documental aportada por Vodafone, de autenticidad adverada mediante su dictamen pericial, que evidencia que, al tiempo de solicitud del registro marcario -que es el único relevante aquí y por eso no importa la difusión correctora de mensajes posteriores-, los demandados difundían a través de su página web un auténtico mensaje de suplantación de la identidad de Vodafone. Entonces aquí no se trata del "reciclaje" más o menos oportunista de un signo renombrado pero sin uso: los demandados intentaban hacerse pasar por "Airtel" a un nivel mucho más amplio, anunciando su "regreso" y evocando su condición de segundo operador de telefonía móvil en España, ante la mirada desconcertada incluso del público especializado. Pero "Airtel" nunca abandonó el mercado español de telecomunicaciones: porque es Vodafone, que sigue siendo un gran operador de telecomunicaciones en nuestro país. El prestigio de "Airtel" es, de manera irresoluble, el prestigio de Vodafone.

Y ese es precisamente el germen de ilicitud del rédito que los demandados pretendían obtener en el mercado mediante el registro del signo "Airtel" y del resto de los empleados en sus campañas comerciales.

30.- Una solución distinta para este caso, mediante una aplicación tan extensiva como irreflexiva de las primeras conclusiones de la doctrina Hispano-Suiza, equivaldría a desconocer que las marcas de los grandes productores se sustituyen con cierta frecuencia y que las funciones desarrolladas por la marca se transfieren de unas a otras. Porque las instituciones jurídicas aplicadas al mercado alcanzan un significado económico.

Y existen muchas razones que provocan el agotamiento económico incluso de una marca renombrada, razón por las que las estrategias empresariales son periódicamente renovadas. No es razonable la opción por una interpretación normativa, formal y escrupulosa que, de facto, obligue a los grandes empresarios a utilizar sempiternamente las mismas marcas u otros signos con funcionalidad asimilada, a riesgo de que puedan ser registradas nuevamente por otros competidores con ﬁnalidad parasitaria.

31.- Esta última opción, en mi opinión reduccionista y equivocada, podría provocar por añadidura el indeseable efecto de deformar otras instituciones jurídicas. Por ejemplo, que lo que no pudiera protegerse razonablemente a través del derecho marcario se lograra a través de los derechos de autor, deformando la noción de originalidad para hacerla coincidente con el carácter distintivo de una marca, haciendo pasar un simple logotipo por una creación. También mediante una confusa aplicación de la LCD, para reprimir eventualmente como ilícito de competencia la explotación de un signo válidamente registrado -por el previo rechazo a la apreciación de mala fe en su proceso de registro-, siendo muy artificial la apreciación de antijuricidad en tal caso y asumiendo en cualquier caso que los efectos cesatorios o de prohibición inherentes al éxito de una acción declarativa de deslealtad nunca podrían alterar la integridad del registro marcario. De una u otra manera, permitir que las marcas sustituidas por un gran empresario sean registradas por sus competidores, provocaría la contaminación de un conflicto marcario que no quiere afrontarse como tal hacia otras áreas afines del

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Derecho con el propósito de reprimir esa conducta. Por eso un conﬂicto marcario debe resolverse mediante una aplicación sensata de las instituciones marcarias. Y la única manera de resolver adecuadamente el conﬂicto existente entre las partes, pues en mi opinión la conducta de la demandada no debe tolerarse, es mediante la estimación de la acción marcaria principal.

32.- Por todo ello, debo apreciar la concurrencia de mala fe en el proceso de registro de las marcas nacionales:

Cuarto. Acciones de competencia desleal por actos de confusión y explotación de la reputación ajena.

33.- Con carácter autónomo, según se precisó durante la celebración del acto de audiencia previa, la parte actora ejercita acciones declarativas de deslealtad de la conducta de los demandados con invocación de los artículos 6 y 12 LCD. Todo considerando el mismo discurso de hecho, en su total extensión, que sostiene el ejercicio de las acciones marcarias.

34.- En atención al resultado de la primera acción marcaria, no me entretendré aquí en analizar la eventual aplicabilidad de la doctrina jurisprudencial de la complementariedad relativa entre los derechos marcario y represor de la competencia desleal. Pero debo advertir que el fundamento del reproche antijurídico que provoca la estimación de la acción de nulidad absoluta por mala fe en el proceso de registro de las marcas aducidas, se comunica con los elementos típicos de la conducta confusionista que ampliamente se regula en el artículo 6 LCD y de explotación de carácter indebido de la reputación ajena en el artículo 12 LCD.

35.- Como he señalado en el fundamento anterior, lo espinoso en el caso hubiera sido el resultado desestimatorio de la acción marcaria principal mientras se insistía en el carácter autónomo de las acciones de competencia, por dos razones. Primero, por la eventual exclusión del juicio de deslealtad acumulado por aplicación de la doctrina jurisprudencial aludida. Segundo, porque no debería hacerse pasar por un ilícito de competencia la obtención y utilización legítimas de los signos marcarios cuestionados en la demanda, a modo de efecto prejudicial para el desenlace de esta segunda clase de acciones.

36.- Sin embargo, las acciones de deslealtad de la demanda tenían un objeto ligeramente más amplio. Por un lado, afectan al registro de un nombre de dominio sobre el que no se pueden proyectar de igual manera las acciones de nulidad marcaria. Por otro lado, todavía se les acumula una acción de indemnización de daños y perjuicios. Centraré este fundamento en el examen de estos dos aspectos.

37.- Debo advertir de la imputación limitada a don Jose Augusto de la conducta relacionada con el registro y explotación del nombre de dominio señalado, por ser su titular, pues no se ofrece razonamiento alguno de conformidad con lo previsto en el artículo 34.1 LCD para considerar que la imputación debería extenderse, por este motivo, al resto de los demandados. A su vez y por la misma razón, entiendo que la imputación de la conducta consistente en el registro y explotación de los signos marcarios controvertidos debe quedar igualmente limitada a sus titulares.

38.- Por lo que respecta al registro y utilización del nombre de dominio descrito en la declaración de hechos probados y que emplea el elemento denominativo "Airtel", considero que el examen más amplio o contextual que he utilizado para apreciar mala fe en los registros marcarios cuya nulidad ya he resuelto, también incorpora un germen bastante para apreciar la deslealtad de la conducta consistente en la obtención y explotación comercial de ese nombre de dominio.

39.- Por un lado y en relación con los actos confusionistas del artículo 6 LCD, debe comenzar por señalarse la categorización amplia de la conducta susceptible de reproche a través de este precepto, que se reﬁere a "todo comportamiento". Por lo tanto, la obtención y explotación de un nombre de dominio es un comportamiento susceptible de ser examinado a través de este precepto. Y el resultado de la acción marcaria ejercitada con carácter principal me ha permitido constatar la existencia de una estrategia confusionista desarrollada por los demandados, para la suplantación de la identidad comercial de la actora en el mercado y deformando la atención de los consumidores sobre el origen empresarial de sus productos y servicios.

40.- En efecto, la obtención y explotación del nombre de dominio con empleo del elemento denominativo "Airtel"

supuso un eslabón más de una conducta idónea para que los productos y servicios de los demandados se

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confundan con los de la actora, como sucesora ante los ojos del público de los servicios de "Airtel". De nuevo aquí debe hacerse notar la relevancia de que no se trata de que al tiempo de registro ningún operador utilizara efectivamente y con ﬁnalidad marcaria el signo "Airtel", sino de que ese signo había sido sustituido por los de Vodafone, con transferencia de su signiﬁcado y para una actividad empresarial continuista y única. También aquí me parece especialmente relevante considerar la difusión del fraudulento mensaje que, a través de ese mismo nombre de dominio, los demandados procuraban sobre su propia identidad.

41.- Subsidiariamente, debería admitirse cuanto menos la idoneidad de esta conducta para generar riesgo de asociación entre las partes, por la expectativa razonable generada entre el público de que entre la actora y la demandada existe algún tipo de vinculación empresarial.

42.- Por lo que respecta a los actos de aprovechamiento indebido en el artículo 12 LCD, este es precisamente el fundamento principal para el éxito de la acción marcaria de nulidad absoluta. La obtención de un nombre de dominio de esas características formaba parte de una misma estrategia parasitaria.

43.- He advertido que el abandono o sustitución de una marca por su anterior titular debe ser compatible con un uso posterior de ese signo en el mercado, pero siempre que ese uso sea leal. Es decir, lo principal para la aplicación del artículo 12 LCD no es que exista un aprovechamiento de la reputación ganada por otro, sino que ese aprovechamiento sea indebido. Pues bien, en las circunstancias del caso creo que sí es posible dirigir ese reproche a los demandados, según he señalado.

44.- Por lo tanto, también procede la estimación de la demanda para apreciar que, mediante el registro del nombre de dominio cuestionado, los demandados han incurrido en actos de competencia desleal, procediendo el cese de esa conducta y la prohibición de su reiteración futura.

45.- En mi opinión, la formulación de la acción de indemnización de daños y perjuicios resulta mucho más confusa y problemática.

46.- Entre el elenco de acciones previstas en el artículo 32.1 LCD, se incorporan dos de naturaleza resarcitoria.

La de la indemnización de daños y perjuicios en el número quinto, que es la que se ejercita, y la de enriquecimiento injusto en el número sexto, siempre condicionada a la titularidad de un derecho de exclusiva lesionado.

47.- La acción de indemnización de daños y perjuicios del número quinto no está relacionada con un concreto canon indemnizatorio. Es por lo tanto una acción compensatoria pura. Sin embargo, la parte actora propone que el contenido del daño indemnizable aquí sea uno por asimilación a las modalidades resarcitorias del artículo 43 LM, en especial mediante la invocación de la previsto en el apartado quinto del precepto que, como es sabido, prevé la concesión automática y a modo de daño mínimo del 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados (ie. aquí afectados por la conducta desleal).

48.- Pero creo que esta opción supone una asunción distorsionada sobre la naturaleza de la acción y de sus límites. Parece que el actor trata de evitar así los obstáculos que surgirían para, o bien la concesión de una indemnización con arreglo a la LM, lo que hubiera exigido seguramente el ejercicio de una acción de infracción y no de nulidad, o bien el ejercicio de la acción por enriquecimiento injusto con base a la LCD, lo que al igual que en el caso anterior hubiera exigido considerar hasta qué punto puede invocar Vodafone un derecho asimilado al de exclusiva sobre el signo "Airtel".

49.- La amplitud de la acción de indemnización de daños y perjuicios en el artículo 32.1.5º LCD no puede conducir a la confusión normativa que se propone. La naturaleza compensatoria de la acción es compatible, por ejemplo, con la aplicación de determinadas presunciones de daño. Y no resulta desconocida para la jurisprudencia española más inmediata la aplicación de una noción asimilada al daño mínimo indemnizable, asociada a una presunción de daño en sede de competencia.

50.- Pero todo eso exige, al menos, que de los hechos del caso pueda presumirse la existencia de un daño.

Después, que la opción por un criterio objetivo para la cuantiﬁcación del daño sufrido sea la única posible tras el agotamiento de los medios de prueba practicados en el caso.

51.- Yo no advierto aquí que la conducta de los demandados, per se, haya podido generar un daño indemnizable a la actora, todo en ausencia de prueba concreta sobre esos extremos y únicamente considerando la naturaleza y características de la conducta que se censura.

52.- Después, tampoco advierto aquí especiales obstáculos sufridos por la actora para la cuantiﬁcación de la indemnización que pretende obtener, sin haber ofrecido la más mínima prueba al respecto.

53.- Por todo ello, desestimo esta acción acumulada.

Quinto. Costas procesales.

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54.- La estimación parcial de la demanda determina la ausencia de imposición de costas, ex artículo 394 LEC, siendo que he reconocido igualmente la existencia de dudas de derecho (fundamento 22).

En virtud de los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Estimo parcialmente la demanda y realizó los siguientes pronunciamientos:

1.- Declaro la nulidad de los siguientes sinos registrados:

2.- Declaro que, mediante la obtención y explotación del nombre de dominio www.airtel5g.es por don Jose Augusto , este ha incurrido en actos de competencia desleal, debiendo proceder al cese de su explotación, con prohibición de reiteración futura de la misma conducta.

A la ﬁrmeza de esta resolución, dese la publicidad registral que corresponda.

Sin condena en costas.

Frente a la presente cabe interponer recurso de apelación.

Notifíquese.

Acuerdo, mando y ﬁrmo.