SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Lima, 31 de enero de 2017

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág. PROCESO 18-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de

Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (República de Colombia). Expediente interno del Consultante: 2015-067137. Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial marcas: COLJUEGOS (mixta) BALOTO (mixta) SUPER ASTRO (mixta)... ... 2 PROCESO 33-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de

Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima (Perú). Expediente interno del Consultante: 10640-2014. Referencia: Marcas OCEAN NUTRITION CANADA

(mixta) y OCEAN BLUE (mixta) ... 17 PROCESO 35-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal

Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-3217. Referencia: Marcas involucradas: MOVILPAGO CON GRÁFICO A COLORES (mixta) Vs. MOVILNET & DISEÑO (mixta) ... 34

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de septiembre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 18-IP-2016 Interpretación Prejudicial

Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (República de Colombia) 2015-067137

Infracción de derechos de propiedad industrial marcas: COLJUEGOS (mixta) BALOTO (mixta) SUPER ASTRO (mixta).

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio 1003-015 recibido el 20 de enero de 2016, mediante la cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº _{2015-067137; y,}

El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno

Demandante: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENT(STICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR -COLJUEGOS-Demandado: GABRIEL GUILLERMO GARCÍA TOBON

2. Hechos relevantes

2.1. El 24 de marzo de 2015, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR -COLJUEGOS (en adelante, COLJUEGOS) presentó, ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, "la SIC"), demanda por infracción de derechos de propiedad industrial1 _{en contra del señor GABRIEL GUILLERMO} GARCIA TOBON, por uso sin autorización de las marcas mixtas COLJUEGOS, BALOTO y SUPER ASTRO.

2.2. Por Auto 99251 de 30 de diciembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la SIC solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 157 de la Decisión 486.

3. Argumentos de la Demanda

La demandante COLJUEGOS alegó lo siguiente:

3.1. Es titular en la República de Colombia de las siguientes marcas:

Marca Gráfica Productos/servicios Certificado ,

COLJUEGOS

_Coljueg);s

Radicación 15-067137.

(16) Tarjetas. boletas y tiquetes.

(28) Juegos, juguetes, juegos de azar, máquinas para juegos de azar, juegos de carta y juegos de mesa. (35) Publicidad, gestión de negocios comerciales. administración, comercial ( director de negocios de una empresa industrial y comercial). (41) Servicios de entretenimiento. actividades recreativas, deportivas o culturales. organización de concursos. 495231 2

i-f

₍₉

material didáctico, sobres, hojas de papel, fichas, folletos, formularios, fotografías impresas, productos de imprenta, material impreso, material de instrucción, libretas, libros, papel para máquinas.

(28) juegos de suerte y azar, aparatos para juegos, máquinas para juegos de apuestas, tragamonedas. (35) difusión de asuntos publicitarios, información y asesoramiento comerciales al consumidor o usuarios, colocación de carteles y

anuncios, difusión de anuncios publicitarios, distribución de material publicitario, reproducción de documentos, estudios de mercados, organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, publicidad, alquiler de espacios publicitarios, difusión de anuncios publicitarios.

{41) alquiler de material para juegos, servicios de venta de boletos, explotación de casinos, servicios de casinos, explotación de salas de juegos, explotación de juegos de suerte y azar, explotación de instalaciones de juegos, juegos de suerte y azar, apuestas, servicios de juegos, servicios de juego en linea, organización de juegos de suerte v azar.

(16) Material impreso principalmente talonarios que contiene la información necesaria para jugar juegos de azar; y material impreso

que contienen

instrucciones sobre cómo jugar juegos de azar.

483991

(28) juegos de cartas, 262646

juegos de talla y la

combinación de juegos de cartas y tablero, materiales de juego y equipos para juegos .

BALOTO SUPER ASTRO SUPER ASTRO (41) Servicios de

i

juegos relacionados con

loterías, bingos y en general todo tipo de juegos de azar y 1 de casino. servicios de juegos de azar prestados a través de internet. servicios de información sobre juegos de azar.

(35) Servicios de Resolución publicidad, gestión de 58004 negocios comerciales,

trabajos de oficina, reagrupamiento por cuenta de terceros, productos diversos permitiendo a los compradores examinar y comprar con comodidad, los servicios que comportan el registro. la transcripción, la compilación o la sistematización

comunicaciones escritas y de grabaciones; asl como la explotación o la compilación de datos matemáticos o estad lsticos. (41) Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, prestados por personas o por instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, asl como los servicios destinados a divertir o entretener, en especial los juegos de azar y las loterlas, servicios de juego en linea desde una red informática, or anización de loterlas.

(41) Servicios de 501008 entretenimiento: juegos de

suerte y azar, actividades

deportivas y culturales.

3.2. Mediante Ley 643 de 2001 se fijó el régimen del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.

3.3. Quien tenga interés en realizar una actividad promociona! y que se encuentre excluida del ámbito del régimen de monopolio, debe solicitar

de manera previa a la realización de la actividad un concepto de excepción en el que queden plasmadas las consideraciones de la entidad competente, respecto de la actividad promociona!.

3.4. COLJUEGOS es quien establece los procedimientos que cada interesado debe agotar para que no se lo catalogue como juegos de suerte y azar promocionales.

3.5. El 28 de enero de 2014, el señor GABRIEL GUILLERMO GARCIA TOBÓN, mediante radicado 201443000040692, presentó ante COLJUEGOS la mecánica de una actividad promocional, solicitando fuera emitido al respecto un concepto de excepción.

3.6. COLJUEGOS emitió el concepto de excepción PCE-3121 en el cual informó lo siguiente:

3.7.

3.6.1. "Que la actividad denominada BONOTOURS TITULO MULTIMILLONARIO DE COLOMBIA DE AGENCIAS REPRESENTACIONES VIAJE A CANCÚN MÉXICO, se constituye como juego de suerte y azar cobijado por las excepciones previstas en el artículo 5 de la Ley 643 de 2001. 3.6.2. Que el juego promociona/ denominado BONOTOURS TÍTULO

MUL TIMILLONAR/0 DE COLOMBIA AGENCIAS Y REPRESENTACIONES VIAJE A CANCÚN MÉXICO se realizaría entre el día 1 O de febrero al 30 de diciembre de 2014 y el sorteo el día 30 de diciembre de 2014.

3.6.3. Que teniendo en cuenta que se trata de un juego promociona/ de carácter exceptuado no es necesario que el señor García Tobón entregue en la entidad el acta de entrega de premios.

3. 6.4. Que por medio del concepto de excepción no se autoriza el uso de logos _o de emblemas de COLJUEGOS en la actividad objeto de este pronunciamiento".

En junio de 2014 COLJUEGOS detectó que el señor GUILLERMO GARCIA TOBÓN realiza la promoción de su actividad promocional a través de internet y medios impresos, incurriendo en dos actuaciones indebidas:

3.7.1. Utiliza para la promoción y comercialización de su oferta de bienes y servicios, las marcas registradas COLJUEGOS, BALOTO y SUPER ASTRO, sin que el titular de dichas marcas haya autorizado su uso, lo que constituye una infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud de lo dispuesto en el Articulo 154 de la Decisión 486.

3.7.2. El demandado utiliza de manera engañosa el nombre y marca COLJUEGOS, indicando que su actividad comercial está autorizada por el Articulo 5 de la Ley 643 de enero 16 de 2001.

3.8. El demandado utiliza la marca COLJUEGOS de una manera engañosa e induce a confusión al público consumidor, quien considera que la actividad comercial desplegada por Agencias y Representaciones es autorizada por COLJUEGOS, queriendo hacer creer que está respaldada por una autoridad competente en materia de juegos de suerte y azar.

3.9. El 14 de julio de 2014, mediante radicado 20145000243831 COLJUEGOS informó al demandado que el concepto de excepción PCE-3121 da cuenta de que la actividad promociona! se configura como un juego de suerte y azar que se encuentra por fuera del ámbito de aplicación de la Ley 643 de 2001 y que en ningún momento la entidad autorizó su realización, sino que se trata de un concepto que da cuenta del cumplimiento de los requisitos para ser un juego promocional de carácter exceptuado.

3.10. En el concepto de excepción PCE-3121 se prohibió de manera expresa el uso de legos y emblemas de la empresa.

3.11. El 23 de julio de 2014 el demandado presentó el radicado 20142160292612 en el cual enunció que no existe prohibición del uso del lago de COLJUEGOS, como tampoco a la diferencia entre aval y autorización. Lo único que hace es demostrar que el producto está sometido a todos los controles establecidos en la ley, sin que ello represente, en medida alguna, una afectación a la imagen de COLJUEGOS.

3.12. El 9 de octubre de 2014, se le volvió a remitir una comunicación al demandado, insistiéndole en el cese del uso de las marcas, enunciándole que, en caso de continuar utilizándolas, se seguirán las acciones legales en su contra.

3.13. En el año 2015 se remitieron varias comunicaciones entre las partes, respecto al cese del uso de los signos de COLJUEGOS, sin respuesta favorable.

4. Argumentos de la Contestación

En el Auto 99251 de 30 de diciembre de 2015, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la SIC manifestó que la parte demandada no presentó contestación a la demanda.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. Procede la interpretación solicitada.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Usos que no requieren de la autorización del titular de una marca.

2. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Usos que no requieren de la autorización del titular de una marca. 1.1. En atención a que la Autoridad consultante solicitó específicamente que

este Tribunal precise los elementos de la excepción contenida en el párrafo primero del Articulo 157, el Tribunal estima necesario desarrollar el presente tema.

1.2. Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal3_{. Ello en virtud de que el} derecho de exclusiva inherente a la marca puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrían, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de

2 _{Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.}

-J

K Articulo 157. -Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar

en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor. lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstas: siempre que ello se haga de buena fe, no constituya usa a titulo de marca, y tal uso se limite _a propósitos de identificación _o de información y no sea capaz de inducir al pública _a confusión sabre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca na confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados: o para indicar la compatibilidad oadecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. �

En ese sentido, Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C Nº _{177 de 20 de abril de 1994; citado} en el Proceso 2-Al-96, publicado en la G.O.A.C. Nº _{289 de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C} Nº _{291 de 3 de setiembre de 1997.}

sus actividades. En consecuencia, con el fin de corregir estas eventuales disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones4_•

1.3. El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite el uso en el mercado de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios ofrecidos, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, y también pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor5.

1.4. En consecuencia, el citado artículo permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca siempre que se cumplan determinadas condiciones establecidas en dicho artículo. Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho del uso de los mismos por parte de terceros6.

4

5

6

1

ll

a) Su propio nombre, domicilio o seudónimo. Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular registra! y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico7_•

b) Un nombre geográfico. En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa índole, por un lado, el del titular registra! y, por otro lado, el interés público que necesita del uso general de ese nombre geográfico8 .

c) Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de Cf. Fernández-Nóvoa, Carlos, "Posición Jurídica del Titular de la Marca·. En: Manual de la Propiedad Industrial (Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649; citado en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 89-IP-2011 de 20 de junio de 2012, asunto: "Infracción a los derechos de propiedad intelectual", pp. 10-11.

Véase, a modo referencial, la interprelación prejudicial expedida dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, marca: "ALIZZ CERAMIC ION (mixta)", p. 16.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 89-IP-2011 de 20 de junio de 2012, ya citado, p. 11; y aquella expedida dentro del Proceso 101-IP-2013 de 22 de mayo de 2013, asunto: "infracción de derechos de propiedad intelectual", pp. 8-9.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). "Seminario de la OMPI para los Palses Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial". Documento OMPI/PI/SEM/BOG/02/1, Bogotá, 1 O y 11 de julio de 2002, p. 13.

producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos. Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante9.

1.5. En primer lugar, cabe destacar que el Artículo 157 de la Decisión 486, al indicar que el uso de "cualquier otra indicación cierta" relativa a "otras características" de los productos o servicios ofrecidos constituyen, bajo las condiciones mencionadas precedentemente, una excepción al derecho al uso exclusivo de la marca, estableciendo un numerus apertus de posibles indicaciones relativas a características del respectivo producto o servicio. 1.6. En otras palabras, cualquier indicación cierta relativa a cualquier

característica del correspondiente producto o servicio podrá constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones del uso contempladas en el precitado Artículo 157.

1.7. A este respecto, este Tribunal ha señalado que el artículo comentado no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a 'propósitos de identificación o de información', debido a que, en términos generales, es permitido que terceros usen 'cualquier indicación cierta', siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca 1°.

1.8. En segundo lugar, resulta necesario desarrollar las condiciones del uso requerido para la configuración de la presente excepción o limitación al derecho al uso exclusivo sobre una marca. En tal sentido, el Artículo 157 de la Decisión 486 establece las siguientes condiciones relativas al referido uso, necesarias para la procedencia de la excepción comentada:

9

10

a) Que se haga de buena fe.

b) Que no constituya uso a título de marca.

e) Que se limite a propósitos de identificación o de información.

d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

OMPI. "Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial". Op. Cit.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 69-IP-2000, asunto: "acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.", publicado en la G.O.A.C. Nº _{690, de 23 de julio de 2001, pp. 7-8.}

1.9. Finalmente, es preciso indicar que, las mencionadas condiciones deben presentarse de forma concurrente, es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio de la indicación comentada cumpla con las condiciones previamente explicadas.

1.1 O. Respecto del segundo párrafo del artículo 157, el uso de una marca registrada por un tercero, no requiere la autorización del titular de la marca siempre y cuando se la utilice para las siguientes finalidades: 1.10.1. Anunciar, inclusive en publicidad comparativa;

1.10.2. Ofrecer en venta;

1.10.3. Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados;

1.10.4. 1 ndicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrad a.

1.11. En relación con el término "anunciar", en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a "publicitar'', señalando que por "publicidad" "puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica"·11

1.12. Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, {iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos, temas que ya se analizaron en el punto 1.8. de la presente interpretación prejudicial.

1.13. La noción de "buena fe", como el primer de los requisitos de licitud consagrados por el Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial "no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones11•12 11

12

Proceso 40-IP-2011, Asunto; Registro sanitario (INVIMA) sobre la frase "EROXIM es bioequivalente a VIAGRA", publicado en la G.O.A.C. Nº _{2039, del 09 de abril de 2012.} JAECKEL KOVAKS, Jorge. "Apuntes sobre Competencia Desleal", Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, citado en el

1.14. En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios 13, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.

1.15. El segundo requisito, que no constituya uso a título de marca, es decir, que quien la utilice, identifique plenamente que el titular es un tercero y que el consumidor no considere que el servicio o producto proviene de quien lo está anunciando.

1.16. El tercer requisito, que el uso de la marca aiena se limite al propósito de información al público engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son14_{: i) Que la información sea veraz, es decir, que no}

sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones.

1.17. Dado que, como ya se indicó, este Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del Artículo 157, el término "anunciar" como equivalente a "publicitar", es pertinente hacer referencia al tema general de los anuncios publicitarios.

1.18. La publicidad (y por ende, los anuncios) suelen regirse por ciertos principios básicos pacíficamente aceptados en doctrina

y

13 14

Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. Nº _{1831, del 7 de mayo} de 2010 y Proceso 149-IP-2007 ya referido.

Proceso 69-IP-2000. Proceso 40-IP-2011.

1.19. El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue información, que no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a través de anuncios publicitarios 15.

1.20. Sobre el tema es importante tener en consideración que existen algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad. El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto, por ejemplo, diferente a la realidad16.

1.21. Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es el de estar debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a adquirir, en consecuencia, de ello, el principio de veracidad se relaciona con el derecho a la información auténtica que ellos tienen. Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores; y, por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado. Por el derecho a la información que tienen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de todos los medios que sean pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que éste tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado. En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las características del producto, su naturaleza, el precio, etc17.

1.22. Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a que los anuncios deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que los anuncios publicitarios deben ser percibidos como tales por los consumidores 18.

1.23. Finalmente, el cuarto requisito de licitud del Articulo 157 respecto del uso de una marca ajena es que no debe ser susceptible de inducir al

15

16

Proceso 137-IP-2009. Caso: Competencia desleal e infracciones a las normas de la Publicidad en Defensa del consumidor. Publicado en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº _{1831 del 07}

de mayo de 201 O. Ibídem.

lbidem.

Proceso 101-IP-2013.

público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

1.24. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así el uso permitido en virtud del Artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos19.

1.25. Si se cumplen los tres requisitos arriba mencionados de manera concurrente, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero.

1.26. Corresponde por tanto a la autoridad nacional, verificar si en el caso concreto el uso de las marcas de propiedad de COLJUEGOS se efectuó con cumplimiento de los requisitos de licitud del Artículo 157 de la Decisión 486. A este fin, se deberá tener en cuenta los hechos y las circunstancias en las que dicho uso se efectuaron.

2. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante

La autoridad solicita el pronunciamiento de lo siguiente:

1. Precisar el alcance de la excepción contenida en el Articulo 157

En el punto 1 de esta interpretación se analiza a profundidad el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157 de la Decisión 486.

2. Indicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos.

19

Como ya se enunció, los elementos constitutivos de la excepción contenida en el Artículo 157 de la Decisión 486 son los siguientes: a) Que se use el signo ajeno de buena fe;

b) Que el uso no sea a título de marca;

c) Que el uso se limite al propósito informativo al público; y, Proceso 101-IP-2013 ya citado.

d} Que el uso del signo no induzca a confusión al público consumidor, respecto del origen empresarial de los productos o servicios.

En efecto, para que opere la excepción, deben concurrir los cuatro elementos de manera conjunta.

3. Cuando el uso de una marca en los términos del Artículo 157 no se dirige a la identificación de productos o servicios- uso a título de marca- si no que tiene otros propósitos de identificación o información, por ejemplo, estando dirigidos a identificar un establecimiento de comercio a manera de enseña comercial o para fines publicitarios incluso en páginas web para identificar un origen empresarial, ¿se entiende incluido ese uso en la excepción?

De acuerdo con lo determinado en el Artículo 192 párrafo segundo de la Decisión 486: "(. .. ) Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto le corresponda".

Como ya se analizó, el Articulo 157 enuncia los casos en los cuales un tercero sin autorización del titular, puede utilizar una marca, siempre y cuando concurran de manera conjunta los 4 elementos enunciados en la pregunta precedente.

Por lo antes expuesto, y en contestación a la pregunta, cuando se identifique un establecimiento de comercio a través de un nombre comercial de manera informativa, con fines publicitarios, se aplica también a la excepción contenida en el Articulo 157, siempre y cuando como ya se dijo, que concurran los elementos de dicha norma.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno 2015-067137, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

u {_

MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

Notifíquese a la Autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 33-IP-2016 Interpretación Prejudicial

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima (Perú)

10640-2014

Marcas OCEAN NUTRITION CANADA (mixta) y OCEAN BLUE (mixta)

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio No. 346-2015-SCS-CS, recibido el 26 de enero de 2016, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita interpretación prejudicial del Articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno Nº _10640-2014. El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandado:

2. Hechos relevantes

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

2.1. El 4 de septiembre de 2007, Ocean Nutrition Ganada Ltd. solicitó el registro del signo OCEAN NUTRITION GANADA (mixto) para distinguir "aceite de pescado; aditivos alimenticios funcionales, suplementos nutricionales y suplementos dietéticos derivados de organismos marinos que no sean para uso médico", productos comprendidos en la clase 29 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas", instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, "la Clasificación Internacional de Niza") 1•

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2.2. La referida solicitud fue publicada en el diario oficial El Peruano sin que se presentaran oposiciones.

2.3. El 27 de febrero de 2008, mediante Resolución 2685-2008/0SD­ INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) denegó de oficio el registro del signo solicitado con fundamento en la confundibilidad con la marca OCEAN BLUE (mixta), registrada a favor de lsbrahim Trading S.A.C. para distinguir "productos hidrobiológicos y sus derivados (entiéndase peces, cetáceos, feleósteos, cartilaginosos, pescados, mariscos, crustáceos, moluscos, cefalópodos, equinodermos, tanto de mar, agua dulce y/o aguas mixualinas) vivos, frescos, congelados, refrigerados, precocidos, cocidos, transformados y en toda otra variable y/o presentación", productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

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2.4. El 25 de marzo de 2008, Ocean Nutrition Canada Ltd. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 2685-2008/0SD-INDECOPI.

2.5. El 25 de septiembre de 2008, mediante Resolución 2346-2008/TPI­ INDECOPI, el Tribunal de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 2685-2008/0SD-INDECOPI. 2.6. El 15 de diciembre de 2008, Ocean Nutrition Canada Ltd. interpuso

demanda contencioso administrativa en contra de las Resoluciones 2346-2008/TPI-INDECOPI y 2685-2008/0SD-INDECOPI.

2.7. El 2 de septiembre de 2009, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa interpuesta por Ocean Nutrition Canada Ltd.

2.8. El 18 de enero de 2013, la Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

2.9. El 8 de febrero de 2013, Ocean Nutrition Canada Ltd. presentó recurso de apelación contra la Sentencia de 18 de enero de 2013.

2.10. El 16 de junio de 2014, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República revocó la sentencia apelada y reformándola, declaró fundada la demanda interpuesta y, en consecuencia, nula la 2346-2008/TPI-INDECOPI, que confirmó la 2685-2008/0SD-INDECOPI.

2.11. El 24 de julio de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de casación contra la Sentencia dictada el 16 de junio de 2014.

2.12. El 23 de junio de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima de la República del Perú resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

3. Argumentos de la demanda

Ocean Nutrition Ganada Ud. formuló demanda contencioso administrativa en los siguientes términos:

3.1. No se ha analizado que los signos en conflicto son diferentes, tanto gráfica como fonéticamente. Pese a señalar que las marcas en cuestión provocan una impresión distinta, el INDECOPI concluye que son confundibles entre sí. Literalmente, la Resolución 2346-2008fTPI­ INDECOPI señala que existe riesgo de confusión indirecta entre la marca solicitada y la registrada.

3.2. Los signos confrontados no podrían ser considerados por los consumidores como provenientes de un mismo origen empresarial, únicamente por compartir un elemento evocativo y de uso común, como es el término OCEAN, el cual se encuentra presente en gran cantidad de marcas registradas en clases distintas a la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.3. Al realizar una comparación entre las marcas en litigio, en su conjunto y en forma sucesiva, y desde el punto de vista del consumidor medio, se aprecia que el signo OCEAN NUTRITION GANADA (mixto) difiere del signo OCEAN BLUE (mixto), ya que el primero está compuesto por tres términos y el segundo por solo dos. Además de tratarse de vocablos completamente distintos en su estructura y significación. Adicionalmente, una se encuentra en letras mayúsculas mientras que en la marca registrada solo hay una letra mayúscula, además de contar como elemento diferenciador con el diseño de la letra O del término OCEAN.

4. Argumentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó lo siguiente:

4.1. Aun cuando el consumidor logre recordar y distinguir que se trata de signos diferentes, el hecho de que exista vinculación entre algunos de los productos que distinguen, aunado al hecho de que compartan la denominación OCEAN, término que no forma parte de otras marcas registradas en la clase 29, podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca inscrita a favor de lsbrahim Trading $.A.C. o una nueva línea de los productos que distingue dicha marca, o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas.

4.2. Una de las razones que llevaron a determinar finalmente que, en el presente caso, se presentase un supuesto de confusión indirecta fue no

solo el hecho que ambos signos compartían el mismo término OCEAN, sino que el referido término no se encontraba presente en la conformación de alguna otra marca registrada en la misma clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. En ese sentido, el hecho que, según la demandante, el término OCEAN pudiese encontrarse conformando marcas en otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, resulta irrelevante, más aun si se toma en consideración que el análisis de registrabilidad de un signo es una facultad discrecional del INDECOPI, toda vez que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar cada solicitud que se presente, determinando si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto; por tal razón, las conclusiones a que se arribe en cada caso concreto dependerán del examen del correspondiente expediente y no están sujetas a registros que podrían haberse otorgado con anterioridad y para otras clases de la Clasificación Internacional de Niza.

5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia

La sentencia de primera instancia judicial declaró infundada la demanda al considerar fundamentalmente lo siguiente:

5.1. Existe identidad entre algunos de los productos que distinguen los signos en cuestión.

5.2. La semejanza radica en que ambos comparten la denominación OCEAN, generando impacto fonético similar y encontrándose en ta misma ubicación dentro del signo. La semejanza conceptual también es evidente, por cuanto ambos hacen referencia al mar extenso, debiendo señalarse que las diferencias gráficas en ambos signos, esto es, la grafía del signo solicitado, así como la presencia de las denominaciones NUTRITION CANADA en ta marca solicitada y BLUE en la marca registrada, no resultan suficientes para eliminar cualquier posibilidad de confusión entre ellos.

5.3. El hecho de que estos distingan algunos productos idénticos, así como el compartir la denominación similar OCEAN, podría inducir al consumidor razonable a un posible riesgo de confusión indirecta, ya que puede creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada; por lo que no es posible su coexistencia en el mercado.

6. Argumentos del recurso de apelación de sentencia

Ocean Nutrition Ltd. interpuso recurso de apelación de ta sentencia de primera instancia, alegando lo siguiente:

6.1. La Autoridad jurisdiccional no ha tenido en consideración, al momento de emitir sentencia, que la propia Resolución 2346-2008/TPJ-INDECOPI reconoce que el término OCEAN es un signo evocativo. Los signos en litigio, al compartir solo una palabra evocativa de escasa capacidad distintiva y presentar cada uno elementos propios, no pueden ser relacionados por el público consumidor.

6.2. Realizando el análisis a partir de la impresión de conjunto que cada uno de los signos puede suscitar en el público consumidor, se aprecia que el signo OCEAN NUTRITION GANADA (mixto) difiere del signo OCEAN BLUE (mixto), ya que el signo solicitado está compuesto por 3 (tres) vocablos, mientras que la marca registrada OCEAN BLUE (mixta) está conformada solo por 2 (dos) términos. Adicionalmente, ambos signos incluyen en su conformación otros elementos gráficos que los diferencian claramente, presentando ambos signos diferente grafía, diferentes letras en mayúsculas y minúsculas y un diseño estilizado en el interior de la letra O del término OCEAN del signo solicitado, que no se encuentra presente en la registrada.

6.3. El término OCEAN es un término evocativo que se encuentra presente en gran número de marcas registradas en clases distintas a la Clase 29, por lo que no debe tomarse en consideración en el análisis comparativo. Por tal razón, circunscribiéndose a las denominaciones NUTRITION GANADA del signo solicitado y BLUE de la marca registrada, se concluye que ambos son vocablos completamente distintos, de diferente estructura y significación, y que los signos no comparten elemento alguno que los haga similares.

7. Fundamentos de la sentencia de segunda instancia

La sentencia de segunda instancia declaró fundado el recurso de apelación y revocó la sentencia apelada, al considerar lo siguiente: 7 .1. Del examen comparativo de los signos en conflicto, se aprecia que desde

el punto de vista fonético las denominaciones de la marca solicitada y la marca registrada presentan en esencia elementos de pronunciación relevantes y distintivos, lo cual crea un impacto sonoro y visual de conjunto diferente.

7.2. En cuanto al aspecto gráfico, ambos signos difieren uno del otro, dado que en la marca registrada se encuentra presente una figura irregular dentro de un círculo como fondo en la parte superior, en tanto que en el signo solicitado se presenta una figura de diseño estilizado al interior de la letra O del término OCEAN, lo cual crea un contexto gráfico distinto. 7.3. Si bien ambas marcas comparten el término OCEAN, no obstante, desde

(mixto) y OCEAN BLUE (mixto), es posible determinar que dicho término resulta irrelevante y accesorio dentro de la configuración de los signos distintivos, al existir otros elementos que los acompañan, por lo que no se aprecia la posibilidad de generar riesgo de confusión en el público consumidor y ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

8. Argumentos del recurso de casación

8.1. 8.2. 8.3. B. 1. 2

El INDECOPI interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia manifestando en esencia lo siguiente:

La Sala Civil Suprema Transitoria asume que, a pesar de la existencia de similitud sonora entre los signos en conflicto, no existiría riesgo de confusión indirecta por la composición fonética del signo, lo cual es contradictorio al parámetro de análisis que establece la ley, pues justamente debe efectuar un análisis de los signos en su conjunto y no centrarse solo en una parte de los mismos.

El hecho de que los signos en conflicto compartan la denominación OCEAN, no presente en la conformación de alguna otra marca registrada en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, constituye un supuesto de confusión indirecta que la recurrida no ha tenido en consideración, pues conforme a la normativa vigente dicha situación se constituye en un supuesto que podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca inscrita a favor de lsbrahim Trading S.A.C. o una nueva línea de los productos que distingue dicha marca, o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas.

La sentencia recurrida no abordó ni discutió el examen comparativo de los signos conforme lo dispone la normativa andina, pues en vez de realizar un análisis integral, es decir, un análisis conjunto de los signos, se limitó a efectuar un análisis parcial. De allí que se efectuó una interpretación incorrecta de la norma andina.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada2•

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios. o para productos o

2. De oficio de interpretará el Artículo 135 literal g) de la Decisión 4863, para analizar el tema de los signos descriptivos.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre signos mixtos. 3. Palabras de uso común (OCEAN).

4. Los signos evocativos.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos

1.1. Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca OCEAN NUTRITION GANADA (mixta), solicitada por Ocean Nutrition Ganada Ltd., con la marca OCEAN BLUE (mixta), registrada a favor de lsbrahim Trading S.A.C.

1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

3

"Artículo 136.� No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o se,vicios, o para productos o se,vicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ... )".

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión

ode asociación;

( ... )".

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ... )

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais; ( ... )"

1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor4.

a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El

primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el

consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.4. Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

4

5

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontadoss_.

b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras

de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales

Véase, a modo referencial. la interprelación prejudicial expedida en el Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales recaídas en el Proceso 15-IP-2013, p. 5; y el Proceso 519-IP-2015, p. 6.

pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia6.

c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan7•

d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejanteª_.

1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:9

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;

esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas

y

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria10_{. Asimismo, se}

6 _lbíd. 7

e

9 10

Así, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.

lbíd.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 178-IP-2015, p. 8. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales recaidas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; el Proceso 14-IP-2009, p. 6; y el Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la

entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a

examinar los diferentes detalles 11. Adicionalmente, su nivel de atención

puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor

normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz12.

1.7. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un

consumidor 13•

1.8. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir14 . De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables15. 11 12 13 14 15

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del T JUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T JUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei Schlé>sser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; cilada en la Sentencia del T JCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics e/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controverlidas son asimismo medicamentos _por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el _ojo ya se encuentra afectado, el consumidor nonnalmente infonnado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas·.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 316-IP-2015.

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015.

1.9. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las semejanzas de los signos en conflicto desde los distintos tipos de similitud que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre signos mixtos

2.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto la marca OCEAN NUTRITION GANADA (mixta), solicitada por Ocean Nutrition Ganada Ltd., como la marca OCEAN BLUE (mixta), registrada a favor de lsbrahim Trading S.A.C., sobre la base de la cual se denegó de oficio el registro de la primera, son mixtas.

2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3. En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el

otro no, en principio no habría riesgo de confusión 16; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en

conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:17

t&

17

a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la

mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.