¿Es factible que la Superintendencia de Industria y Comercio realice exigencias adicionales al trámite de una solicitud internacional de patente bajo el régimen del PCT?

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(1)1. ¿ES FACTIB LE QUE LA SUPERINTEDENCIA DE INDUS TRIA Y COMERC IO REALICE EXIGENCIAS ADICIONALES AL TRÁMIT E DE UNA S OLICITUD INTERNAC IONAL D E PAT ENT E BAJO EL RÉGIMEN DEL PCT?. UNIVERS IDAD DE LOS ANDES HIPERTEXTO DE COMERCIAL - PAT ENTES IBETH MARCELA PEÑ A GARC IA 200410759 2008.

(2) 2. INTRODUCCION. El crecimiento económico de estos últimos años se debe en gran man era a la in mensa coop eración que ha v enido existiendo entre la may oría de los países en cuanto a la imp lementación de medid as p roteccionistas y equitativas p ara acceder al mercado mundial. Entre estas medidas se encu entran la protección de los derechos de p rop iedad industrial a 1. través de la Organ ización M undial de Prop iedad Industrial (OM PI) , entidad que busca proteger aqu ellas creaciones que contribuy en en el desarro llo económico, cultural y social de un p aís. Esta nuevas creaciones se h an conv ertido en instrumentos imp ortantes del mercado e industria al realizar un sin número de ap ortes tecnológicos que ayudan no solo al crecimiento de la economía de un país sino también mejora la calidad de vida de los 2. ciudadanos . Ésta situación ha desp ertado un gran interés en los p aíses p or unificar su normatividad no sólo respecto de los requ isitos con los que se d ebe contar p ara proteger una innovación sino también la forma co mo se lo graría, a niv el n acion al e internacion al, obtener una p rotección más amp lia y accesib le qu e a su vez le p ermita entrar a comp etir de una manera más sana y confiable, a través de diversos estándares que determinarían no sólo el ámb ito en el que co mp iten sino también los elementos necesario para acced er al mercado en una buena p osición co mp etitiva.. 1. http://www.wipo.int/about-wipo/es/what/. Diciembre 3 de 2008. Hora: 7:11 pm. “La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ( OMPI) es un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual (P.I.) internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público.” 2 Documento preparado por el Sr. Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Especialista en P ropiedad Industrial, Lima. TALLER NACIONAL DE LA OMP I SOBRE LA P ROPIEDAD INTELECTUAL Y EL USO DE LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA COMO HERRAMIENTA P ARA EL DESARROLLO: LA P ROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROP IEDAD INDUSTRIAL. IMP ORTANCIA Y VALOR ECONÓMICO DE LAS P ATENTES Y LAS MARCAS. OMP I/P I/STI/03/3. 21 de Marzo de 2003. Pg. 3. “La tecnología es hoy, más que en el pasado, clave para la competitividad en los negocios y el crecimiento económico de las naciones. El desarrollo tecnológico puede proporcionar formas más eficientes de realizar un trabajo y abrir nuevas vías de actividades humanas, puede mejorar la calidad y la productividad, reducir el tiempo que toma llevar un producto hasta el mercado y satisfacer necesidades humanas todavía no satisfechas. Mejora la tasa de crecimiento de las naciones y su capacidad competitiva, al tiempo que la dependencia tecnológica contribuye a desequilibrar la balanza de pagos. Existe lo que podríamos llamar un círculo virtuoso entre los distintos aspectos del proceso de desarrollo: a mayor nivel tecnológico, mayor competitividad en la economía mundial, que conduce a un más alto nivel de crecimiento, que posibilita las inversiones en capital humano y en transferencia de tecnología para asegurar un crecimiento estable en torno a los nuevos factores tecnológicos.”.

(3) 3. Una de las maneras más eficientes que se han encontrado p ara unificar los p rocedimientos de acceso a la protección de prop iedad industrial ha sido el “Tratado de coop eración en materia de p atentes (PCT)” que representa un mecanismo de origen internacional al permitir a cualquier p ersona (p erteneciente a alguno de los 139 p aíses contratantes) acceder a una adecu ada protección d e sus innovaciones de una forma más comp leta y universal, sin la necesidad de desp lazarse a cada uno de los p aíses donde pretende p roteger su inven ción. Por consigu iente, es necesario tener en cuenta que tratándose de un proceso a niv el internacional p ero con sujeción a la normatividad interna de cada p aís, se requiere el cump limiento no sólo de los requ isitos establecidos en el régimen PCT sino también d e los establecidos en el régimen interno del país donde se pretende p roteger la p atente.. Es p recisamente la relación entre estos dos regímenes la que nos hace p reguntarnos si es posible exigir al solicitante de una p atente, bajo el régimen del PCT, la copia del contrato de acceso; la cop ia del do cumento que acredite la licen cia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las co munidades indígen as, afro american as o locales d e los países; o la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la p atente del inventor al solicitante o a su causante. Aunque en el PCT se establezca que los requisitos (Art. 11 p arágrafo 1, numeral 3 literales a, b, c, d, y el p arágrafo 2 literales a y b del PCT) para la tramitación de una solicitud internacional de patente son inmodificables en cuanto el Art. 27 punto i del mismo establece que n in gún p aís contratante p odrá añadir más requisitos a la solicitud internacional, no obstante, también agrega que una v ez que hay a comenzado la tramitación de esta solicitud en la Oficina designad a se p odrán p edir documentos que puedan servir como p rueba de las afirmaciones que se realizaron dentro de la solicitud (Art. 3. 27 numeral 2 punto ii del PCT ). De acuerdo con la anterior aseveración analizaré la. 3. ARTÍCULO 27. Requisitos nacionales ( …) 2) “Las disposiciones del párrafo 1) no afectarán a la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7.2) ni impedirán que ninguna legislación nacional exija, una vez que haya comenzado la tramitación de la solicitud internacional en la Oficina designada, que se proporcionen: i) cuando el solicitante sea una persona jurídica, el nombre de un empleado autorizado para representarle; ii) documentos que no formen parte de la solicitud internacional pero que constituyan la prueba de alegaciones o declaraciones contenidas en esa solicitud, incluida la confirmación de la solicitud internacional mediante la firma del solicitante cuando, al presentarse esa solicitud, hubiera estado firmada por su representante o por su mandatario.”.

(4) 4. procedencia de la cop ia del contrato de acceso, la copia del documento que p ermita el uso de los conocimientos tradicionales de las comun idades indígen as, afro americanas o locales de los p aíses y la cop ia de la declaración de cesión de derechos, debido a que en la Decisión 486 de 2000 estos documentos son necesarios p ara iniciar un p roceso de p rotección de prop iedad industrial, a diferencia del PCT en el cu al se indica qu e no se podrá adicionar requisitos cuando se busque p rotección mediante su régimen.. Por consigu iente, en el p resente documento comenzaré con una aproximación al tema de prop iedad industrial segu ido de un comentario sobre las generalid ades d el PCT y la prop iedad industrial resp ecto de la normatividad colombian a. Posteriormente, realizaré un análisis en el que estableceré los p untos esenciales acerca del PCT y su relación con el contrato de acceso; la cop ia del documento que p ermita el uso de conocimientos tradicionales; y p or último, la cop ia en la que conste la cesión de derechos. Por último, presentaré las conclusiones sobre el p roblema abordado en el p árrafo anterior.. Finalmente, resulta p ertinente aclarar al lector que éste documento es el resultado de una investigación sobre los concep tos de la SIC resp ecto de las p atentes, que realice en torno al proy ecto de Hipertexto de Derecho Comercial llevado a cabo en la Universidad d e los Andes..

(5) 5. APROXIMAC IÓN A LA PROPIEDAD INDUS TRIAL. 4. Antes de hablar de las generalidad es del PTC es indisp ensable cono cer los p rincip ales elementos que rigen la p ropiedad industrial y en esp ecial el tema de p atentes. “La prop iedad industrial es una rama del derecho comercial que estudia el régimen de las invenciones industriales y de los signos distintivos como bienes mercantiles del emp resario.”. 5. Al p ertenecer a la rama del derecho comercial, el aprovechamiento. económico resulta ser el elemento que más sobresale en todos los asp ectos de la p rop iedad industrial debido a que se busca p roteger aquellos avances tecnológicos que influyen en el área social (mejoramiento en la calidad d e vid a), cu ltural (invenciones que reflejan las necesidades de cada pueblo) y económico (un aumento en la recursos estatales e individuales) de una n ación. De esta manera, es evid ente lo adecuado que resulta la división de la p rop iedad industrial en nuev as creaciones y signos distintivos. Las nuevas creaciones centran su actividad en la ap licación industrial a diferen cia de los signos distintivos que 6. tienen como finalid ad distinguir a un emp resario en el mercado . Una vez realizada esta contextualización a los asp ectos más imp ortantes de la p rop iedad industrial, p rocederá a establecer los elementos básicos y necesarios para lograr la p rotección de nuev as creaciones como lo son las patentes y los modelos de utilidad.. Las p atentes son un mecanismo de p rotección de invenciones, (Art. 14 de la Decisión 486 de 2000) de p roductos (“como aquella consistente en un cuerpo cierto o determinado”, 7. tomado de la CORPIC. ) o p rocedimientos (“el conjun to de operacion es o a ctividades. 4. Concepto 04013141 de Abril 19 de 2004, Concepto 02004273 del 05 de Marzo de 2002, Concepto 01030546 del 30 de mayo de 2001, Concepto 02099761 del 17 de Diciembre de 2002 5 Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de propiedad industrial. Ed. Baker & Mckenzie. P rimera edición. 2001. ColombiaBogotá. Pg. 19. 6 Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de propiedad industrial. Ed. Baker & Mckenzie. P rimera edición. 2001. ColombiaBogotá. P g. 26. Además puede ver los siguientes conceptos: Concepto 02059324 del 30 de Agosto de 2002, Concepto 02100353 del 27 de Noviembre de 2002, Concepto 01009557 del 28 de febrero de 2001, Concepto 02109492 del 20 de Diciembre de 2002, Concepto 01036967 del 22 de junio de 2001 7 CORP ORACION DE ESTUDIOS SOBRE LOS DERECHOS DE P ROP IEDAD INDUSTRIAL - CORP IC. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 2001. P ág. 33. Concepto 02023495 del 21 de Marzo de 2002..

(6) 6. técnicas que representan el ciclo que debe cumplirse para obten er el resultado planeado” 8, y p or consiguiente los que se p rotege no es el resultado sino las op eraciones qu e se llevan a 9. cabo.) que cu enten con novedad, n ivel inventivo y ap licación industrial . La novedad imp lica qu e la inven ción no p odrá estar en el estado de la técnica, es decir no será conocida por el p úblico (Art. 16 de la Decisión 486 de 2000). Aunque este concepto resulta muy concreto, el Tribunal Andino de Justicia ha establecido los sigu ientes elementos como necesarios p ara determinar la nov edad de la invención:. "a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud d e la paten te, para lo cual quien examina d ebe valerse d e las reivindicacion es, que determinarán este aspecto. "b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual pu ede consistir en la fecha de la solicitud, o la prioridad reconocida. "c) Determinar cuál es el con tenido del estado de la técn ica (an terioridades) en la fecha de prioridad. "d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técn ica". 10. Además de la novedad se exige que una p ersona versada en la materia no tenga como obv ia la invención ni que esta sea derivada del estado de la técnica, es decir que la inven ción 11. tenga nivel inventivo . Adicionalmente, el Tribunal Andino de Justicia indica que la invención “debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar 8. Concepto 02023495 del 21 de Marzo de2002 Concepto 02023495 del 21 de Marzo de 2002, Concepto 02096699 del 20 de Enero de 2003, Concepto 03019267 del 25 de marzo de 2003, Concepto 01100368 del 08 de Enero de 2002, Concepto 02089871 del 31 de Octubre de 2002, Concepto 02105248 del 28 de Noviembre de 2002, Concepto 02116505 del 16 de junio de 2003, Concepto 03014810 del 16 de junio de 2003, Concepto 01013480 del 26 de marzo de 2001, Concepto 01039889 del 28 de junio de 2001, Concepto 01005675 del 31 de enero de 2001, Concepto 01036142 del 21 de junio de 2001, Concepto 01091391 del 28 de noviembre de 2001, Concepto 02103515 del 25 de Noviembre de 2002, Concepto 02038289 del 26 de Junio de2002. 10 Tribunal Andino de Justicia, proceso 105-IP -2000 11 Art. 18 de la Decisión 486 de 2000 9.

(7) 7. procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente... Por ello, el ju icio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino 12. que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso." . Finalizando el análisis de cada uno d e los elementos de las patentes, encontramos que la inven ción debe tener 13. aplicación industrial , entendiéndose por esta la p osibilidad de ser producida o utilizada en 14. alguna industria (actividad p roductiva), incluy endo la d e servicios . Para obtener una mejor noción de este elemento, el Tribunal Andino de Justicia señaló que la inv ención tiene un carácter técnico, en el sentido de ap rovechar y transformar la fuerza de la naturaleza, “quedando al margen de la protección por vía de paten tes aqu ellas creacion es de valor meramente cien tífico, económico-comercial o estético.”. 12. 15. Tribunal Andino de Justicia, proceso 105-IP -2000 Concepto 01013480 del 26 de marzo de 2001, Concepto 01039889 del 28 de junio de 2001, Concepto 01005675 del 31 de enero de 2001, Concepto 02105248 del 28 de Noviembre de 2002 14 Art. 19 de la Decisión 486 de 2000 15 Tribunal Andino de Justicia, proceso 105-IP -2000. Ver también Concepto 02109492 del 20 de Diciembre de 2002. 13.

(8) 8. TRAT ADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENT ES (PCT). Luego de contextualizar en ap retada síntesis la p rop iedad industrial, p resentaremos algunas gen eralidades que encontramos en el PCT con la finalidad de que se p ueda tener un may or entendimiento sobre el tratado y el p rop ósito del p resente documento. En el marco 16. normativo de p rop iedad industrial colomb iano , mediante la Ley 463 de 1998 se aprobó el “Tratado de cooperación en materia de p atentes (PCT)”, elaborado en Washin gton el 19 de junio de 1970, enmend ado el 28 de sep tiembre d e 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984. Desp ués de unos años se exp idió el Decreto 427 de 2001 el cual no solo incluy ó los cambios anteriormente comentados sino también adicionó el R eglamento del Tratado de Coop eración en M ateria de Patentes (Decreto 2591 de 2000, p or el cu al se reglamenta parcialmente la Decisión 486 d e la Co misión de la Comun idad Andina).. El PCT nace como una h erramienta juríd ica que le permite a cu alquier ciudadano d e los 17. países contratantes realizar un solo trámite de obtención de p atente a nivel internacion al desde una sola oficina y con protección nacional (Art. 1 del PCT) sin transgredir nin guna 18. de las normas sup ranacionales e internacionales . Éste tratado ha p ermitido que el princip io de territorialidad que se encuentra establecido en la normatividad de p rop iedad industrial (normas nacionales, sup ranacionales e internacionales) no se vea afectado, y a que bajo el régimen de este tratado los p aíses continúan otorgando la p atente a nivel nacional y, por consiguiente, p rotegiéndola en el territorio que se encuentra bajo su jurisdicción, es decir qu e los derechos que la p atente otorga a su titular serán resp etados en cada uno d e los 16. Concepto 02099761 del 17 de Diciembre de 2002 “ El régimen de propiedad industrial en Colombia está constituido por normas supranacionales como el Convenio de París ( “este acuerdo define aspectos mínimos en cuanto a derechos de propiedad industrial.”, comenzó a regir en Colombia el 3 de septiembre de 1996), el acuerdo ADPIC ( “señala los estándares mínimos de protección en materia de propiedad intelectual, como así mismo los mecanismos procedimentales que permitan su observancia”. Esté acuerdo comenzó a regir en Colombia el 30 de Abril de 1995) y la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina (En está decisión se plasman las normas generales respecto de propiedad industrial en los países de la Comunidad Andina, está decisión comenzó a regir en Colombia el 1 de Diciembre de 2000), entre otros.” 17 Ver: http://www.wipo.int/pct/es/ 18 Concepto 02004273 del 05 de Marzo de 2002: “En este sentido, aclaramos que la protección solicitada es nacional, ( en cada país donde se busca obtener la patente del invento) a través de un trámite internacional (una solicitud única solicitud internacional- presentada ante la oficina receptora del correspondiente), por lo que no sería posible obtener una patente internacional presentando una solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como oficina receptora en Colombia”, Ver también Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el proceso 17-IP -98..

(9) 9. países donde ésta se encuentra legalmente reconocida 19. Sigu iendo con los elementos que comp rende el PCT es necesario tener en cu enta que bajo éste régimen el solicitante p odrá obtener una p atente p rotegida en varios p aíses (sin tener que desp lazarse) y ahorrarse varios de los gastos (honorarios de abogados en cada p aís en el que se p retende p roteger la invención, traducciones, etc. Art. 3 del PCT) que tendría que hacer si realizara la solicitud país p or país.. El p rocedimiento p ara obtener una patente en varios p aíses, a través del mencionado tratado, es muy sencillo p ues se inicia con la p resentación de la solicitud en la oficina 20. recep tora , en la que se deb e verificar los requisitos exigidos en el Art. 11 numeral 1, punto iii literales a, b, c y d, y el numeral 2 literales a y b del PCT21. Una vez revisados todos los requisitos se p rocede a asignar fecha de presentación internacional (que será la misma en todos los países design ados p or el solicitante. Art. 14 literal b del PCT), 22. posteriormente se enviará los documentos originales a la oficina internacion al , conservando copia de los mismos la oficina recep tora, y una copia a la administración. 19. Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de propiedad industrial. Ed. Baker & Mckenzie. P rimera edición. 2001. ColombiaBogotá. Pg. 28. “ La protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran limitados en el territorio del país en que se otorga la concesión. Sus efectos no pueden proyectarse más allá de las fronteras del respectivo Estado, entre otras razones, por cuanto el acto administrativo de concesión del derecho, por haber sido expedido por una autoridad nacional, está restringido al territorio en el que es competente dicha autoridad.” Ver también Concepto 02029470 del 29 de mayo de 2002. 20 Art. 2 numeral XV) del P CT: “ la Oficina nacional o la organización intergubernamental en la que se haya presentado la solicitud internacional.” 21 “Artículo 11. Fecha de presentación y ef ectos de la solicitud internacional: 1) La Oficina receptora otorgará como fecha de presentación internacional la fecha de recepción de la solicitud internacional, a condición de que en el momento dela recepción compruebe que: i) el solicitante no carece manifiestamente, por motivos de domicilio o nacionalidad, del derecho a presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora; ii) la solicitud internacional está redactada en el idioma prescrito; iii) la solicitud internacional contiene porlo menos los elementos siguientes: a) la indicación de que ha sido presentada a título de solicitud internacional; b) la designación de un Estado contratante por lo menos; c) el nombre del solicitante, indicado en la forma prescrita; d) una parte que, a primera vista, parezca ser una descripción; (…) 2)a) Si, en el momento de su recepción, la Oficina receptora comprueba que la solicitud internacional no cumple los requisitos enumerados en el párrafo 1), requerirá al solicitante para que efectúe la corrección necesaria, según lo establecido en el Reglamento. b) Si el solicitante satisface este requerimiento, según lo establecido en el Reglamento, la Oficina receptora otorgará como fecha de presentación internacional la de recepción de la corrección requerida.” 22 Art. 2 numeral XIX del P CT: “la Oficina Internacional de la Organización y, mientras subsistan, las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI).”.

(10) 10. comp etente de la búsqueda internacional (La administración podrá ser una oficin a nacion al o una organización intergubernamental, como el Instituto de Patentes -Art. 16 numeral 1 del PCT) cuy a finalidad será determin ar el estado de la técnica, dicho análisis deberá presentarse en un informe de busqued a docu mental con el fin de comp robar si la inven ción 23. es p atentable o no . Para finalizar dicho p rocedimiento dicha entidad deberá env iar el informe al solicitante y a la Oficina Internacional quien a su vez enviara y p rep arara todas las traducciones a cada un a de las naciones designad as p ara que esta decidan otorgar o no la patente24.. Por último, considero p ertinente recordar que los requisitos que establece el PCT son inmodificables al momento de la recepción de la solicitud, ya que la en la fase nacional la Oficina d esignada p odrá p edir otros documentos que sirvan como p rueba de las afirmaciones que se realizaron dentro de la solicitud.. COPIA DEL CONTRATO DE ACCES O. 23. Art. 2 numeral 19 del P CT y los Arts. 15 y 16 del P CT Concepto 02099761 del 17 de Diciembre de 2002: “El procedimiento del PCT tiene dos fases que son la fase internacional y la fase nacional. La fase internacional a su vez, tiene tres etapas obligatorias y una opcional que son: la presentación de la solicitud, el examen de búsqueda internacional, la publicación de la solicitud y opcionalmente el examen preliminar internacional. Finalizadas estas etapas, la fase internacional terminará y el solicitante deberá escoger a qué países de los elegidos desea entrar a tramitar la patente en su fase nacional, la cual será surtida por cada una de las autoridades nacionales de los estados elegidos, de tal forma que, serán cada una de estas autoridades las que concederán o negarán el privilegio de patente, de acuerdo con la legislación interna de cada estado. En consecuencia, tenemos que en la fase internacional las normas que serán aplicables son el tratado en mención y su reglamento, mientras que en la fase nacional serán aplicadas las normas de cada estado contratante”. Concepto 02004273 del 05 de Marzo de 2002: “ Por último, se deberán cancelar un conjunto de gastos por el trámite de la solicitud. En primer lugar, el solicitante deberá cancelar la tasa de transmisión, es decir todos los gastos que se dan al iniciar el procedimiento ( Art. 14 PCT); En segundo lugar, la tasa de búsqueda designada a la administración que ha sido encargada de realizar la búsqueda internacional (Art. 16 PCT); Y por último, “la tasa internacional, la cual percibe la oficina receptora a favor de la Oficina internacional y se compone de una tasa base de designación, como patentes nacionales o regionales se pretendan.” Ver también Concepto 01081614 del 16 de noviembre de 2001.. 24.

(11) 11. El contrato de acceso es un acuerdo entre el Estado y una p ersona que p ermite el acceso a los recursos genéticos, sus p roductos derivados y , de ser el caso, el comp onente intangible 25. asociado . Debido a la imp ortancia que éste tiene en la p reservación bio ló gica y cultural de una nación se hace necesaria la implementación de ciertos elementos que generen un acceso. 26. seguro, confiable y posible para aquellos que desean usar estos recursos con la. finalid ad de crear una innovación tecnoló gica qu e traiga desarrollo a la nación e imp ulse el sistema educativo p ara la creación de más invenciones que mejoren la calid ad de vida de la población27. Es el Estado entonces el p rincip al resp onsable, al ser soberano de estos recursos (Art. 5 de la Decisión 391 de 1996), del manejo de los recursos bioló gicos que posee, en cuanto ha acep tado ser el que p revé las cond icion es en la que se realiza un contrato como este. Así mismo, es el en cargado d e la p romoción d e la p reservación de la diversidad bio lógica, la utilización sostenible de los recursos, y el fomento de la actividad científica con el fin de desp ertar intereses en aquellos que pueden lograr una inv ención no solo importante p ara la econo mía sino tamb ién p ara quien es se ven directamente beneficiados con ella.. Por otro lado, resulta de suma imp ortancia tener en cuenta que este contrato deberá contar con los sigu ientes elementos: a) la identificación de aquel que provee el comp onente intangib le; b) las disp osiciones p rop orcionales y razonables sobre la distribución d e los beneficios; c) el resp eto de los derechos e intereses d e los p roveedores del comp onente. 25. Art. 1 de la Decisión 391 de 1996. Éste artículo también se define lo siguiente: “COMPONENTE INTANGIBLE: todo conocimiento, innovación o práctica individual o colectiva, con valor real o potencial, asociado al recurso genético, o sus productos derivados o al recurso biológico que los contiene, protegido o no por regímenes de propiedad intelectual.”. Concepto 00083345 del 28 de noviembre de 2000. Sólo se podrán patentar los recursos genéticos (Art. 9 de la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) cuando exista un contrato de acceso que permita su uso, bajo las condiciones pactadas en el contrato, que deberá registrarse en el Ministerio del Medio Ambiente. 26 Art. 1 de la Decisión 391 de 1996: “ACCESO: obtención y utilización de los recursos genéticos conservados en condiciones ex situ e in situ, de sus productos derivados o, de ser el caso, de sus componentes intangibles, con fines de investigación, prospección biológica, conservación, aplicación industrial o aprovechamiento comercial, entre otros.” 27 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Biodiversidad y Propiedad Intelectual. Primera edición. Octubre-1999.Bogotá. Pg. 23. “Para proceder a la investigación de los componentes activos que se desean extraer de una planta, animal o microorganismo con el fin de producir, por ejemplo, un medicamento, se hace necesario realizar un acceso al recurso genético o a un producto derivado.”. El Art. 1 de la Decisión 391 de 1996 establece que un producto derivado es una “molécula, combinación o mezcla de moléculas naturales incluyendo extractos crudos de organismos vivos o muertos de origen biológico, provenientes del metabolismo deseres vivos.”.

(12) 12. intangib le; y p or último, d) una justa y equitativa distribución de beneficios en caso de utilización de tal co mp onente (Ver Título V, Cap ítulo III de la Decisión 391 de 1996).. Éste tip o de documento le p ermite a la autoridad comp etente no sólo identificar con clarid ad quien es el legítimo titular de la p atente sino también p roteger estos recursos de una malversación que p ueda afectar d e man era social, cultural y económica a una población, y a que en cabeza del Estado esta la obligación de p reservar y utilizar de una manera sostenible los recursos biológicos con los que cuenta, y que además tienen un gran valor económico, p or ser fuente p rimaria de p roductos y procesos p ara la industria (Ver considerando de la Decisión 391 de 1996). Es decir, la p etición de éste documento, a nivel nacional, actúa co mo un med io p robatorio que le p ermite a la entidad co mp etente otorgar una p atente sin desconocer las condiciones y términos establecidos p or el contrato de acceso que le imp ide al titular disp oner de una manera arbitraria sobre la inven ción. Además, le indica a la autoridad comp etente que en el momento de analizar la solicitud internacional en la fase nacional, el contrato deberá contar con varias formalidades que le permitirán obrar como medio p robatorio de alguna d eclaración realizada en la solicitud28.. De acuerdo con lo anterior, y siguiendo la normatividad and ina (Decisión 486 de 2000), para obtener una p atente relacionad a con recursos genéticos (o sus deriv ados) se requiere la presentación de la cop ia del contrato de acceso que le p ermite hacer uso de ellos sin causar ningún perjuicio al Estado (Art. 26 literal h) de la Decisión 486 d e 2000 29). A diferen cia de lo establecido en esta decisión, el régimen PCT en su Art. 3 numeral 2 establece qu e una solicitud internacion al d e p atente requiere un p etitorio, una descrip ción, una o más reivindicaciones, uno o más dibujos (cuando éstos sean necesarios) y un resumen, es decir que no se requiere nad a más para que d icha solicitud sea tramitada. Razón p or la cual en 28. P ara más información ver: Concepto 02099761 del 17 de Diciembre de 2002. Art. 26 literal h) de la Decisión 46 literal h) de la Decisión 486 de 2000: “ La solicitud para obtener una patente de invención sepresentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: ( …) h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; ( …)”. 29.

(13) 13. princip io la Sup erintendencia de Industria y comercio no p odrá p edir al solicitante cop ia del contrato de acceso. No obstante, en el concep to 01056727 del 28 d e agosto de 2001 la SIC ha considerado qu e en virtud del Art. 27 numeral 2 literal 2 del PCT ella podrá pedirle al solicitante de una p atente aquellos documentos necesarios p ara demostrar su derecho a solicitarla aunque este no se encuentren exp resamente señalados en el régimen PCT. Esta interp retación resulta errónea en cuanto la SIC no p uede obligar al solicitante este tip o de documentos cuando se p retende p roteger la p atente a nivel internacion al, ya que sólo se le permite p edir documentos extras cuando actúa co mo oficina d esignada – “la Oficina nacional del Estado designado por el solicitante o la Oficina que actúe por ese Estado, de conformidad con lo establecido en el Cap ítulo I del presen te Tratado” (Art. 2 numeral XIII del PCT) – y no cuando actúa co mo oficina recep tora de la solicitud, es decir que ella d ebe esp erar a que la Oficina Internacional la designe como oficin a designada y a que aquí la solicitud se tratara como una d e nivel nacional. Por consiguiente, la SIC solo p odrá p edir al solicitante la p resentación de esta cop ia cuando se esté tramitando un a p atente a niv el nacional, o cu ando dicha entidad este actuando como oficin a design ada mo mento en el cu al se p ermite requerimientos extras. Sin embargo, el mismo solicitante p odrá entregar d icho documento al saber que este sería necesario p ara qu e se le ap robara la p atente a niv el nacional con la finalidad d e evitarse más trámites que a su vez gen erarían más gastos..

(14) 14. COPIA DEL DOCUMENTO QUE PERMITA EL US O DE LOS CONOCIMIENTOS TRAD ICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS , AFRO AMERICANAS O LOCALES DE LOS PAÍS ES. 30. Los recursos tradicionales de las comunidades indígenas no se p odrán p atentar p uesto que “en Colombia se maneja el concepto de novedad absoluta, es decir, se considera que una invención es novedosa cuando no se conoce antes, de ninguna manera. Por tanto los conocimien tos tradiciona les no serían patentables como ta l, porque generalmente son conocidos por una o varias personas (no importa si solo es den tro de la comunidad).”. 31. Por consigu iente, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no está facultada p ara conferir derechos sobre los conocimientos de dich as comunid ades. Sin emb argo, la SIC podrá conceder p atentes que hay an sido desarrolladas a p artir de dichos cono cimientos, siemp re y cuando estos se hay an obtenido legalmente (Art. 3 de la Decisión 486 de 2000).. La Decisión 486 de 2000 p reviniendo tal situación ya había establecido que era necesario que aquella p ersona que quiera p atentar una invención haciendo uso de alguno de estos conocimientos deberá presentar cop ia de dich a autorización (Art. 26 literal i) de la Decisión 486 de 2000), la cual será emitida p or la misma comunidad indígen a, afroamericana y /o local (Art. 7 de la Decisión 391 d e 1996 32) con la finalidad de p roteger estos conocimiento que hacen p arte no sólo de una comunidad sino también de una nación, la cu al ve narrada su historia con las diversas tradiciones de los grup os que habitan en su territorio33. Esta. 30. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Biodiversidad y Propiedad Intelectual. Primera edición. Octubre-1999.Bogotá. Pg. 11 “Los derechos de las comunidades tradicionales buscan ser protegidos debido a que son un acervo cultural que da cuenta de valores y servicios de los ecosistemas que de otra forma se tendrían que investigar con técnicas occidentales, lo cual sería complejo, costoso y demorado.” 31 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Biodiversidad y Propiedad Intelectual. Primera edición. Octubre-1999.Bogotá. Pg. 12-13. 32 Art. 7 de la Decisión 391 de 1996. “Los Países Miembros, de conformidad con esta Decisión y su legislación nacional complementaría, reconocen y valoran los derechos y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus productos derivados.” 33 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Biodiversidad y Propiedad Intelectual. Primera edición. Octubre-1999.Bogotá. Pg. 11. “( …) Las son aquellas que mantienen la identidad cultural de un pueblo, y por lo tanto todas las personas que lo componen las conocen y respetan, hay ciertos conocimientos especializados que pueden estar en manos de uno o varios depositarios.” En cuanto estos últimos, es necesario decir que pueden ser mamas,.

(15) 15. autorización debe estar acompañada de un acuerdo monetario en el que se establezca de manera justa y equitativa la p articip ación económica con la que contará la comun idad.. Debido a que en muchos casos el uso de estos conocimientos vienen aco mp añados p or la utilización de recursos genéticos, la Decisión 486 de 2000 decidió inclu ir como uno de los elementos necesarios p ara conceder p atentes, la p resentación de documentos que lo graran demostrar la legitimid ad de uso sobre los mismos, no obstante, quienes deseen hacer uso de los recursos deberán tener en cuenta lo establecido en la Decisión 391 de 1996. Por último, resulta de suma imp ortancia decir que en caso de qu e estos recursos genéticos se encuentren en manos de estas comunidades serán ellas mismas las que otorguen los permisos de uso a aquellos que lo n ecesiten (Art. 7 de la Decisión 391 de 1996).. En consideración a lo anterior, es n ecesario decir que en el p resente caso la petición de este documento tiene una finalid ad probatoria que le p ermitirá a la autoridad comp etente no sólo saber con claridad el avan ce tecnológico que se tendrá sino también cuales serán los agentes que van a p articip ar de ese avance, p rotegiéndose así los derechos de las comunidad es indígenas, afroamericanas y locales que p or diversos motivos p ueden verse afectados no sólo de man era económica sino también de manera cu ltural. No obstante, resp ecto al régimen del PCT se debe tener en cuenta que este documento no hace p arte indisp ensable de la solicitud internacional p or lo que la Sup erintendencia en calid ad de oficina recep tora no p odrá p edir la p resentación del mismo este documento, y a que el Art. 27 numeral 2 literal ii del PCT simp lemente h ace referencia a la petición d e documentos extras cuando dich a entidad sea la oficina delegada. Igualmente resulta p ertinente decir que en caso de que el solicitante también quiera una p atente en el territorio colombiano deberá allegar dicho docu mento y a sea en el momento de realizar la solicitud internacional o en el momento en que la oficina d esignada le solicite la p resentación del mismo. De acuerdo al análisis literal del artículo resulta evidente el error interp retativo de la Sup erintendencia de. chamanes, entre otras personas que se encargan en la comunidad de preservar y proteger los conocimientos adquiridos a través de los años..

(16) 16. Industria y Comercio al considerar que p uede p edir al solicitante la p resentación de éste 34. documento, cuando el solicitante este tramitando una solicitud internacion al .. 34. Concepto 01056727 del 28 de agosto de2001.

(17) 17. COPIA DE LA D ECLARAC IÓN DE CES ION DE DERECHOS. A diferencia d e los casos anteriores, sobre esta copia la Sup erintendencia d e Industria y Comercio ha señalado 35 claramente que el Art. 27 numeral 1 del PCT establece que nin gún Estado podrá exigir nuevos o diferentes requisitos a los establecidos en el PCT. Sin embargo, también establece que se podrán pedir documentos extras que “constituyan la prueba de declaracion es que se invoquen en la solicitud internacional” (Art. 27 numeral 2 literal 2 del PCT). Asimismo indica que la copia de la declaración de cesión de derechos. 36. es el medio p or el cual se p uede p robar que el solicitante está legitimado p ara obtener la patente, y adicionalmente se está cump liendo con la finalid ad de identificar al p osible titular de la p atente así como lo establece los Art. 9 y 10 de la Decisión 486 de 2000. De esta manera, la cop ia de la cesión d e derechos será una prueba qu e p ermita saber con clarid ad quién es el inventor y quién es son los p oseedores d e los derechos p atrimoniales que la exp lotación d e la p atente genere, y a que la misma Decisión le p ermite a quien es dueño de la invención transferir sus derechos, de manera legal, a terceros (Art. 22 de la Decisión 486 de 2000) con la p osibilidad de esco ger si quiere ser nombrado o no en la invención p atentada (Art. 24 de la Decisión 486 de 2000).. No obstante, el régimen PCT es muy claro a la hora de no mbrar los elementos que debe tener una solicitud internacion al, que son: un p etitorio, una descrip ción, una o más reivindicaciones, uno o más d ibujos (cuando éstos sean necesarios) y un resumen (Art. 3 numeral 2 del PCT). A simple vista, y viendo los componente de cada uno de esos elementos que se encuentran establecidos en el PCT, se p uede observar que en nin gún lado aparece la cop ia de la cesión de derechos ni mucho menos se p uede inferir de los documentos que se han establecido en el Art. 3 numeral 2 del PCT. Es p or esta razón p or la cual se debe tener en cuenta qu e el mismo tratado establece la p osibilidad de p edir 35. Concepto 01056727 del 28 de agosto de2001 Artículo 1959 del Código Civil. —Subrogado por la Ley 57 de 1887, artículo 33. La cesión de un crédito, a cualquier título que se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título. Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose una por el cedente al cesionario, y en este caso la notificación de que trata el artículo 1961 debe hacerse con exhibición de dicho documento. 36.

(18) 18. documentos extras en caso de qu e la autoridad competente encuentre dudas resp ecto a la legitimidad de alguna de las declaraciones realizadas en la solicitud. Aunque se p ermite la petición de más documentos, esta no se p uede hacer en cualquier momento ni mucho menos al mo mento de tramitar una solicitud internacional bajo el PCT, puesto que este tratado es muy claro en indicar (Art. 27 numeral 2 literal ii del PCT) que sólo en el caso de que se hay a iniciado la tramitación d e la solicitud internacion al en la oficina design ada se podrá p edir documentos adicionales a los solicitantes, p ero no se p odrá imp oner un filtro en la solicitud internacional y a que se estaría vuln erando las normas de p ropiedad industrial establecidas en el PCT y la legislación nacional (acep to el PTC en el 2001).. De igu al manera es de suma imp ortancia recordar qu e la SIC se p ronunció en el 2004 sosteniendo que el PCT los faculta p ara p edir al solicitante un documento que verifique su derecho a p edir la concesión de la p atente. “Por lo tanto, si la leg islación naciona l no exige que la solicitud de patente sea presentada por el inventor (como es el caso de Colombia), en la fecha de la presentación internacional no se podrá exigir documento o prueba sobre el derecho del solicitante, a solicitar y a que se le conceda una patente si, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.17.ii), el petitorio contiene una declaración al respecto o si se ha presentado directamente en la Oficina designada. Dicha declaración tendrá alcan ce en la Fase Naciona l para el trámite d e solicitud de patente, salvo cuando exista duda 37. razonable de la veracidad de las indicaciones o de la declaración en cuestión.” Aunque este p ronunciamiento no se refiere a n in gún caso anterior, es p osible relacion arlo con todos los casos p resentados en el documento y a que en él se logra señalar con clarid ad que la solicitud de dichos docu mentos en la tramitación de una solicitud internacional, bajo el régimen del PCT, no se debe dar deb ido a la p rohibición establecida en el Art. 27 numeral 1 del PCT.. 37. Concepto 04013141 de Abril 19 de 2004..

(19) 19. CONCLUS IONES. De acuerdo con el análisis realizado en el documento es p ertinente afirmar que en nin gún caso la autoridad competente de un país, como lo es la Sup erintendencia d e Industria y Comercio en Colombia, p odrá requerir documentos adicion ales a la solicitud internacion al de p atente debido a la prohibición contenida en el Art. 27 numeral 1 del PCT. Razón p or la cual resulta confusa la ap reciación de la SIC en el Concep to 04013141 de Abril 19 de 2004, al decir que: “ Para mayor claridad s obre esta dis posición, cabe indicar que la Regla 4.17.ii) a que ella s e ref iere la Regla 51Bis 2, s eñala: "A los ef ectos de la legislación nacional aplicable en uno o más Estados des ignados, el petitorio podrá contener una o más de las s iguientes declaraciones , redactadas en la f orma es tablecida en las Instrucciones Adminis trativas : (...) ii) una declaración s obre el derecho del s olicitante, en la f echa de pres entación internacional, para s olicitar y que se le conceda una patente, como s e menciona en la Regla 51bis .1.a) ii)". De conf ormidad con lo dispues to en las dis posiciones citadas , la Regla 4.17 del Reglamento del Tratado PCT permite la admisión por parte de la Of icina des ignada (en el caso de Colombia la Superintendencia de I ndustria y Comercio), de declaraciones presentadas dentro del trámite de patentes vía PCT en Fase Internacional, para ef ectos de cumplir los requisitos establecidos en la legislación nacional aplicable. Por lo tanto, s i la legislación nacional no exige que la s olicitud de patente s ea presentada por el inventor (como es el cas o de Colombia), en la f echa de la presentación internacional no s e podrá exigir documento o prueba s obre el derecho del s olicitante, a s olicitar y a que se le conceda una patente si, de conf ormidad con lo dispuesto en la Regla 4.17.ii), el petitorio contiene una declaración al respecto o si se ha pres entado directamente en la Oficina designada. Dicha declaración tendrá alcance en la Fas e Nacional para el trámite de s olicitud de patente, s alvo cuando exista duda razonable de la veracidad de las indicaciones o de la declaración en cues tión.”. Dicha apreciación resulta ser confusa p uesto que no establece con claridad que el régimen PCT instituy e dos fases. La p rimera será a nivel internacional, fase en la cual la SIC op erará como oficina recep tora que sólo deb e rev isar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el PCT; y p or último nos encontramos con la fase nacion al, fase en la que la SIC h a sido señalada como oficin a designada p ara analizar la solicitud de p atente, y p or consiguiente,.

(20) 20. podrá p edir al solicitante documentos adicionales p ara el cump lir con los requerimientos establecidos en la normativid ad interna. De igu al manera resulta necesario record ar que estos documentos tienen como objeto p robar las declaraciones realizadas por el solicitante en la solicitud internacional (Art. 27 numeral 2 literal ii del PCT), sin embargo, estos no son requisito indisp ensable al mo mento de in iciarse el trámite internacion al sino que deberán ser p edidos al mo mento de ser elegidos como oficin a designad a.. Para finalizar, podríamos decir qu e en caso de querer tramitar una solicitud internacion al bajo el régimen PCT es recomend able presentar todos los documentos que se van a pedir en cada uno de los p aíses en los que se p retende la p rotección, no como un requisito de la solicitud internacion al (PCT) sino con la finalidad de ev itar may ores gastos económicos y demoras en la concesión de la patente o modelo de utilidad..

(21) 21. BIB LIOGRAFÍA. • M etke M éndez, Ricardo. Lecciones de prop iedad industrial. Ed. Baker & Mckenzie. Primera ed ición. 2001. Co lombia-Bo gotá. • Documento p rep arado p or el Sr. Luis Alonso García M uñoz-Nájar, Esp ecialista en Propiedad Industrial, Lima. TALLER NACIONAL DE LA OM PI SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL U SO DE LA INFORM ACIÓN TECNOLÓGICA COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO: LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.. IMPORTANCIA Y VALOR. ECONÓM ICO DE LAS PATENTES Y LAS MARCAS. OMPI/PI/STI/03/3. 21 de M arzo de 2003. • CORPORACION DE ESTUDIOS SOBRE LOS DER ECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - CORPIC. Semin ario sobre patentes en la Comunid ad Andina. Biblioteca Juríd ica Dik é, Medellín, 2001. • Instituto de Investigación de Recursos Bioló gicos Alexander Von Humbo ldt. Biodiversidad y Prop iedad Intelectual. Primera edición. Octubre-1999.Bogotá. • Tribunal Andino de Justicia, p roceso 105-IP-2000 • Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagen a en el p roceso 17-IP-98 • Ver: http ://www.wipo.int/p ct/es/. LEGIS LAC IÓN. • Tratado de coop eración en materia de p atentes (PCT) • Decisión 486 de 2000 • Decisión 391 de 1996.

(22) 22. CONCEPTOS. • Concep to 00083345 del 28 de noviembre de 2000 • Concep to 01005675 del 31 de enero de 2001 • Concep to 01009557 del 28 de febrero de 2001 • Concep to 01013480 del 26 de marzo de 2001 • Concep to 01030546 del 30 de may o de 2001 • Concep to 01036142 del 21 de junio de 2001 • Concep to 01036967 del 22 de junio de 2001 • Concep to 01039889 del 28 de junio de 2001 • Concep to 01056727 del 28 de agosto de 2001 • Concep to 01081614 del 16 de noviembre de 2001 • Concep to 01091391 del 28 de noviembre de 2001 • Concep to 01100368 del 08 de Enero de 2002 • Concep to 02004273 del 05 de M arzo de 2002 • Concep to 02023495 del 21 de M arzo de 2002 • Concep to 02029470 del 29 de may o de 2002 • Concep to 02038289 del 26 de Junio de 2002 • Concep to 02059324 del 30 de Agosto de 2002 • Concep to 02089871 del 31 de Octubre de 2002 • Concep to 02103515 del 25 de Noviembre de 2002 • Concep to 02100353 del 27 de Noviembre de 2002 • Concep to 02105248 del 28 de Noviembre de 2002.

(23) 23. • Concep to 02099761 del 17 de Diciembre de 2002 • Concep to 02109492 del 20 de Diciembre de 2002 • Concep to 02096699 del 20 de Enero de 2003 • Concep to 03019267 del 25 de marzo de 2003 • Concep to 02116505 del 16 de junio de 2003 • Concep to 03014810 del 16 de junio de 2003 • Concep to 04013141 de Abril 19 de 2004.

(24)