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Expediente Rol N°4348, FOODS.CL
Titular: Mares y Mares SpA
Revocante: Compañía Cervecerías Unidas S.A. Tipo de Revocación: Temprana
SENTENCIA DEFINITIVA
Santiago, veinte de agosto de dos mil quince.
VISTOS:
1.- Que mediante Oficio de 20 de abril de 2015, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile me comunicó la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto suscitado por la solicitud de revocación del nombre de dominio FOODS.CL. Dicho nombramiento fue aceptado el día 21 de abril de 2015, y ninguna de las partes solicitó la inhabilidad del juez árbitro en el término establecido para ello. Los honorarios arbitrales fueron enterados oportunamente por la parte revocante.
2.- Que son partes en dicho conflicto Compañía Cervecerías Unidas S.A, representada por don Juan Pablo Egaña Bertoglia, como revocante, y Mares y Mares SpA, como titular.
3.- Que, con fecha 18 de mayo de 2015, Compañía Cervecerías Unidas S.A. demandó de revocación, acompañó documentos probatorios y solicitó la asignación del nombre de dominio FOODS.CL, conforme a los argumentos que siguen:
3.1. La demandante Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) afirma ser una sociedad anónima abierta, cuyas acciones son transadas en los mercados bursátiles de Chile y en la Bolsa de Valores de Nueva York. Sus principales accionistas son Quiñenco S.A. y Heineken, quienes, a través de Inversiones y Rentas S.A., poseen el sesenta por ciento de la propiedad de la Compañía. El resto de las acciones están divididas entre ADR’s y otros accionistas minoritarios.
Como una compañía diversificada de bebestibles y confites, con operaciones en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia, CCU participa en los negocios de cervezas, pisco, ron, vino, sidra, gaseosas, néctares, aguas envasadas, bebidas funcionales y confites.
Agrega que CCU cuenta con más de 6.889 trabajadores y produce anualmente más de 21.9 millones de hectolitros de bebestibles, atendiendo a más de 330.000 clientes en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.
3.2. Luego, la demandante expresa que, con el paso del tiempo y dado el éxito de sus empresas, la actividad que inicialmente parte relacionada a las cervezas se expande hacia otros alimentos; y es así como nace Foods Alimentos CCU.
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Foods Alimentos CCU S.A se origina luego de que Calaf S.A., empresa coligada de CCU, incorpora a su negocio de confites la categoría de los cereales a través de la compra de la marca Natur, que amplía el ámbito de acción de la Compañía en el rubro de los alimentos.
Posteriormente, prosigue el actor, se agregó la marca Nutra Bien, líder absoluto en productos tipo hecho-en-casa de categoría premium, al adquirir el cincuenta por ciento de la operación de Alimentos Nutra Bien S.A., lo que agregó un nuevo centro de producción en Talagante, sumado a los existentes en la comuna de La Reina, en Santiago, y en la ciudad de Talca.
En este contexto, la demandante cuenta con una serie de marcas comerciales, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las que se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Entre ellas, se encuentran las marcas comerciales que contienen la palabra FOODS, distintiva de sus empresas y que se encuentra íntegramente incluida en el dominio en disputa. 3.3. El actor asevera que es titular de una gran familia de marcas que se estructuran bajo el signo FOODS para distinguir sus productos en nuestro país, el que es idéntico al nombre de dominio en disputa. Cita al efecto diversos registros de la marca FOODS COMPAÑIA DE ALIMENTOS CCU, que distinguen Establecimiento Industrial en las Clases 29, 30 y 32, y Productos y Servicios en diversas Clases.
Por lo anterior, la demandada, al inscribir el nombre de dominio FOODS.CL, solo estaría generando una confusión en los usuarios de Internet, quienes al enfrentarse a este nombre de dominio podrían pensar con toda lógica y razón que pertenece al revocante y que a través de dicho dominio se publicita y entrega información acerca de productos de Compañía Cervecerías Unidas S.A; más aun considerando la amplia gama de productos protegidos por la empresa demandante, lo que es especialmente relevante si se considera que la marca FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU es real y efectivamente utilizada por ella en el mercado e Internet para distinguir sus reconocidos productos.
3.4. Aduce asimismo el revocante que FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por él en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.
Estima que, como se aprecia fácilmente, el nombre de dominio inscrito FOODS.CL se compone de un único elemento, y éste es el vocablo FOODS que constituye el elemento esencial de la marca FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU, por lo que aparece de manifiesto que los usuarios de internet y consumidores en general asociarán el dominio en disputa FOODS.CL a las famosas marcas y compañía de CCU, con presencia en la categoría de cereales, confites, aceites, huevos, o a algún producto o actividad relacionada con ésta. Todo lo anterior traerá aparejado el efecto de la confusión, que perjudica al titular de la marca porque afecta su prestigio empresarial y al público consumidor porque éste compra lo que no quería comprar. Además, se le da al mercado una señal y una información completamente erróneas, en los términos previstos en el artículo 28 A de la Ley 19.496 sobre Protección de los derechos de los Consumidores.
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3.5. Se argumenta finalmente que la vinculación existente entre el nombre de dominio en disputa y el revocante es evidente, toda vez que aquél reproduce íntegramente la parte esencial de la marca famosa, la palabra FOODS, sin agregar ningún elemento diferenciador que la distinga. Es más, al ingresar al sitio web www.foods.cl, salta a la vista en primer lugar un logo que no presenta grandes diferencias con el usado y registrado por la demandante. De hecho, no permite diferenciar en la mente de quien ingrese que efectivamente éste corresponde a un sitio ajeno a Compañía Cervecerías Unidas S.A.Y, además de la similitud en los logos, el demandado de autos ofrece a través de su sitio web la distribución de productos que se encuentran específicamente protegidos por el revocante, como por ejemplo legumbres, salsas, huevos y frutos secos, entre otros, por lo cual el uso de este nombre de dominio incorpora también un germen de infracción marcaria.
Por todo lo anterior, considera que la asignación del dominio en conflicto al demandado de autos induciría claramente a error, causando confusión en el público usuario y consumidor.
4.- Que la demandante acreditó, mediante impresiones de la página web correspondiente, la existencia de diez registros de la marca FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU, denominativa y mixta, para distinguir Establecimiento Industrial en las Clases 29, 30 y 32, Productos en las Clases 29, 30 y 32, y Servicios en la Clase 35 del Nomenclátor Internacional, lo cual fue corroborado en la misma página por el Juez Árbitro. Se acreditó igualmente, por medio de los documentos acompañados, la actividad empresarial y giro comercial de la revocante.
5.- Que con fecha 28 de mayo de 2015 se otorgó traslado para contestar la demanda y se tuvieron por acompañados los documentos en la forma solicitada.
6.- Que el titular Mares y Mares SpA contestó la demanda dentro de plazo, acompañó documentos probatorios y expuso lo que sigue:
6.1.- Que Foods es un emprendimiento que consiste en la venta online de mercadería de una manera no industrializada, sino que enfocada en la calidad de cada uno de los productos que se comercializan: las verduras, frutas, vinagres, legumbres y salsas, entre otros. Las comunas de reparto son Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa, La Reina y Peñalolén. Hace presente que el nombre de dominio fue registrado por Mares y Mares SpA solamente por razones de rapidez, por cuanto debió registrarse a nombre de la sociedad Distribuidora Cordillera Foods SpA, cuyo certificado acompaña en su presentación.
6.2 Expresa el titular que la demandante no puede reivindicar un derecho sobre una expresión genérica como es FOODS, tal como puede apreciarse en la prueba aportada por ella misma. Observa que el artículo 19 bis D de la ley de propiedad industrial previene que la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma en la que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.
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Agrega que la marca del revocante no es FOODS, como trata de hacer creer al destacarla constantemente, sino FOODS COMPAÑIA DE ALIMENTOS CCU, de manera que la existencia de sus registros marcario no es suficiente para alegar un interés preferente ni confusión y dilución marcaria, todo lo cual es una prueba y antecedente que de acuerdo a las reglas generales del Código Civil debe ser aportada por la parte demandante, y ello en la especie no ocurre. 6.3. Afirma luego la demandada que la finalidad de la concesión de una marca comercial es otorgar un monopolio exclusivo para determinada clase, y solamente para dicha clase, pues pensar que el titular de una marca registrada tiene un monopolio absoluto sobre dicha expresión sería ineficiente para el mercado, constituyendo una barrera de entrada para los agentes económicos. Y, además, la expresión anglosajona FOODS es muy utilizada en marcas comerciales y se estructura con diversas palabras, citando como ejemplo MASTER FOODS, KRAFT FOODS, IANSA FOODS y ACONCAGUA FOODS, cuyos registros acredita con documentos que acompaña.
6.4. Por último, expresa que la parte revocante ha invocado ser a su vez titular del nombre de dominio FOODSALIMENTOSCCU.CL, pero que dicho dominio se encuentra inactivo, por lo cual cree que no puede haber confusión alguna, ni siquiera potencial, y menos aún dilución marcaria. Recalca que existen muchos nombres de dominio que contienen la palabra genérica FOODS, seguida de distintas combinaciones, como aparece de manifiesto en el listado que acompaña a su presentación.
Se interroga acerca de por qué se intenta una acción de revocación en su contra y no en contra cada uno de los registros de nombres de dominio que contienen la misma expresión. Si de verdad existiese un interés preferente, concluye el titular, el revocante debería aplicar el mismo criterio en todos los demás casos.
7.- Que el demandado acreditó, mediante impresiones de las páginas web correspondiente, la existencia de marcas registradas por terceros que contienen la expresión FOODS y de nombres de dominio .CL que también incorporan dicha palabra. Se acreditó igualmente, por medio de los documentos acompañados, la actividad empresarial y la naturaleza de los productos y servicios ofrecidos por el titular.
8.- Que con fecha 24 de junio de 2015 se citó a las partes a oír sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, conforme a lo previsto por el artículo 18 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .Cl, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .Cl. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, y según lo previsto por el artículo 19 de la misma Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente.
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SEGUNDO: Que la presente controversia tiene lugar por una solicitud de revocación temprana u ordinaria, esto es, presentada dentro de los treinta días siguientes a la inscripción del nombre de dominio en disputa, por lo cual el revocante debe acreditar la existencia de un interés preferente que le otorgue una primacía o ventaja respecto del titular y justifique la asignación de dicho dominio a su favor.TERCERO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .Cl, es responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.
CUARTO: Que de conformidad a las normas antes citadas, y a aquella contenida en el artículo 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .Cl, el demandante podrá obtener la revocación de la inscripción del dominio en discordia y la asignación del mismo, cuando demuestre su titularidad sobre derechos válidamente adquiridos o que la inscripción resulta contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, o a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil.
QUINTO: Que el demandante funda su pretensión en la similitud existente entre el dominio FOODS.CL y su marca FOODS COMPAÑIA DE ALIMENTOS CCU, que posee registros anteriores a la inscripción de aquél, y que utiliza efectivamente en el mercado para la identificación de sus productos y servicios.
SEXTO: Que la comparación entre los rasgos esenciales de las marcas comerciales y de los nombres de dominio, como se plantea en la controversia que nos ocupa, resulta necesaria para valorar las restricciones sobre los últimos que derivan de la protección de derechos de propiedad industrial y de las reglas de competencia desleal. Asimismo, se precisa examinar la conducta y posición de quien registró el nombre de dominio, para establecer si se vulnera el derecho de marca por el uso y difusión del signo protegido.
SÉPTIMO: Que para determinar la existencia de confusión en los términos alegados en la demanda, ha de atenderse a la similitud entre los signos, a la implantación y prestigio de la marca registrada y al uso y destino efectivo que el titular otorgue al nombre de dominio inscrito, pues el derecho de marcas tiene por objetivo proteger al propietario del bien inmaterial contra los actos de terceros que, provocando un riesgo de confusión en el ánimo de los consumidores, intenten obtener provecho de la reputación atribuida a la marca.
OCTAVO: Que la semejanza idónea para producir el riesgo de confusión debe provenir, con carácter directo, de una apreciación de conjunto, sintética, desde los elementos determinantes de cada unidad confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, de modo que la estructura prevalezca sobre sus partes, porque es tal impresión global la que constituye el impacto visual y gráfico imprescindible para generar la confusión que el privilegio industrial trata de prevenir.
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NOVENO: Que analizada con los criterios antes señalados la similitud afirmada por el revocante, cabe concluir que el dominio FOODS.CL resulta claramente diferenciable de la marca FOODS COMPAÑIA DE ALIMENTOS CCU invocada por el actor, sea que se considere globalmente la impresión fonética, la gráfica o la conceptual, o todas ellas en conjunto.DÉCIMO: Que la similitud afirmada en la demanda ni siquiera es suficiente para impedir la coexistencia pacífica de la marca del actor con varias otras, de distinto titular e incluso en iguales Clases, tanto para distinguir Establecimiento Industrial como Productos y Servicios, que también contienen la palabra FOODS, y que no se transcriben por ser demasiado numerosas. Asimismo, están inscritos y vigentes a favor de terceros múltiples nombres de dominio compuestos por el segmento FOODS, respecto de los cuales el revocante no ha accionado, y que no se incorporan en este considerando por la misma razón consignada en el caso de las marcas coexistentes.
UNDÉCIMO: Que si bien la desemejanza entre las denominaciones exonera de un análisis minucioso acerca de la actividad del titular, porque ni aun en el caso de que realmente se ofrecieran productos o servicios de la misma naturaleza podría producirse en los consumidores un error o confusión como el que sostiene el revocante, cabe consignar que el uso real, efectivo y disímil que se hace del dominio en disputa, unido a la multiplicidad de signos similares que coexisten pacíficamente, impide que se configure una infracción al derecho de exclusiva invocado en la demanda.
RESUELVO:
Que se rechaza la demanda de revocación deducida por Compañía Cervecerías Unidas S.A. y, en consecuencia, se mantiene la asignación del nombre de dominio FOODS.CL a su actual titular Mares y Mares SpA.
Que no se condena en costas a la demandante, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.
Ciérrese en su oportunidad el expediente electrónico y publíquese la sentencia en el sitio web.
Autorizan en calidad de testigos doña Mónica Veloso Parra y doña Isabel Pérez del Castillo, ambas domiciliadas en Avda. Apoquindo 3600, Piso 5, Las Condes.
