1 Rol: 31627.
Dominio: ayudaparachile.cl.
Caratulados: FUNDACION TELETON con SOCRATES LIVE IDEAS SPA.
Tipo de revocación: temprana.
SENTENCIA DEFINITIVA
Santiago, 28 de diciembre de 2019
VISTOS
01) Con fecha 06 de septiembre de 2019, la empresa SOCRATES LIVE IDEAS SPA solicitó la asignación del nombre de dominio ayudaparachile.cl. Posteriormente, y conforme a los numerales 18 y siguientes de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL (en adelante indistintamente RFR-CL), la empresa FUNDACION TELETON (en adelante indistintamente Teletón, el revocante o demandante), domiciliada para estos efectos en Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, representada por don Alfredo Montaner Lewin, presentó una solicitud de revocación temprana respecto del mismo nombre de dominio.
02) En este contexto, con fecha 15 de octubre de 2019, NIC Chile designó como árbitro arbitrador al infrascrito para resolver este conflicto sobre la revocación temprana del nombre de dominio ayudaparachile.cl, en adelante también individualizado como el nombre de dominio en disputa, en conflicto o litigioso.
03) El mismo 15 de octubre de 2019 este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida diligencia y en el menor tiempo posible.
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04) Posteriormente, se abrió un plazo de 5 días para solicitar la inhabilidad del árbitro contemplado en el numeral 14.4. del Reglamento de Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL (en adelante indistintamente RPRC-CL), periodo en el cual ninguna de las partes manifestó reparos respecto de este punto.
05) A continuación se dio inicio al periodo de consignación, etapa en la cual la parte revocante con fecha 07 de noviembre de 2019, dio cuenta del depósito de los honorarios arbitrales dentro del plazo de 10 días que establece el numeral 22 del RPRC-CL.
06) Acto seguido, con fecha 15 de noviembre de 2019, la parte revocante procedió a presentar su demanda de revocación, la cual se funda básicamente en las siguientes consideraciones.
Como punto de partida, la Teletón es conocida por ser la institución que distribuye los recursos recaudados a través de un famoso evento llamado Teletón. También es identificada con la maratón televisiva “Chile ayuda a Chile”, el cual fue organizada por el demandante en conjunto con el Gobierno el año 2010, cuando un terremoto afectó la zona sur de Chile.
Señala que el dominio ayudaparachile.cl es muy similar a Chile ayuda a Chile, señalando que el público podría pensar que se trata de un sitio en el cual el demandante pretende iniciar una nueva campaña de ayuda.
En cuanto a la Teletón, es una fundación dedicada a orientar, encausar y distribuir los bienes y recursos que se producen y obtiene a través de la Teletón, la obra más importante que se ha realizado a favor de los niños con discapacidad, atendiendo al 97%
de la población infanto juvenil con discapacidad, ingresando cada año más de 3.000 pacientes.
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La teletón surge como un programa maratónico de televisión en 1978. En 2010, el demandante con el Gobierno organizaron la telemaratón solidaria “Chile ayuda a Chile”
a propósito del terremoto de ese año.
Fue transmitido por los canales de televisión asociados a ANATEL, con múltiples artistas.
Luego hace referencia a una serie de marcas comerciales registradas en nuestro país que se estructuran en base al signo “Chile ayuda a Chile”, mencionando las siguientes:
a) Registro N° 918.101, “Chile Ayuda a Chile”, para servicios de la clase 35.
b) Registro N° 918.100, “Chile Ayuda a Chile”, para servicios de la clase 36.
c) Registro N° 918.099, “Chile Ayuda a Chile”, para servicios de la clase 37.
d) Registro N° 918.098, “Chile Ayuda a Chile”, para servicios de la clase 42.
Adicionalmente, es titular del dominio ayudachile.cl.
Respecto del interés preferente, aborda en primer lugar el criterio de identidad, insistiendo en que el dominio en disputa es confusamente similar al signa Chile ayuda a Chile, haciendo la siguiente distinción:
a) Chile ayuda a Chile (signo distintivo del demandante).
b) Chile ayuda a Chile (marca del demandante).
c) Ayudaparachile.cl (dominio en disputa).
d) ayudachile.cl (dominio del demandante).
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Siendo evidente la identidad entre ambos signos, se configura la existencia de este criterio.
Luego menciona la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, reiterando los argumentos ya señalados anteriormente sobre las marcas comerciales, citando las normas de la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (UDPR) de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), en las cuales se refuerza la importancia de las marcas comerciales en este tipo de conflictos.
En este mismo sentido se pronuncia la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y el artículo 20 del RFR-CL, el cual dentro de las hipótesis de inscripción abusiva señala en la letra a) a los nombres de dominio engañosamente similares a marcas respecto de las cuales el reclamante alegare tener derechos previos.
Más tarde menciona el criterio del uso efectivo, señalando que el ingresar al sitio de teletón.cl, se aprecia información sobre las actividades del demandante:
Adicionalmente, cita el fallo recaído en el dominio charlytango.cl
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Mas tarde se refiere al criterio de la notoriedad del signo, señalando que se aplica en este caso en atención a la fama y notoriedad del signo distintivo del demandante, citado una búsqueda en Google de la expresión Ayuda para Chile:
Adicionalmente, acompaña imágenes de prensa en que se menciona la campaña Chile ayuda a Chile.
Luego señala que el principio del “first come, first served” debe ser reconocido como de
“ultima ratio”, es decir, aplicarse cuando no sea posible utilizar otro criterio, citando el artículo 14 del Reglamento respecto de la carga procesal de cada una de las partes de demostrar su interés legítimo, carga que no habría cumplido la demandada.
Luego el demandante resume los argumentos anteriormente señalados.
Por último, la parte demandante acompañó la siguiente documentación:
a) Impresión de los certificados marcarios individualizados en la demanda.
b) Impresión del certificado del nombre de dominio individualizado en la demanda.
c) Impresión del sitio web de Teletón.
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d) Impresión de resultados de búsqueda de la expresión Chile ayuda a Chile” en Google.
e) Impresión de artículos que dan cuenta del uso de la expresión Chile ayuda a Chile.
f) Impresiones de fan pages del demandante en Facebook.
g) Copia del fallos arbitras recaídos en el dominio charlytango.cl.
h) Copia de los poderes respectivos.
07) Siguiendo con los hechos, el 17 de noviembre de 2019 se dio inicio a la etapa de contestación de la demanda, instancia en la cual el actual asignatario del nombre de dominio con fecha 27 de noviembre de 2019 contestó la demanda en los siguientes términos.
Señala ser el Gerente de Tecnología de la Empresa Sócrates Live Ideas SPA. Fue contactado por Claudio Meza Ríos para poder crear y desarrollar los sitios de la Fundación Ayuda para Chile.
Consecuente con lo anterior, realizó una presentación ante El Servicio de Registro Civil e Identificación, de la solicitud de estudio de similitud que tenía por fin determinar que el Nombre de Nuestra Fundación Ayuda para Chile no tuviera ninguna similitud o parecido con otra institución u organización.
Que, respecto del punto anterior, con fecha 27 de septiembre del 2019, el Registro Civil e Identificación responde que no existe ninguna coincidencia o similitud susceptible de provocar confusión al utilizar el nombre “Fundación Ayuda para Chile” en relación con entidades de igual naturaleza que ya se encuentran inscritas.
Señala que con fecha 06 de septiembre de 2019 don Sócrates López Baquedano, procedió a realizar el registro de los dominios www.ayudaparachile.org y www.ayudaparachile.cl, los cuales se encontraban disponibles quedando legalmente inscritos a nombre de Sócrates Live Ideas SPA sin observaciones ni coincidencias.
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Que, con fecha 02 de octubre del 2019 se realizó, ante Notario Santiago Gonzalo Aníbal Hurtado Morales, legalmente la constitución de la fundación, FUNDACION AYUDA PARA CHILE.
Concluye señalando que el nombre de “FUNDACIÓN AYUDA PARA CHILE” y su objeto no van en la línea que afecte al ente que demanda. Que, se cumplió con todos los requisitos y trámites respectivos para el registro de los dominios en discusión sin que a la fecha de su inscripción haya existido algún impedimento para realizar dichas inscripciones.
08) Finalmente, el pasado 09 de diciembre de 2019 se citó a las partes a oír sentencia.
CONSIDERANDO
09) Que, en relación al presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, el numeral 21 del RFR-CL señala que “los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio .CL serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL.”. Acto seguido, sujeta las controversias por nombres de dominio al procedimiento de arbitraje establecido en dicha política.
Esta misma norma dispone que “Las partes podrán designar un árbitro de común acuerdo, y en su defecto, facultan a NIC Chile de manera expresa e irrevocable para designar en su lugar a un árbitro de una nómina que estará publicada en su sitio web, nombramiento que se entenderá efectuado directamente por cada una de ellas mismas”.
10) En cuanto a las exigencias establecidas por el RFR-CL para registrar un nombre de dominio, resulta pertinente citar el artículo 14, el cual señala que “Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente
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adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito”.
En base a lo anterior, la aplicación de esta norma resulta preponderante para estos efectos, sin perjuicio que la apreciación de los hechos y la decisión que este tribunal adopte, debe tomarse a la luz de los principios de prudencia y equidad aplicables a este tipo de arbitrajes1, y a las normas constitucionales y legales que sean atingentes.
Asimismo, el artículo 19 del RFR-CL dispone que, si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de 30 días contados desde la inscripción del nombre de dominio en disputa, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente, norma que debe ser interpretada justamente en relación con las directrices que el artículo 14 del mismo Reglamento establece.
11) Que, en relación con los hechos fundantes de la demanda, de los antecedentes tenidos a la vista, se desprende que el demandante es conocida por ser la institución que distribuye los recursos recaudados a través de un famoso evento llamado Teletón.
Adicionalmente, el año 2010 organizó en conjunto con el Gobierno la maratón televisiva
“Chile ayuda a Chile”, en el marco del terremoto que ese año afectó la zona sur de Chile.
Asimismo, el demandante es titular de la marca “Chile ayuda a Chile” en las clases 35, 36, 37 y 42 del Clasificador Internacional de Niza.
Por su parte, el demandando es una empresa que registró el dominio a requerimiento de la Fundación Ayuda para Chile, creada el pasado 02 de octubre de 2019 para ofrecer servicios sin fines de lucro vinculados principalmente a temas educacionales.
12) En este contexto, a fin de determinar si la parte demandante tiene un interés preferente en el dominio en disputa en los términos señalados en el artículo 19, resulta
1 MORALES, MARCOS (2008). Sistemas y criterios de resolución de conflictos sobre nombres de dominio.
Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae, pp. 184.
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pertinente analizar previamente los supuestos descritos en el artículo 14 del RFR-CL ya señalados en la parte expositiva, en particular la posible vulneración de derechos válidamente adquiridos por terceros.
13) De la lectura y análisis de la demanda, queda de manifiesto a este sentenciador que el demandante si bien es titular de la marca “Chile ayuda a Chile”, sus derechos marcarios se circunscriben a los servicios específicos mencionados en las clases 35, 36, 37 y 42 del Clasificador de Niza.
En relación con lo anterior, se hace presente que los derechos marcarios no son absolutos ni excluyentes, admitiendo limitaciones y excepciones que sirven para interpretar su verdadero sentido y alcance, siendo pertinente citar el principio de especialidad. En efecto, INAPI señala que “Uno de los principios base del derecho marcario es el principio de especialidad que consiste en la exclusividad del uso de la marca comercial sólo para determinados productos o servicios que la marca cubre. El principio de especialidad marcaria es el límite externo de la protección marcaria. Lo anterior se manifiesta en el artículo 32 del Reglamento de la Ley 19.039 el cual señala que: "la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos.”.2
De una lectura de los antecedentes acompañados por el demandado, en particular la constitución de la Fundación Ayuda para Chile, cliente que le encargó al demandado desarrollar el sitio web, se desprende que la finalidad del sitio es dar a conocer los servicios de una Fundación que se centra en ofrecer servicios de educación, los cuales están en la clase 41 del Clasificador internacional de Niza. Estos servicios no se encuentran protegidos por las marcas mencionadas por el demandante.
Adicionalmente, es importante tener presente que las marcas citadas por el demandante fueron otorgadas con protección al conjunto, sin protección a sus
2 Instituto Nacional de Propiedad Industrial, definición contenida en el siguiente link:
https://www.inapi.cl/glosario (fecha de consulta, 27 de diciembre de 2019).
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elementos compositivos aisladamente utilizados, por lo que la protección se circunscribe al uso en conjunto de todas las palabras que componen la marca, esto es,
“Chile ayuda a Chile”.
Los anteriores antecedentes permiten sostener que, a juicio de este árbitro, el dominio en conflicto no vulnera los derechos adquiridos por el demandante en los términos ya descritos.
14) Por otro lado, respecto de la actividad que realiza el demandante y la Fundación Ayuda para Chile, cliente del demandado, es posible señalar que mientras el demandado creó un sitio web para una Fundación constituida para centrarse en servicios vinculados a la educación, el demandante utilizó la expresión Chile ayuda a Chile para distinguir un telemaratón solidario organizado en conjunto con el Gobierno el año 2010, hace 9 años atrás.
En base a lo anterior, ambas actividades son perfectamente distinguibles una de otra, más aun teniendo en cuenta que el uso por parte del demandante fue en el año 2010 y relacionado con el lamentablemente terremoto de ese año, por lo que no se divisa un posible riesgo de confusión en los consumidores.
15) Por otro lado, otro antecedente relevante para este arbitro es el profuso uso de expresiones como “Chile” en el marco de fundaciones, lo mismo con la expresión
“ayuda”, palabras que detentan poca distintividad al ser de uso común, debiendo soportar mayor coexistencia en el mercado, en especial si los servicios ofrecidos no son los mismos.
Asimismo, si bien el demandante es una institución sumamente reconocida en nuestro país, su signo distintivo por el cual es justamente conocida es Teletón.
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16) En definitiva, teniendo en cuenta que demandado registró el dominio para una fundación que lo va a utilizar para servicios preponderantemente educacionales, teniendo presente las limitaciones de las marcas del demandante ya abordadas, teniendo en cuenta que el demandado solicitó el dominio en disputa con anterioridad (principio del “first come, first served”), y tendiendo además a la vista el resto de los argumentos señalados en este fallo, permiten sopesar los principios de prudencia y equidad consagrados en el artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales en favor del demandado.
Y de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
SE RESUELVE
1. No acoger la demanda de revocación temprana y ordenar que el dominio en disputa ayudaparachile.cl se mantenga en su actual asignación a favor del titular SOCRATES LIVE IDEAS SPA.
2. No condenar en costas al demandante, por haber tenido un motivo plausible para litigar.
3. En su oportunidad, procédase al cierre y archivo del expediente electrónico.
Rol N° 31627.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile mediante correo electrónico emanado del sitio web arbitral.
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Andrés Grunewaldt Cabrera Árbitro designado
Autorizan en la calidad de testigos
Claudia Ortega Ulzurrum Mariana Gallardo Ban
Andrés Grunewal dt Cabrera
Firmado
digitalmente por Andrés Grunewaldt Cabrera
Fecha: 2019.12.28 17:31:53 -03'00'
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