Apreciacion de La Confundibilidad Entre Las Marcas

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Dado que hoy en dia se han consagrado en nuestras legislación, los criterios Dado que hoy en dia se han consagrado en nuestras legislación, los criterios para

para determindeterminar la confundibilar la confundibilidad entre los sigidad entre los signos distintivosnos distintivos- dentro de los- dentro de los cuales están inclui

cuales están incluidas las marcas tratardas las marcas trataremos este emos este tema siguiendo el ortema siguiendo el orden deden de los criterios señalados por ley.

los criterios señalados por ley. Los criterio

Los criterios que s que debían seguirsdebían seguirse para determinae para determinar la confundibilidr la confundibilidad entre lasad entre las marcas

marcas fueron dfueron desarroesarrolados en la lados en la primera pprimera parte , pese arte , pese a que en nua que en nuestro paestro país,ís, ha habido

ha habido leyes sobre leyes sobre marcas marcas desde el desde el año año !"#, reci$n !"#, reci$n es es con con el decreto el decreto leyley %& #'() del #' de diciembre de ""#, que se incluyen estos criterios en la %& #'() del #' de diciembre de ""#, que se incluyen estos criterios en la legislación. *ctualm

legislación. *ctualmente, los ente, los criterios están contenidos en el criterios están contenidos en el decreto legislativodecreto legislativo %& ()+.

%& ()+.

or otro lado, la aplicación del eamen de registralidad y especícamente la or otro lado, la aplicación del eamen de registralidad y especícamente la apreciación de la posible confundibilidad entre marcas, no queda descartada apreciación de la posible confundibilidad entre marcas, no queda descartada necesariamente, en el supuesto que hubiera un acuerdo de coeistencia entre necesariamente, en el supuesto que hubiera un acuerdo de coeistencia entre titulares de las marcas en concto. *si el articulo +' del decreto legislativo titulares de las marcas en concto. *si el articulo +' del decreto legislativo (

()+)+,e,eststabablelece ce quque e lalas s papartrtes es en en un un prprococededimimieientnto o popodrdrán án acacorordadar r lala coeistencia de signos id$nticos o seme/antes siempre que, en opinión de la coeistencia de signos id$nticos o seme/antes siempre que, en opinión de la o

ocicina na cocompmpetetntnte, e, la la cocoeeisistetencncia ia no no afafececte te el el ininteterr$s $s gegeneneraral l de de loloss cons

consumidumidoreores. s. 0l 0l mismismo mo articarticulodulodispoispone ne que que los los acueracuerdos dos de de coecoeististenciaencia tambi$n se toran en cuenta para an

tambi$n se toran en cuenta para anali1ar las solicituali1ar las solicitudes de des de registrregistro en las queo en las que no se hubieren presentado.

no se hubieren presentado.

.

. 2or2ormas como mas como deben aprdeben apreciarese eciarese las marlas marcas en ecas en el eamen l eamen comparativocomparativo ara tener una aproimación correcta de como debe relai1arse la apreciación ara tener una aproimación correcta de como debe relai1arse la apreciación de la confundibilidad entre las marcas es indispensable situarse en las mismas de la confundibilidad entre las marcas es indispensable situarse en las mismas circunstancias en que esta el publico consumidor al momento en que adquiere circunstancias en que esta el publico consumidor al momento en que adquiere un producto o contrata un servicio.

un producto o contrata un servicio.  La idea

 La idea es hacer es hacer un eamun eamen comparen compartivo tivo de las de las marcas marcas de de forma forma tal, que stal, que see aseme/e lo mas posible a la situación real en la que se veria incurso el aseme/e lo mas posible a la situación real en la que se veria incurso el consumidor . con este propósito en el decreto legislativo ()+ 3 norma legal consumidor . con este propósito en el decreto legislativo ()+ 3 norma legal vigente 3 se han consignado criterios generales y criterios especiales para vigente 3 se han consignado criterios generales y criterios especiales para determina

determinar la r la confundibconfundibilidad entre signos distintivos, los ilidad entre signos distintivos, los cuales son aplicablescuales son aplicables especícamente a las marcas.

4.. 5riterios 6enerales 4.. 5riterios 6enerales

5om

5omo o hemhemos os menmenciocionadnado o ananterterioriormenmente, te, los los crcriteiteriorios s de de conconfunfundibdibiliilidaddad plasmados en l

plasmados en la ley, están elaborada ley, están elaborados con la os con la nalidad de qunalidad de que el /u1gador see el /u1gador se apr

aprooimime e lo mas posilo mas posible a ble a la la sitsituacuación en que estarión en que estaría el ía el conconsumsumidoidor r alal momento de adquirir 7un producto solicitar un servicio.Dentro de ellos, los momento de adquirir 7un producto solicitar un servicio.Dentro de ellos, los criterios generales son los que se aplican a con8ictos entre cualquier clase de criterios generales son los que se aplican a con8ictos entre cualquier clase de marcas. 0s

marcas. 0s decir decir por e/emplo, por e/emplo, en un en un con8icto entre con8icto entre una maruna marca denominativa yca denominativa y otra marca denominativa, se aplicarán los criterios generales9 lo mismo si se otra marca denominativa, se aplicarán los criterios generales9 lo mismo si se tratara entre una marca gurativa frente otra marca gurativa, o entre una tratara entre una marca gurativa frente otra marca gurativa, o entre una mar

marca ca mimita ta verversusus s otrotra a marmarca ca mimitata. . LoLos s cricriterterios ios gengeneraerales les tamtambi$bi$n n sese aplican en caso de con8ictos de marcas de diversa naturale1a9 es el caso de aplican en caso de con8ictos de marcas de diversa naturale1a9 es el caso de una marca denominativa contra una marca gurativa, o el de una marca mita una marca denominativa contra una marca gurativa, o el de una marca mita frente a una marca gurativa, etc.

frente a una marca gurativa, etc.

Lo

Los s crcrititererioios s gegeneneraraleles s esestátán n esestatablblececididos os en en el el arartiticclo lo !" !" dedell Decreto Legislati#o $%&" 'e se(ala lo sigiente)

Decreto Legislati#o $%&" 'e se(ala lo sigiente)

:* efectos de establecer si dos signos son seme/antes y capaces de inducir a :* efectos de establecer si dos signos son seme/antes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios;

principalmente los siguientes criterios;

a< La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de con/unto, a< La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de con/unto, y con mayor $nfasis en las seme/an1a que en las diferencias9

y con mayor $nfasis en las seme/an1a que en las diferencias9 b< 0l grado de percepción del consumidor medio9

b< 0l grado de percepción del consumidor medio9

c< La naturale1a de los productos o servicios y su forma decomerciali1ación o c< La naturale1a de los productos o servicios y su forma decomerciali1ación o prestación, respectivamente9

prestación, respectivamente9

d< 0l carácter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputación d< 0l carácter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado9 y,

en el mercado9 y,

e< =i el signo es parte de una familia de marcas.> e< =i el signo es parte de una familia de marcas.>

*+l+l+$ A,reciaci-n delas .arcas en s con/nto *+l+l+$ A,reciaci-n delas .arcas en s con/nto

La

La apraprecieciacación ión de de marmarcas cas en en cocon8in8icto cto en en el el eeamamen en a a cocompampararativtivo o debdebee reali1arse considerando su aspecto de con/unto.

reali1arse considerando su aspecto de con/unto.

*?05@*5@A% D0 L* 5B%2C%D@@L@D*D 0%E?0 L*= F*?5*= *?05@*5@A% D0 L* 5B%2C%D@@L@D*D 0%E?0 L*= F*?5*=

Cn aspecto ob/etivo a tener presente, es que la marca es un todo y como tal Cn aspecto ob/etivo a tener presente, es que la marca es un todo y como tal de

debe be seser r eeamamininadada. a. De De ototro ro laladodo, , G G eepeperirienencicia a ha ha momoststrarado do quque e elel consumidor aprecia las marcas en su con/unto y no en forma fraccionada o consumidor aprecia las marcas en su con/unto y no en forma fraccionada o aislada. 0l criterio es sumamente importante pues la impresión de con/unto de aislada. 0l criterio es sumamente importante pues la impresión de con/unto de una marca es distinta ala que resulta si ella se aprecia en forma fraccionada. una marca es distinta ala que resulta si ella se aprecia en forma fraccionada.

or lo general, la impresión de con/unto se logra mediante una observación or lo general, la impresión de con/unto se logra mediante una observación fuga1 de las marcas, sin detenerse demasiado en la

fuga1 de las marcas, sin detenerse demasiado en la apreciacióapreciación de ellas. n de ellas. uedeuede a

arrmamarsrse e quque e el el coconsnsumumididor or sasalvlvo o cacasosos s esespepecicialaleses, , no no se se dedetitienene e enen con

considsideraerar r cadcada a uno uno deldelos os eleelemenmentos tos de de prpreseesentantacióción n de de los los prproduoductoctos s oo sserervvicicioioss, , nni i eel l ddetetalallle e de de a a coconnfoforrmmacacióión n dde e ssuus s lologogos s o o ssigignnosos identicatorios

identicatorios

 0s por todo lo anterior, que la apreciación de la marca debe hacerse teniendo  0s por todo lo anterior, que la apreciación de la marca debe hacerse teniendo en cuenta su aspecto de con/unto y no de sus elementos por separado. or en cuenta su aspecto de con/unto y no de sus elementos por separado. or consiguiente, es un error apreciar Los diversos elementos de una marca en consiguiente, es un error apreciar Los diversos elementos de una marca en forma fraccionada, para sucesiva o simultáneamente compararlos con la otra forma fraccionada, para sucesiva o simultáneamente compararlos con la otra marca.

marca.

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La

La ??esesololucucióión n %& %& ((((!!-#-#((((+I+IEE@J@J@%@%D0D05B5B@@, , dedel l ((.(.(#.#.(+(+, , rrececaíaída da enenelel epediente %& "(")K-#((, sobre solicitud de registro de marca deproducto epediente %& "(")K-#((, sobre solicitud de registro de marca deproducto constituida por la denominación F*5*C%5M escrita en letras 7caracteristicas y constituida por la denominación F*5*C%5M escrita en letras 7caracteristicas y guras conforme al modelo, para distinguir maca en harina, gelatini1ada o guras conforme al modelo, para distinguir maca en harina, gelatini1ada o pu

pulvlvereri1i1adada a en en cácápspsululas as NpNprrododucuctotos s memedidicicinanaleles<s<, , de de la la clclasase e + + de de lala %omenclatura Bcial, presentada por upo =.*.5. NerO<, consideró dentro de %omenclatura Bcial, presentada por upo =.*.5. NerO<, consideró dentro de sus fundamentos lo siguiente;

sus fundamentos lo siguiente;

:.# 0amen comparativo :.# 0amen comparativo

ara determinar si dos signos son seme/antes, es práctica de esta =ala partir ara determinar si dos signos son seme/antes, es práctica de esta =ala partir de la impresión en con/unto que cada

de la impresión en con/unto que cada uno de ellos pueda suscitar en uno de ellos pueda suscitar en el pOblicoel pOblico consumidor de los correspondientes productos o servicios. N...< Las diferencias consumidor de los correspondientes productos o servicios. N...< Las diferencias solo tendrán in8uencia en @a impresión de con/unto si son tan fuertes frente a solo tendrán in8uencia en @a impresión de con/unto si son tan fuertes frente a las similitudes, que de/an un recuerdo en la mente de los consumidores. 0stos las similitudes, que de/an un recuerdo en la mente de los consumidores. 0stos

criterios han sido señalados en reiterada /urisprudencia del Eribunal *ndino y más recientemente en los rocesos %&s ++-@-#((( y )'-@-#(((.>

*+$+$+0 A,reciaci-n de las .arcas con .a1or 2n3asis en las se.e/an4as 'e en las di3erencias

=e privilegia este criterio, ba/o la consideración que el consumidor es llevado a confusión directa o indirecta, en base a los elementos similares de las marcas y no por sus diferencias o deseme/an1as. 0s un aspecto secundario el nOmero o clase de deseme/an1as que posea una marca respecto de otra9 pudiendo ocurrir perfectamente el caso que eistiendo varias o muchas diferencias, por el parecido de sólo uno o dos elementos de las marcas, se produ1ca confusión.

5abe hacer notar que no es correcto reali1ar el eamen comparativo entre las marcas en con8icto, sin considerar las diferencias. Las diferencias deben tomarse en cuenta, sólo que se pondrá una atención especial a las seme/an1as9 proceder de otro modo, seria contradictorio con el criterio que establece que las marcas deben apreciarse en su con/unto.

 HC?@=?CD0%5@*

La ?esolución %& ()!-#((+n7l-@%D05B@ del " de /ulio del #((+, recaída en el epediente %& !'"+"-#((, sobre solicitud de marca de producto constituida por la denominación *EM0?2LP escrita en letras características, en la parte inferior observa una gura ovalada conteniendo una saeta estili1ada, sin reivindicar colores9 conforme al modelo, para distinguir 1apatos, 1apatillas y chimpunes, dela clase #+ dela %omenclatura Bcial, presentada por Damian Mnos Q atherf ly =.*. NerO<, a la que se opuso 5onvert 2ootRear 5orp. 0.@.?.L NerO<, señala en sus fundamentos lo siguiente;

50+0 E6a.en co.,arati#o

ara determinar si dos signos son seme/antes, es práctica de esta =ala partir de la impresión en con/unto que cada de ellos pueda suscitar en el pOblico consumidor de los correspondientes productos o servicios. N...< Lo más importante a considerar son las seme/an1as y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán in8uencia en @a impresión de con/unto

si son tan fuertes frente a las similitudes, que de/an un recuerdo en la mente de los consumidores.

Debe tenerse presente que la fundamentación que hace el Eribunal, sobre cómo deben evaluarse las diferencias dentro del con/unto de la marca, se aplicaría igualmente a las similitudes, pues si $stas no son recordadas, como es obvio, tampoco tendrían in8uencia en la impresión de con/unto que de/a la marca.

 0lcriterio señalado por el Eribunal tambi$n tiene el inconveniente que puede hacer pensar que cuando el consumidor recuerda las diferencias, entonces habrá menos probabilidades de confusión, mientras que si no las recuerda, habrá mayores probabilidades de confusión. 0sa no es la idea correcta de aplicación del criterio, pues el consumidor puede recordar las diferencias dentro de la impresión de con/unto, pero igualmente confundirse por las similitudes que tiene la marca solicitada con la marca registrada. Fás bien, la forma adecuada de aplicar el criterio es considerar que, aOn cuando el consumidor recuerde los elementos diferentes dentro del con/unto de una marca, podrá confundirse en base a sus elementos seme/antes con la marca registrada.

*+$+$+7 A,reciaci-n scesi#a delas .arcas

Debe observarse a las marcas en forma sucesiva, es decir no al mismo tiempo, sino una despu$s de la otra. La apreciación sucesiva de las marcas puede tener un efecto distinto en la percepción y probabilidad de confusión entre ellas por el consumidor, que si las marcas se apreciaran en forma simultánea. 0l criterio se ha elaborado teniendo en consideración que el consumidor entrará en contacto, en primer lugar, con una marca y luego con la otra.

0l efecto distinto en la percepción y probabilidad de confusión de las marcas por el consumidor cuando se reali1a la apreciación de ellas en forma sucesiva, respecto del que. se produciría si ellas se aprecian simultáneamente, estará determinado principalmente por el grado de distintividad de la marca que se aprecie primero, la intensidad de su uso, la publicidad efectuada, su originalidad, reputación en el mercado,etc.

La apreciación sucesiva de las marcas implica pues, necesariamente, que ellas se observen en un orden determinado. 0s importante notar que el diferente orden en que se aprecien las marcas en con8icto Nprimero la marca registrada y luego la marca solicitada a registro, o viceversa<, tambi$n puede tener un

efecto distinto en la percepción y probabilidad de confusión entre ellas por el consumidor.

La norma no menciona cuál de las marcas debe observarse en primer lugar, si la marca registrada o la marca solicitada a registro. Eeniendo en cuenta que la nalidad del eamen comparativo es el determinar si eistiría riesgo de confusión en la situación más probable en que se encuentre el pOblico consumidor al momento de la compra o de la solicitud del servicio, es posible concluir que en primer lugar debe observarse a la marca registrada y en segundo lugar a la marca solicitada a registro.

0l consumidor conserva el recuerdo de a marca registrada que distingue el producto que desea adquirir. 0ste recuerdopodrá ser nítido o no, dependiendo de varios factores, entre ellos su grado de distintividad, la intensidad de su uso, la ecacia de la publicidad, etc. Luego, al buscar dicha marca en un establecimiento cualquiera, tiene el contacto con la marca más reciente. =i la marca más antigua Nen principio la registrada<, está arraigada en la mente del consumidor, sea que la representación de su imagen, apare1ca clara o no, originará si es que hay parecido en ellas, una confusión directa entre los productos distinguidos por las marcas, una confusión indirecta con su origen empresarial, o una asociación de ideas que vincule aunque sin confundirlas, a la marca y producto o servicio de un empresario, con la marca y producto o servicio de otro empresario.

uede decirse que mientras más conocida sea una marca por los consumidores, mayor será la probabilidad de que se produ1ca confusión directa o indirecta9 o sin que se produ1ca confusión, una asociación de cualquier tipo entre las marcas, susceptible de traducirse en daño comercial para el titular de la marca registrada. 0n dichas situaciones, la marca más reciente podría ser tomada por la marca registrada del competidor9 podría percibirse como una ligera variación o nueva presentación de la marca original, de titularidad de los mismos empresarios9 o ser vista como una marca que distingue productos o servicios de empresas vinculadas económicamente o que han establecido parámetros de uso de sus marcas, ba/o algOn tipo de relación contractual.

0s importante puntuali1ar que por lo general cuando se produce un supuesto de confusión directa entre marcas, ella no consiste en tomar la marca más antigua por la mas reciente, sino que eactamente al rev$s. La confusión se produce porque la marca más reciente es parecida en tal forma a la ya usada o registrada que produce error en el consumidor. *si se produce un aprovechamiento ilícito del prestigio y calidad de los productos del competidor y del posicionamiento de la marca.

0n relación a este criterio, la ?esolución %& (K-#((+S El- @%D05B@, del ' de abril del #((+, recaída en el epediente %& )""+!-#(( sobre solicitud de registro de la marca de producto ?*MF* 5MB escrita en letras características y otros elementos conforme al modelo, para distinguir cerve1as9 aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas9 bebidas de fruta y  /ugos de fruta9 /arabes y otras preparaciones para hacer bebidas, de la clase # de la %omenclatura Bcial, presentada por 5ompañía rasileira de ebidas Nrasil<, a la que se opone Cnión de 5ervecerías eruanas acTus y Hohnston =.*.*. NerO<, señala en sus fundamentos lo siguiente;

50+0 E6a.en co.,arati#o

N...< or lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Fás bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. or ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el pOblico consumidor. N...<>

0n relación a la ?esolución citada, es necesario anotar que el recuerdo de una marca por el consumidor puede ser nítido, casi nítido o vago9 no necesariamente va a ser un recuerdo más o menos vago.

*+$+$+! El grado de ,erce,ci-n del cons.idor .edio

5omo ya hemos establecido anteriormente, los criterios que segOn ley deben tomarse en cuenta para determinar si entre dos marcas en con8icto puede haber riesgo de confusión, tienen como nalidad que el /u1gador se aproime lo más posible a la situación real en la que se vería incurso el consumidor al momento de adquirir el producto o solicitar el servicio.

uede decirse, como regla general, que el pOblico consumidor selecciona un producto o un servicio de una manera rápida, con una visión casi instantánea de la mercadería en venta, una apreciación global del servicio ofrecido, asi como de las respectivas marcas. La observación de la marca por parte del consumidor no es Jen principio- muy diligente. 0l consumidor no se detiene en considerar todas las características de presentación del producto o del servicio, con el n de diferenciarlo perfectamente de los demás en cada transacción

económica. 0s decir, se parte de la premisa, que el consumidor que presumiblemente está reali1ando la compra del producto o solicitando un servicio es un consumidor medio, y en consecuencia cualquier eamen que se realice en relación a marcas en con8icto para determinar si eiste riesgo de confusión entre ellas, debe tomar en cuenta el grado de percepción que este tipo de consumidor tiene.

0videntemente, la noción de consumidor medio, constituyeun estándar /urídico, que se tendra que evaluar en el caso concreto, tomando en cuenta circunstancias de tiempo, lugar, sector de consumidores ob/etivo, tipo de producto, etc.

ara acercarse a esta noción, comOnmente se ha hecho unadivisión del consumidor en  categorias;

a< Cons.idor Diligente) 0s aqu$l consumidor, observador, analítico, de

especial cultura, que está bien informado sobre los movimientos del mercado y que se detiene a considerar las características de los productos, servicios y marcas quelos distinguen.

b8 Cons.idor Medio) 0s aqu$l consumidor que no es muy diligente, pero tampoco muy distraído.

c8 Cons.idor Distra9do) 5omo su mismo nombre lo indica, el consumidor

distraído es el que no pone atención al momento de adquirir el producto o solicitar el servicio, y en consecuencia puede confundir las marcas en con8icto fácilmente.

=in embargo, hay que notar que, habrá que denir primero cuál es el sector de consumidores al que va dirigido el producto o el servicio, y luego determinar dentro de ese universo, cuál es el grado de percepción del consumidor medio. =i no se aplicase este procedimiento, los resultados del eamen marcario pueden resultar distorsionados. %o es lo mismo un producto o servicio dirigido a las amas de casa, que a las grandes empresas9 o un producto dirigido a (s niños que a los profesionales. Eambi$n pueden haber segmentos de mercado de las personas que se dedican a un ocio Ncarpinteros, gasteros, albañiles<, de los microempresarios, etc.

De otro lado, debe tenerse en cuenta que el grado de percepción de consumidor medio, se verá in8uido por el nivel general de cultura y educación de un lugar o país determinado9 asimismo, podrá ser 8uctuante en el tiempo.

 Eambi$n debe observarse que el grado de percepción del consumidor medio, se verá in8uido por el tipo de producto o servicio de que se trate.

*+$+$+" La natrale4a de los ,rodctos o ser#icios 1 s 3or.a de co.erciali4aci-n o ,restaci-n

0l tipo de producto o servicio de que se trate, puede segOn el caso, estar fuera del ámbito de protección de una marca, por no tener ningOn tipo de coneión competitiva con los productos o servicios distinguidos con a marca registrada, haciendo imposible un supuesto de confusión.

0n relación a este aspecto, cabe traer a colación que el artículo +& de la Decisión *ndina K!', establece que; :ara clasicar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los aíses Fiembros utili1arán la 5lasicación @nternacional de roductos y =ervicios para el ?egistro de las marcas, establecida por el *rreglo de %i1a del + de /unio de "+), con sus modicaciones vigentes. La forma de prestación de los servicios, tambi$n puede tener una incidencia en el riesgo de confusión entre las marcas en con8icto.

Debe notarse que el criterio señalado en la Ley eruana, se ha referido eclusivamente a la forma de prestación del servicio, lo cual alude al cumplimiento de las prestaciones que el empresario se obligó. Los criterios señalados en la Ley, no han incluido a la forma en que el servicio es distribuido, promovido y ofertado por el empresario, o solicitado por el consumidor. 0s decir, no se ha considerado la etapa previa a la contratación del servicio, de/ando fuera todos los aspectos de distribución, promoción, oferta, negociación y celebración del contrato de prestación de servicios. 0stos aspectos son 4itales para determinar si en un caso dado, eiste riesgo de confusión.

De la lectura de la ley peruana, puede apreciarse que esta omisión, se ha debido a la idea de considerar que sólo los productos se comerciali1an y no los servicios. ese a la omisión señalada, ello no obsta para que las consideraciones que hemos efectuado, se tengan en cuenta como criterio al resolver un caso concreto. De otro lado, tambi$n puede interpretarse que cuando la ley se reere a a forma de prestación del servicio, debe entenderse

que tambi$n están comprendidos los aspectos de distribución, promoción, Bferta, negociación y celebración del contrato.

0l considerarla forma de distribución, promoción, oferta o solicitud del servicio, así como la negociación y celebración del contrato, es particularmente importante si se piensa por e/emplo que debido a la naturale1a de un servicio determinado, su contratación pueda requerir de un especial cuidado, reali1ándose tratativas prolongadas, demostraciones previas y velicaciones t$cnicas. Cna situación muy diferente ocurriría sino hay mayor lapso entre la oferta y a aceptación del servicio, supuesto en el cual, por lo general, se pondrá menor atención en el proceso de negociación y particularmente en la marca.

0l tener en cuenta la forma de prestación del servicio, aspecto que si ha sido considerado epresamente por la Ley peruana, tambi$n es de suma importancia. or e/emplo, si elservicio ofrecido se prestará en forma continuada durante un lapso prolongado, podria ponerse mayor atención a la marca que lo distingue y a los atributos que ella representa. =i en cambio, se trata de la prestación de un servicio de e/ecución casi instantánea, o uno en que su prestación se agote inmediatamente despu$s a la celebración del contrato, podría ponerse una atención menor a la marca.

*+$+$+: El carácter arbitrario o de 3antas9a del signo

Cn signo o denominación de fantasía, tratándose de marcas, es aqu$l que no tiene relación alguna con el producto o servicio que distingue. or e/emplo, la palabra B=0==@B%, es una denominación de fantasía en relación a los perfumes9 la palabra LC5UP =E?@U0, es una denominación de fantasía para cigarrillos9 y la palabra D@4* es de fantasía en el rubro decal1ado femenino.

Cn signo arbitrario, tratándose de marcas, es el que no tiene un signicado denido en el idioma. or e/emplo, el t$rmino @C?66VV0, para distinguir computadoras. Eambi$n se dene al signo arbitrario como aqu$l que no tiene relación ninguna con el producto o servicio, ni con sus cualidades o características.

La eistencia de un con8icto en el que la marca registradasea arbitraria o de fantasía, implicará que habrá mayorprobabilidad de confusión respecto de la marca solicitada que se aseme/e a ella9 mientras que si las marcas en con8icto son por e/emplo marcas evocativas de un mismo producto o servicio, podrá

aceptarse mayor proimidad entre ellas, atendiendo al hecho de que no se tomarán en cuenta sus elementos gen$ricos o descriptivos comunes.

*+$+$+& El so; ,blicidad 1rc,taci-n de la .arca en el .ercado

0ste es un aspecto que tambi$n in8uye en la determinación del riesgo de confusión, debiendo considerarse que Jen principio- mientras mayor uso o publicidad tenga una marca, ello contribuirá a que su conocimiento sea más etendido en el mercado9 y en consecuencia, alWestar más presente en lamente de los consumidores, habrá mayor riesgo de confusión.

LB mismo puede decirse respecto de una marca que go1a de unabuena reputación en el mercado, la cual estará más epuesta alriesgo de confusión.

La ra1ón de que eista mayor riesgo de confusión, mientrasmás conocida B mayor reputación tenga una marca, estribaen el hecho de que presentándose en el mercado una nueva marca Nla solicitada<, el consumidor reali1ará mayor nOmero de asociaciones respecto de los elementos comunes que ella tenga con la marca registrada, si es que esta Oltima está arraigada en su mente. 0n cambio, reali1ara un menor nOmero de asociaciones B no las reali1ará, si la marca registrada no ha logrado su posicionamiento, lo cual arro/ará una menor probabilidad de confusión.

*+$+$+< Si el signo es ,arte de na 3a.ilia de .arcas

0l que un signo pertene1ca a una familia de marcas,puede asimismo, ser gravitante en el sentido de una decisión que estable1ca riesgo de confusión entre marcas en con8icto. 5onsideremos por e/emplo, que la marca %escar$ distinga undeterminado producto, y que luego de un tiempo un empresariocompetidor, solicite el registro de la marca :%esdita>, siendo que ambas marcas están dirigidas a distinguir productos lácteos.

0n esta situación, luego de aplicar los criterios establecidos en la Ley, digamos que no es totalmente claro que eista riesgo de confusión entre ambas marcas. =in embargo, si la marca %escar$ perteneciera a una misma familia de marcas constituida, por e/emplo, por las marcas %estl$, %eslac, %escao, %estum, %estógeno, %estea, %escaf$, %esquiT y %es, entre otras, la situación puede cambiar considerablemente. 0l consumidor, muy probablemente pensaría que la marca :%esdita>, pertenece 7 a la misma familia de marcas que la marca %escar$, lo cual no estaría conforme a la realidad del mercado.

De este e/emplo se desprende que para que eista una familia de marcas, en el sentido señalado en la ley, deben cumplirse dos condiciones; que las marcas posean en su conformación un elemento comun característico Nen nuestro e/emplo, la silabaX%0=X<9 y que dicha marcas pertene1can todas al mismo titular.

*+$+0 Criterios Es,eciales

los criterios especiales son aquellos que deberan tomarse en cuenta en con8ictos de tipos especicos de marcas, segun la clasicacion que dividen a las marcas en denominativas gurativas y mitas. estos criterios se aplican en adicion a los criterios generales que hemos estudiado lineas arriba.

Los criterios especiales están establecidos en los artículos K' , K) , K!& y K"& del Decreto Legislativo %& ()+.

*+$+0+$ Con3nd9bilidad entre .arcas no.inati#as

Los criterios que sirven para determinarla confundibilidad entre marcas, cuando ambas son marcas denominativas estan epresamente mencionados en el artículo K' del Decreto Legislativo %& ()+, que señala lo siguiente;

 Eratandose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo K+ de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente;

a< La seme/an1a gráco fon$tica9 b< La seme/an1a conceptual9 y,

c< =i el signo incluye palabras gen$ricas yIo descriptivas, se

reali1ará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuer1a distintiva.> 7

0n este caso se efectOa una comparación estricta entre dos palabras o con/unto de palabras. Cn elemento fundamental a considerar es el parecido

gráco-fon$tico de los signos en litigio9 es decir, cómo se ven y cómo suenan. 5abe hacer notar, la importancia de considerar ambos aspectos puesto que eventualmente podría diseñarse una marca con letras especiales dispuestas e-profeso, de tal modo que en el aspecto gráco no guarde o guarde poca similitud con determinada marca, pero que al pronunciarla se escuche igual o muy parecida a ella. Dentro del aspecto gráco- fon$tico, podemos considerar tambi$n la similitud ortográca , que se reere a una parecida o misma selección, ubicación y secuencia de consonantes y vocales, dentro de las palabras que conforman las marcas ba/o eamen. Eambi$n debe tenerse en cuenta el aspecto semántico, especícamente si eiste seme/an1a conceptual B ideológica entre los signos. 0sto se ve claro, especialmente en un caso en que no haya seme/an1a gráca-fon$tica entre los signos9 por e/emplo, la marca :C*C-C*C> para distinguir servicios de vigilancia, frente a la marca :5*%> para distinguir el mismo tipode servicios.

or otro lado, la Ley se reere al supuesto en que los signos en con8icto est$n conformados en parte por t$rminos gen$ricos o descriptivos. 0n este caso, siguiendo lo estatuido por la ley, deberá reali1arse el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuer1a distintiva. Lo mismo, aunque no lo dice la Ley, sería aplicable a los t$rminos usuales y t$cnicos, respecto del producto o servicio de que se trate.

0isten muchas marcas que llevan dentro de su conformación, t$rminos gen$ricos o descriptivos, o que han devenido en serlo.

Cn e/emplo podría ser el de las marcas %0=5*2Y, 5BL5*2Y, 5*20E*L, en la que si se toma en cuenta su aspecto de con/unto, considerando todos sus elementos, podrían guardar una cercana proimidad, pero que si se prescinde de la palabra 5af$ en la conformación de dichas marcas y se reali1a el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuer1a distintiva, es decir;

%0=, 5BL, y E*L, aparece que no hay confundibilidad.

 Eambi$n se presenta frecuentemente este supuesto, respecto de productos farmac$uticos comprendidos en la 5lase + de la %omenclatura Bcial. *quí  tambi$n compararemos las marcas ba/o eamen sin considerar tales t$rminos gen$ricos B descriptivos, por cuanto ellos no son distintivos.

no obstante, debe señalarse que un t$rmino se hace usual para la designación de un producto no por el simple hecho que eistan más de una marca

registrada con dicho termino, sino que tal termino tiene que estar arraigado en la mente del consumidor, o en su caso, de los especialistas. facultativos Nen caso de productos de la clase +< como signos utili1ados usualmente en determinada clase de productos9 interpretar este criterio de otro modo, podría implicar la legali1ación de contravenciones a los requisitos imperativos que establece nuestro ordenamiento /urídico para que se acceda al registro de una marca.

* manera de e/emplo, supongamos que las siguientes marcas han sido otorgadas por el @%D05B@ a nombre de diferentes personas, en las fechas que se señalan a continuación;

cuadroooo

se aprecia que el elemento =*@LB?0, se repite en todas estas marcas. ero ello no quiere decir, necesariamente que estemos ante un t$rmino que se ha hecho usual respecto de determinado producto B servicio. Los dos Oltimos registros podrían haber sido concedidos, contrariando normas imperativas de la Decisión *ndina K!'. 0l titular más antiguo de a marca, tendría epedito su derecho para accionar demandando la nulidad de los registros posteriores.

5omo ya hemos mencionado líneas arriba, si estuvi$ramos ante una marca compuesta en parte por una raí1 gen$rica o descriptiva, se debe prescindir de dicha rai1, para proceder al análisis comparativo. 0ste concepto es ilustrado por el tratadista 5avelier, 6ermán, el cual señala; :ara deducirse eiste confusión entre una marca y otra, o si se distinguen entre si, es preciso establecer cuál es el radical de los nombres en disputa, y anali1ar sus respectivas terminaciones. =i el radical es una vo1 gen$rica, no es registrable conforme a la doctrina del artículo ( de la Ley  de @-"#+, por ser de liso comOn. De manera que la dicutad reside en la apreciación de las susodichas terminaciones. =i a simple vista y a golpe de oído, y segOn su signicado ideológico no se patenti1a la seme/an1a fon$tica, visual y de acepción entre estas, no eiste confusión entre ellas.

para que se acceda al registro de una marca nominativa, y en general a una marca de cualquier clase, no debe haber ninguna duda sobre su distintividad. 0s cierto que pueden presentarse sin embargo, en esta situaciones consideramos que debe manera, o instaurar un proceder permisivo, signicaría que el mismo /u1gador estaría socavando el sistema de protección de marcas, que que el mismo esta llamado a hacer respetar. 0l titular de un certicado de registro de marca, tiene un derecho eclusivo sobre su marca, y esta en aptitud

de recurrir al organismo competente para protegerla, a trav$s del recha1o de solicitudes de marcas similares a la suya. 0l no tener el debido cuidado en protección del derecho del titular de la marca, implicaría una falta de predictibilidad en las resoluciones, y en general afectaría la seguridad /urídica. 0llo incentivaría en los empresarios una conducta desleal que propenda al aprovechamiento indebido del esfuer1o de sus competidores, y desincentivaría la inversión y el dinamismo de la economía.

En canto a este te.a; es ,ertinente citar al /rista =er.an ca#elier; 'ien se(ala lo sigiente)

%ada mas fácil para un industrial o un comerciante, al idear lamarca con que quiere que se sistinga sus productos, que confeccionarla en una forma completamente mea , distinta de las marcas ya registradas y usadas por otros industriales . la repetición de una marca es de suyo inaceptable , y la seme/an1a tambi$n maime cuando no se trata de emblemas u otros distintivos, sino de palabras, porque inmediamente se cae en cuenta de que siendo tan etenso el lengua/e, no hay ra1ón para escoger como marca una palabra muy seme/antR a otra ya empleada como distintivo de artículos seme/ants por otro fabricante o comerciante.

5on mayor ra1ón, es inaceptable el escoger marcas que sean parecidas a otras muy conocidas en el mercado, por cuanto no sólo se haría patente la confundibilidad entre las marcas, sino que tambi$n podría revelarse una verdadera voluntad de imitación de la marca ya registrada.

*+$+0+0 Con>.dibil9dad entre .arcas >grati#as

Los criterios que sirven para determinarla confundibilidad entre marcas gurativas, están epresamente mencionados en el artículo K) del Decreto Legislativo ()+;

:Eratándose de signos gurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo K+ de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente;

a< =i las guras son seme/antes, si suscitan una impresiónvisual id$ntica o parecida.

b< =i las guras son distintas, si evocan un mismo concepto.>

Debe observarse que siendo la nalidad de los criterios, determinar si en caso de con8icto de marcas eiste riesgo de confusión, ello pasa necesariamente por apreciar si la impresión de con/unto que arro/an las marcas, es id$ntica o

parecida. or tal ra1ón, el determinar si dos marcas gurativas son seme/antes, será el resultado del eamen comparativo, no pudiendo ser

Jcomo aparece en el artículo comentado- la premisa de la cual se parte para reali1arlo. 0s por ello, que hubiera sido me/or 9 que el literal a< del artículo K) del Decreto Legislativo %& ()+, simplemente tuviera el siguiente teto; X=i las guras suscitan una impresión visual id$ntica o parecida.>

Cna Bbservación parecida puede hacerse al literal b< del mismo artículo. 0l hecho de partir de la premisa de que las guras sean distintas, para luego de ello, aplicar el criterio de si ellas evocan el mismo concepto, presenta el inconveniente de formarse primero una opinión sobre la similitud o diferencia de WOnicamente el aspecto gráco de la marca, y luego Jteniendo ya W esta Bpinión formada- reci$n proseguir con la apreciación del aspecto semántico de las marcas. 0ste procedimiento implica la reali1ación de un análisis fraccionado de las marcas, al teneren cuenta el aspecto semántico de las marcas, sólo despu$s de haber decidido que en su aspecto gráco son distintas, lo cual atenta contra el principio general que la marca debe apreciarse en su con/unto.

or otro lado debe observarse que en la apreciación de las marcas siempre habrá una interacción entre su aspecto gráco y su aspecto semántico o conceptual. La determinación si las guras son seme/antes o distintas, puede ser un traba/o dicil de efectuar si se le separa de la evaluación de su aspecto semántico o conceptual, con mayor ra1ón aOn si consideramos que entre marcas en con8icto hay diferentes grados de seme/an1a o diferencia y no son por lo general ((Z distintos o ((Z iguales.

*+$+0+7 Con3ndib9lidad entre .arcas .i6tas

Los criterios que sirven para determinar la confundibilidad entre marcas mitas, están epresamente mencionados en el articulo K! del Decreto Legislativo %& ()+;

:Eratándose de signos mitos, formados por una denominación y un elemento gurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos K+, K' y K) del presente Decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente;

a< La denominación que acompañe al elemento gurativo9 b< La seme/an1a conceptual9 y,

c< La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frenteal elemento gráco, con el ob/eto de identicar la dimensióncaracterística del signo.>

 Eal como se puede apreciar, en primer lugar se da un $nfasis especial a la denominación que acompaña al elemento gurativo.

0llo porque la palabra cumple un rol esencial en la comunicación y tambi$n porque cuando los consumidores solicitan un producto o un servicio de su preferencia, necesitan obligadamente verbali1arlo, utili1ando sus caracteres denominativos, aun cuando la marca tambi$n contenga elementos gurativos.

 Eambi$n es necesario tener en cuenta el aspecto semántico, conceptual o ideológico. uede haber seme/an1a conceptual tanto en el aspecto denominativo como en el aspecto semántico, y ello puede devenir en riesgo de confusión entre las marcas.*simismo, debe apreciarse la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráco, con el ob/eto de identicar la dimensión caracteristica del signo.

0ste criterio es tambi$n importantísimo para tomar una decisión, especialmente porque nos hace caer en cuenta de las especicidades que pueden tener las marcas en con8icto. De acuerdo al criterio consignado en el literal a< se llama la atención en general, de la importancia del elemento denominativo frente

al elemento gurativo9 ahora en el criterio c<, se recomienda ser más acuciosos aOn, deniendo en forma especíca cual es el elemento de la marca mita que es más relevante.

5onsideremos los siguientes casos;

[ue la seme/an1a se produ1ca sólo entre los elementos denominativos de las marcas, siendo el elemento deno-minativo de la marca registrada el de mayor relevancia, por constituir su elemento característico.

0n ocasiones se ha considerado que una marca no es confundible con otra, cuando sólo presenta parecido en sus elementos nominativos, siendo disímil en sus elemental gurativos. =e ha seguido el criterio segOn el cual hay a J apreciar a las marcas en su con/unto, sin prescindir al\ ninguno de sus elementos, sin que se evalOe la importancia en el con/unto del elemento denominativo, ni que determine cuál es el elemento -denominativo o gurativo que es el característico del signo.

0s decir, en dichas ocasiones, se ha disminuido la importancia que tiene la palabra, dentro de todo el con/unto, especialmente si dado el caso, ella es el elemento característico. La palabra el aspecto denominativo, es -en principio-un elemento gravitante de cualquier marca, y si hay confprincipio-undibilidad en este elemento, especialmente cuando este es el característico del signo, es muy probable que deba concluirse que eiste confundibilidad entre las marcas ba/o eamen. %o se concibe cómo no podria producirse confusión en este supuesto, por el sólo hecho de que las marcas presentan guras distintas.

[ue la seme/an1a se d$ principalmente en el elemento gurativo, siendo que $ste es el elemento de mayor relevancia, por ser el característico del signo. W 0s perfectamente posible que dos marcas mitas no obstantellevar distintos elementos denominativos, se aseme/en en grado tal que sean confundibles. 0sto se produce, porque la confundibilidad entre dos marcas se determina por sus elementos comunes y no por sus deseme/an1as. Cna etiqueta que tiene un van7ado nOmero de elementos, de los cuales sólo dos o tres son comunes a los de la otra etiqueta, puede ser confundible con ella. 0n el supuesto comentado, esta confundibilidad es aOn más probable si es que el elemento gurativo es el característico.

Debemos considerar aquí que los empresarios tienen una amplísima gama de posibilidades para escoger sus marcas, y con mayor ra1ón aun si $stas se componen de varios elementos.

0s así que una etiqueta puede ser confundible con otra, no obstante tener distintos elementos denominativos en los siguientes casos;

J or la diagramación comOn o similar.

J or la disposición de sus diferentes elementos.

J or utili1ar los mismos colores o a misma distribución de los colores principales de la marca.

- or presentar las mismas guras, dibu/os o motivos9 con mayor ra1ón si ellos son los característicos en la marca.

0l riesgo de confusión aparecerá de a impresión de con/unto de la marca, debiendo el /u1gador tener especial cuidado en el eamen de las marcas en con8icto, pues es comOn que el infractor sustente que no hay confundibilidad en base a que los aspectos denominativos de su marca son diferentes.

 Eambi$n debe percatarse el /u1gador de la practica de registrar por separado elementos aislados que en si mismos no son confundibles con una determinada marca mita, para luego reunirlos en una disposición similar a la de ella, aduciendo que la marca solicitada está compuesta por elementos ya protegidos previamente a favor del solicitante9 B tambi$n de la práctica de solicitar registros de marcas para legali1ar conductas desleales.

% o está demás recalcar que la autoridad debe armar claramente que sólo se aceptará el registro de marcas que no de/en dudas sobre su distintividad.

*+$+0+! Con3ndibilidad entre .arcas de distinto ti,o

La Ley se reere a con8ictos entre signos de distinto tipo, en su artículo K";

:Eratándose de un signo denominativo y uno gurativo, se tendrá en consideración la seme/an1a conceptual. Eratándose de un signo denominativo y uno mito, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos K' y K) de este Decreto Legislativo. Eratándose de un signo gurativo y uno mito, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos K) y K! del presente Decreto Legislativo.

0n los tres epuesto serán igualmente de aplicación los criteriosseñalados en el articulo K+ del presente Decreto Legislativo>.

5omo puede apreciarse, los criterios a los que se reere este artículo han sido elaborados teniendo como base la clasicación que distingue a las marcas en denominativas, gurativas y mitas, por lo que no considera casos de con8icto entre otros tipos de marcas.

*+l+0+!+l Con?icto entre .arca deno.inati#a 1.arca >grati#a

0s posible que haya confundibilidad, pues la marca gurativa puede evocar un concepto o idea que constituya el signicado de la palabra o palabras que

conforman la marca denominativa. =iendo esto así, no habría porqu$ permitir la coeistencia de dos marcas que son conceptualmente id$nticas.

0/emplo; 5*=* :*L2@L> 5*=* Nla gura de un all<

0n este tipo de con8icto entre marcas, el artículo K" sólo considera necesario tener en cuenta la seme/an1a conceptual9 sin embargo, no hay que descartar que, ecepcionalmente, entre una marca denominativa y una gurativa Ndibu/os parecidos a letras<, haya seme/an1a gráca e inclusive fon$tica Npor asimilación de ciertas guras a palabras<.

*+l+0+!+0 Con?icto entre .arca deno.inati#a 1 .arca .i6ta

 Eal como se señala en el artículo K", en caso de un con8icto de este tipo, se aplicarán aparte de los criterios generales consignados en el articulo K+, aquellos establecidos en los artículos K' y K), es decir los referidos a la confundibilidad entre signos denominativos y mitos, respectivamente.

=i la marca registrada es la marca denominativa, entonces se efectuará el eamen atendiendo fundamentalmente a dicho aspecto en las marcas en con8icto. =i el elemento denominativo es seme/ante, y ese es tambi$n el elemento más relevante de la marca mita solicitada9 entonces, es altamente probable que eista riesgo de confusión entre las marcas. 0ste proceder está arreglado al principio segOn el cual a confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos seme/antes y no a los deseme/antes. @gualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio. =i la marca mita solicitada, tuviera al elemento gurativo, como más relevante, entonces habrá menor probabilidad de confusión.

=i la marca registrada es la marca mita, entonces habrá que denir cuál es el elemento característico de dicha marca, si su aspecto denominativo o su aspecto gurativo. =i se concluye que el elemento característico y de mayor relevancia en la marca mita es el elemento denominativo, entonces igualmente queen el caso anterior, es altamente probable que eista riesgo de confusión. =i no fuera este caso, habrá menor probabilidad de confusión.

*+$+0+!+7 Co.,araci-n entre .arca >grati#a 1 .arca .i6ta

0n este supuesto, la Ley establece que aparte de los criterios generales consignados en el artículo K+, se apliquen tambi$n los criterios establecidos en los articulos K) y K!.

si la marca registrada es la marca gurativa, entonces se efectuara el eamen atendiendo fundamentalmente a dicho aspecto en las marcas en con8icto.si el elemento gurativo esb seme/ante, entonces es probable que eista riesgo de confunsion entre las marcas . este proceder esta arreglado al principio segun el cual la confundibilidad hay que apreciarla con enfasis en los elementos seme/antes y no en los deseme/antes. se aumentaria el riesgo de confunsion , s es que el elementos gurativo es tambien el caracteristico o de mayor relevancia en la marca mita.

=i la marca registrada es la marca mita, entonces habrá que denir cuál es el elemento característico de dicha marca, si su aspecto denominativo o su aspecto gurativo. =i se concluye que el elemento característico y de mayor relevancia en la marca mita es el elemento gurativo, entonces es altamente probable que eista riesgo de confusión. =i no fuera este caso, habrá menor probabilidad de confusión.

* $+0+ " Con?ictos entre otras clases de .arcas

como ya hemos mencionado los criterios para establecer la confundibilidad entre marcas han sido elaborados a partir de la clasicacion que distingue a las marcas o a las signos distintivos en nominativos, gurativos y mitos. es una tarea pendientre para la /urisprudencia y la doctrina delinear estoscriterios en caso de con8icto entre otras clases de marcas. aqui damos unos breves alcances

*$+0+"+$ Con?icto entre .arca de ,rodcto 1 .arca de ser#icios

Las marcas de producto se utili1an para identicar productos comprendidos en las primeras K clases de la nomenclatura ocial, mientas que las marcas de servicios, pueden distinguir servicios de las clases + a K+ de la misma nomenclatura.

*un cuando se trata de marcas que en un caso distinguen productos y en los otros servicios, pueden presentarse con8ictos cuando eiste cierta correspondencia entre los productos y servicios distinguidos por ellas.

* modo de e/emplo, podemos citar la anidad entre la clase K Neducación9 formación9 esparcimiento9 actividades deportivas y culturales< y la clase ' Nproductos de imprenta, material de instrucción o de enseñan1a, entre otros<.

0n casos como $ste, puede haber coneión competitiva entre los productos y servicios antedichos, por lo que si se .

solicitara una marca parecida a la registrada, para distinguir cualquiera de ellos, se colisionaría con el ámbito de protección que regularmente es otorgado por el Derecho, a la marca

registrada. Bbviamente, no se puede aceptar el registro de a marca solicitada, si hay un con8icto de esta clase.

4..#.+.] 5on8ictos en torno alas marcas tridimensionales

0l registro de marcas tridimensionales se está convirtiendo en un fenómeno cada ve1 más creciente en nuestro país,

produci$ndose con8ictos en relación a este tipo de marcas9 sin embargo no hay pautas legales especícas de cómo debe /u1garse la eistencia de distintividad en este tipo de marcas Nsalvo los criterios generales aplicables en lo pertinente a toda marca< o en su caso, el riesgo de confusión entre ellas. 0n diversas ?esoluciones del Eribunal del @ndecopi, así como del Eribunal *ndino de Husticia, aparecen mencionadas ciertas pautas que pueden tomarse como base para que luego del análisis y crítica, se haga una construcción sistemática y coherente de estos

Cn aspecto importante en este tema es determinar si la

forma tridimensional cuyo registro se solicita, es o no una forma usual, por cuanto dichas formas están epresamente prohibidas de acceder a registro.

*+$+0+"+! Con?ictos entre .arcas tridi.ensionales .i6tas 1 .arcas >grati#as

Cna marca tridimensional mita, es aquella que por e/emplo, además de constituir una forma tridimensional peculiar, susceptible de ser protegida como marca en sí misma, lleva tambi$n denominaciones, guras o una combinación de ellos en su supercie. 0s así que se trata de una mitura que integra el elemento tridimensional y el denominativo, gurativo o la combinación de los dos Oltimos.

*quí habrá que eaminar la seme/an1a graca entre la marca gurativa y la marca tridimensional mita, tanto en sus aspectos denominativos gurativos o en la combinación de ambos, como en su elemento tridimensional. Eambi$n habrá que apreciar posibles similitudes semánticas.

#+$+7 otros criterios

*+$+7+$ A,ro6i.aci-n a la ,erce,ci-n e3ecti#a del cons.idor

desde que lo se busca es decidir si una marca es confundible con otra a partir de las perspectivas del consumidor medio, puede ser util recurrir a estudios especiali1ados sobre si esta confundibilidad se produce o no en el caso concreto lo mismo puede ser aplicable para situaciones en que n necesariamente se tenga que decidir sobre un con8icto entre marcas, como podria ser la de eaminar siuna marca es distintiva, si una forma tridimencional es usual, etc, es asi que en un procedimiento pueden presentarse sondeos de opinion del consumidor, estudios de mercadeo y otros estuios tecnicos.

cuando sea necesario evaluar el aporte de estos estudios es indispensable que el /u1gador eamine especialmente la metodologia empleada y el tipo de pregunta a efectuarse, dado que una metodologia o un tipo de preguntas inadecuado, puede llevar a resultados totalmente distorsionados.

0n relación a este tema, la ?esolución %& #'-#((+^

 E@-@%D05B@, recaída en el epediente %& "+#'-#((+#, señala en su página +, lo siguiente;

:2inalmente, en el procedimiento de registro de marcas, no eiste la posibilidad ni la obligación de parte de la *utoridad de determinar concretamente si el pOblico realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. 0n el eamen de distintividad, se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y eperiencias generales sin que sea necesario reali1ar investigaciones etensas Npor e/emplo encuestas de consumidores<. =in embargo, si se requiere que la decisión de la *utoridad se base en apreciaciones concretas Ncomparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente empleadas en el mercado<9 por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, con/eturas, no son sucientes para determinar que un signo no es distintivo>.

Debe notarse que pueden ocurrir muchos casos en los que la Onica manera de determinar si un hecho se ha producido ono, es a trav$s de una investigación en el mercado y su posterior evaluación por el /u1gador, lo cual signica que su eamen del caso no se restringe Onicamente a un asunto de puro derecho. or e/emplo, si se trata de determinar la distintividad sobrevenida de un signo denominativo, para decidir si es registrable o no, prácticamente la Onica forma que tiene el /u1gador de formarse

un criterio adecuado es el de evaluar datos y conclusiones arro/ados en un estudio t$cnico de encuestas de consumidores. 0l no hacerlo así, daría pi$ a que se tome la decisión de la forma en que la resolución comentada busca evitar, es decir en base , a especulaciones, suposiciones teóricas, con/eturas u opiniones [ formadas desde la posición particular del /u1gador y no desde la perspectiva del consumidor medio.

*+$+7+0 Si @a1 coe6istencia entre Ia .arca a3ectada 1 otra  otras 'e ,resentan res,ecto de ella el .is.o grado de si.ilitd o di3erencias 'e la solicitada; entonces no @a1 con3ndibilidad entre las .arcas en con?icto+

0ste criterio no es más que la aplicación de las reglas de la lógica. 0stamos ante el llamado silogismo hipot$tico puro, el cual presenta el siguiente proceso;

roposición l ; * es diferente de . roposición # ;  es igual a 5.

roposición  ; * es diferente de 5.

La aplicación de este criterio, puede tener ciertos obstáculos en la práctica. %o siempre es posible delimitar con eactitud, si una marca es diferente de otra en el mismo grado que una tercera9 las distintas variables que deben tomarse en cuenta para la decisión pueden variar con el tiempo9 los criterios

valorativos a aplicarse pueden ser distintos en el /u1gador, etc.

Desde otro punto de vista, encontramos que en la base de este criterio está el aforismo :Donde hay la misma ra1ón hay el mismo derecho>, el cual, sin embargo, debe ser utili1ado con cuidado por las mismas ra1ones señaladas líneas arriba.

0l criterio no debe aplicarse en forma mecánica, sin haber escudriñado a fondo sobre la verdad o no de las proposiciones que se están utili1ando. *demás de ello, debe tenerse en cuenta que pueden haber ciertas situaciones en las que es incorrecta la aplicación de este criterio, como sucedería en el caso que tercera marca que sirve como referencia de comparacion, haya

sido otorgada en contravencion de normas impositivas que acarrearían su nulidad.

*+$+7+7 N% @a1 con>.dibilidad si Ia .arca solicitada es na ne#a ,resentaci-n de na .arca 1a registrada ,arla solicitante

Cna nueva presentación de marca, no es otra cosa que un diseño especial de la misma marca ya registrada.

la misma marca.

=in embargo, en la práctica es comOn que se alegue que se está solicitando una nueva presentación de la misma marca, cuando en realidad Jpor los cambios que se han introducido en ellaJ se trata de una marca distinta, o una en la que se ha hecho una variación tal, que la haga confundible con otras marcas

registradas. Bbviamente el criterio que estamos desarrollando no puede servir de sustento para dichos casos.

Cn e/emplo de lo que estamos señalando se dio en la ?esolución Directoral %o. ('+'# D@@ del # de *gosto de "" N0tiqueta F*66@ versus 0tiqueta %@5BL@%@<, la cual adoleció de error al considerar que la etiqueta solicitada era una nueva representación del 5erticado %o. #+"!', que ampara la etiqueta original de 5aldos %@5BL@%@. 0n efecto -como se podía apreciar- entre la nueva etiqueta y la anterior, había una diferente distribución de colores, distintas guras y ambas presentaban como similitud principal el mismo sigio nominativo %@5BL@%@. 0n realidad, estábamos ante otra marca, que presentaba diferencias sustanciales respecto de la etiqueta amparada con el 5erticado #+"!'.

#ariaci-n de na .arca ,ree6istente de ,ro,iedad del .is.o solicitante

0ste es un criterio muy discutible, que en todo caso es

indispensable aplicarlo con mucho cuidado, dado que su mala utili1ación puede llevar a resultados in/ustos que contravienen lo preceptuado en la normatividad 4igente y los principios aplicables

al Derecho de Farcas. 0n efecto, aun cuando la variación deuna marca sea ligera, ello puede producir confundibilidad con

otra anteriormente registrada.

0l criterio en si aparece con poco sustento lógico, y considera como ineistente o de poca importancia, una diferencia que en realidad puede ser muy signicativa. or e/emplo, siendo que * es una ligera variación de a marca original,  es la marca

original y 5 son las marcas que podrian ser confundibles con *, tenemos lo siguiente;

* es igual a 

 es diferente de 5

0ntonces, * es diferente de 5.

0l error del anterior ra1onamiento estriba en que se basa en

una premisa incorrecta N:* es igual a >, cuando en realidad :* es diferente de ><.

0l proceso de ra1onamiento que es adecuado, queda y traducido de la siguiente manera;

* es diferente de .  es diferente de 5.

0ntonces, no es posible inferir con estos datos que; * es diferente de 5 o que * es igual a 5.

Cn e/emplo de lo que estamos eplicando puede apreciarse W v_ en la ?esolución Directoral %& (K)(KK D@@-DF del ( de

=etiembre de "!+, que en sus considerandos señalalo siguiente;

:[ue la opositora @ndustrias BLLP =.*., tnda su accion en el hecho de ser propietaria de la marca de fábrica :BLLP con 5erticado %o. #+, que protege productos de la misma clase y que la marca que se pretende registrar resulta ser

similar y contndible, tanto gráca como fon$ticamente con la

marca registrada, y en consecuencia debe denegarse el registro solicitado.

[ue la solicitante Folinera @nca =.*., contradice la accion

sosteniendo que las marcas en litis no son conindibles ni gráca

ni fon$ticamente, y que la denominación :FBLP> solicitada esuna ligera variación de la marca :FBL@> y logotipo que tiene

registrada con 5erticado %o. #()', siendo así mismo anterior a la marca :BLLP> con 5erticado %o. # + de la opositora9

W[ue de la vericación de antecedentes efectuada se ha

con 5erticado %o. #()', para la clase ( de la %omenclatura Bcial, vigente hasta el ( de Diciembre de "!), por lo que la denominación :FBLLP> solicitada como marca viene a ser una variación de la que ya tiene registrada a su favor anteriormente.>

0l punto aquí es que si bien, la marca :FBL@> y logotipo, puede presentar sucientes diferencias respecto de la marca :BLLP> de la opositora9 ello no implica necesariamente que la nueva marca solicitante :FBLLP>, no se aproime demasiado a la marca de la opositora, como para tener sucientemente distintividad. *simismo, debemos tener en cuenta que si bien la marca FBLLP es igual en su aspecto fon$tico a la marca ya registrada por el solicitante NFBL@<, no sucede lo mismo si consideramos su aspecto gráco, que es el que hace que haya aOn más similitud con la marca del opositor.

0n consecuencia, debía procederse al análisis entre las dos marcas en litigio, sin considerar el registro de la marca :FBL@> y logotipo. 0ra muy probable que este análisis diera como resultado que la marca :FBLLP> era confundible con la marca :BLLP>, y en consecuencia no procedía su registro.

Los fonemas IoI e IiI , así como la consonante LL, estaban eactamente en la misma ubicación dentro del con/unto fon$tico, y la Onica diferencia -la consonante F- no parece suciente como para quebrar la similitud de ambas marcas en su con/unto.

Cn análisis similar al desarrollado en el párrafo precedente, se reali1ó en la ?esolución Directoral )"K-"(-@E@%E05-D6