Expediente Rol N°: 55.294 Dominio: kwtechnologies.cl Demandante: KELLER WILLIAMS REALTY, INC.
Demandado: IGOR STEPANOV
SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
2 de marzo de 2022
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL y en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, en adelante e indistintamente el “Procedimiento”, se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de revocación temprana del nombre de dominio “kwtechnologies.cl”, siendo partes en este litigio, como actual asignatario del nombre de dominio, IGOR STEPANOV, y, como solicitante de revocación, KELLER WILLIAMS REALTY, INC.
SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo con fecha 30 de diciembre de 2021, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile según consta en autos.
TERCERO: Que, consta en autos que el solicitante de revocación ha cumplido con las cargas procesales que le corresponden.
CUARTO: Que, dentro de plazo, el solicitante de revocación presentó la demanda arbitral por revocación de nombre de dominio, alegando en lo medular lo siguiente:
- Keller Williams Realty, Inc. es la franquicia de bienes raíces más grande del mundo por cantidad de agentes y la más grande en los Estados Unidos por unidades vendidas y volumen de ventas, con más de 1,000 oficinas y 180,000 asociados en América, Europa, África y Asia. La compañía ha tenido un importante crecimiento desde la apertura de su primera oficina en 1983, y continúa cultivando una cultura centrada en los agentes, basada en la educación e impulsada por la tecnología que recompensa a los asociados como partes interesadas.
- En cuanto a su presencia en Chile, en octubre de 2018 se inauguró, KW “Las Condes I” como el primer Market Center de Keller Williams en territorio nacional, ofreciendo un destino perfecto para que cualquier agente de bienes raíces se entrene, desarrolle y desempeñe al más alto nivel y en un entorno moderno y tecnológico.
- Es titular de los siguientes registros marcarios:
o Registro Nº1.313.450, “KW”, denominativa, clases 35 y 36.
o Registro Nº1.302.631, “KW KELLER WILLIAMS”, mixta, clases 35 y 36.
o Registro N°5073599 “KW”, clases 35 y 36. Estados Unidos.
o Registro N°TMA542382 “KW”, clases 35 y 36. Canadá.
o Registro N°1392169 “KW”, clases 35 y 36. Australia. • Registro N°832920 “KW”, clases 35 y 36. Nueva Zelanda.
o Registro N°239030 “KW”, clases 35 y 36. Costa Rica.
- Estos registros de marca son una poderosa muestra del interés preferente que asiste a su representada respecto del nombre de dominio
“KWTECHNOLOGIES.CL”, pues el nombre de su famosa marca comercial se encuentra REPRODUCIDA en el dominio en conflicto. Añadir la expresión
“TECHNOLOGIES” no es suficiente para otorgar distintividad al dominio en disputa y cataliza el riesgo de confusión, haciéndolo altamente confundible con la marca "KW" de su mandante, al considerar el dominio en su conjunto,
con el riesgo de error y confusión que tal circunstancia implica para los usuarios de Internet, y el consecuente perjuicio para su representada.
- Señala que la esencia del nombre de dominio solicitado consiste en la marca
"KW", incorporando únicamente la expresión "TECHNOLOGIES", que puede resultar en una confusión evidente con alguno de los servicios de su mandante, sobre todo considerando que uno de los ejes más importantes dentro de su giro es el de desarrollar un ambiente moderno y tecnológico, que beneficia tanto a agentes como clientes en la búsqueda de bienes raíces.
- Por ende, los usuarios de Internet podrían con toda razón pensar que se trata de un servicio relacionado, o bien, un canal para ofrecer información por medio de internet ofrecido por medio de o con asociación a su mandante, lo que no ocurre ya que el titular del nombre de dominio no ha sido autorizado a ocupar las marcas de KELLER WILLIAMS REALTY, INC. y menos para registrar nombres de dominio correspondientes a la reproducción de la marca de su mandante sumado a la expresión “TECHNOLOGIES”, que como mencionamos anteriormente no supone un elemento diferenciador.
- Hace presente que el demandado inscribió un nombre de dominio que REPRODUCE la marca registrada de su mandante “KW” en su totalidad, lo que sin lugar a dudas llevará a los consumidores y/o usuarios de internet a pensar que el nombre de dominio de autos corresponde al ofrecimiento de productos y servicios únicos y exclusivos autorizados por la marca KW; lo que obviamente no es así, produciéndose el error, la confusión y el aprovechamiento del reconocimiento y fama ajenos que toda la legislación y normativa sobre propiedad industrial busca evitar.
- Señala que, si se dirige a kwtechnologies.cl el portal no tiene uso alguno, ya que solo contiene una “máscara” de sitio web, sin ninguna funcionalidad real, que simula ser un e-commerce, pero es solo una “fachada” de relleno para mostrar “actividad” en el sitio web, con descripciones de productos sacados de un traductor. De esta manera, al hacer click en añadir algo al carro, o en sus redes social, “contacto”, “mi cuenta”, o cualquier otra parte del sitio, no produce ningún efecto, ni redirige a su contenido. Es común que individuos
que compran nombres de dominio “al por mayor” para lucrar con ellos, ya sea vendiéndolos, haciendo uso de su tráfico, o su publicidad, incluyan contenido
“falso” o “de relleno”, para que no aparezca como un sitio web inactivo.
- El mismo “modus operandi”, se puede apreciar en distintos nombres de dominio inscritos por quien dice llamarse Igor Stepanov, quien ha inscrito, hasta el día 26 de enero, al menos 1336 nombres de dominio, ninguno de los cuales cuenta con un uso real o un verdadero interés.
- Estos sitios web pueden ser usados para todo tipo de ilícitos como phishing y fraudes informáticos, ya que el público usuario de internet puede acceder a ellos con la confianza de que accede al sitio web de una marca, una empresa o una persona que conoce, no siendo la realidad. En síntesis, sostenemos que cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio deducirá erróneamente que se trata de un sitio web con información proveniente o respaldada por KW de su mandante, lo que en los hechos no ocurre ya que el demandado nada tiene que ver con mi representada y no ha sido autorizado de forma alguna para utilizar su marca registrada KW, mucho menos para registrarla como nombres de dominio.
- Sostiene que la decisión de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo inscrito como nombre de dominio.
- La revocante cuenta con registros de marca para la expresión “KW”
REPRODUCIDA EN SU TOTALIDAD en el nombre de dominio en disputa;
marca que además goza de amplio reconocimiento y notoriedad en el mercado nacional e internacional.
- Lo anterior, se encuentra respaldado en normativa de ICANN, OMPI, y el artículo 20 del Reglamento de Nic Chile.
- Afirma que, en virtud del principio de notoriedad del signo inscrito como dominio, el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio a dicho signo. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en
un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.
- La aplicación de este criterio indicaría que la revocante tiene un interés preferente sobre el nombre de dominio “KWTECHNOLOGIES.CL”, toda vez que la expresión “KW” es marca comercial registrada de su mandante, que goza de fama y notoriedad en el mercado y así es reconocida por los usuarios y consumidores.
- Este criterio evidentemente no sólo debe aplicarse a las marcas comerciales, sino que también a las expresiones que se solicitan como nombres de dominio. En el caso de autos la situación es más evidente si consideramos que su representada utiliza efectiva y profusamente la expresión “KW” en el mercado.
- Sostiene que, en virtud del principio de creación intelectual del signo, se debe acoger la demanda de autos. En este sentido, el signo KW no sólo es una marca usada y registrada por su mandante, sino que es parte de su historia, una visión comercial por la que su mandante es reconocido y destacado en el mercado nacional. No se debe permitir que terceros no relacionados puedan hacer uso y gozar de ella, sin autorización alguna.
- Además, afirma que su interés preferente se encuentra amparado en el Convenio de París, en particular, en su artículo 10 bis.
- La solicitante de revocación acompañó los siguientes documentos:
1. Copia simple de los certificados de registro marcario.
2. Set de fotografías que dan cuenta de la fama y notoriedad de la marca de su mandante.
3. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio hyundaiseminuevos.cl
4. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio facebookpay.cl
5. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio rappicarnes.cl.
QUINTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de revocación, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al actual asignatario del nombre de dominio.
SEXTO: Que se evacuó dicho traslado en rebeldía del actual titular.
SÉPTIMO: Que, atendiendo el mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia con fecha 10 de febrero de 2022.
CONSIDERANDO:
OCTAVO: Que, atendido a que los documentos acompañados por la demandante de revocación no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.
NOVENO: Que, el objeto de este proceso consiste en determinar si en la especie se cumplen o no los requisitos para que, de conformidad con el título "De las Revocaciones de Dominio", artículos 20 y siguientes del Procedimiento, tenga lugar la revocación del nombre de dominio kwtechnologies.cl, lo que, en la especie, deberá ser establecido por este árbitro tomando en consideración los argumentos de hecho, de derecho, criterios de legitimidad y pruebas aportadas por las partes.
DÉCIMO: Que, de acuerdo a las disposiciones ya singularizadas, el caso que nos ocupa consiste en una revocación denominada temprana, esto significa que el revocante puede invocar un interés preferente, bastando que se acrediten derechos preferentes al dominio, por una parte para que éste le sea asignado.
UNDÉCIMO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de sopesar, en el contexto de la prueba que se rinda en autos y con especial consideración a la naturaleza de arbitrador que le ha sido conferida para resolver la contienda, el alcance, oportunidad, relevancia y envergadura de los intereses de cada una de las
partes, con el objeto de determinar a quien asiste un mejor derecho para que le sea asignado el nombre de dominio en disputa.
DÉCIMO SEGUNDO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de estos.
DÉCIMO TERCERO: Que, la demandante de revocación cumplió con todas las cargas ordenadas por el Tribunal y practicó las presentaciones dentro del plazo estipulado, demandando la revocación del nombre de dominio kwtechnologies.cl argumentando en lo medular y sustancial: I) Que, es titular de diversos registros marcarios relativos a la expresión “KW”, asociados a las clases 35 y 36. II) Que, es titular del nombre de dominio www.kw.com; III) Que, el nombre de dominio kwtechnologies.cl contiene la marca comercial KW, sin agregar elemento alguno distinto o que le otorgue distintividad, por lo que es evidente la referencia directa a la marca creada y explotada por la revocante; IV) Que la revocante hace un uso efectivo de la expresión “KW”; y V) Que el actual titular ha inscrito una serie de nombres de dominio, subiendo contenido falso o que aparenta ser funcional, con el único objeto de aparentar hacer un uso efectivo del nombre de dominio en cuestión.
DÉCIMO CUARTO: Que, no obstante haber sido reglamentariamente notificado, el actual titular ha guardado absoluto silencio, por lo que este árbitro no ha podido conocer sus argumentos, ni de hecho ni de derecho, referentes a su eventual interés preferente. Si bien no es posible asumir en autos que la demandada con su silencio ha aceptado las alegaciones de su contraparte, al no comparecer tampoco las ha contradicho, lo que obliga a este sentenciador a resolver este conflicto, considerando únicamente los argumentos de hecho y de derecho, así como la probanza aportada por la revocante.
DÉCIMO QUINTO: Que, corresponde fijar por este juez árbitro aquellos hechos que han sido debidamente probados mediante documentos acompañados por la revocante, teniendo además presente la calidad de arbitrador en que ha sido designado, esto es: I) Que, la demandante de revocación es titular de diversos registros marcarios relativos a la expresión “KW”, asociados a las clases 35 y 36; II) Que, la revocante se encuentra haciendo un uso efectivo de la expresión “KW” en el mercado, teniendo presencia tanto en redes sociales y en el mercado digital, como material; y III) Que el actual titular ha inscrito una serie de nombres de dominio, subiendo contenido falso o que aparenta ser funcional, con el único objeto de aparentar hacer un uso efectivo del nombre de dominio en cuestión.
DÉCIMO SEXTO: Que, siendo efectivo que IGOR STEPANOV es el actual titular del dominio en controversia, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio “first come, first served” es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de estos.
DÉCIMO SÉPTIMO: Que, como ha sostenido este arbitrador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre el DNS en disputa, como es el caso de autos y como se explicará más adelante.
DÉCIMO OCTAVO: Que, dado que el legítimo interés y derecho de la revocante sobre el DNS “kwtechnologies.cl”, se fundaría principalmente en sus registros marcarios, nombres de dominio y el uso efectivo de este signo en el mercado, procede cuestionarse si el criterio de identidad debe ser aplicado para el caso de autos, pues según este, corresponde asignarle el nombre de dominio en conflicto a
la parte: (A) Cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al nombre de dominio; o (B) Que presente una vinculación directa al nombre de dominio.
DÉCIMO NOVENO: Que, a juicio de este árbitro, la cuestión planteada en el considerando anterior debe ser contestada positivamente, ya que el DNS en conflicto contiene la marca comercial KW registrada con anterioridad por la demandante de revocación, sin que la incorporación de la expresión “technologies”, agregue distinción suficiente para constituir un signo autónomo, razonamiento que ha permitido inclinar la convicción de este árbitro arbitrador hacia el interés preferente del demandante de revocación.
VIGÉSIMO: Que, este árbitro, conforme a las facultades que le han sido otorgadas por la Reglamentación, ha valorado la prueba acompañada por la parte revocante para resguardar su pretensión, llegando a la convicción de que la acción debe ser acogida por haberse acreditado por la demandante derechos marcarios legítimos y previos a la inscripción, siendo, a mayor abundamiento, efectiva su titularidad respecto de otros nombres de dominio que podrían ser confusamente similares con el nombre de dominio en disputa, existiendo un real riesgo de confusión del público consumidor.
Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Procedimiento de Nic Chile y demás normas legales pertinentes.
RESUELVO:
Se acoge la demanda de revocación deducida por parte de KELLER WILLIAMS REALTY, INC., en contra de IGOR STEPANOV, actual asignatario del nombre de dominio.
Asígnese el nombre de dominio “kwtechnologies.cl” a la demandante de revocación KELLER WILLIAMS REALTY, INC.
Cada parte pagará sus costas.
Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.
Resolvió Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro.
Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y Sebastián Matías Contreras Pizarro.
