La Marca notoria en el derecho comparado

Texto completo

(1)UNIVERSIDAD AMERICANA FACULTAD DE DERECHO. LA MARCA NOTORIA EN EL DERECHO COMPARADO. FEDERICO GURDIÁN SACASA NORA DEL CARMEN TARDENCILLA WILMER UBEDA McLEAN. Monografía para optar al grado de Licenciado en Derecho. Tutora DRA. ROSA ARGENTINA ORTEGA. Mayo 1999.

(2) Dedicatoria A nuestros padres, quienes nos enseñaron que no basta hacer las cosas bien; sino que se han de hacer mejor que los demás. La vida, en cada ocasión no solo escoge a un hombre bueno, sino al mejor. Federico, Nora y Wilmer..

(3) AGRADECIMIENTO Se dice que el que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe olvidar. Por eso, a todos los que de alguna forma u otra nos ayudaron ... ¡mil gracias! Federico, Nora y Wilmer.

(4) "El mercado es un mecanismo eficaz, pero, como todos los mecanismos, no tiene conciencia y tampoco misericordia. Hay que encontrar la manera de insertarlo en la sociedad para que sea la expresión del pacto social y un instrumento de justicia y equidad. Una sociedad poseída por el frenesí de producir más para consumir más tiende a convertir las ideas, los sentimientos, el arte, el amor, la amistad y a las personas mismas en objetos de consumo. Todo se vuelve cosa que se compra, se usa y se tira al basurero. Ninguna sociedad ha producido tantos desechos como la nuestra. Desechos materiales y morales" Octavio Paz..

(5) INDICE Página INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I: DE LAS MARCAS EN GENERAL. 1. A. LA MARCA 1. Antecedentes 2. Definición 3. Fuerza de la marca 3.1 De tipo genérico 3.2 De tipo descriptivo 3.3 De tipo sugerente 3.4 De tipo arbitrario 3.5 De tipo imaginativo 4. Función de las marcas 4.1 Distintiva o diferenciadora 4.2 Protectora 4.3 Indicadora de origen y procedencia 4.4 Garante de calidad 4.5 Publicidad y propaganda. 1 1 4 6. 7. B. PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO MARCARIO 1. Principio de territorialidad 2. Principio de especialidad. 12 12 12. C. SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DEL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE LA MARCA 1. Sistema atributivo 2. Sistema declarativo 3. Sistema mixto. 13 14 14 15. D. LOS DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO DE LA MARCA, SU VIOLACIÓN Y LOS DELITOS 1. Actos que constituyen delito en el ámbito marcario 1.1 La falsificación 1.2 La imitación E. MEDIOS Y ACCIONES LEGALES PARA PROTECCIÓN DE LA MARCA 1. De carácter administrativo 1.1. De los recursos administrativos 2. Acciones penales 3. Acciones civiles. 15 17. 18 19 20 21.

(6) F. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS 1. Industriales o de fábrica 2. De comercio 3. De servicios. 21 22 22 23. G. SUB CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS 1. Marcas registradas y no registradas 2. Marcas generales y especiales 3. Marcas notorias y de alto renombre. 23 23 25 25. CAPÍTULO II: MARCA NOTORIA. 27. A. LA MARCA NOTORIA 1. Noción General 2. Criterios para comprobar la notoriedad 2.1 Criterios cuantitativos 2.1. Criterios cualitativos 3. Elementos considerados en el concepto de notoriedad según el artículo 6° bis 3.1. Lugar en que debe haber notoriedad 3.2. El uso de la marca 3.3. Productos que protege la marca notoria 3.4. Prescripción de la acción. 27 30 33. 36. B. DE LOS DERECHOS OTORGADOS AL TITULAR DE UNA MARCA NOTORIA. 38. C. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA DENTRO DEL MARCO DE LA COMPETENCIA DESLEAL. 41. CAPÍTULO III: LA MARCA NOTORIA EN EL DERECHO COMPARADO. 45. A. CONCEPTO DE NOTORIEDAD. 45. B. LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD. 51. C. LUGAR EN QUE DEBE HABER NOTORIEDAD. 53. D. EL USO DE LA MARCA. 54. E. PRODUCTOS QUE PROTEGE. 56. F. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. 58.

(7) CONCLUSIONES. 59. RECOMENDACIONES. 64. Anexos: No.1 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). 1994. No.2 Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 1993. BIBLIOGRAFÍA.

(8) INTRODUCCIÓN. Hoy en día nos encontramos dentro de una marcada globalización, representada por un evidente incremento del volumen del comercio con respecto a la producción mundial, un visible aumento de la inversión extranjera directa y de las empresas transnacionales, sistemas financieros más dinámicos, y un nuevo orden mundial con respecto a la producción y el comercio que se refleja en la importancia de la subcontratación y del intercambio intraindustrial e intrafirma. Los acuerdos integradores y el acelerado aumento del comercio se han convertido en un importante instrumento para estimular una acentuada competitividad entre las empresas, fomentar las políticas de apertura y desregulación, y diversificar los riesgos en un ambiente económico internacional más abierto y globalizado. El surgimiento de tratados de libre comercio se ha vuelto algo común en el sistema mundial de comercio; especialmente en América y Europa. Estos tratados comprueban la importante labor de sistematización de información y políticas en diversas materias, como parte del proceso para establecer las condiciones de negociación. En materia de Propiedad Intelectual, estos procesos complementan la tarea de creación de un inventario de convenios, trabajos y arreglos, así como señalar los puntos de convergencia y divergencia entre ellos; puesto que la debida protección a los derechos de propiedad intelectual es una de las condiciones recogida en prácticamente la totalidad de los acuerdos de apertura económica. En general, los países han reconocido que la protección a los derechos de propiedad intelectual juega un papel muy significativo dentro de los procesos de desarrollo económico de los mismos. No se puede ya negar el valor que representa en sí mismo el derecho de la propiedad intelectual, es decir, el capital invertido por toda empresa en la obtención, permanencia en el mercado y explotación pública de su patente o marca, dependiendo del caso. Por ende, dentro de esta protección se hace necesario regular el derecho de marcas, ya que éstas son consideradas como los vehículos de la competencia. Esta protección jurídica se extiende e incluye a las marcas notorias, es decir, aquellas que han alcanzado un status superior a otras..

(9) Es evidente que algunas marcas poseen tan vasta reputación que, aún en el caso de no estar registradas o utilizadas en el país, son notoriamente conocidas por el consumidor medio. Por tanto, si dicha marca es utilizada sin autorización por terceros, el consumidor podría erróneamente creer que los bienes y servicios que la contienen provienen del titular de la marca notoriamente conocida. Podría ser que el consumidor espere una calidad determinada que representa dicha marca. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, ha señalado que este problema se observa frecuentemente en los países en desarrollo, y, dado que en esos países también gozan de prestigio las marcas extranjeras notoriamente conocidas, el margen de confusión es particularmente alto en esos casos. Es preciso buscar, por lo tanto, la manera de garantizar a los titulares de las marcas los derechos exclusivos que poseen sobre las mismas; ya que ésta protección resulta en un impacto positivo en el desarrollo económico de un país. La noción de Marca Notoria no aparece en la esfera del Derecho Internacional sino hasta 1925, cuando el artículo 6° bis del Convenio de París lo recogió y redactó. Esta materia, recogida y basada en diversos instrumentos internacionales, ha sido actualizada, armonizada, y complementada en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Aún así, la legislación existente en la gran mayoría de países en cuanto a marcas notorias no sugiere un sistema sólido de protección a las mismas y hace necesario una revisión de las formas de tutela a los derechos del titular de una marca notoria. La protección de las marcas notoriamente conocidas se considera justificada en razón de que una marca que ha adquirido un cierto grado de reputación y prestigio en un Estado miembro, no debería ser aprovechada injustamente por un tercero en detrimento del derecho del titular de la misma. Debe reputarse como acto de competencia desleal, el registro o uso de una marca similar que pueda ocasionar confusión, lesionando así los intereses del público consumidor. Sin embargo, la legislación existente en la gran mayoría de los países en cuanto a marcas notorias es débil e insuficiente como para proteger eficazmente ese derecho de propiedad que, legalmente adquirido, confiere al propietario el ius utendi, fruendi et abutendi. Estos derechos, sumados al uso efectivo de los mismos, faculta al propietario.

(10) para oponerse al registro de marcas iguales, similares, y conflictivas, puesto que qui suo iure utitur neminem laedit. Se puede hablar de un triple interés en la protección de las marcas notoriamente conocidas. En primer lugar, interesa a los dueños de marcas notoriamente conocidas que el activo intangible representado por sus marcas sea protegido contra el aprovechamiento injusto y deterioro de ese prestigio. Por otro lado, interesa a los consumidores, especialmente en los países en vías de desarrollo, ser protegidos contra el engaño, error o confusión referente al origen, procedencia y calidad de productos o servicios brindados por terceros no autorizados para utilizar marcas notoriamente conocidas. Interesa, además, a los organismos gubernamentales y no gubernamentales interesados en promover en general prácticas comerciales equitativas y honestas; ya que éstas se convierten en una valiosa herramienta dentro del marco de apertura y desarrollo económico del país. La presente investigación consiste en un estudio de la marca notoria en el derecho comparado mediante el cual se pretende elaborar un análisis de las marcas notorias y la protección que se le brinda en diversas legislaciones, incluyendo la nuestra. Es un estudio documental descriptivo y de carácter científico sobre aspectos teóricos y prácticos de algunas legislaciones e instrumentos internacionales que regulan la materia; utilizando una línea de investigación de carácter explicativa. En el primer capítulo abordamos las marcas en general, en aquellos aspectos considerados de mayor relevancia en nuestro estudio. El Capítulo II contiene lo concerniente a marca notoria, realizando un análisis desde un enfoque netamente doctrinal. En el tercer capítulo, efectuamos un análisis crítico de los diferentes Tratados que sirven de instrumento para la protección de la marca notoria, así como los preceptos legales contenidos en las leyes de los países objeto de nuestro estudio, como son: Argentina, Brasil, México y Nicaragua. Es en base a este análisis crítico que hemos elaborado una serie de observaciones y recomendaciones. El alcance que persigue nuestra labor corresponde al contexto de la definición que brinda el ilustre maestro Eduardo García Maynez en su obra "Introducción al estudio del Derecho" al referirse al derecho comparado, indicando: Esta disciplina consiste en el estudio comparativo de instituciones o sistemas jurídicos de diversos lugares o épocas, con el fin de determinar las notas comunes y las diferencias que entre ellas existan, y derivar.

(11) de tal examen conclusiones sobre la evolución de tales instituciones o sistemas y criterios para su perfeccionamiento o reforma. En la elaboración de este estudio fue necesario recopilar amplia bibliografía referente a las marcas notorias, analizar legislaciones de Argentina, Brasil, México y Nicaragua en cuanto a marcas, así como el estudio de casos en los que se evidencian las tendencias de la jurisprudencia en diversos países. A pesar de lo “árido” que ha sido calificado este tema, nos trazamos el reto de culminarlo aún con la dificultad que significó obtener acceso a bibliografía reciente y jurisprudencia relativa al estudio y protección de la marca notoria de los países objeto de nuestro análisis, la poca disponibilidad de los expertos en la materia y, lógicamente, las limitantes del tiempo concedido para la realización del trabajo monográfico..

(12) LISTA DE ABREVIATURAS MAS FRECUENTES. Acuerdo ADPIC. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994). Artículo 6° bis del Convenio de París. Artículo 6° bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. ASIPI. Asociación Interamericana de Propiedad Industrial. Convención General Interamericana. Convención General Interamericana de protección Marcaria y Comercial. Convenio Centroamericano. Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (Régimen Común sobre Propiedad Industrial). GATT. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. OMC. Organización Mundial del Comercio. OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

(13) Protocolo de Modificación. Protocolo. de. Modificación. al. Convenio. Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial TLC. Tratado de Libre Comercio.

(14) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 1. CAPÍTULO I DE LAS MARCAS EN GENERAL A. LA MARCA Actualmente, y desde hace algunas décadas, en el tráfico mercantil internacional, las marcas de fábrica, de comercio y servicios, han venido a representar un elemento necesario e indispensable en el mundo de los negocios. Las marcas, los nombres comerciales y las indicaciones geográficas son signos distintivos que poseen mayor reconocimiento por parte de la Propiedad Industrial. Algunas legislaciones admiten y dan tratamiento especial a otros signos distintivos de menor trascendencia, en particular a los lemas comerciales, rótulos de establecimientos y a los emblemas; por otro lado, existen otras que establecen similitud entre las líneas comerciales y las marcas, mientras que los rótulos y emblemas los someten al régimen general de los nombres comerciales. La marca debe entenderse como un signo, que por su carácter esencial, es capaz de distinguir productos o servicios de una empresa de los de otra empresa. La marca juega un papel preponderante, casi esencial, en el proceso competitivo, más que al productor es a la marca a la que se refieren los consumidores para identificar la calidad de productos o servicios a adquirir y es aquí donde observamos la reputación que protege una marca. 1. Antecedentes El presente siempre se adosa de las páginas de la historia que inerte influye en la evolución que el hombre realiza en su vida. Siempre es necesario mirar atrás en un afán de ver y justificar el progreso. En la búsqueda de los antecedentes que justifiquen la existencia de signos que distingan productos o servicios, nos remontamos. al inicio de nuestra civilización. y. encontramos que entre los primeros habitantes de nuestro planeta hubo una preparación en cuanto al mantenimiento, protección y condiciones de vida. Si bien los medios de subsistencia entre nuestros antepasados los brindaba noblemente la naturaleza, el hombre elaboraba materiales rústicos para poder extraerlos..

(15) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 2. Para la caza, al igual que para la protección personal, el hombre confeccionaba instrumentos especiales que sirvieran para alcanzar su fin. Los instrumentos elaborados por los miembros de una agrupación variaban de los de otra, si bien existía alguna semejanza tenían signos que los distinguían. Estos signos los grababan en sus instrumentos en forma de cuña, arabescos, relieves, perforaciones etc., de manera tal que resaltaban a la simple vista, representando un significado que no podemos dejar de compararlos con lo que hoy conocemos como marcas. Estos signos fueron utilizados posteriormente para diferenciar las cosas que eran de su propiedad, tal es el caso de las señales que identificaban a los animales, o bien a personas que les servían como esclavos. En las excavaciones arqueológicas que hoy en día se realizan, podemos observar que son motivo de hallazgo signos idénticos en diversidad de objetos como un reflejo de la procedencia de productos. En el estudio que nos ocupa no podemos abstraernos de la influencia que en nuestro derecho tienen los romanos, quienes nos legaron los términos "signus" (marca, señal, cuño, efigie, sello, estampilla, indicio, etc.); "sigillum" (sello o estampilla); "nomen" (palabra, nombre, término, apellido, apodo, etc.,); "bulla" (sello y también bolita de oro u otro metal, o cuero que los hijos de Patricio traían al cuello hasta los diecisiete años con el fin de identificarlos); e "insignia" (señal o marca particular, distintivo, adorno, afeite, condecoración etc.)1 Lo que respecta a la indicación de procedencia, lo confirman las referencias que existen del imperio árabe. Las denominaciones de algunos productos nos orientan acerca del lugar de donde proceden. Damasco, conocida como fabricante de tapices, seda, terciopelo, lo relacionamos con las colchas mossul, productora de tejidos ligeros ha transmitido su nombre, o la raíz de lo que ahora conocemos como muselina. En el mundo occidental se creó un emblema que todavía se mantiene inalterado y muy bien puede compararse con la "marca de servicio" tan difundida en varios países del 1 Tinoco Soares, José Carlos. “Proteción que le ofrece la marca (a los propietarios, consumidores y terceros)". Estudios de la Propiedad Industrial presentados al VIII Congreso Montreal 1984. ASIPI. Canadá, 1984, pág. 32.

(16) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 3. mundo que, además, fue amparada por el Decreto Ley No. 254 del 28 de Febrero de 1967, artículos 70-74, en Brasil2. Sobre este particular acentúa Edward McNall Burns3: fue solamente en el siglo XIV cuando se estableció sólidamente el empréstito de dinero como empresa comercial. La verdadera fundadora de este tipo de negocios con miras de lucro fueron algunas de las grandes casas comerciales de las ciudades italianas. Entre ellas se destacó la firma de los "Medicis" en Florencia. El emblema comercial de esta firma - "El racimo de tres bolas de oro " - continúa siendo todavía hoy en el mundo occidental la conocida insignia de las casas de empeño. La marca en realidad tiene innumerables sentidos, y los diccionarios más autorizados la registran de distintas maneras. De ese conjunto resulta que "marca" es acción de marcar, señal, distintivo, etiqueta, cuño, instrumento de marcar, sello, firma, registro, grado, categoría, calidad, grandeza, etc. Los términos bajo los que se emplea esta palabra varía según la lengua de que se trate; para los ingleses es mark; para los franceses, es marque; en Italia, marchio; para los de habla hispana, marca. La marca cumple una función más allá de la distinción de productos o servicios. En Estados Unidos de América, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una decisión en 1942 en los términos siguientes: En realidad vivimos en base de símbolos y también es cierto que compramos productos en virtud de su valor. Una marca comercial es una forma de comercio que induce al comprador a seleccionar lo que desea, o incluso aquello que él piensa que desea. El propietario de una marca explota esta propensión humana realizando todo el esfuerzo para impregnar la atmósfera del mercado con el poder de convicción de un símbolo agradable. Cualesquiera que sean los medios empleados, el objetivo es el mismo: grabar, a través de la marca, en la mente de los compradores en potencia, el deseo de adquirir el artículo en el cual ella aparece. Una vez conseguido este objetivo, el propietario de la marca obtiene algo valioso.. 2 Ibíd. 3 Mc Nall Burns, Edward. História da Civilização Occidental. Edición Globo. Brasil, 1964. Pág. 492.

(17) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 4. 2. Definición Chavanne y Burst definen la marca como un signo sensible puesto sobre un producto o que acompaña un producto o servicio, destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros. Por su parte Joaquín Rodríguez4, nos brinda como definición a marca como señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados. Corroza define a las marcas como signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidas en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad, sino en cuanto a ejemplares de una serie. Para Breuer Moreno marca es signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola. Fernández establece que es un signo que permite distinguir el origen industrial o comercial de las mercaderías. Etcheverry la define como el signo distintivo impreso o aplicado a los productos para distinguirlos de sus similares. Hemos ordenado las definiciones que brindan los diferentes autores sobre 5. marca , no de una manera antojadiza, pues como se observa Rodríguez, Chavanne y Corroza contemplan en su definición tanto los productos como servicios; sin embargo, 4 Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, S.A. Vigésimosegunda edición. México, D. F. 1996. Pág. 425 5 Las definiciones de Chavanne y Burst, Corrozo, Breuer Moreno, Fernández y Etcheverry corresponden a citas del Dr. Bendaña Guerrero en su obra Curso de Derecho de Propiedad Industrial. 1ª. Edición. Editorial HISPAMER. Managua. 1999 Págs. 47 a 49..

(18) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 5. Moreno, Fernández y Etcheverry únicamente aluden a los productos o mercancías y no lo que a servicios se refiere. Es por ello que aceptamos como una definición más acertada la que nos brinda la OMPI, al establecer que una marca es un signo arbitrario que, empleado en relación con un producto o un servicio, permite distinguirlo de otros productos o servicios ofrecidos en el mercado. Las marcas usadas para distinguir productos se llaman marcas de producto, y las empleadas para distinguir servicios, marcas de servicio. Todas las marcas caen bajo estas dos categorías en lo que atañe a su función distintiva6. Según el profesor Guillermo Cabanellas, marca es todo lo que se hace o pone en persona, animal o cosa para diferenciar, recordar, identificar, comprobar un hecho o clase y otras varias aplicaciones7. Puede observarse que la definición del profesor Cabanellas contempla en su primera parte la definición de lo que son las marcas de productos y es hasta la parte final que puede deducirse que se refiere a la de servicios cuando menciona la comprobación de un hecho. Debe señalarse, además, que resume de manera general lo que representa una marca puesto que la define como todo lo que se hace o pone, englobando en ello lo relativo a cualquier señal distintiva, sea esto un emblema, palabras, etc. Adicionalmente, menciona en su definición las funciones que desempeña la marca. Algunas. legislaciones. regulan. las. denominadas. marcas. colectivas,. caracterízándose por ser su titular ente colectivo, una persona jurídica que agrupa a otras a las que consiente su uso o bien bajo el otorgamiento de licencia del titular colectivo. Otros países dan reconocimiento a las conocidas como marcas de certificación o de garantía, siendo su titular personas de derecho público o privado, que la emplea para indicar ciertas características o normas de calidad, del producto o servicio, que previamente se ha sometido a cierto control y certificación de garantía. De lo anterior se desprende que la función que cumplen las marcas de certificación no es la de indicación de origen empresarial del producto o servicio. Este señalamiento nos permite aclarar, de previo, que la clasificación de las marcas no se enmarca solo a marcas de productos o servicios, sino que existen diversas 6 Oficina Internacional de la OMPI. Nociones básicas sobre Propiedad Industrial. OMPI, México, 1998. Pág. 13. 7 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. 25ª Ed. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina. 1997. Pág.311.

(19) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 6. maneras de clasificarlas. De esta manera señalamos las denominativas, figurativas, mixtas, plásticas o tridimensionales. Algunos países reconocen las auditivas, usadas principalmente para actividades publicitarias en medios de comunicación. De la misma manera se da cabida a las olfativas, cuyo reconocimiento se da en casos muy particulares. 3. Fuerza de la Marca Para medir la fuerza de la marca se realiza a través de un espectro de posibilidades; sin embargo, las mejores marcas son las carentes de significado en el lenguaje corriente, aquellas que han sido producto de la imaginación del hombre, de su creación, de su carácter fantasioso, que en ella impregna originalidad. La marca es sometida a un examen en el que figuran los términos de tipo genérico, descriptivo, sugerente, arbitrario e imaginativo, en una escala que va desde los que son más débiles hasta los más potentes. 3.1 De tipo genérico En el extremo más débil del espectro se encuentran las de tipo genérico o denominativas, que son las palabras, los símbolos o los artificios que no bastan para distinguir los bienes a los que se aplican, pues se trata de términos comunes que se usan para identificar a los productos mismos; por ejemplo: pan, jugos, agua purificada. A esos términos se les designa como nombres genéricos y no se les puede proteger como marcas comerciales puesto que nadie alegará exclusividad sobre palabras que forman parte de nuestro lenguaje cotidiano, mucho menos si sirven para describir el producto que deseen proteger o cualesquiera de las cualidades que posea. No es aconsejable que a un término común se le adicione uno de fantasía para darle apariencia de diferente puesto que no impide que terceros hagan uso común y motivar confusión. 3.2 De tipo descriptivo Las marcas descriptivas son aquellas en las cuales se expresa el fin específico, características, cualidades, uso o función de los productos que identifican. Ejemplo de ello es el Banco de la Exportación, en el caso de la institución financiera dedicada al financiamiento o atención especializada a la exportación..

(20) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 7. Al término descriptivo se le brindará protección como marca una vez que se identifique con los productos o servicios en los que se usa como marca, lo que se logra a través de campañas publicitarias. 3.3 De tipo sugerente A las marcas de tipo sugerente se les conoce también como evocativas. Éstas no describen el producto o servicios de la manera como lo hace la descriptiva, sino que, para formarse una idea de la naturaleza de los productos o servicios, es necesario recurrir a un proceso de reflexión, imaginación o percepción. Gozan de protección, sin pasar previamente por la exigencia requerida a las de tipo descriptiva, pues son distintivas en forma intrínseca. Un ejemplo sería Frigidaire, en el caso de equipos de refrigeración. 3.4 De tipo arbitrario Son distintivas en sí mismas. significativas.. Se les conoce también como marcas. No precisa demostrar su efecto secundario.. Estas marcas constituyen. símbolos, palabras o diseños de uso común, que, al ser utilizadas por su titular, no describen ni sugieren de manera alguna el producto. Un ejemplo de éstas sería Cuervo para identificar el tequila. 3.5 De tipo imaginativo También se les conoce como marcas de fantasía y gozan de la más amplia protección. Son las más distintivas al seleccionarse como marcas, el fin que se persigue es hacerla valer como signo distintivo. Un ejemplo sería Toyota en el caso de vehículos automotores. De acuerdo con la tradición, a las marcas imaginativas se les concede el grado más amplio de protección. El uso que pretenda dársele por un tercero indicaría la intención de imitar. 4. FUNCIÓN DE LAS MARCAS La doctrina ha atribuido diversas funciones a las marcas; entre ellas tenemos, a saber: distintiva de productos o servicios, protectora, indicadora de origen y procedencia, garante de calidad del producto o servicio, publicidad o propaganda. Sin embargo, la.

(21) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 8. principal función que cumple la marca es la de diferenciar los productos o servicios que identifica de otros similares. 4.1 Distintiva o diferenciadora La verdadera y única función esencial de la marca es la de distinción, pues a través de ella identificamos un producto o un servicio de otros, sea que estos últimos ostenten o no una marca.. El consumidor, al adquirir un producto o un servicio, podrá. distinguir entre muchos los productos que desea obtener precisamente por la marca que sea visible; para él podrán existir muchos productos de la misma clase pero la procedencia será una sola. Si bien el saber quien es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. Pero es una información extraña a la marca, aun cuando puede suceder, que la marca esté formada por el nombre del fabricante. A través de la marca, el consumidor o usuario podrá elegir entre varios y adquirir nuevamente el mismo producto o servicio que adquirió con anterioridad. La verdadera y única función esencial de la marca es la de distinguir productos o servicios; cualquier otra función se deriva de ella. 4.2 Protectora La marca juega un papel preponderante en cuanto a su función protectora, tanto en beneficio del productor, protegiéndolo contra la competencia deshonesta, como del consumidor al defenderlo contra el engaño derivado de la imitación al vincular el producto con la marca. 4.3 Indicadora de origen y procedencia Esta función está estrechamente ligada a la función de distinción que ostenta la marca, puesto que el consumidor mediante ella sabrá distinguir la procedencia del artículo o servicio, y, aunque el nombre del productor no le sea visible, o bien no se mencione, sabrá distinguirlo..

(22) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 9. A través del tiempo se transmitió la idea que la marca identifica el origen del producto o servicio. De la misma manera, el consumidor o usuario la vinculaba al fabricante. Según la transcripción que Walter Derenberg8 realiza a frases del fallo de un tribunal de Estados Unidos de América, podemos inferir que en ese país actualmente la marca no es lo que hasta hace un siglo representaba. Veamos lo que reza dicho fallo: No hay derecho al uso exclusivo de cualesquiera palabras, letras o símbolos, que no tengan relación con el origen y propiedad de los productos, sino sólo están concebidos para indicar su nombre y calidad. [...] El término trademark en ese tiempo no indicaba otra cosa que el nombre del fabricante. Cualquier palabra o figura arbitraria adicional, concebidas para servir como una designación del producto, era considerada más allá del concepto legal de trademark. [...] Tanto es así que cualquiera podía usar la designación que otro hubiera creado para distinguir su producto siempre que tomara las precauciones necesarias para evitar crear confusión en la mente del público en cuanto a la identidad del fabricante. Por su parte Eugene Pouillet9, recordando una definición dada por un tribunal francés del año 1868 nos dice: Puede decirse con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la proveniencia de la mercadería a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano en que se encuentren. La marca cumplía la función de distinguir a un fabricante de otro a través de sus productos. Dicho de otra manera, los productos eran distinguidos por sus fabricantes. Actualmente este concepto de la función que cumplía la marca se ha superado, ya que ésta no distingue origen. La mayoría de consumidores ignoran quien es el fabricante de los productos. Aunque no debe descartarse la posibilidad que en algunos casos la marca identifique también el origen del producto; pero esa función será secundaria. 8 Trademark Protection and Unfair Trading, New York, 1936. Pág. 30 9 Traite des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale et tous Genres, Paris,1912. Pág. 13.

(23) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 10. La práctica comercial que se utiliza actualmente es que sean varios y diferentes los fabricantes de productos y prestatarios de servicios que los distingan con las mismas marcas, lo que se lleva a cabo a través de la concesión de licencias o franquicias. En este caso estaremos ante diversidad de orígenes para una sola marca. Para ilustrarnos mejor veamos el caso de Pepsi Cola, la que a través de otorgamiento de licencias se ha expandido en todo el mundo, variando la procedencia, pero no así la marca. J. Thomas McCarthy10 en la cita que realiza de un fallo estadounidense de 1933, se aprecia la modificación sustancial del criterio sobre la función identificadora de origen de la marca. En su parte conducente el fallo señala: Lo que quieren decir con tal expresión es que el comprador de productos que llevan una etiqueta dada cree que lo que compra ha emanado de la fuente, cualquiera sea su nombre o lugar, de la que productos que llevan esta etiqueta han derivado siempre. La perspectiva del comprador puede ser errada, en el caso que el titular originario haya vendido a un tercero esa marca, o bien le haya autorizado su uso. Esto conlleva a que el comprador o usuario abandone la idea que todos los productos o servicios que contengan una misma marca procedan de un mismo origen. 4.4 Garante de calidad La garantía de calidad ha sido considerada como una función secundaria, sin restarle la importancia que ostenta. Esta función debe ser concebida desde la perspectiva de garantizar una calidad uniforme, lo que se deduce de la frecuencia de consumo por parte de una clientela satisfecha de un determinado producto identificado con una marca determinada. Al volver a adquirir una misma marca, el consumidor lo que busca es obtener una misma calidad o una superación a ella. De ahí que los productos identificados con la marca deberán mantener una calidad uniforme. El titular de la marca no tiene la obligación legal de fabricar sus productos o servicios de una manera idéntica a través del tiempo, puesto que ello conllevaría. a. dificultar la tarea de los jueces para determinar si la calidad ha variado, y de producirse esa 10 Trademarks and Unfair Trading. New York, 1973. Pág. 90.

(24) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 11. variación si existen excusas legítimas que la justifiquen. Sin embargo, debe constituir interés en el titular de la marca el mantener una calidad uniforme para lograr la elección del consumidor hacia productos con la misma identidad. A pesar de la importancia que tiene el mantener una calidad uniforme, se trata de una función secundaria, o derivada como la llama Paul Mathely. Cualquiera que sea la calidad del producto o servicio a través del tiempo, la marca que los distinga seguirá siendo marca. 4.5 Publicidad y propaganda Como bien señala Mathely11: sin una marca que la designe, no sería posible efectuar publicidad de un objeto dado. La marca constituye el único vínculo entre su titular y el consumidor del producto o el servicio. Ésta permitirá que su titular recoja los beneficios o no, de su aceptación por parte del público consumidor. La marca es lo que el comprador solicita al concurrir al establecimiento que comercializa el producto. El conocimiento que el público tenga de un determinado producto o servicio será indispensable, lo que se logra a través de una campaña publicitaria adecuada. El que elija un determinado signo para distinguir sus productos lo hará con la idea de la aceptación que tendrá entre el público. De ahí la función publicitaria de la marca. Esta función será secundaria si se trata de un signo negativo desde un punto de vista netamente publicitario, aún siendo éste un signo distintivo.. Muchas marcas están. diseñadas o conformadas para informar sobre ciertas características del producto o servicio que distinguen. Ello sucede con marcas como Lavanda, Nescafé, Dentex, entre tantas otras. Se trata de las llamadas marcas evocativas.12 Cuando una marca se ha ganado la voluntad de los consumidores, se optimizan las ventas y ella constituirá el elemento de identidad que se busca para su consumo; esto viene a representar una importante función publicitaria. en vista que el signo que la. 11 Le Droit des Signes Distinctives. 1984. Pág. 15 12 Hefter, Laurence y Robert Litowitz. "Protección de la Propiedad Intelectual". Documentos de la Prosperidad, N°7..

(25) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 12. representa pasa a ser su carta de presentación y es lo que atrae a los consumidores y representa la conformación de la clientela, que es el bien inmaterial del industrial o comerciante El Dr. Guy Bendaña13 señala como una de las funciones de la marca la de ser colectora de clientela y por otro lado considera la función publicitaria y económica. Nuestra opinión es que la función de publicidad y propaganda reúne las dos funciones que el Dr. Bendaña señala por separado, puesto que la actividad colectora de clientela solo se logra a través de la publicidad. B. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL DERECHO MARCARIO Los principios son las bases o rendimientos de una ciencia o arte14. Independientemente del sistema adoptado para la adquisición de la exclusividad del derecho a la marca, son dos los principios fundamentales que rigen al Derecho Marcario: principio de territorialidad y principio de especialidad. 1. Principio de territorialidad De acuerdo con este principio, la protección de la marca y su ámbito de validez se circunscribe a los límites del país en donde se efectuó el registro. 2. Principio de Especialidad Normalmente la protección de la marca se reconoce con sujeción a la regla de la especialidad, en virtud de la cual la marca se vincula específicamente a los productos o servicios para los cuales se usa, o para los cuales está registrada.. 13 Bendaña Guerrero, Guy. Curso de Derecho de Propiedad Industrial. Pág. 67. 14 Cabanellas de la Cueva, Guillermo. Ob cit. Tomo IV. Pág. 414.

(26) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 13. C. SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DEL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE LA MARCA El ordenamiento jurídico de cada país responde a los intereses de la sociedad en general. De esta manera podemos observar que en algunas legislaciones se exige el previo cumplimiento de ciertas obligaciones de tipo formal para otorgar reconocimiento y protección a un derecho adquirido. A ello no escapa lo que a Propiedad Industrial se refiere. En el Artículo 8 del Convenio Centroamericano para la Propiedad Industrial se establece como norma general: El empleo y registro de las marcas es facultativo y sólo será obligatorio cuando se trate de productos químicos, farmacéuticos, veterinarios, medicinales o de alimentos adicionados con substancias medicinales; pero el Poder u Organismo Ejecutivo de cada Estado Contratante podrá, para que surta efectos dentro del respectivo territorio y por razones de interés público, hacer extensiva esta obligación a otros productos, cualquiera que sea su naturaleza. Sin embargo, el Artículo 17 señala que: La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio se prueba con la Certificación de Registro extendida por la autoridad competente.. Cualquiera de los sistemas que adopte un país en su legislación, sea de carácter declarativo o atributivo, la propiedad de la marca se obtendrá únicamente con el cumplimiento de las formalidades necesarias e indispensables para la concesión y ulterior entrega del certificado de registro. El registro obligatorio de una marca responde al propósito de garantizar el control y protección por parte de la administración pública sobre aquellos productos sobre los que deba recaer. Asimismo, e independientemente que un Estado adopte el sistema declarativo, siempre deberá considerar de carácter obligatorio el registro de marcas de ciertos productos cuyo consumo incide directamente sobre la salud pública, aunque dichos gobiernos establezcan sistemas más efectivos para el control de los mismos, como es el caso de los registros sanitarios..

(27) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 14. 1. Sistema Atributivo El sistema atributivo es el que confiere el derecho a quien obtiene el registro de la marca. Este sistema lo han adoptado la mayoría de los países. Como bien señalamos anteriormente, el Artículo 17 del Convenio Centroamericano establece que la propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma y la certificación que se libre será la prueba de su titularidad. A propósito de ello Breuer Moreno nos señala que en el sistema atributivo no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro15. Por otro lado, Tinoco Soares señala que: Este sistema tiene la prerrogativa de permitir, por parte de los nacionales y de los extranjeros, el registro de cualquier marca, sin tener en cuenta si las mismas fueron anteriormente registradas en sus países de origen o si llegaron incluso a utilizarse en otros países en los que solicitaron pedidos por terceros16. Además, la adopción de este sistema tiene como función principal la de otorgar el derecho de prioridad, advirtiendo a los demás el derecho que sobre ella se pretende, y en caso de producirse algún conflicto su titular aporta una prueba contundente, más concreta y menos vulnerable que la que podría ostentar un simple usuario. Sin embargo, en ciertos países adoptan un sistema atributivo un poco más rígido puesto que además de la necesidad del registro para conferir la propiedad de la marca, exigen título hábil que compruebe el registro de la misma efectuada previamente en el país de origen. 2. Sistema Declarativo Este sistema prescinde del registro que se haga de la marca y se corresponde con los modos de adquirir originariamente la propiedad en general, es decir, con el primer uso.. 15 Breuer Moreno, Pedro C., Tratado de Marcas, Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1946. Pág. 197 16 Ob cit.. Pág. 38..

(28) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 15. Al respecto Jorge Otamendi señala que éste sistema es aquel en el que derecho exclusivo nace con el uso y sólo después se efectúa el depósito o registro de la marca.17 Tinoco Soares nos plantea que aunque no corresponda con el sistema que domina en la mayoría de los países, éste, sin cualquier género de duda, sostiene el mejor criterio de reconocimiento y conferencia del registro de marcas18. A pesar del reconocimiento de que goza este sistema, como lo señala Tinoco Soares, no debe obviarse que ha dado lugar a la piratería en países donde comerciantes, sin una conciencia de competitividad leal, registran marcas que se han granjeado prestigio entre los consumidores a costa de grandes esfuerzos económicos y que por carecer de un registro les resulta fácilmente aprovechable. 3. Sistema Mixto Es el que reconoce como fuente del derecho, lo mismo el registro que el uso. Los países que adoptan este sistema contemplan el registro como generador de exclusividad del derecho a la marca, y el uso produce efectos jurídicos antes del registro y con posterioridad a su otorgamiento. D. LOS DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO DE LA MARCA, SU VIOLACIÓN Y LOS DELITOS Habiendo abordado los tres sistemas imperantes en los diversos países y lo que cada uno de ellos representa, cabe plantearnos el efecto que deviene de la marca, que además de cumplir la función de distinción de productos y servicios brinda la exclusividad en el uso de la misma, lo que hace a la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad, protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada. Esta defensa no es una carga que cae solamente sobre el texto legal, sino también sobre los jueces que lo interpretan y aplican.. 17 Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, 2ª ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995. Pág. 13. 18 Ibíd..

(29) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 16. El propietario de una marca tiene la facultad y el derecho de defender esa exclusividad contra todo aquel que pretenda violarla. El Artículo 26 del Convenio Centroamericano señala taxativamente los derechos conferidos al propietario de una marca, deduciéndose de ello el derecho exclusivo que ostenta sobre ésta. Lo entendido por exclusividad debe abordarse ampliamente si se quiere defender verdaderamente la propiedad marcaria. Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada. Hay unos que pueden causar confusión y hay otros que sin causarla igualmente pueden dañar esa marca. La opinión de Rudolf Callmann respecto a ello es que el daño a la marca en cualquier de sus oficios como un elemento identificador, garantizador y de publicidad debería ser suficiente para constituir una infracción a la misma19. La posibilidad de detener estos usos debe estar acompañada de severas sanciones a quienes hayan actuado con dolo y de la obligación de reparar los daños. Se producen algunos actos que, por ausencia de dolo, no se sancionan como delito; aunque no por ello dejen de constituir violación al derecho exclusivo que pueden ser sancionados civilmente. La violación al derecho exclusivo causa un daño mas o menos perceptible y merece ser reparado. Denominador común a todo acto violatorio es la confusión, conocida en Estados Unidos como dilución, pues lo que persigue su autor está relacionado con la competencia desleal. La falsificación y la imitación son actos que violan el derecho exclusivo que otorga la marca y por ser realizados con dolo son sancionados como delitos. No obstante, éstos no son los únicos actos que atentan contra ese derecho exclusivo a favor del titular de la marca. Existen aquellos que sin entrar en alguna de estas categorías configuran el delito de uso sin autorización. En esta categoría entran actos de los más variados.. 19 Callman, Rudolf. The Law of Unfair Competition, 74a. ed., New York, 1987. Pág. 943..

(30) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 17. El dolo es el requisito esencial para que exista el delito criminal. En materia marcaria hay delitos en los que el dolo se presume en forma irrefutable, como es la falsificación o la imitación fraudulenta, pero, puede haber otros en los que el dolo debe ser probado. Para Otamendi20, otro requisito esencial para ser constitutivo de delito es que la violación se efectúe a una marca registrada. Si no hay marca registrada su titular no puede reclamar la aplicación de pena alguna. Ni siquiera puede hacerlo por los actos realizados entre la presentación de la solicitud y la concesión del registro. No por ello el uso estará desprovisto de la protección legal de evitar un acto de usurpación. Sin embargo, ostentar la certificación que libra la autoridad competente hace más expedito el ejercicio de un derecho de exclusividad. 1. Actos que constituyen delito en el ámbito marcario El libre comercio es un factor que influye en la comisión de delitos en este ámbito. El libre mercado da pautas para que comerciantes e industriales se disputen la demanda de sus productos o servicios, de ello se deriva la competencia desleal, como la imitación y la falsificación de marcas, por ejemplo. Al respecto Ramón Benedetti expresa que cometen el delito de usurpación, aquellas personas que para designar sus propios productos o servicios, utilizan una marca idéntica o confundible con otra marca registrada por una tercera persona21. La existencia de este delito no la limitará la apreciación de una reproducción literal de la marca con todos sus elementos característicos; bastará la utilización de una marca similar con la posibilidad de que el público consumidor las confunda. A continuación nos referiremos a las formas más usuales de usurpación de las marcas:. 20 Ob. Cit. Pág. 251 21 Benedetti, Ramón R. "Apropiación Indebida de Marcas. Estudios de la Propiedad Industrial presentados al IX Congreso Washington 1986. ASIPI. Estados Unidos de América, 1986. Pág. 134..

(31) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 18. 1.1 La Falsificación22 La falsificación de una marca, consiste en el uso mediante la reproducción material del signo que constituye la marca, en forma tal, que la hace parecer como la registrada por una tercera persona. Para conseguir el objeto de engañar al público, que es la finalidad buscada por el falsificador, no bastará con una reproducción cualquiera de la marca, es necesario una reproducción en igual, de suerte que, comparando el original y la copia, no sea fácil distinguirlos. 1.2 La Imitación23 El medio que se vale el competidor desleal para producir la confusión entre marcas, induciendo al consumidor a una elección equivocada, es la imitación. Los tratadistas de derecho marcario consideran que se imita algo cuando la imitación reproduce en todo o en parte los elementos integrantes de la cosa imitada, hasta el punto de que el original pueda confundirse con la imitación. E. MEDIOS Y ACCIONES LEGALES PARA PROTECCIÓN DE LA MARCA Todas las legislaciones conceden al titular de una marca la potestad de ejercitar acciones para reprimir los actos cometidos por otros y que le representen un perjuicio. Por otro lado, tratándose de marcas notoriamente conocidas, se reconoce una protección más amplia que permite oponerse a cualquier uso de la marca, incluso para productos o servicios diferentes, cuando tal uso constituyera un aprovechamiento de esa notoriedad o fama, o causara un daño para el prestigio o renombre de la marca. Del contenido de esos preceptos legales, podemos determinar tres tipos de acciones: de carácter administrativo, de carácter civil y de carácter penal.. 22 Ibid. 23 Ibid..

(32) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 19. 1. De carácter administrativo Son aquellas que compete impulsar a los particulares para ejercitar y defender derechos adquiridos, o para plantear sus pretensiones en materias relacionadas a la Administración Pública y la que ésta dirige contra los particulares por reales o supuestas lesiones de sus derechos o del interés público. La acción administrativa se plantea por la vía gubernativa, ante la instancia competente y ante los superiores jerárquicos de la autoridad u organismo cuya resolución o disposición impugna, o contenciosamente en la jurisdicción especial contencioso administrativa. En algunas legislaciones se establece que no se puede ejercitar ninguna acción mientras no se haya agotado la vía administrativa. El Convenio Centroamericano, establece la oposición al registro de una marca, otorgando facultad para ejercer este medio de defensa ante el Registrador de la Propiedad Industrial, a cualquier persona que alegue legítimo interés y que alegue que el solicitante del registro de la marca violenta los artículos 10, 49 o 62 del Convenio Centroamericano; exceptuando los impedimentos al registro señalados en los incisos (o) y (p) del artículo 10, (b) y (c) del artículo 49, (f) y (g) del artículo 62, quedando facultado para ello únicamente el titular de la marca registrada para oponerse al registro. El opositor, compareciendo por sí, con auxilio de Abogado o por medio de mandatario, dentro de dos meses siguientes a la primera publicación del aviso de solicitud de registro, interpondrá la oposición por escrito, cumpliendo los requisitos de forma establecidos en el artículo 98 del mismo Convenio. El escrito deberá acompañarse con los documentos en que funda su oposición, o bien señalarlos, los que deberán ser presentados a mas tardar treinta días después de la presentación del escrito. El Registrador tiene dos opciones: admitir o rechazar la oposición. Del escrito de oposición se le dará cuenta al solicitante (s) del registro de marca, el (los) que deberá (n) contestarlo en un término de dos meses a partir del día siguiente de la notificación. Si fueren varios los solicitantes el término para responder se.

(33) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 20. contará a partir del día siguiente de la última notificación, la que podrán realizarla de manera conjunta o separada. El escrito de contestación deberá contener lo preceptuado en el artículo 98 del Convenio Centroamericano y adjuntar los documentos en que se funda (n) o señalarlos si no lo tienen a disposición para presentarlos en treinta días a partir de la presentación del escrito. Si no hubiere contestación a la oposición, el Registrador resolverá sin más trámites. La pretensión del actor de la oposición es la denegatoria por parte de la autoridad competente contra la solicitud de registro de una marca. 1.1. De los recursos administrativos En el Título VII, Capítulo VII, artículos 158 al 160 del Convenio Centroamericano, se señalan los siguientes recursos: a. Contra todas las resoluciones que dicte el Registro de la Propiedad Industrial cabrán los recursos que determine el derecho interno de cada Estado Contratante. b. De responsabilidad: contra las providencias de mero trámite. c. De queja, verbal o escrita: contra la retardación, por parte del Registrador, en la emisión de resoluciones de conformidad a los términos establecidos en cada caso. De estos recursos conocerá la autoridad competente, que para el caso sería el jerárquico superior del cargo de Registrador. Para el caso de Nicaragua es el Ministro de Fomento, Industria y Comercio. 2. Acciones Penales De las diferentes modalidades señaladas como constitutivos de delitos contra la propiedad industrial, pueden ser perseguidos de oficio o a instancia de parte. Al titular de.

(34) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 21. la marca registrada se le ha facultado para ejercer la acción contra el autor o autores del delito, mediante la correspondiente denuncia ante el funcionario de instrucción encargado de investigar la comisión del hecho penalmente tipificado como delito. Cabe agregar que la acción puede ejercerse oficiosamente si el caso es constitutivo de delito. El Código Penal de la República de Nicaragua, en su Libro II, Título IV, Capítulo XII, establece los Delitos Contra la Economía Nacional, la Industria y el Comercio. En el artículo 308 se señala los delitos de falsificación e imitación: El que ponga en venta o haga circular en los mercados nacionales o extranjeros, productos agrícolas o industriales con nombres, marcas o signos distintivos falsificados o alterados incurrirá en prisión de seis meses a dos años y en multa de quinientos a tres mil Córdobas. Por otro lado, el artículo 316 del mismo cuerpo de leyes establece: El que falsifique o altere los nombres o marcas legalmente registradas, de las obras del ingenio, o de los productos de la industria, incurrirá en prisión de seis meses a dos años y en multa de quinientos a diez mil córdobas. 3. Acciones Civiles Generalmente la acción civil por usurpación en el campo de la propiedad industrial, reviste el carácter de una verdadera acción reivindicatoria del derecho de propiedad. La llamada acción reivindicatoria que tiene como presupuesto el despojo o la desposesión de propietario, se dirige contra el detentador de la cosa y persigue su devolución al legítimo dueño, las sanciones contempladas en contra de los infractores consisten en multas y resarcimiento de daños y perjuicios, en el caso que procedan. El Convenio Centroamericano, en el artículo 227 señala que las acciones civiles provenientes del ese Convenio prescribirán a los tres años. F. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS La doctrina ha utilizado diversas formas de clasificar las marcas. De esta manera podemos señalar que en nuestro ámbito nacional el Dr. Bendaña24 señala las siguientes:. Nominales o verbales, figurativas, mixtas, plásticas o tridimensionales,. defensivas, de reserva, ligadas, individuales, comunes, colectivas, compuestas, complejas; 24 Curso de Derecho de Propiedad Industrial. Pág. 68-81.

(35) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 22. industriales o de fábrica, comerciales, de servicio y agrícolas; nacionales, extranjeras e internacionales; registradas y no registradas o de hecho; generales y especiales; notorias mundiales y célebres; facultativas y obligatorias; de fantasía, evocativas, descriptivas, significativas y denominativas; fuertes y débiles; de certificación. En la definición que de marcas nos brinda el Artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial se incluyen las marcas denominativas al contemplar: palabras o combinación de. palabras; las gráficas y. emblemáticas: signo o cualquier otro medio gráfico o material; formales, plásticas o tridimensionales: material; simples, complejas, mixtas y compuestas: palabras, combinación de palabras con otras o con signos; de fábrica, de comercio y de servicio. De manera implícita quedan comprendidas en el mencionado artículo las marcas sonoras, puesto que al hacer mención de palabras o combinación de palabras no especifica si éstas son escritas u orales. Como hemos visto anteriormente, existen distintas formas de clasificar las marcas. El artículo 9 del mencionado Convenio, clasifica las marcas en industriales o de fábrica, de comercio y de servicios, definiendo cada una de ellas. 1. Industriales o de Fábrica Marcas Industriales o Marcas de Fábrica son las que distinguen las mercancías producidas o elaboradas por una determinada empresa fabril o industrial. Estas son las que ostentan exclusivamente los productos. Ejemplo: Industrias El Toro, en la fabricación de artículos de cuero. 2. De Comercio Son las que distinguen las mercancías que expende o distribuye una empresa mercantil, no importa quien sea su productor. Éstas están constituidas por la razón o denominación social de una persona jurídica; por el nombre personal o de fantasía escogido por la persona natural cuya actividad está orientada al comercio y es de uso exclusivo de su titular. Ejemplo: Sears..

(36) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 23. 3. De Servicios Son las que distinguen las actividades que realizan las empresas dedicadas a dar satisfacción a necesidades generales, por medios distintos de manufactura, expendio o distribución de mercancías. Las actividades de las empresas de servicios le son excluyentes a las de tipo industrial y comercial. A manera de ilustración podemos mencionar las empresas dedicadas al servicio de publicidad, hotelería, transporte, operaciones de seguros, cines, etc.; en nuestro ámbito nacional tenemos Publicentro, Camino Real, Nica Bus Internacional, Iniser, Cinemas, respectivamente. G. SUB CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS 1.. Marcas Registradas y no Registradas. Son marcas registradas aquellas que, de conformidad con la ley, se encuentran inscritas en el Registro Público y que no haya caducado por falta de pago, renuncia del interesado o transcurso del tiempo legal sin renovación. Una vez que se encuentran inscritas gozan de toda la protección prevista por la ley.. A pesar que el Convenio. Centroamericano establece que el registro de la marca es facultativo, la propiedad de ella se adquiere únicamente con su inscripción, pudiendo probarse la titularidad sólo con la certificación que expide la autoridad competente. Se conocen como marcas no registradas aquellas que han sido utilizadas de hecho. La mayoría de las legislaciones no les confieren protección por no encontrarse inscritas en los registros de la propiedad industrial. Aunque en algunos países y en algunas situaciones las marcas se protegen sin previo registro, generalmente es necesario, para una protección completa, que la marca esté registrada en una oficina pública del país o en una oficina regional que actúe en representación de varios países (o en la Oficina Internacional de la OMPI25 por lo que 25 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) fue creada en 1970 y se convirtió en un organismo especializado de las Naciones Unidas en 1974. Sus principales actividades consisten en establecer normas internacionales en el campo de la propiedad intelectual, especialmente tratados internacionales; administrar los tratados que incorporan tales normas y los.

(37) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 24. respecta a los países miembros del Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas). Para que pueda registrarse y protegerse una marca, es necesario que ella no quede comprendida en ciertas prohibiciones absolutas o derivadas de derechos anteriores de terceras personas. Las prohibiciones absolutas incluyen el nombre común o genérico del producto o servicio que debe distinguir, o el descriptivo o laudatorio de alguna característica, propiedad o aplicación del producto o servicio correspondiente. Tampoco pueden constituir marcas los signos que inducirían a error, engaño o confusión con respecto al origen, calidad, finalidad u otras características de los productos o servicios a los cuales se aplican. Las prohibiciones derivadas de derechos anteriores de terceros se refieren, en especial, a las marcas y nombres comerciales iguales o similares que ya se encuentran registrados o en uso desde una fecha anterior, y a cualquier otro derecho de propiedad industrial (p. ej. diseño industrial, derecho de autor) o personal (p. ej. el nombre o identidad de una persona ) anterior. Si una marca está registrada, o protegida en virtud de su adopción o uso, su titular puede impedir que cualquier persona no autorizada use la misma marca o alguna otra marca, nombre comercial u otro signo distintivo, de manera que pueda crearse una posibilidad de confusión, en particular con respecto al origen empresarial de los productos o servicios, o cuando pudiera haber un riesgo de aprovechamiento indebido del prestigio o renombre de la marca, o un perjuicio para su valor comercial. La protección de la marca puede mantenerse por tiempo ilimitado, pero está sujeta a la renovación periódica del registro, por lo general cada diez años. En muchos países la legislación exige que una marca registrada sea usada efectivamente en el comercio con respecto a los productos o servicios para los cuales se ha registrado. El incumplimiento de esa obligación de uso permite la cancelación del registro de la marca a instancia de tratados que facilitan la presentación de solicitudes para la protección de invenciones, dibujos, marcas y modelos industriales; proporcionar información en materia de propiedad industrial, especialmente la de tipo jurídico y técnico que figura en los documentos de patentes y en el Registro Internacional de Marcas. La OMPI también lleva a cabo un importante programa de asesoría jurídica y técnica para los países en desarrollo y los países en transición hacia una economía de mercado, y proporciona consejos a los países que lo solicitan sobre cuestiones relacionadas con las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. (Oficina Internacional de la OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). OMPI. Ginebra, 1998)..

(38) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 25. cualquier persona interesada (o de oficio en algunos países), si transcurre cierto plazo, generalmente entre tres y cinco años, sin que hubiese usado la marca. 2.. Marcas Generales y Especiales. Son marcas generales aquellas que usan las empresas en todos sus productos y que muchas veces son parte del Nombre Comercial de la empresa. Un ejemplo sería la marca Solka. La mayoría de los envases de los productos elaborados por la empresa con ese nombre comercial llevan dicha marca o forman parte de su lista marcaria. Ejemplo: Solkamox y Solkalben. Son marcas especiales aquellas que sólo se utilizan en algunos de los productos elaborados por una empresa. Jurídicamente, estos dos tipos marcarios tienen idénticos efectos, salvo la mayor posibilidad de adquisición de renombre y fuerza distintiva que tienen las marcas generales, en cuanto son identificadas por el público con una estructura empresarial determinada26. 3. Marcas Notorias y de Alto Renombre En el ámbito industrial y comercial existe un tipo de marcas que, por ser ampliamente conocidas como provenientes de un determinado industrial o comerciante, la ley las protege frente a la pretensión de terceros aunque sus dueños no la tuvieren inscritas, o bien para rechazar el registro que se pretenda hacer para ser utilizadas en artículos de clasificación diferente a la que haya realizado su titular, pero que pueden inducir al consumidor a creer que proviene de un mismo origen. A estas marcas se les conoce como notorias, de alto renombre, mundiales y célebres. No todas las marcas notorias serán igualmente notorias. Algunas corrientes doctrinales han considerado a las marcas notorias, célebres, de alto renombre, etc. como clasificación separada entre sí; sin embargo, consideramos que lo que existe son distintos grados de notoriedad.. 26 Bendaña Guerrero, Guy. Curso de Derecho de Propiedad Industrial. Pág. 75..

(39) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 26. Por ser la notoriedad el eje del presente trabajo, destinaremos un capítulo entero solamente a la notoriedad de la marca. (Ver Capítulo II)..

(40) Gurdián/Tardencilla/Ubeda La Marca Notoria en el Derecho Comparado ____________________________________________________________________________________. 27. CAPÍTULO II MARCA NOTORIA A. LA MARCA NOTORIA La notoriedad de una marca se entiende como un grado superior alcanzado por la misma y que es el resultado y consecuencia de la aceptación y conocimiento generalizado que ha logrado dentro de la esfera del público consumidor del producto o servicio que distingue. Sin embargo, las marcas pueden alcanzar distintos grados de notoriedad. Así, aquellas cuya aceptación y conocimiento generalizado se ha alcanzado dentro de la esfera del público consumidor actual o potencial del producto o servicio que distinguen, se reputan marcas notorias de alto renombre. Si el carácter notorio se extiende a nivel mundial se le conoce como marca notoria mundial; y cuando a esta condición se le suma una reputación de distinguir productos de muy buena calidad e intensamente publicitados, se le llama marca notoria célebre. No obstante, la calidad y la publicidad son factores asociados a las causas de notoriedad y no a las características propias del concepto. La calidad es una función derivada de la marca, pues no se puede exigir al titular una calidad excepcional del producto o servicio, sino una calidad constante y uniforme, aún siendo el caso de productos o servicios de calidad media y bajo precio. La publicidad es otra función derivada de la marca, puesto que ésta puede ser un distintivo, independientemente de que sea considerada como inapropiada para la tarea publicitaria. Hay que notar, sin embargo, que es prácticamente imposible que una marca alcance un grado de notoriedad sin antes haber sido expuesta en el mercado o eficazmente publicitada. Tampoco es causa de notoriedad la originalidad o carácter imaginativo de la marca. Las marcas descriptivas, sugerentes o arbitrarias pueden perfectamente ser, a la vez, marcas notoriamente conocidas. Aunque la marca notoria siempre debe distinguir un producto o un servicio, no es indispensable que sea asociado con, o que simbolice a la empresa titular de la misma..