Explotación de la Tecnología
Universidades, OPIs y CTs
Parque Tecnológico de Bizkaia
15 de julio 2009
Enterprise Europe Network (EEN)
LICENCIA DE PATENTES EN EL CSIC
D. Javier Etxabe Oria
Madri+d (EEN)
Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de
Conocimiento
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS (CSIC)
1. Estrategia
de
Comercialización
de
Resultados de Investigación del CSIC
2. Identificación y Protección de Resultados de
Investigación
3. Marketing Tecnológico de Ofertas y
Demandas Tecnológicas
4. Contratos de Investigación
5. Contratos de Transferencia de Resultados
de Investigación (licencias)
6. Conclusiones
ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CSIC
• El interés del CSIC es la puesta a disposición de la
sociedad de nuevos productos y servicios generados por
el CSIC.
• Los instrumentos para la comercialización
- La identificación y protección industrial y/o
intelectual de los resultados de investigación (patentes) e identificación y gestión de la demanda tecnológica de
terceros,
- Los contratos de investigación que conllevan la cesión de derechos propiedad y de explotación y los contratos de transferencia de resultados (licencia de derechos), y
Modelos de Transferencia de
Tecnología Vertical CPI-EMPRESA
INVENCIONES Aplicaciones PROTECCION IP PROOF OF PRINCIPLE P R O D U C C Licencias
2
Programas I+D Financiación pública Financiación privada Infraestructura, personal Propiedad resultados I N V E S T I G A C I O N Publicación resultados1
1
FINANCIACION SEMILLA I N N O V A C I O N INVESTIGACIÓN COLABORATIVA CON EMPRESAS MEDIANTE CONTRATO Financiación pública PETRI, PROFIT PM UE Nuevos productos y servicios INCUBACIÓN SPIN-OFFS Y PARQUES C-T INVESTIGACION Descubrimientos3
4
Empresas ya existentesVICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENICA DE CONOCIMIENTO
Apoyo en la preparación y gestión de proyectos para convocatorias públicas y privadas relacionadas con la transferencia de conocimiento Apoyo en la preparación y gestión de contratos de investigación
Mantenimiento de los modelos de contrato de I+D y otros Sistema de Gestión de Calidad Mantenimiento de la BDC relativa a contratos y convenios (validación) Protección de resultados de investigación Contratos de Cotitularidad Contratos de Cesión de Derechos Mantenimiento Cartera de Títulos de Propiedad Intelectual e Industrial Comercialización mediante el apoyo a la creación de empresas CONTRATOS GESTIÓN DERECHOS DE PROPIEDAD APOYO CREACIÓN DE EMPRESAS COMERCIALIZACIÓN Comercialización mediante contratos de licencia Comercialización mediante contratos de I+D Atención de la Demanda Tecnológica de Empresas Evaluación de tecnologías Marketing Operativo Identificación y preparación de proyectos de valorización
- El Dpto. de Comercialización funciona
principalmente como el “front-office” de la VATC y su
personal está caracterizado por:
- una elevada experiencia en áreas
cientifico-técnicas (13 doctores y 8 TS); algunos de éllos con
experiencia industrial y de consultoría tecnológica;
- están bien formados en distintos temas de
transferencia de tecnología: IPR, negociación de
contratos, marketing, etc.; y
- son muy proactivos en sus actividades diarias.
Dpto. de Comercialización (VATC).
Principios de Organización
El Dpto. de Comercialización (DC) de la VATC se
distribuye en :
- Tres Áreas de Conocimiento de trabajo y
equipo: Ciencias de la Vida (Salud humana, Salud
animal, Alimentación Humana, Biotecnología),
Ciencias Agrarias, y Ciencias de la Materia, que a
su vez se agrupan en cluster menores: Nanotech,
Biotec_Salud humana, Química Farmacéutica, etc.
- Técnicos deslocalizados de acuerdo a la
distribución de institutos del CSIC: Madrid,
Andalucía, Cataluña, Valencia, Aragón, Murcia y
Dpto. de Comercialización (VATC).
Principios de Organización
- El DC intenta ser una organización flexible y
horizontal, con un alto nivel de autonomía en la toma
de decisiones por parte de los propios técnicos,
distribuidos en Seniors, Juniors y Noveles según
competencia.
- El DC trabaja especialmente cercana con los
investigadores y empresas utilizando una
aproximación multidisciplinar con los otros Dptos.
de la VATC - con expertos externos cuando se
precisa -, coordinando los contactos o negociaciones
con terceros.
Dpto. de Comercialización (VATC).
Principios de Trabajo
- Los Técnicos del DC recogen y promocionan tanto
de la oferta tecnológica del CSIC como la demanda
tecnológica de empresas (
cartera técnológica
).
- Existe una relación única entre un grupo de
investigación del CSIC y su Técnico del DC y múltiple
con terceros..
- El propio DC es una entidad “generadora” de
conocimiento y por lo tanto los técnicos son
trabajadores del conocimiento, organizado en grupos
de investigación y empresas con los que tienen una
Dpto. de Comercialización (VATC).
Principios de Trabajo
- Programa
JAE Transfer
(2009-2011)
- Fondos del CSIC gestionados por la VATC para
la contratación de doctores,
- Ubicados en centros de investigación del CSIC:
Materiales, Fisica, Química y Alimentación
(2009),
- 20 contratos/año de tres años de duración, y
- Tareas de evaluación de resultados de
investigación, identificación de demanda
tecnológica sectorial y de promoción tecnológica
- Primera convocatoria: Julio de 2009
Dpto. de Comercialización (VATC).
Principios de Trabajo
VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENICA DE CONOCIMIENTO
1. Estrategia
de
Comercialización
de
Resultados de Investigación del CSIC
2. Identificación y Protección de Resultados
de Investigación
3. Marketing Tecnológico de Ofertas y
Demandas Tecnológicas
4. Contratos de Investigación
5. Contratos de Transferencia de Resultados
de Investigación (licencias)
- La LP (Arts. 15-20) regula la titularidad de las
invenciones en entidades públicas y privadas.
- En particular, el Art. 20 (20.2 and 20.8) indica
claramente que las Universidades y los OPIs
pueden solicitar patentes de los resultados de
investigación de profesores o investigadores (la
Institución como titular y los investigadores
como inventores), ya sean funcionarios o
contratados (Invenciones Laborales).
Ley de Patentes (1986)
- Los investigadores deben informar a su OTRI/OTT sobre sus invenciones (PL 20.4 y RD55/2002). Entonces, la
Institución, concretamente la VATC, debe decidir que tipo de protección es la más adecuada (patente, software, secreto, obtención vegetal, etc.) y proceder a su solictud si lo entiende conveniente.
- La información debe ser remitida por el investigador /
inventor principal a la VATC, más concretamente al Dpto. de
Protección de Resultados (DPR) cumplimentando el Formulario
de Comunicación de Invención (FCI) proporcionado al respecto (http://www.ott.csic.es/estructura/
protec/Formulario_solicitud_patente.doc) siendo el Dpto. de
RD55/2002 y Norma CSIC
- Dicho FCI debe ser firmado por el Director del Instituto del grupo de investigación participante - La información que se requiere se refiere:
x Personas implicadas en la invención: inventores y colaboradores necesarios,
x Relación laboral con la entidad en la que desarrolla su actividad (fijo, contratado, becario, visitante, etc)
x Entidad a la que pertenece (CSIC, Universidad, Empresa, etc.),
x Distribución de la participación de la autoría de los inventores y de las distintas entidades participantes. x Origen de la invención, y
x DEBIDAMENTE FIRMADO POR LOS INVENTORES
RD55/2002 y Norma CSIC
- Todos los costes derivados de la evaluación inicial,
solicitud, extensión y mantenimiento de las patentes de la
Institución son cubiertas por ésta.
- Si la Institución no está interesada en la invención, la titularidad se cede a los inventores, manteniendo la Institución una licencia no exclusiva, gratis y no
transferible (LP 20.5).
- Cuando los inventores obtengan beneficios por la
explotación de la patente, la Institución tiene derecho a compartirlos (PL 20.6; en el CSIC, 20% de los beneficios).
LP, RD55/2002 y Norma CSIC
Proceso de Evaluación de la Invención
- Inventores: Inventor es el individuo que idea, crea o concibe algo que no existía antes y siempre bajo las
premisas de patentabilidad de acuerdo a las distintas leyes sobre patentes existentes en cada país. Así, en la ley
Americana un inventor es la persona o personas que
contribuyen intelectualmente a las reivindicaciones de una
invención patentable, al menos a una de las reivindicaciones.
- Colaboradores Necesarios (CN): Personas no inventores que han contribuido con su esfuerzo a la obtención de los resultados, pj. un técnico de laboratorio.
- Los inventores sin relación contractual con el
CSIC (visitantes, estudiantes y becarios) deben
firmar un contrato de cesión de derechos de
titularidad mientras mantienen sus derechos
sobre los beneficios y sus derechos intelectuales
(Presidente y Persona Jurídica). En contrapartida
el CSIC cubre todos los gastos de protección y
comercialización que les correspondieran.
- Los inventores tienen derecho a beneficios
derivados por la explotación comercial de los
resultados de investigación (LP 20.4).
- El reparto de beneficios a los inventores
(incluyendo a los estudiantes, becarios y
visitantes) se desarrolla posteriormente en cada
universidad a traves de normas internas y en los
OPIs a través de una norma legal (RD 55/2002)
que debe ser desarrollada por una Norma interna
en cada Institución (CSIC, Junio 2002).
LP, RD55/2002 y Norma CSIC
Reparto de Beneficios
- En el caso del CSIC los beneficios son compartidos por la Institución (33.3%), inventores (33.3%) y la cantidad restante (33.3%) se distribuye de acuerdo a normas
internas aprobadas por cada Institución (en el CSIC,
20% para el grupo de investigación y 13.3% para el centro o instituto).
- El reparto se aplica durante toda la vida de la patente y sobre cualquier ingreso que suponga beneficio. Se
traslada a herederos.
- El CSIC reconoce dos tipos de personas con derechos económicos en una invención: inventores y colaboradores
LP, RD55/2002 y Norma CSIC
Reparto de Beneficios
- Los inventores se distribuyen el tercio de los
beneficios de acuerdo a la participación
indicada en el FCI.
Los CNs pueden recibir hasta el 11% de los
ingresos totales que se toman del tercio sujeto
a regulación interna. En cualquier caso, la
cantidad pagada a un CN no podrá ser mayor
que al 75% del inventor que menos reciba. Su
derecho finaliza al marcharse del CSIC.
LP, RD55/2002 y Norma CSIC
Reparto de Beneficios
BENEFICIO 1/3 CSIC 1/3 1/3 inventores Sin CN Con CN 60%, grupo investigación 40%, centro 1/3 colaborador necesario 2/3 60%, grupo investigación 40%, centro
Ingresos - costes de patente – 5% por costes generales
=
LP, RD55/2002 y Norma CSIC
Reparto de Beneficios
- En el caso de realizarse trabajos de
investigación en una entidad académica bajo
contrato con otra entidad, la propiedad de los
resultados y la titularidad de las invenciones
debe ser definida específicamente casa a
caso: la Institución, la empresa o de ambos (LP
20.7), aspecto sujeto a negociación.
- Los contratos de investigación son otra vía
de “ceder” derechos de propiedad y
explotación de resultados de investigación.
1. Estrategia
de
Comercialización
de
Resultados de Investigación del CSIC
2. Identificación y Protección de Resultados de
Investigación
3. Marketing Tecnológico de Ofertas y
Demandas Tecnológicas
4. Contratos de Investigación
5. Contratos de Transferencia de Resultados
de Investigación (licencias)
6. Conclusiones
VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENICA DE CONOCIMIENTO
• En términos generales utilizaremos el término
“marketing tecnológico u operativo” como el
conjunto de tareas que comprende la elaboración y difusión de una oferta tecnológica del CSIC así
como la tarea continuada de evaluación y
valorización (incrementar el valor) de la misma
durante dicho proceso con el objeto de obtener un acuerdo de colaboración con una empresa para la comercialización de dicha OT como producto en el mercado (bien o servicio).
• Conlleva la gestión de la extensión internacional o mantenimiento de la patente cuando corresponde.
Marketing Tecnológico de Ofertas y
Demandas Tecnológicas
• Por esta razón, el proceso de marketing
tecnológico de cada OT representa realmente una
etapa más de un “proyecto de transferencia de
tecnología”.
• La articulación de la demanda es también otro proceso mediante el cual el DC transforman el
conjunto de señales, de inquietudes, de ideas y de necesidades que resultan de las interacciones con los clientes/empresas en productos o servicios de alto valor añadido ofertados por el CSIC.
Marketing Tecnológico de Ofertas y
Demandas Tecnológicas
Marketing Tecnológico de Ofertas y
Demandas Tecnológicas
• Gestión de los Contratos de Transferencia de
información y resultados de investigación durante la comercialización:
- Acuerdos de Confidencialidad (AC)
- Contratos de Transferencia de Material (MTA), y - Opción de Licencia de derechos de explotación.
• Única firma autorizada del CSIC para estos contratos de transferencia de resultados con la excepción de los AC,
Presidente del CSIC, sin valor legal documentos firmados
por otras personas.
• Los Contratos de Transferencia son negociados por la
VATC en representación del Presidente del CSIC, más
1. Estrategia
de
Comercialización
de
Resultados de Investigación del CSIC
2. Identificación y Protección de Resultados
de Investigación
3. Marketing Tecnológico de Ofertas y
Demandas Tecnológicas
4. Contratos de Investigación
5. Contratos de Transferencia de Resultados
de Investigación
6. Conclusiones
VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENICA DE CONOCIMIENTO
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
• En virtud de la legislación y normativa vigente, el
CSIC puede en su propio nombre acometer actividades
de investigación con terceros o a solicitud de
terceros.
• Los contratos de investigación son contratos de
actividad, de medios o de diligencia, en los que la
obligación principal del investigador consiste en el desarrollo o realización de una actividad, dado que la obtención del resultado.
• Existen dos tipos de contratos de investigación los contratos de apoyo tecnológico/servicio técnico y los contratos de I+D (Investigación y Desarrollo).
• Un contrato de apoyo tecnológico existe cuando se proporciona un servicio a una tercera parte usando un conocimiento, experiencia y/o tecnología previa del CSIC o de libre uso. En este tipo de colaboración el trabajo es conducente a obtener datos o información tecnológica
útil para la tercera parte, por ejemplo para la toma de
decisiones sobre su actividad diaria de desarrollo de nuevos productos o procesos, pero que no son
comercializables per se.
• Además, las tareas de apoyo tecnológico no representan actividad investigadora (I+D) en la medida que no existe
incertidumbre ni riesgo técnico, o este es mínimo, en
• En un contrato de I+D se lleva a cabo una actividad
original y planificada para obtener nuevos
conocimientos, para lograr mayor comprensión de los fenómenos observados, y pretende aplicar el
conocimiento científico obtenido para la
- fabricación de nuevos materiales o productos, o
- diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, o - mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes.
• Los contratos de I+D son colaboraciones que pueden dar lugar a nuevos resultados útiles, comercializables
o explotables por si mismos, protegibles o no.
• Un contrato de I+D no puede implicar compromiso de entregar unos resultados; sólo puede comprometer a la
realización de actividades de I+D y a mostrar su desarrollo (generalmente a través de informes
periódicos).
• Imprescindible la identificación del Conocimiento Previo de las partes
• Se recomienda a los investigadores principales tanto del CSIC como de la empresa, establezcan el conocimiento que existe a la fecha de firma del contrato y que es necesario para:
- el desarrollo técnico por cualquiera de las partes, y/o
- la explotación de los resultados generados en un contrato de I+D.
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN, CONOCIMIENTO PREVIO
• El contrato establecerá claramente los derechos de
acceso al Conocimiento Previo, pero nunca podrá suponer
una cesión de los mismos. Los derechos de acceso son los que las partes se conceden mutuamente para el uso de
Conocimiento (en este caso, Conocimiento previo), a
diferencia de las licencias concedidas a terceras partes. • Principios generales para los derechos de acceso al Conocimiento Previo
1. Se analizará si el CSIC puede dar derechos de acceso a un Conocimiento previo que haya sido adquirido del
exterior (con o sin contraprestación).
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN, CONOCIMIENTO PREVIO
2. Sólo se darán derechos de acceso al Conocimiento
previo que está en relación con la materia del contrato y sólo el que esté disponible para el grupo de investigación participante (independientemente de si ese Conocimiento ha sido generado por el grupo o lo ha adquirido
previamente a la firma del contrato).
3. Los derechos de acceso serán en forma de licencias gratuitas (o no), no exclusivas y no transferibles, de uso limitado a la I+D desarrollada en el marco del contrato y sólo durante la duración del mismo.
4. Los derechos de uso y explotación comercial se
negocian caso a caso, conjuntamente con los derechos sobre los nuevos resultados del contrato
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN, CONOCIMIENTO PREVIO
• Sin embargo, en ningún caso la realización de estos
contratos entre el CSIC y una empresa debe resultar en una competencia desleal con otras empresas privadas, es decir, la empresa contratante debe asumir los costes
reales totales del proyecto de trabajo y una aportación adicional por los intangibles aportados por el CSIC al
inicio y durante el contrato, y valorados a precios de
mercado (Ley de la Ciencia, 1986; Marco Comunitario
sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2006/C 323/01, de 30 de diciembre de
2006)
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN. COSTE Y PRECIO
• Definición de precio
- Se prestará a precios de mercado, o
- Si no existe precio de mercado, el precio será el de los costes íntegros, más un margen razonable.
• Presupuesto o Coste Integro:
- Costes Directos (incluidos los costes laborales de personal de plantilla) = 81%
- Costes Indirectos = 19% - Coste Integro = 100%
- Precio: Coste Integro + Margen de beneficio (variable) - IVA 16% (prestación de servicios)
• No debe por tanto negociarse con la empresa sobre los costes, sino sobre el precio.
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN. COSTE Y PRECIO
• De acuerdo con los términos del Art. 20.7 de la Ley de Patentes, cuando un investigador del CSIC realice una invención como consecuencia de un contrato I+D con un ente privado o público, el contrato deberá
especificar a cuál de las partes contratantes
corresponderá la propiedad y titularidad de los resultados generados en el mismo.
• La titularidad podrá corresponder a la empresa, a ambas partes o al CSIC, lo que determina igualmente los derechos de explotación comercial de las partes de forma diferente según sea un caso u otro que también se deberán definir de mutuo acuerdo.
Negociación de la Propiedad y Derechos
de Explotación de los Resultados
• Los derechos de uso y explotación comercial de
las partes podrán variar desde la concesión a la
empresa de una licencia no exclusiva para única
aplicación de las posibles de una patente hasta una licencia en exclusiva de todas las aplicaciones de una patente.
• El alcance de los derechos podrá estar además
limitado por aspectos geográficos o de plazos
(licencias temporales por debajo del tiempo de vigencia de una patente).
Negociación de la Propiedad y Derechos
de Explotación de los Resultados
• Asimismo, los contratos de I+D conllevan otra posición necesaria, el compromiso de una contraprestación
económica –regalia- por el uso y la explotación comercial de los resultados generados por parte de la empresa al CSIC, en línea con los puntos anteriores.
• La asunción del 100% de los costes del contrato de I+D por parte de la empresa permite la cesión de la
titularidad de los resultados a la empresa, pero debe existir un compromiso escrito de explotación comercial por parte de la empresa, y en el caso que no se produzca se devolverán derechos al CSIC para su comercialización
Negociación de la Propiedad y Derechos
de Explotación de los Resultados
• Así, en un contrato de I+D se debe considerar por ambas partes la posición idónea institucional y
empresarial sobre la propiedad y titularidad de los resultados generados y los derechos de explotación comercial de los mismos, en base a lo siguiente:
- Conocimiento y derechos Previos aportados por las partes,
- Aportaciones de recursos de ambas partes para la realización del trabajo,
- Las obligaciones sobre la confidencialidad y del derecho de publicación de los resultados,
- Importancia de los resultados para futuras
actividades, y
- Compromiso de uso y Explotación comercial de los resultados.
Negociación de la Propiedad y Derechos
de Explotación de los Resultados
Se recomienda la lectura:
-“Commission Recommendation on the management of
intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research
organisations”
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ ip_recommendation_en.pdf
• “CROSS-BORDER COLLABORATION BETWEEN PUBLICLY FUNDED RESEARCH ORGANISATIONS AND
INDUSTRY and TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING” http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en
Negociación de la Propiedad y Derechos
de Explotación de los Resultados
• Lo aspectos anteriores de negociación y de la selección de las posiciones institucionales con respecto a la
titularidad y derechos de explotación comercial de los resultados generados en un contrato de I+D son comunes a que haya o no financiación pública en los fondos
aportados al CSIC por la empresa (CENIT, TRACE, etc.) • La negociación de los aspectos de propiedad de los
resultados y de los derechos de explotación de los
Consortium Agreements de VII PM, son negociados por
el DC en colaboración con el Servicio de Europeos
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN Contratos Asociados a Ayudas Públicas
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
Gestión de Firma de Contratos en la VATC
- Todos los contratos que la VATC tramita para la firma son aquéllos contratos de investigación que o bien cuyo importe comprometido a firma es igual o mayor a 100.000 €, o los que en su clausulado se contemple la licencia y/o cesión de los derechos de propiedad del CSIC (firmados por la Presidente o por el VORI, respectivamente) y los contratos de licencia*, opción de licencia y MTAs
(firmados por el Presidente).
- En representación del VORI y del Presidente estos contratos son negociados por la VATC, más
1. Estrategia
de
Comercialización
de
Resultados de Investigación del CSIC
2. Identificación y Protección de Resultados
de Investigación
3. Marketing Tecnológico de Ofertas y
Demandas Tecnológicas
4. Contratos de Investigación.
5. Contratos de Transferencia de Resultados
de Investigación (licencias)
6. Conclusiones
VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENICA DE CONOCIMIENTO
• Para obtener un aprovechamiento social y económico de un bien o de un invento patentado, el propietario o el titular de la patente puede optar por explotarla
directamente en exclusiva y/o autorizar a un
tercero a que lleve a cabo su explotación (fabricación,
distribución, comercialización, importación, introducción en el mercado, etc.).
• En el caso de un CPI, puede constituirse una nueva
empresa de base tecnológica como forma de
transferencia y de comercialización de productos y servicios.
Contratos de Transferencia de
Resultados de Investigación
• Los Contratos de Transferencia de resultados de
investigación son instrumentos que permiten la licencia
de derechos de explotación de distintos objetos o resultados, protegibles o no, y protegibles de una
forma u otra (industrial o intelectual): patente,
software, obtenciones vegetales, material biológico, conocimientos y tecnologías secretas, etc., a cambio de una contraprestación económica (royalties/regalías). • En el entorno privado además se puede producir la
cesión de derechos de propiedad y titularidad a un
tercero, como otra forma de un Contrato de Transferencia. En el CSIC no es posible.
Contratos de Transferencia de
Resultados de Investigación
• El contrato de licencia es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho (licenciante), reteniendo
su propiedad, autoriza a un tercero (licenciatario) el ejercicio de todas o parte de las facultades que
integran el derecho de patente (usar o explotar) en las condiciones previstas en el propio contrato.
• El contrato de licencia podrá tener por objeto no sólo la patente ya concedida sino también la propia
solicitud de patente (Art. 75 LP, apart. 1).
Contratos de Transferencia de
Resultados de Investigación
• Si bien la licencia es un contrato y por lo tanto una relación jurídica definida entre las partes, también es una relación comercial continuada (por la duración del acuerdo, colaboración conjunta en el desarrollo,
aportación de mejoras).
• Se debe destacar que una licencia satisfactoria debe ser ventajosa para ambas partes y depende de la
confianza y de la cooperación mutua, por lo que es de
interés del licenciante asegurarse de que las
operaciones comerciales del licenciatario tengan éxito y del licenciatario de cumplir los compromisos adquiridos.
Contratos de Transferencia de
Resultados de Investigación
• La forma que adopte dicho contrato debe ser la
escrita para que se considere válido (Art. 74.2 LP). No se sigue, pues, el principio de libertad de forma.
• El derecho contractual estipula, en particular, algunas condiciones básicas mínimas que deben satisfacerse para que exista un acuerdo jurídicamente aplicable, como capacidad jurídica de las partes para actuar,
alguna manifestación de aceptación por las partes, con frecuencia la existencia de consideración o promesas mutuas suficientes y la legalidad de la transacción.
Contratos de Transferencia de
Resultados de Investigación
Contratos de Transferencia de
Resultados de Investigación
• Tipos de Contratos de Transferencia de resultados de
investigación:
- Opción de Licencia de derechos de explotación, y - Licencia de derechos de explotación
• Única firma autorizada del CSIC para estos contratos de transferencia de resultados, el Presidente del CSIC, sin valor legal documentos firmados por otras personas.
• Los Contratos de Transferencia son negociados por la
VATC en representación del Presidente del CSIC, más
- El interés del CSIC es la puesta a disposición de la
sociedad de nuevos productos y servicios generados por
el CSIC.
- El objetivo del CSIC no es maximizar el retorno
económico a la Institución sino asegurar los compromisos para una segura, completa y exitosa explotación de los
resultados de investigación del CSIC.
Negociación de los Contratos de
Licencia
- La Empresa debe presentar su estrategia de
desarrollo y comercialización de la invención antes de hablar de regalías: compromisos de inversión o
realización para el cumplimiento de hitos concretos ligados al Desarrollo y Comercialización (socios
estratégicos).
- Incumplimiento de Compromisos e Hitos como forma de resolución del contrato de transferencia o de
limitación de los derechos de explotación concedidos.
- Alcance de la licencia – exclusividad o no, campo de aplicación, área geográfica, etc. – en función de la capacidad demostrada para asumir compromisos presentes o futuros.
Negociación de los Contratos de
Licencia
- La definición de la contraprestación económica al CSIC por la licencia de derechos de explotación se realizará en base a las condiciones concretas de cada colaboración, aunque puedan existir pautas y cifras generales para determinados sectores o tipo de
producto, y se tendrá en cuenta:
- grado de desarrollo de la tecnología y por ende el volumen de las inversiones necesarias,
- el alcance de la licencia: exclusiva o no
exclusiva, parcial en cuanto a campos de aplicación o distintos formatos de la invención, nivel geográfico, etc.,
- mantenimiento de los costes de solicitud y extensión de la patente, y
Negociación de los Contratos de
Licencia
- El CSIC participa con el licenciatario en la búsqueda
de socios tecnológicos para el desarrollo y
comercialización,
- en la búsqueda y gestión común de ayudas públicas para la financiación del desarrollo de la patente, y
- El CSIC dispone de capacidad interna del CSIC para
financiar proyectos de demostración o valorización de
tecnologías propias con o sin empresa (Programa Innocash).
Seguimiento de los Contratos de
Licencia
Relación entre el estado de la tecnología y la estrategia de transferencia Investigación en consorcio 11% Participación Accionarial 17% Licencia 72% Estadio Temprano Prueba de Concepto Reproducible en Laboratorio Prototipo escalado preindustrial Estado de la
Tecnología TransferenciaEstrategia de
Grandes Empresas Nuevas Empresas Grandes Empresas Bajo Alto Grado de Definición Tecnológica Alto Bajo Destino de la Transferencia Grado de Riesgo Legal
Negociación de los Contratos de Transferencia de Resultados de Investigación
VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENICA DE CONOCIMIENTO
1. Estrategia
de
Comercialización
de
Resultados de Investigación del CSIC
2. Identificación y Protección de Resultados
de Investigación
3. Marketing Tecnológico de Ofertas y
demandas Tecnológicas
4. Contratos de Investigación.
5. Contratos de Transferencia de Resultados
de Investigación (licencias)
Las patentes, los contratos I+D y/o los contratos de transferencia de K/T son INSTRUMENTOS para
crear, ejemplarizar y consolidar RELACIONES CON EMPRESAS cuyas características principales serían:
• relaciones de medio y largo recorrido, • relaciones generadoras de confianza y
credibilidad mutua y de nuevas colaboraciones verticales y horizontales,
• relaciones para el compromiso mutuo de riesgo y esfuerzo, y por tanto, y
• relaciones con un beneficio futuro más amplio.
Contratos de Transferencia de
resultados de investigación
VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENICA DE CONOCIMIENTO
Apoyo en la preparación y gestión de proyectos para convocatorias públicas y privadas relacionadas con la transferencia de conocimiento Apoyo en la preparación y gestión de contratos de investigación
Mantenimiento de los modelos de contrato de I+D y otros Sistema de Gestión de Calidad Mantenimiento de la BDC relativa a contratos y convenios (validación) Protección de resultados de investigación Contratos de Cotitularidad Contratos de Cesión de Derechos Mantenimiento Cartera de Títulos de Propiedad Intelectual e Industrial Comercialización mediante el apoyo a la creación de empresas CONTRATOS GESTIÓN DERECHOS DE PROPIEDAD APOYO CREACIÓN DE EMPRESAS COMERCIALIZACIÓN
La VATC tiene como misión maximizar el impacto en la sociedad de las
Comercialización mediante contratos de licencia Comercialización mediante contratos de I+D Atención de la Demanda Tecnológica de Empresas Evaluación de tecnologías Marketing Operativo Identificación y preparación de proyectos de valorización
MUCHAS GRACIAS!
Javier Etxabe Oria
Responsable del Dpto. de Comercialización
Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
j.etxabe@orgc.csic.es 915855375
VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO