1 Expediente Rol N°48724, fishfoodmarket.cl
Titular: Lorena Andrea García Navarrete Revocante: Rendic Hermanos S.A.
Tipo de Revocación: Temprana
SENTENCIA DEFINITIVA
Santiago, treinta de agosto de dos mil veintiuno.
VISTO:
1.- Que mediante Oficio de 16 de junio de 2021, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile me comunicó la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto suscitado por la solicitud de revocación del nombre de dominio fishfoodmarket.cl. Dicho nombramiento fue aceptado el día 17 de junio de 2021, y ninguna de las partes solicitó la inhabilidad del juez árbitro en el término establecido para ello. Los honorarios arbitrales fueron enterados oportunamente por la revocante.
2.- Que son partes en dicho conflicto Rendic Hermanos S.A., representada por el abogado don Hernán Ríos de Marimón, como revocante, y Lorena Andrea García Navarrete, como titular.
3.- Que con fecha 13 de julio de 2021 Rendic Hermanos S.A. demandó de revocación, acompañó documentos probatorios y solicitó la asignación del nombre de dominio fishfoodmarket.cl, conforme a los argumentos que siguen:
3.1.La demandante afirma que ella nació como una empresa familiar en la Cuarta Región de Chile, con un almacén en La Serena, hasta llegar a tener 24 locales
“Deca” y una facturación cercana a los 300 millones de dólares al año. Por su parte, los reconocidos supermercados UNIMARC remontan su origen a la década de los sesenta, cuando abre sus puertas bajo el nombre de Cooperativa Unicoop.
Luego de reestructuraciones comerciales, en 1984 la marca elegida es finalmente UNIMARC; y debido al gran crecimiento y éxito tanto de “Deca” como de UNIMARC ambas empresas se fusionan, para posteriormente ser adquiridas por CorpGroup, de donde nace SMU en el año 2008.
Actualmente, los Supermercados UNIMARC están presentes en más de 150 comunas del país con locales desde Arica a Punta Arenas, con la característica de ser un supermercado vecino y cercano.
En el año 2010 se lanza UNIMARC FOOD MARKET: los locales con dicha denominación seguirían ofreciendo los productos que se encuentran en los supermercados UNIMARC, pero con la inclusión en ellos de una especie de tienda gourmet especializada, con islas especiales de panadería, pastelería y platos preparados, tales como sushi o pescados, sumados a una gran cantidad de alimentos y bebestibles importados de primera calidad.
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3.2. Luego, hace presente que se ha preocupado de resguardar sus marcas comerciales, como parte de su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las que se encuentran debidamente registradas. Entre ellas cabe destacar, para efectos de la presente demanda, UNIMARC FOOD MARKET, denominativa, Clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; y UNIMARC, EL PRIMER FOOD MARKET DE CHILE, Frase de Propaganda, Clase 35.
Entonces, la revocante es titular de registros de marca para la expresión UNIMARC FOOD MARKET, y ellos son una muestra del mejor derecho que le asiste respecto del nombre de dominio fishfoodmarket.cl, porque este resulta engañosamente similar y es confundible con la aquella e implica riesgo de error y confusión para los usuarios de Internet, y el consecuente perjuicio para Rendic Hermanos S.A.
Reitera que UNIMARC FOOD MARKET es una marca creada y registrada por la demandante, y que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.
3.3. Como se aprecia fácilmente, prosigue el actor, la actual titular del dominio en disputa fishfoodmarket.cl inscribió a su nombre una marca registrada por una conocida empresa supermercadista, añadiendo únicamente la expresión “FISH”, que en español significa pescado, en reemplazo de su marca, elemento que en ninguna circunstancia puede considerarse diferenciador.
En efecto, la adición de la palabra “FISH” al comienzo de la marca de la actora no confiere ninguna distintividad al dominio en disputa, si se tiene en consideración el uso efectivo que esta le otorga a UNIMARC FOOD MARKET, razón por la cual sería fácil asumir por los usuarios y consumidores que el nombre de dominio en disputa hace alusión a algunos de los servicios que ofrece con ella la revocante.
Agrega que una de las siete experiencias gastronómicas que se ofrecen en sus establecimientos, coloquialmente conocidos como “FOOD MARKET”, son los pescados y mariscos. Resulta evidente, entonces, que este nombre de dominio inducirá al público consumidor a pensar que está vinculado con sus productos y servicios, lo que conlleva un serio riesgo de error y confusión en los usuarios, quienes asociarán el dominio en disputa con UNIMARC FOOD MARKET.
3.4. Así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al nombre de dominio fishfoodmarketcl pensarán, con toda lógica y razón, que este contiene información sobre los productos y servicios que la demandante produce y ofrece en el mercado, lo que evidentemente no es así. Lo anterior cobra una mayor importancia si es que se considera el hecho de que al ingresar a la página web fishfoodmarket.cl no existe ningún contenido, ya que el dominio no está actualmente operativo.
Cabe tener presente que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que, en caso de mantenerse la asignación del dominio en disputa en el actual titular, no se cumpliría.
3 En consecuencia, es el revocante quien se relaciona más estrechamente con el dominio en disputa y tiene un interés preferente sobre este, fundado en la titularidad de sus marcas y, en definitiva, en el derecho a proteger la identidad de su marca UNIMARC FOOD MARKET, pionera en dicho tipo de establecimientos y ampliamente reconocida en el mercado nacional.
3.5. En síntesis, sostiene que cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio deducirá erróneamente que se trata de un sitio web con información relativa a sus establecimientos FOOD MARKET, lo que en los hechos no ocurre porque la demandada no tiene vínculos con ella ni ha sido autorizada de forma alguna para utilizar su marca, y mucho menos para registrarla como parte de un nombre de dominio.
Resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación pueda protegerla de terceros que pretenden aprovecharse de ella, y cabe considerar que el revocante ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes intangibles para que el público conozca e identifique sus establecimientos.
Así, el signo UNIMARC FOOD MARKET es una marca de fantasía usada y registrada por Rendic hermanos S.A. y no se debe permitir que terceros no relacionados puedan hacer uso y goce de ella, sin su consentimiento.
Por lo expuesto, considera que es ella la titular de un mejor derecho y de un interés preferente respecto de la asignación del nombre de dominio disputado. Y dado que existe una acción de revocación temprana válidamente presentada y que cumple a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalización y al plazo de interposición de la misma, solo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de controversias por nombres de dominio, los que concluyen necesariamente en el mejor derecho e interés preferente de la revocante.
4.- Que la demandante acreditó, mediante impresión extraída del sitio del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, su titularidad respecto del Registro N°904.011 de la Frase de Propaganda UNIMARC, EL PRIMER FOOD MARKET DE CHILE, Clase 35, basada en el Registro 856.995 de la marca UNIMARC.
Se acompañó también impresión relativa a la marca de productos UNIMARC FOOD MARKET, cuyo registro no se encuentra vigente.
Además, acompañó los siguientes documentos: a) fotografías relativas al uso de la marca UNIMARC FOOD MARKET; b) portales de noticias e informativos que muestran el uso efectivo en Internet de la marca UNIMARC FOOD MARKET por el revocante; c) impresiones de Facebook, Instagram y YouTube relativas la fama y notoriedad que afirma el demandante; y d) copia de las sentencias dictadas en juicios de revocación de los nombres de dominio rappicarnes.cl y sodimaq.cl.
El tribunal tendrá por acreditada, en virtud de los documentos acompañados, la naturaleza de la actividad empresarial del revocante y también el uso efectivo de sus signos distintivos en el mercado nacional.
5.- Que, con fecha 15 de julio de 2021, se otorgó traslado para contestar la demanda y se tuvo por acompañados los documentos en la forma solicitada.
6.- Que el titular no contestó la demanda.
7.- Que con fecha 6 de agosto de 2021 se citó a las partes a oír sentencia.
4 Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, conforme a lo previsto por el artículo 18 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .Cl, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .Cl. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, y según lo previsto por el artículo 19 de la misma Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente.
SEGUNDO: Que la presente controversia tiene lugar por una solicitud de revocación temprana u ordinaria, esto es, presentada dentro de los treinta días siguientes a la inscripción del nombre de dominio en disputa, por lo cual el revocante debe acreditar la existencia de un interés preferente que le otorgue una primacía o ventaja respecto del titular y justifique la asignación de dicho dominio a su favor.
TERCERO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .Cl, es responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.
CUARTO: Que de conformidad a las normas antes citadas, y a aquella contenida en el artículo 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .Cl, el demandante podrá obtener la revocación de la inscripción del dominio en discordia y la asignación del mismo, cuando demuestre su titularidad sobre derechos válidamente adquiridos o que la inscripción resulta contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, o a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil.
QUINTO: Que el demandante funda su pretensión en la similitud existente entre el nombre de dominio fishfoodmarket.cl y su marca UNIMARC, EL PRIMER FOOD MARKET DE CHILE, de la cobertura señalada en los vistos, y también en la semejanza con la denominación UNIMARC FOOD MARKET, por la que es también conocido y que ha registrado como marca con anterioridad, de suerte que la existencia del primero genera confusión en el mercado y lesiona sus derechos de propiedad industrial.
SEXTO: Que el titular del nombre de dominio no contestó la demanda ni acompañó prueba alguna destinada a acreditar su interés sobre el mismo, o a desvirtuar las probanzas aportadas por la revocante. Y si bien lo anterior no puede ser considerado como allanamiento, falta de ánimo, renuncia o admisión de los hechos alegados por la contraparte, impide al árbitro formarse una idea o convicción acerca de la existencia de un interés del demandado sobre el nombre de dominio en disputa, que pueda contrastarse con aquel invocado y probado por el actor.
5 SÉPTIMO: Que la comparación entre los rasgos esenciales de las marcas comerciales y de los nombres de dominio, como se plantea en la controversia que nos ocupa, resulta necesaria para valorar las restricciones sobre los últimos que derivan de la protección de derechos de propiedad industrial y de las reglas de competencia desleal. Asimismo, se precisa examinar la conducta y posición de quien registró el nombre de dominio, para establecer si se vulnera el derecho de marca por el uso y difusión del signo protegido.
OCTAVO: Que el riesgo de confusión implica la posibilidad de que los usuarios puedan creer que los productos o servicios ofrecidos y promocionados a través del nombre de dominio en revocación, proceden de la misma empresa que los marcados con el signo protegido o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente con ella.
NOVENO: Que la semejanza idónea para producir el riesgo de confusión debe provenir, con carácter directo, de una apreciación de conjunto, sintética, desde los elementos determinantes de cada unidad confrontada, sin descomponer su unidad, de modo que la estructura prevalezca sobre sus partes, porque es tal impresión global la que constituye el impacto visual imprescindible para generar la confusión que el privilegio industrial trata de prevenir.
DÉCIMO: Que a juicio de este sentenciador, y conforme a los criterios antes descritos, la similitud de los elementos prevalentes en los signos confrontados dota al nombre de dominio en cuestión de una impresión global semejante, genera confusión en el público consumidor y da lugar a un aprovechamiento injustificado de las representaciones atractivas de las marcas registradas con anterioridad por el revocante. Además, el dominio en discordia no puede diferenciarse con la mera anteposición del vocablo FISH, que no impide ni atenúa la evocación de los signos y de la identidad comercial de Rendic Hermanos S.A.
UNDÉCIMO: Que la semejanza entre el nombre de dominio fishfoodmarket.cl y los signos del revocante induce a creer, erróneamente, que se trata de una actividad del mismo oferente u operador, o a creer que entre los agentes existen vínculos organizativos o económicos, de manera que se produce en los usuarios un error o confusión que afecta derechos preexistentes y vulnera los principios de la competencia leal y de la ética mercantil.
DUODÉCIMO: Que la demandante ha acreditado un interés jurídico legítimo y anterior al ejercicio de la acción de revocación, que se funda en derechos de propiedad industrial sobre sus signos y en el uso efectivo de los mismos, por lo cual dicho interés resulta preferente frente a otro del titular, quien no ha formulado argumento alguno y no opone más que la inscripción.
RESUELVO:
Que se acoge la demanda y, en consecuencia, se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio fishfoodmarket.cl a la revocante Rendic Hermanos S.A.
Ciérrese en su oportunidad el expediente electrónico y publíquese la sentencia en el sitio web.
6 Autorizan en calidad de testigos don Felipe Herbage Sáez, Cédula de Identidad número 17.961.125-2, y don Julien Hanna Fassin, Cédula de Identidad número 17.702.988-2.
HECTOR JULIO LOYOLA NOVOA
Firmado digitalmente por HECTOR JULIO LOYOLA NOVOA Fecha:
2021.08.30 20:45:19 -04'00'