Luis Villarroel Villalón Juez Árbitro
Sistema de solución de controversias NIC Chile
Expediente Rol Nº 15089
Nombre de dominio: nanotech-spa.cl
Titular: Diego Ortiz Cañete
Revocante: LUBRICANTES DE AMERICA S.A. DE C.V.
Tipo revocación: Temprana
SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
Santiago, diecinueve de junio de dos mil
diecisiete.-VISTOS:
Que con fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, dependiente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, notificó el suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto por revocación temprana del nombre de dominio “nanotech-spa.cl”. El suscrito el día ocho de marzo de dos mil diecisiete aceptó al cargo como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto referido, jurando desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible.
Que son parte de esta causa como titular Diego Ortiz Cañete, de quien ignoramos domicilio, quien inscribió el nombre de dominio referido, y como revocante a LUBRICANTES DE AMERICA S.A. DE C.V., representada por la abogada María Carolina del Río Herane, ambos domiciliados para estos efectos en calle Huérfanos N° 835, piso 10, Santiago, Región Metropolitana.
Que, con fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete el revocante presenta, dentro de plazo, escrito de demanda, acompañando con documentación probatoria y solicitando la revocación del nombre de dominio “nanotech-spa.cl”.
Que en suma, los argumentos de la LUBRICANTES DE AMERICA S.A. DE C.V. presentados en su demanda, son los siguientes:
a) Que LUBRICANTES DE AMERICA S.A. DE C.V., es una empresa mexicana que inició sus operaciones el 08 de noviembre de 1956, dedicada a la formulación, elaboración y comercialización de aceites y grasas lubricantes para todo tipo de vehículos y maquinarias. b) Que actualmente produce aceites automotrices, agrícolas, marinos, textiles e industriales y
grasas de litio sodio, calcio, entre otras; aditivos y líquidos de frenos.
c) Que Lubricantes de América es una organización dedicada al servicio y con amplia experiencia en entregas justo a tiempo.
d) Que Lubricantes de América tiene como misión llegar a ser la compañía maquiladora líder en el mercado nacional e internacional, e impulsar sus marcas para cubrir el mercado industrial, autoservicio, automotriz y de especialidades, para llegar al objetivo de participación de mercado y ser el proveedor preferido por los clientes. Recalca un amplio listado de sus productos fabricados y comercializados.
e) Que, Lubricantes de América garantiza la calidad de los productos y con ellos solicita que sean aprobados y certificados internacionalmente, entre los que menciona a: Entidad Mexicana de Acreditación, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Certificación ISO 14001:2004, Laboratorio de pruebas de equipos y materiales, General Motors Electro-Motive, General Motors, Volvo, entre muchos otros.
f) Que, su representada ha desarrollado en conjunto con el grupo GONHER el producto NANOTEK, gracias a la ayuda de CONACYT y el CIMAV. La marca NANOTEK, ha sido ampliamente registrada y posicionada tanto en Chile como en el extranjero para distinguir productos de la clase 4, caracterizándose por distinguir productos de alta calidad.
g) Que, junto con la marca NANOTEK, la demandante ha desarrollado el lubricante NANOTECH, el cual posee funcionalidades similares al producto cubierto bajo la marca NANOTEK, implantándose de manera exitosa tanto en Chile con el extranjero gracias al reconocimiento que existe respecto a su calidad y labor.
h) Que, así la revocante de autos se ha convertido en un referente en la industria de aceites y combustibles, gracias a los constantes esfuerzos desplegados en el posicionamiento de las marcas NANOTEK y NANOTECH, así como también el constante trabajo en cuanto al mejoramiento de la calidad de sus productos.
i) Que, la controversia de autos se produce porque el nombre de dominio "nanotech-spa.cl" es idéntico a la marca registrada por la revocante en nuestro país NANOTECH y cuasi idéntico al signo famoso y notorio "NANOTEK", registrado en chile y en numerosos países alrededor del mundo.
j) Que, en relación con el elemento SPA existente en el nombre de dominio, este no otorga mayor distintividad, toda vez que se refiere a una forma de constitución de sociedades (sociedad por acciones) y no a un elemento original de autoría del dueño del nombre de dominio.
k) Que, la revocante pose registros marcarios ambas marcas en Chile: 1. Marca: NANOTECH, Registro N°: 1135425, Clase 4.
2. Marca: NANOTEK, Registro N°: 959510, Clase 4.
l) Que, además del Registro Nacional, revocante posee el registro de la marca NANOTEK en clase 4 internacional en diversos países como el Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, México, unidos, entre otros países.
m) Que, los registros nacionales demuestran que la revocante ha sido activa en la protección de sus marcas pues corresponden a signos de alto valor comercial simbolizando calidad y prestigio entre el público consumidor.
n) Que, anteriormente señalado contrasta con el solicitante Diego Ortiz Cañete, quien no tiene registrado su nombre alguna marca con la palabra NANOTECH. Lo que significa que no puse un derecho consolidado, ni menos una pretensión de obtener el registro de su marca; diferencia de la revocante quién posee un derecho preferente para alcanzar el uso exclusivo y excluyente de explotar la marca de la mejor manera que corresponda, en este caso poder ofrecer sus servicios, productos y establece página web que contenga el nombre de la marca "NANOTECH".
o) Que, el nombre de dominio pedido no posee una distintividad propia e individualización requerida para poder identificar el nombre de dominio con el primer solicitante, sino que se asocia y relaciona directamente con LUBRICANTES DE AMERICA S.A. DE C.V. quién se identificado con dicho segmento por más de 50 años.
p) Que, la asignación del nombre de dominio tiene sus bases fundamentales en la observancia de los principios de la competencia Leal y ética mercantil, según lo recoge el artículo 14 y 19 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, referentes a la responsabilidad del solicitante respecto de su inscripción y a las causales de revocación.
q) Que, en él caso de autos, el nombre de dominio contiene íntegramente la denominación por medio de la cual en la práctica es conocida la revocante, careciendo el nombre de dominio de toda distintividad y ámbito de protección suficiente para adjudicación al registrador, quien no puede desconocer el posicionamiento nacional de sus marcas conocidas bajo la expresión NANOTEK y NANOTECH.
r) Que, es posible inferir que el solicitante del dominio podría intentar atraer consumidores a su página de Internet utilización de la expresión NANOTECH, en circunstancias que la revocante comercializa sus productos en Chile bajo esa denominación. Por tanto es probable que los consumidores asocian tal página de Internet con los productos ofrecidos por la revocante, idea que es errónea y evidencia la intención de aprovechamiento Injusto del buen nombre y fama adquirida por los signos registrados por la revocante en Chile con anterioridad al registro de presente nombre de dominio.
s) Que, el demandado a vulnerado los principios de la competencia Leal y de la ética mercantil infringiendo lo dispuesto en el artículo 14 del citado Reglamento. Cita también el artículo 19 del mismo texto.
t) Que, el solicitante no solicitó el dominio en base a las exigencias del principio de la buena fe o del "fair use", ya que intentó utilizar una expresión notoria que no le pertenece, con el fin de usarla en su beneficio económico al identificar sus propios productos y servicios, así como los de sus competidores.
u) Que, de mantenerse la inscripción impugnada, se permitirá que un tercero se apropie indebidamente de expresiones asociadas a una entidad diferente, fluctuando sin justa causa de su prestigio, y lo que resulta aún más grave impedirá a ésta usar las denominaciones que lo identifican en el ámbito virtual.
v) Que, el nombre de dominio registrado indudablemente inducir a error o engaño al público consumidor pues te trata de una voz idéntica a la marca registrada por la revocante NANOTECH y cuasi idéntica al signo NANOTEK registrado en Chile y en el extranjero. w) Que, la revocante goza de una implantación real y efectiva en el mercado bajo la expresión
NANOTECH y NANOTEK, hecho que sin duda la habilita ilegítima para hacer el titular de dominio de NANOTECH-SPA.CL en el ámbito virtual representado por Internet.
x) Que, la revocante otorgado nombre y notoriedad a las expresiones "NANOTECH" y "NANOTEK", distinguiéndose efectivamente bajo dicha denominación cómo registrando nombres de dominio y marcas con dicha denominación en todo el mundo.
y) Que, la revocante ha utilizado oportunamente las acciones y medidas de protección en relación con dicha expresión afín de distinguirse de expresiones idénticas y similares. z) Que en su escrito de demanda ha acompañado los siguientes documentos:
1. Copia de los certificados de registro marcario individualizados en la demanda. 2. Impresiones obtenidas del sitio web www.gonher.com, donde consta el uso del producto registrado bajo la marca “NANOTEK”.
3. Copia del poder de LUBRICANTES DE AMÉRICA S.A. DE C.V. en favor del abogado representante.
Que con fecha cinco de abril, se da traslado a la demanda, teniéndose acompañados como parte del proceso los documentos de prueba.
Que, con fecha catorce de abril del presente, el titular Diego Ortiz Cañete , presenta dentro de plazo escrito de contestación de la demanda de revocación temprana, acompañando documentación probatoria y solicitando la mantención de la titularidad del nombre de dominio “nanotech-spa.cl”.
Que, en suma, los argumentos de Diego Ortiz Cañete, presentados en su contestación, son los siguientes:
a) Que, Nanotech SpA, es una empresa chilena de Investigación que nace con el apoyo y adjudicamiento de fondos de la CORFO, bajo la administración de fondos y asesoría de la Incubadora de Negocios, Austral Incuba, perteneciente a la Universidad Austral de Chile. b) Que nace con la finalidad de desarrollar la tecnología de micro-nanobúrbujas para su aplicación prioritario a nivel de país mediante la prestación de servicios o arriendo de maquinaria en restauración ambiental, oxigenación y solución a la parasitación en acuicultura.
c) Que, el giro y rubro de Nanotech SpA es la investigación y desarrollo de las micro-nanoburbujas para restauración ambiental y solución de problemas sanitarios en la salmonicultura, giro y rubro totalmente diferente a la parte demandante que es de aceites, grasas y sus derivados (hidrocarburos).
d) Que, cita la marca “Belmont” que por un lado son cigarrillos y por otro es un aceite comestible, rubros totalmente diferentes en la cual coexisten ambas marcas con giros diferentes.
e) Que, la Empresa Nanotech SpA presta servicios de investigación o arriendos de maquinarias y en ningún caso comercializa productos terminados a terceros como la Empresa LUBRICANTES DE AMERICA S.A. DE C.V.
f) Que, en ningún caso la titular ha tenido intención de registrar la marca y signo como se señala en la demanda, no faltando a los principios de competencia leal y ética mercantil y menos habiendo dolo, ya que no sabía de la existencia de la empresa demandante hasta que presentó una demanda el 30 de diciembre de 2016. Por otro lado nunca se levantó una página web ni se utilizó un signo o logo como señala la parte demandante.
g) Que, respecto a la Inducción a error o confusión puedo señala que el dominio nanotech-spa.cl es un término que no coincide con las letras al término nanotek, por lo que no induciría a error. Por otro lado, la palabra Nanotech es una palabra genérica común de una de las ramas de la ciencia de uso general que es la traducción al inglés de la palabra nanotecnología.
h) Que, en conclusión, la empresa Nanotech SpA es creada con un giro totalmente distinto al del demandante y tiene una finalidad mayor para solucionar graves problemas para el País como investigar y desarrollar soluciones a los problemas ambientales y sanitarios en acuicultura chilena.
i) Que, no se han registrado marcas, signos, logos ni productos por parte del titular solo un dominio con un nombre diferente, siendo la palabra Nanotech genérica de uso común (nanotecnología en inglés) como parte de las letras en el nombre del dominio en controversia.
j) Que, Nanotech SpA nada tiene que ver con productos de aceites y sus derivados, por el contrario son servicios de restauración ambiental.
k) Que en su escrito de contestación ha acompañado los siguientes documentos: 1. Factura legal de dominio vigente a nombre del titular.
2. Contrato con Alianza Austral Incuba y Convenio de contratación entre ésta y el titular. 3. Copia de correo de CORFO con adjudicación de fondos concursables.
4. Publicación en Diario Oficial de Nanotech SpA. 5. Escritura completa con extracto de Nanotech SpA. 6. Datos y giro tributario de SII de empresa Nanotech SpA.
Que con fecha nueve de mayo se provee el escrito de contestación y se tienen por acompañados los documentos de prueba con citación.
Que con fecha quince de mayo, se cita a las partes a oír sentencia.
Que con fecha veintitrés de mayo del presente, el Tribunal, resuelve ordenar como medida para mejor resolver la siguiente: Se decreta como medida para mejor resolver, la inspección personal del Tribunal en el buscador de Google para el patrón ‘NANOTECH’, así como también realizar dicha búsqueda reducida solo a páginas de Chile, para el día jueves 25 de mayo del presente a las 15.00 horas. De todo lo obrado se levantará acta, que será puesta a disposición de las partes con citación.
Que con fecha seis de junio del presente, el Tribunal ha puesto en conocimiento de las partes el acta levantada de la inspección realizada respecto del segmento ‘NANOTECH’ en el buscador de Google, así como los resultados de dicha búsqueda reducidos sólo a páginas de Chile, con citación.
PRIMERO: Que la causa del presente arbitraje, el ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, procede de lo dispuesto en el artículo 6 letra b) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL (Reglamentación), la cual señala que “Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio .CL declara estar en conocimiento, haber leído y aceptado la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, sus Políticas y Procedimientos, todos los cuales constituyen las condiciones generales de contratación de un nombre de dominio en .CL”; y en su artículo 8 que señala “Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL.”
SEGUNDO: Que corresponde fijar por este Tribunal aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le determine.
TERCERO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, el árbitro arbitrador debe practicar todas las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos. Y en razón de la naturaleza misma del conflicto que debe dirimirse, este Tribunal no sólo ha revisado los antecedentes proporcionados por las partes, sino todos aquellos que ha estimado necesarios para conocer los hechos y dirimir fundadamente el conflicto.
CUARTO: Que en razón de lo dispuesto en el artículo 19 de la Reglamentación, el objeto de este juicio consiste en determinar cuál de las partes tiene mejor derecho en el nombre de dominio “nanotech-spa.cl”, y según consta del mérito de autos.
QUINTO: Que la revocante, LUBRICANTES DE AMERICA S.A. DE C.V., ha presentado oportunamente la presente demanda manifestando que cuenta con un interés preferente en la asignación de respectivo nombre de dominio, basado en sus registros marcarios que incluyen el signo “NANOTECH” y “NANOTEK”, ya detallados en los vistos de esta Sentencia. Igualmente ha acreditado que su titular es una empresa con larga trayectoria en el mercado.
SEXTO: Que con la prueba documental acompañada en autos, se tiene por acreditado que el
revocante es titular de derechos marcarios respectos del signo “NANOTEK” y “NANOTECH” a nivel nacional e internacional y cuyas coberturas están orientadas mayoritariamente a productos como aceites, grasas industriales, lubricantes y combustibles. Que por su parte el actual titular DIEGO ORTIZ CAÑETE, como se acredita en la documentación acompañada en su escrito de contestación a la demanda de revocación, a través de su empresa Nanotech SpA investiga y desarrolla micro-nanoburbujas para restauración ambiental y ofrece soluciones a problemas sanitarios en la salmonicultura.
SEPTIMO: Que por su parte el demandado, actual titular, ha acreditado con la documentación aportada que Nanotech SpA, es una legítima empresa chilena de Investigación en el ámbito de la nanotecnología.
OCTAVO: Que la expresión “NANOTECH”, resulta evocativa de los servicios que ofrece el demandado, quien trabaja con microburbujas y nanotecnología, lo que permite tener por establecido que tiene un interés legítimo sobre dicha expresión. Palabra que cabe tener presente no es una de creación del revocante, toda vez que corresponde a una expresión de uso común para referirse en inglés a una rama de la ciencia, a saber, la nanotecnología.
NOVENO: Que para que el sistema regulatorio de los nombres de dominio sea consistente con el bien común y el respeto a los derechos y libertades fundamentales, para establecer un interés preferente de conformidad con el artículo 19 de la Reglamentación, no es suficiente per se la identidad o similitud con un registro marcario previo, sino que se debe establecer la posibilidad cierta de confusión en el público, así como ponderar el conjunto de intereses o expectativas económicos de las partes, así como el derecho a la libertad de expresión e información, entre otros valores esenciales en un estado de derecho.
DECIMO: Que desde la perspectiva de las normas de propiedad industrial, atendido la diferencia de los ámbitos de cobertura de los registros marcarios del demandante por una parte, y los ofrecidos por el demandado, de conformidad con el principio de especialidad marcaria, pierde relevancia la coincidencia en el segmento “nanotech” de los registros del revocante.
DECIMO PRIMERO: Que a mayor abundamiento, si bien la marca nanotech del revocante, se
encuentra completamente incluida en el referido nombre de dominio, el segmento adicional “-spa” que aporta un guión vertical seguido de tres letras, a juicio de este Tribunal, aporta una distintividad adicional, por sobre el diferente ámbito de coberturas.
DÉCIMO SEGUNDO: Que según fue acreditado por el acta donde consta la inspección personal del Tribunal, puesta en conocimiento de las partes con fecha seis de junio del corriente, al ingresar la expresión “nanotech” en el buscador de Google, se aprecia que ésta es una profusamente utilizada en la Internet por terceros. Por lo anterior, es posible establecer que dicha voz no se relaciona necesariamente con el revocante de autos.
Por el contrario, al realizar la búsqueda sólo en ‘páginas de Chile’, en la primera página se encuentra como resultado un artículo referido al demandado, mientras que no se identifica información alguna relativa al revocante.
DECIMO TERCERO: Que de conformidad con lo anteriormente ponderado, y atendida la disimilitud de los giros y los servicios ofrecidos, en un caso vinculados a aceites industriales y en el otro al desarrollo de microburbujas y solución de problemas sanitarios para la salmonicultura, este Tribunal de acuerdo a las máximas de la prudencia y la equidad debe concluir que no existe posibilidad que haya confusión en el público respecto del origen empresarial entre el revocante y el demandado.
DÉCIMO CUARTO: Que en mérito de lo anterior y apreciando la prueba de conformidad con las
máximas de la prudencia y la equidad, este Tribunal ha llegado a la convicción que no se ha establecido por la demandante un interés preferente sobre el nombre de dominio en disputa, que
prevalezca sobre el interés del primer solicitante, o que este último haya hecho inscripción o utilización del nombre de dominio de manera abusiva, por lo que corresponde el rechazo de la demanda de revocación de autos, haciendo prevalecer el principio de general aplicación en materia de conflictos referentes a nombres de dominio, “primero en llegar primero en derecho”, también conocido en el idioma inglés como “first come, first served” que protege al primer solicitante.
S E R E S U E L V E:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, y de conformidad a lo establecido en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio Cl, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a la prudencia y equidad; se rechaza la demanda de revocación y se ordena que mantenga el nombre de dominio “nanotech-spa.cl” en su actual titular Diego Ortiz Cañete
Que existiendo motivos plausibles para litigar, cada parte pagará sus costas. El expediente electrónico será cerrado en su oportunidad procesal.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile mediante correo electrónico emanado del sitio web arbitral, ejecútese por Nic Chile esta Sentencia.
Luis Villarroel Villalón Árbitro designado Autorizan en calidad de testigos
Carolina Paz Toro Bragg Catalina Paz Fernández Sepúlveda Rut: 16.370.936-8 Rut: 17.578.653-8
Luis Wilfredo
Villarroel
Villalón
Firmado digitalmente por Luis Wilfredo Villarroel Villalón
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=METROPOLITANA DE SANTIAGO, l=Santiago, o=Luis Wilfredo Villarroel Villalón, ou=abogado, cn=Luis Wilfredo Villarroel Villalón, email=info@innovarte.cl Fecha: 2017.06.19 16:24:52 -04'00'
