ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DE ESTADO SAN JUAN, PUERTO RICO

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DEPARTAMENTO DE ESTADO SAN JUAN, PUERTO RICO

14 DE FEBRERO DE 2014

LCDO. ARTURO PÉREZ ORAMA

GUERRERO NOBLE, PÉREZ ORAMA & GUERRERO CALDERÓN PO BOX 9021351

SAN JUAN, PR 00902-1351

ASUNTO: SOLICITUD DE REGISTRO

MARCA:

NÚMERO DE PRESENTACIÓN: 76145 CLASE: 025

SOLICITANTE: GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. FECHA DE PRESENTACIÓN: 2 DE MAYO DE 2011

FECHA DE PRIMER USO: N/A

ACCIÓN ADMINISTRATIVA

La Oficina de Marcas de Puerto Rico ha revisado sus récords y ha determinado que no existe una marca similar o pendiente que impida el registro de la marca de referencia conforme la Ley de Marcas de Puerto Rico. Para continuar con la evaluación de la Solicitud de referencia, usted debe presentar la información o tomar las acciones que se les solicita a continuación:

Especificar Bienes o Servicios: La Regla 20 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (Reglamento) establece que las solicitudes de registro deben incluir una enumeración de los bienes o los servicios en relación con los cuales se desea obtener el registro de la marca.

Una solicitud debe especificar los bienes y/o servicios particulares con los que se utiliza, o se tiene una intención bona fide de utilizar, la marca en el comercio. “Especificar” significa nombrar de manera expresa. La identificación debe usar términos de uso común y que sean generalmente entendidos. La identificación de los bienes/servicios tiene que ser específica,

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clara, concisa y precisa. In re Societe Generale des Eaux Minerales de Vittel S.A., 1 USPQ2d 1296 (TTAB 1986), rev’d on other grounds, 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed. Cir. 1987); Procter & Gamble Co. v. Economics Laboratory, Inc., 175 USPQ 505, modified without opinion, 498 F.2d 1406, 181 U transport and delivery of goods SPQ 722 (C.C.P.A. 1974); In re Cardinal Laboratories, Inc., 149 USPQ 709, California Spray-Chemical Corp. v. Osmose Wood Preserving Co. of America, Inc., 102 USPQ 321 (Comm’r Pats. 1954); Ex parte A.C. Gilbert Co., 99 USPQ 344 (Comm’r Pats. 1953)

El PRTO tiene discreción para requerir el grado de especificidad necesario para identificar los bienes/servicios cubiertos por la marca. El solicitante de registro de la marca tiene que especificar lo siguiente:

A qué se refiere con: “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; vestimenta para automovilistas y ciclistas; baberos que no sean de papel; bandas para la cabeza (vestimenta); albornoces; trajes de baño (bañadores); gorros y sandalias de baño; boas (para llevar alrededor del cuello); pañales-braga (de materias textiles); bufandas; calzados de deporte y de playa; capuchas (para vestir); chales; cinturones (vestimenta); cinturones-monedero (ropa); trajes de esquí acuático; corbatas; corsés (fajas); echarpes; estolas (pieles); fulares; gorros; gorras; guantes (vestimenta); impermeables; fajas (ropa interior); lencería interior; mantillas; medias; calcetines; pañuelos para el cuello; pañales de materias textiles; pieles (para vestir); pijamas; suelas; tacones; velos (para vestir); tirantes; trajes de gimnasia y depone; canastillas (ropa de bebe); esclavinas (para vestir); maillots; mitones; orejeras (vestimenta); plantillas; pajaritas; parcos; puños para vestir; sobaqueras; vestidos de playa; batas; bolsillos de vestidos; ligas para calcetines; ligueros; enaguas; pantis (medias completas o leotardos); delantales (para vestir); tocados (sombrerería); trajes de disfraces; uniformes; viseras (sombrerería); zuecos; cofias; jarreteras; abrigos; alpargatas; antideslizantes para el calzado; albornoces de baño; babuchas de baño; birretes (bonetes); blusas; body (ropa interior); boinas; bolsas para calentar los pies que no sean eléctricas; borceguíes; botas; cañas de botas; tacos de botas de fútbol; botines; herrajes de calzado; punteras de calzado; refuerzos de calzado; taloncillos para calzado (refuerzos del talán); calzoncillos; camisas; canesúes de camisas; pecheras de camisas; camisetas; camisetas de manga corta; camisolas; chalecos; chaquetas; chaquetas de pescador; chaquetones; combinaciones (para vestir); combinaciones (ropa interior); vestidos confeccionados; cuellos postizos y cuellos; vestidos de cuero; vestidos de imitaciones de cuero; gorros de ducha; escarpines; faldas; pantalones; forros confeccionados (partes de vestidos); gabanes (abrigos) (para vestir); gabardinas (para vestir); zapatillas de gimnasia; jerséis (para vestir); jerséis (pullovers); jerséis (sweaters); libreas; manguitos (para vestir); palas (empeines) de calzado; pañuelos de bolsillo (ropa); parkas; pelcrinas; pellizas; polainas; polainas (medias); prendas de punto; vestidos de género de punto; ropa de gimnasia; ropa exterior; ropa interior; sandalias; saris; slips; sombreros; tocas (para vestir); togas; trabillas; trajes; turbantes; vestidos (trajes); artículos de vestir; zapatillas (pantuflas); zapatos; zapatos de sport.”

De la forma en que aparecen definidos, estos bienes/servicios a su vez pueden comprender multiplicidad de otros bienes/servicios en varias clases internacionales y por ello que su descripción no es lo suficientemente específica. El solicitante de registro debe ser específico en esta solicitud y describir con suficiente claridad y de manera sucinta (utilizando el nombre genérico o lenguaje más común utilizado en el comercio de Puerto Rico para los bienes/servicios) cada uno de los bienes/servicios a ser cubiertos por esta marca.

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A tenor con lo anterior, si opta por continuar con el proceso de registro, identificando como bienes/servicios los suministros, deberá enmendar la descripción de estos por ser imprecisa e indefinida. Se sugiere la siguiente descripción de ser correcta:

 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; vestimenta para automovilistas y ciclistas; baberos que no sean de papel; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; albornoces; trajes de baño [bañadores]; gorros y sandalias de baño; boas (para llevar alrededor del cuello); pañales-braga (de materias textiles); bufandas; calzados de deporte y de playa; capuchas (para vestir); chales; cinturones [vestimenta]; cinturones-monedero [prendas de vestir]; trajes de esquí acuático; corbatas; fajas [corsés]; echarpes Chales; estolas [pieles]; fulares; gorros; gorras; guantes [prendas

de vestir]; impermeables; fajas [ropa interior]; lencería interior; mantillas; medias;

calcetines; pañuelos para el cuello; pañales braga de materias textiles; pieles

[prendas de vestir]; pijamas; suelas [calzado]; tacones; velos (para vestir); tirantes;

trajes de gimnasia y deporte; canastillas de ropa de bebe; esclavinas para vestir; maillots; mitones; orejeras [prendas de vestir]; plantillas; pajaritas; pareos; puños [prendas de vestir]; sobaqueras; vestidos de playa; batas; bolsillos de prendas de vestir vestidos; ligas para calcetines; ligueros; enaguas; pantis (medias completas o leotardos); delantales [prendas de vestir]; tocados [artículos de sombrerería]; trajes de disfraces; uniformes; viseras [artículos de sombrerería]; zuecos; cofias; jarreteras

Ligas [ropa interior]; abrigos; alpargatas; antideslizantes para el calzado; albornoces

de baño; babuchas de baño; birretes (bonetes); blusas; body (ropa interior); boinas; bolsas para calentar los pies que no sean eléctricas; borceguíes; botas; cañas de botas; tacos para botas de fútbol; botines; herrajes metálicos para de calzado; punteras de calzado; Contrafuertes para calzado; refuerzos de talón para medias taloncillos para calzado (refuerzos del talán); calzoncillos; camisas; canesúes de camisas; pecheras de camisas; camisetas; camisetas [de manga corta]; camisolas; chalecos; chaquetas; chaquetas de pescador; chaquetones; combinaciones [para vestir]; combinaciones [ropa interior]; vestidos confeccionados;cuellos postizos y cuellos; vestidos de cuero; vestidos de imitaciones de cuero; gorros de ducha; escarpines; faldas; pantalones; forros confeccionados [partes de prendas de vestir] vestidos; gabanes (abrigos) (para vestir); gabardinas [prendas de vestir]; zapatillas de gimnasia; jerséis [prendas de vestir]; jerséis (pullovers); jerséis (sweaters); libreas; manguitos [prendas de vestir]; palas (empeines) de calzado; pañuelos de bolsillo (ropa); parkas; pelerinas; pellizas; polainas; polainas medias; prendas de punto; vestidos de género de punto; ropa de gimnasia; ropa exterior; ropa interior; sandalias; saris; slips; sombreros; tocas [prendas de vestir]; togas; trabillas de pie para pantalones; trajes; turbantes; vestidos (trajes); artículos prendas de vestir; zapatillas pantuflas; zapatos; zapatos de deporte; en la clase internacional 025 Adviértase que estas sugerencias son ilustrativas y no taxativas.

Se le recomienda al solicitante examinar la Clasificación Internacional de Productos y Servicios establecida en virtud del arreglo Niza, Décima edición, para describir los bienes y/o servicios que utiliza en el comercio en Puerto Rico. (http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice10.htm) Tenga presente que la Regla 33 del Reglamento establece que el Solicitante puede enmendar su Solicitud en el transcurso de la calificación, cuando sea requerido por la Oficial Examinadora o

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por otras razones. El Solicitante podrá enmendar su Solicitud para aclarar o limitar, pero no ampliar, la identificación de los bienes o servicios.

Se debe enmendar la Solicitud del Registro Marca en la Descripción de la Marca de la siguiente forma:

Diseño: La Sección 13 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas de Puerto Rico y del Reglamento de Procedimientos de Nombre Comercial de 1992, establecía que una solicitud de registro de marca debía incluir una descripción de los componentes de la marca. De manera similar, la Regla 16 y 24 (C)((2)), (D) del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico del 2011, establece que la solicitud contendrá una descripción detallada de la Marca cuando la Marca no esté en caracteres estándar.

Toda vez que lo que se pretende registrar es una Marca Diseño, el solicitante deberá incluir una descripción detallada de dicho diseño. No es suficiente lograr su protección bajo la(s) siguiente(s) generalización(es): “SE SOLICITA PROTECCION DEL DISEÑO SEGÚN SE MUESTRA EN EL FACSÍMIL”. El diseño según se solicita contiene una gama de elementos o componentes cual constituyen su totalidad, cada uno de éstos, debe ser descrito a cabalidad. En la medida en que uno o varios colores sean parte integral del diseño, el solicitante deberá describir cómo el color se limita en los elementos o componentes del diseño. Dichos colores, solamente obtendrán protección si constan dentro de un elemento definido en el diseño y la forma de este elemento es explicada. Favor de describir cada elemento o componente del diseño en detalle, de su entorno, estructura o imagen, y que el mismo sea cónsono al dibujo presentado. Se sugiere el siguiente lenguaje:

El diseño consiste de un dibujo abstracto de un escudo dentro del cual se ubican las letras ‘M’ y ‘D’ en un formato de letra especial y estilizada. Las letras ‘M’ y ‘D’ están entrelazadas. La letra ‘D’ se presenta en forma inclinada en relación a la letra ‘M’ que se presenta en forma recta.

De no aceptar la sugerencia, antes indicada, favor de describir cada elemento o componente del diseño, de su entorno, estructura o imagen.

Por todo lo anterior, la Oficial Examinadora requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

La Solicitud de Registro de deniega hasta tanto se reciba una contestación a ésta Acción Administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de https://prtmfiling.f1hst.com/ . Favor de hacer referencia al nombre de la Oficial Examinadora al contestar esta acción administrativa. Véase Carta Circular 2013-06. Esta Acción Administrativa se debe contestar dentro de un término de noventa (90) días y el titular deberá presentar un comprobante de rentas internas por la cantidad de $15.00 dólares con las enmiendas requeridas. La falta de contestar la misma dentro de dicho término, sin solicitar su extensión, resultará en el abandono de la Solicitud. De ahí en adelante, se podrá presentar una solicitud para revivir una solicitud abandonada ante la Oficina de Marcas de Puerto Rico a tenor con la Regla 29 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de

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Estado de Puerto Rico.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con la oficial examinadora al (787) 729-3935 o por correo electrónico a marcas@estado.gobierno.pr

Shirley M. Rivera Ayala Oficial Examinadora

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