Estado Libre Asociado de Puerto Rico DEPARTAMENTO DE ESTADO San Juan, Puerto Rico SEGUNDA ACCIÓN ADMINISTRATIVA

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico DEPARTAMENTO DE ESTADO

San Juan, Puerto Rico

6 de abril de 2016 JUAN CASELLAS

NOLLA, PALOU & CASELLAS, LLC

METRO OFFICE PARK EDIF. COLGATE PALMOLIVE LOTE 8, PISO 2 SUITE 204

GUAYNABO, PR 00968

ASUNTO SEGUNDA ACCIÓN ADMINISTRATIVA

MARCA THE ROOM

CLASE 025

NÚMERO DE PRESENTACIÓN 207334-25-1

FECHA DE PRESENTACIÓN 29 DE ENERO DE 2015

SOLICITANTE TIENDAS LA GRAN VIA (CABALLEROS Y NIÑOS:

ROPA, ZAPATOS Y ARTICULOS DE USO PERSONAL) INC.

A quien pueda interesar:

La Oficina del Registro de Marcas de Puerto Rico ha revisado la respuesta a la Acción Administrativa presentada por usted el 1 de marzo de 2016. Luego de examinar la respuesta, la misma ha sido rechazada por los siguientes señalamientos:

_X _ 1. Si la marca estuviese en uso, el solicitante debe someter espécimen de uso en el comercio de Puerto Rico. A continuación los requisitos de dicho espécimen.

El Solicitante presentó esta solicitud de registro el 23 de enero de 2015 y ha informado que la marca se usa en el comercio en Puerto Rico desde 1 de octubre de 2003. Es decir, que es una solicitud basada en uso de la marca en el comercio. No obstante, el espécimen de uso entregado no es adecuado para demostrar uso en el comercio para una marca de bienes bajo la clase internacional 025.

La Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991 y la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009 establecen que toda solicitud basada en uso de la marca en el comercio deberá incluir un espécimen. A su vez, la Regla 23 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8075 de 19 de septiembre de 2011 (en adelante, el Reglamento) establece que toda solicitud basada en uso de la marca en el comercio y toda declaración

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de uso deberá incluir un espécimen. Específicamente el inciso (A)1 establece sin que se entienda como taxativa, los siguientes ejemplos de especímenes aceptables relacionados al uso de una marca para identificar productos en el comercio:

1. Etiquetas fijadas al producto; 2. Empaques comerciales del producto; 3. Contenedores o envases de productos;

4. Fotografía de góndola asociada a los productos;

5. Catálogos o páginas de Internet que demuestren los productos, siempre que demuestren la Marca suficientemente cerca a la imagen o descripción de los productos e incluya información que viabilice la compra o adquisición del producto (a modo de ejemplo dicha información puede ser la siguiente: hoja de pedido, número de teléfono para poder ordenar el producto, formulario para ordenar y comprar el producto ya sea por correo regular o por correo electrónico);

6. Para programas de computadora, juegos de video o películas, fotografías de una imagen de la pantalla que proyecta la Marca identificando el programa de computadora, video o película; o fotografías de imágenes (“frames”) de la película o cinta de video que muestre la Marca; o

7. Para programas de computadoras disponibles mediante descarga electrónica, páginas del Internet evidenciando el uso de la Marca, siempre que la página de Internet provea suficiente información para permitir al usuario descargar el programa de la página de Internet.

Los siguientes no constituyen especímenes aceptables para productos:

1. Material de promoción y publicidad de los productos, a menos que no se trate de material proveniente del “point of sale”;

2. Catálogos de publicidad o mercadeo de los productos; 3. Listas de precios;

4. Anuncios;

5. Directorios comerciales; o 6. Tarjetas de negocios.

En el caso de autos, el Solicitante sometió con la solicitud de registro dos fotografías de anuncios publicitarios publicados en revistas. Como fuera explicado en la primera Acción Administrativa, no constituyen especímenes aceptables para una marca de productos los anuncios, catálogos de publicidad o mercadeo de los productos o material de promoción y publicidad de los productos, a menos que no se trate de material proveniente del “point of sale”. Conforme a lo anterior, favor de proveer un espécimen aceptable para una marca de fábrica. No obstante, en aquellos casos en que debido a la naturaleza de los productos no sea posible o resulte impráctico fijar la marca en el producto, el Solicitante podrá someter para la consideración del Registro especímenes que de otro modo resultarían inadecuados, siempre que, a satisfacción del examinador, el espécimen sea suficiente para demostrar el uso en el comercio en los productos.

El Solicitante tendrá que declarar mediante declaración bajo pena de perjurio que el espécimen sustituto fue utilizado en el comercio desde 1 de octubre de 2003 o al menos tan temprano como la

1 La sección 13 (9) del antiguo reglamento también tenía una disposición similar. Dicha sección permite presentar facsímiles y/o especímenes sueltos de la marca tal y como se usa en los productos.

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fecha de presentación de la solicitud. A su vez, deberá presentar una declaración que indique lo siguiente:

“El Solicitante reconoce que expresiones o declaraciones falsas vertidas en esta declaración, con conocimiento de su falsedad, podrían conllevar una convicción por el delito de perjurio y/o la invalidación de la solicitud de registro o del registro resultante de la misma y conociendo lo anterior declara que el espécimen sustituto estaba en uso en el comercio de Puerto Rico en o antes de la fecha de la solicitud de registro de la marca; que todo lo declarado en la solicitud de registro es cierto y que todo lo aquí declarado es cierto a su mejor conocimiento.”

_X _ 2. Enumerar los bienes o servicios con relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico.

La Regla 33 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, el Reglamento) establece que el Solicitante puede enmendar su Solicitud en el transcurso de la calificación, cuando sea requerido por el Oficial Examinador o por otras razones. Específicamente el inciso 33(A)(1) indica que el solicitante podrá enmendar la solicitud para aclarar o limitar , pero no ampliar, la identificación de los bienes o servicios.

En la Solicitud de Registro, el Solicitante indicó que la marca de referencia sería utilizada para identificar productos de “Ropa y zapatos deportivos y casuales para hombres, mujeres, niños y niñas. Todo tipo de equipo, vestimenta y accesorios para practicar los deportes del "surfing" y "skate boarding" y otros deportes”, bajo la clase internacional 025. (Véase Anejo 1).

En la Acción Administrativa emitida el 3 de diciembre de 2015, la Oficial Examinadora le solicitó proveyera una descripción más detallada de los bienes, por ser muy amplios. No obstante, en la respuesta de la Acción Administrativa, emitida el 1 de marzo de 2016, el Solicitante enmendó los bienes ampliando y cambiando los mismo de la siguiente forma:

"THE ROOM" es una tienda que se dedica a la venta de artículos para hombres, mujeres, niños y niñas. Estos artículos se componen de: camisas, t-shirts, camisas deportivas, "wet suits", trajes de baño, medias bajitas, medias altas, chanclas, zapatillas de tenis, zapatos de agua, "jeans" o mahones, sombreros y gorras.” (Véase Anejo 2).

De la forma en que aparecen descritos, identifican servicios de venta al por menor de productos, cuya clase internacional correcta es la 035, en vez de identificar productos de artículos de ropa bajo la clase internacional 025, como fuera indicado en la Solicitud de Registro.

Como puede observar, dicho cambio representa una ampliación de la identificación de los bienes, al punto de cambiar la clase internacional, por lo tanto, dicha enmienda no procede en derecho conforme a la Regla 33 del Reglamento.

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No obstante lo anterior, si el Solicitante desea continuar con el proceso de registro de la marca de autos para identificar productos bajo la clase internacional 025, deberá enmendar la descripción de los productos. Se sugiere la siguiente descripción de ser correcta:

“Artículos de ropa para hombres, mujeres, niños y niñas, a saber, camisas, t-shirts, camisas deportivas, "wet suits", trajes de baño, medias, sandalias, zapatillas de tenis, zapatos de agua, "jeans" o mahones,

sombreros y gorras.”

*Adviértase que estas sugerencias son ilustrativas y no taxativas.

Se le recomienda al Solicitante examinar la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios establecida conforme al Arreglo de Niza, Décima Edición, para describir los productos o servicios que se utilizan en el comercio en Puerto Rico. Véase, http://www.wipo.int/classifications/nice/es/.

Tenga presente que la Regla 33 del Reglamento establece que el Solicitante puede enmendar su solicitud en el transcurso de la calificación, cuando sea requerido por el oficial examinador o por otras razones. El Solicitante puede enmendar su solicitud para aclarar o limitar, pero no ampliar la identificación de los productos o servicios.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de https://prtmfiling.f1hst.com/. Véase, Carta Circular 2013-06. El costo de este trámite es de $10.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse por correo electrónico a avelez@estado.pr.gov

Cordialmente,

Lcda. Ana Mariela Vélez Denizard Oficial Examinadora

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Referencias