Nombre de Dominio : terra-patagonia.cl Rol Expediente : 7552
Titular : Oscar Molinos Schmidt
Revocante : Asesorías e Inversiones KATARI S.A., rep. por De La Barra, Ernst & Siebel
Santiago, a dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.
VISTOS:
1.- Que con fecha veintiuno de octubre del dos mil quince, NIC Chile notifica al suscrito su designación como árbitro para la resolución del conflicto por la asignación del nombre de dominio terra-patagonia.cl, suscitado entre don Oscar Molinos Schmidt, en lo sucesivo la parte demandada, y Asesorías e Inversiones KATARI S.A., representada por De la Barra, Ernst & Siebel, en lo sucesivo la parte demandante.
2.- Que con igual fecha, el suscrito expresa que no le afecta inhabilidad alguna para desempeñar el cargo de árbitro, el cual acepta y jura desempeñar fielmente, con la debida diligencia y en el menor tiempo posible.
3.- Que consta en este expediente electrónico que no se ha formulado causal de inhabilidad alguna respecto del suscrito por ninguno de los intervinientes.
4.- Que con fecha trece de noviembre de dos mil quince, la parte demandante presenta demanda arbitral, solicitando la revocación del nombre de dominio en disputa y su asignación para sí, fundándose en los antecedentes de hecho y de derecho que se precisan a continuación. Ante la solicitud del nombre de dominio terra-patagonia.cl por la parte demandada, la demandante presenta su demanda de revocación atendida la existencia previa de la marca “TIERRA PATAGONIA”. Tal expresión se encuentra registrada bajo los números: 804.072, clase 41; 845.202, clase 43; 948.614, clase 39; y 951.775, clases 39, 41 y 43. Adicionalmente, la demandante es asignataria de los nombres de dominio tierrapatagonia.cl y tierra-patagonia.cl, entre otros. En consecuencia, el nombre de dominio en conflicto es, prosigue la demandante, prácticamente idéntico a la marca “TIERRA PATAGONIA”, que es ampliamente utilizada en los servicios que la demandante ofrece en el mercado local. En efecto, el dominio pedido está compuesto por dos términos, a saber, la palabra “TERRA”, palabra latina que se traduce como “TIERRA”, y la palabra “PATAGONIA”, una zona geográfica chilena. Por consiguiente, se copia en forma casi exacta la marca “TIERRA PATAGONIA” de la demandante, sin que el cambiar la palabra “TIERRA” por su equivalente en latín logre otorgarle originalidad o distintividad alguna.
Continua la demandante explicando que los hoteles “TIERRA ATACAMA”, “TIERRA PATAGONIA” y “TIERRA CHILOÉ” corresponden a hoteles boutiques ubicados a la salida de San Pedro de Atacama, en el Parque Nacional Torres del Paine y en la isla principal del archipiélago de Chiloé, respectivamente. Fueron creados por la familia Purcell, actuales dueños y operadores desde hace más de 50 años del centro de ski Portillo. Estos hoteles ofrecen experiencias que combinan aventuras y deportes al aire libre con comodidades, hospitalidad,
un excelente servicio dentro del hotel y sus reconocidos spas. Agrega que la arquitectura, los interiores, el terreno y el spa de “TIERRA PATAGONIA” fueron diseñados por destacados profesionales chilenos con los objetivos de preservar las influencias de culturales locales y, al mismo tiempo, crear un espacio que permita a los huéspedes relajarse, mimarse y disfrutar de la buena vida en ese inusual rincón del planeta.
Prosigue la parte demandante exponiendo sus alegaciones de derecho. Al respecto, primero consigna que los nombres de dominio consisten en direcciones electrónicas por medio de las cuales los usuarios de Internet son conocidos e identificados en la red, con la finalidad de poder utilizar los diversos servicios ofrecidos en línea, ya sea páginas webs, correo electrónico, etc. Es parte esencial del nombre de dominio el poder identificar a su asignatario o al que opere el dominio, de tal forma que quien use dicho dominio sea el legítimo oferente de los productos o servicios que identifica. De no ser así, se producirían errores entre los usuarios de Internet, quienes accederían a un nombre de dominio con la intención de llegar a una empresa titular de una marca, en especial si ésta es famosa y notoria, y se encontrarían con un tercero que nada tiene que ver con la marca a que corresponde el nombre de dominio. En este caso, la red mundial conocida como Internet sería una red confusa y caótica, que terminaría engañando y frustrando a los usuarios, quienes perderían valioso tiempo en búsquedas infructuosas. La Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP) de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), aplicable a los generic Top Level Domains (gTLD), ha sido adoptada por los registradores de algunos country-code Top-Level Domains (ccTLD). En la UDRP tienen especial relevancia las marcas comerciales para la determinación de quién posee mejor derecho a un nombre de dominio en disputa, en especial si este coincide con una marca comercial. En el presente caso, los usuarios de Internet al ingresar a la red y solicitar la página www.terra-patagonia.cl querrán encontrar en ella, como resulta evidente, todo lo relativo a los servicios que la demandante distingue mediante su marca comercial registrada “TIERRA PATAGONIA”. La casi identidad existente entre el dominio terra-patagonia.cl con las marcas preexistentes de la demandante hace factible que los consumidores incurran en errores ingresando a la página web del actual asignatario, cuando en realidad pretendían informarse respecto de los servicios identificados con la marca comercial “TIERRA PATAGONIA” de la demandante.
Finalmente, prosigue la demandante, la cuasi-identidad entre la marca comercial de la actora y el nombre de dominio solicitado perturbará los negocios de la demandante, en caso de mantenerse el dominio en conflicto a nombre del actual asignatario, pues atraerá a usuarios de Internet a su sitio web. En efecto, la mantención del dominio terra-patagonia.cl a nombre del actual asignatario constituiría una causal de error y confusión entre el público consumidor, que contradice el espíritu de los criterios determinados por ICANN y reconocidos por la Reglamentación de NIC Chile aplicables en esta materia. Lo anterior, especialmente lo relativo al registro previo de marcas comerciales por la demandante, debe ser necesariamente tomado en cuenta a la hora de resolver el presente conflicto pues, de acuerdo al derecho comparado y a la jurisprudencia sobre nombres de dominio, se debe considerar el vínculo entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, puesto que comparten la misma finalidad: tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet. Por ende, al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio o similares, como ocurre en la especie. De mantenerse la asignación del nombre de dominio de autos a nombre
de la parte demandada se produciría la dilución de la marca “TIERRA PATAGONIA” de la demandante, lo cual podría causar graves confusiones entre los consumidores.
5.- Como medios de prueba de sus alegaciones, la demanda acompaña: copias impresas tomadas del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial en que consta el registro de la marcas números 804.072, 845.202, 948.614 y 951.775; copias impresas tomadas de la página web de NIC Chile respecto del registro de los nombres de dominio tierrapatagonia.cl y tierra-patagonia.cl; impresiones de las páginas web tierrahotels.com; copia de diversos artículos relativos al hotel “TIERRA PATAGONIA” publicados en sitios de Internet, tales como National Geographic, Forbes y otros; y, copia de poderes otorgado por la demandante a quien comparece en su nombre en autos.
6.- Que con resolución de fecha quince de noviembre se tiene por presentada la demanda y se confiere traslado de ella para su contestación por la demandada.
7.- Que con fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince la parte demandada procede a la contestación de la demanda. En ella, la parte demandada solicita se rechace la demanda de revocación interpuesta por la demandante y, en cambio, se le asigne definitivamente el nombre de dominio en disputa. Al efecto, la contestación presenta los argumentos que se exponen en los párrafos siguientes.
En cuanto a los antecedentes de hecho, la demandada comienza por precisar que don Oscar Molinos Schmidt es ingeniero civil industrial y ha prestado servicios en el área de su especialidad a distintas empresas, adquiriendo importante experiencia. Sin embargo, planea un proyecto de inversiones, consistente en la compra y venta de terrenos en la Patagonia chilena. Al efecto, desde el año 2006 ha adquirido terrenos en esta zona, en el marco del proyecto de crear luego la sociedad de inversiones dedicada al posicionamiento y venta de dichos predios. Como es normal, la parte demandada ha decidido darse a conocer por un nombre de fantasía, con el fin de hacer más fácil la recordación de su imagen y sus servicios a sus clientes y poder asimismo darle mayor difusión mediante un nombre atractivo. De ahí el origen del nombre de dominio en disputa que identifica el proyecto bajo el nombre de TERRA PATAGONIA, ejerciendo su actividad de manera pacífica, legítima, y de buena fe.
Prosigue la demandada aduciendo su buena fe y legítimo interés en el nombre de dominio en disputa. La inscripción de éste tendría por objeto darse visibilidad más fácilmente, para que sus clientes tengan acceso a su servicio de compra y venta de inmuebles en la zona austral del país. Este dominio permitirá a la demandada dar a conocer sus servicios en línea, proveer de información técnica a los potenciales clientes, disponer de comunicación fluida y un rápido contacto, así como de correos corporativos, lo cual le otorgará la seriedad indispensable a cualquier actividad, y por supuesto, un nombre corto y fácil de recordar como enlace web. Esto, sostiene la demandada, pues disponer de una página web para difundir y promocionar un negocio comercial es un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier actividad económica.
Al respecto, prosigue la demandada, tanto la RNCL como las normas UDRP contemplan ciertas causales como demostrativas de buena fe. Así, el artículo 20 de la RNCL dispone que servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe cuando demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con
la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre; o, cuando el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación. Dicha norma es reiterada en el párrafo 4 letra c) de la UDRP. En el caso de autos, continua la demandada, el uso del dominio se encuentra protegido por la normativa pertinente, al estar haciendo preparativos para su utilización, dada la actividad actual que muestra el sitio web. Con ello, la demandada demostraría una conducta concluyente dirigida inequívocamente a utilizar el nombre de dominio en disputa para la realización de una actividad lícita y de buena fe. Todo lo dicho, de acuerdo a la demandada, dejaría establecido su legítimo interés, buena fe y justo motivo en la inscripción del nombre de dominio en disputa.
Prosigue la demandada elaborando en torno a la titularidad de la expresión en disputa. Al respecto, sostiene, es necesario el análisis de la expresión inscrita en sí misma, en orden a determinar si ésta realmente puede pertenecer exclusivamente a una persona determinada o no. Es decir, si el signo en cuestión puede realmente ser considerado propiedad o creación de una de las partes, o si por el contrario, permite asociarse por el público a distintos titulares u objetos, sin detrimento para ninguno de ellos. En este sentido, una expresión que constituya una creación original o de propiedad exclusiva se manifiesta inmediatamente, pues no es fácilmente asimilable a nada distinto de su creador o dueño. Por el contrario, una expresión carece de titular exclusivo si, pese a que ciertos particulares pretendan reclamar derechos sobre la misma, de igual manera es asociable por el público a distintas cosas, ya sea porque constituye una palabra común en algún idioma conocido, ya porque resulte de una combinación de éstas, o algún motivo similar. En este sentido, observamos que la expresión “TERRA PATAGONIA” es de manera evidente una expresión genérica, al corresponder a una conocida palabra en latín, unida a una palabra en idioma español que designa una porción geográfica de nuestro país y también de Argentina, como resulta un hecho público y notorio. Al efecto, una simple búsqueda en Google de dicha expresión arroja los más diversos resultados, al igual que una búsqueda en Facebook. Ambas búsquedas, además, tienen algo en común: ninguno de sus resultados aparece asociado a la revocante de autos. Esto permite concluir que la expresión en disputa no constituye un signo que sea creación o que pertenezca exclusivamente a alguna de las partes, sino que existen innumerables usos por parte de distintas personas, por lo que no puede avalarse que un único titular reclame el derecho excluyente en su utilización, máxime cuando éste ni siquiera figura siquiera como una de las fuentes relacionada a la expresión.
Continua la demandada aduciendo sus argumentos de derecho, los que estructura en tres series: la primera alusiva a la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales; la segunda contra-argumentando a los alegatos de la demandante; y, por último, la tercera referida a la aplicación del principio “first come, first served”.
Respecto a la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales, sostiene la demandada, ha sido reconocido por la jurisprudencia sobre nombres de dominio que la titularidad de marcas comerciales no otorga derechos sobre un nombre de dominio determinado, sino que es sólo uno más de los antecedentes a considerar para la resolución de este tipo de conflictos, pero en ningún caso el único criterio relevante. Transcribe, al efecto, diversos pasajes de los fallos arbitrales recaídos en los conflictos por los nombres de dominio “nutraceutical.cl” y “myrobinsoncrusoe”. Cita también en abono de su alegación la respuesta del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial respecto a la relación entre nombres de dominios y marcas. En síntesis, las marcas comerciales no otorgan un derecho sobre los nombres de dominio, sino
sólo un antecedente más de los muchos que se ponderan en este tipo de procedimientos, que no tienen la naturaleza de litigios marcarios.
Enseguida la demandada prosigue contra-argumentando los alegatos de la demandante. En concreto la demandada formula observaciones respecto a: las marcas comerciales de la contraparte; los nombres de dominio de la contraparte; y, la inexistencia de error y confusión. El análisis de las cuales permitiría apreciar, según la demandada, que el supuesto interés preferente de la demandante no aparece revestido de argumentos que sean decisivos para revocar la asignación del nombre de dominio en disputa.
Respecto de las marcas comerciales de la demandante, sostiene la demandada, que pese a las alegaciones de la parte actora que sus marcas comerciales le significan un interés preferente en el dominio en disputa, esto importaría equiparar dos registros de naturaleza distinta. Las marcas comerciales están sujetas a una clasificación, y pueden perfectamente subsistir varias marcas bajo un mismo nombre si se refieren a productos o servicios distintos. En cambio, los nombres de dominio no operan de esta manera, no pudiendo existir más de un Secondary Level Domain para cada Top Level Domain, en este caso bajo el ccTLD .cl. Pretender aplicar la legislación marcaria a los nombres de dominio transgrede la propia naturaleza de las marcas comerciales, que sólo otorgan derechos para los productos y servicios efectivamente distinguidos por ella, y no a la denominación misma sin tomar en cuenta su ámbito de protección. Al respecto, aclara que efectivamente la demandante tiene marca registrada para “TIERRA PATAGONIA”, en clases 39, 41 y 43, distinguiendo diversos tipos de servicios turísticos, hospedaje y actividades relacionadas, mientras que la demandada ofrece compraventa de bienes raíces, que de estar registrados como marca, podría serlo en la clase 36. Entonces existe una clara diferencia entre las actividades ejercidas por ambas partes, no pudiendo avalarse un intento de monopolizar la expresión para cualquier tipo de uso. La demandante refrenda su alegación citando el fallo en el conflicto por el dominio entrecopas.cl. Acoger la demanda, alega, significaría declarar que la inscripción de una marca comercial otorga a su titular el derecho de excluir a terceros de buena fe de la inscripción como nombre de dominio de ésta y de todas las expresiones similares sin importar la actividad del titular del dominio, sobrepasando el límite de la especialidad marcaria que rige a las propias marcas. Naturalmente, sentencia la demandada, dicha interpretación es insostenible, contraria a la buena fe, a los principios de la propiedad intelectual y a la equidad.
Respecto de los nombres de dominio de la demandante, tierrapatagonia.cl y tierra-patagonia.cl, la demandada sostiene que la titularidad de un nombre de dominio no otorga a su titular derecho alguno, a excepción del derecho a utilizar dicho dominio. En efecto, no existe ninguna normativa que indique que los nombres de dominio confieren algún tipo de derecho de excluir a terceros de tener un dominio similar. Esto se vuelve aún más grave en el caso de marras, en que los dominios en cuestión ni siquiera se encuentran activos, sostiene la demandada, por lo que queda descartada de plano cualquier posibilidad de confusión, y no se entiende de qué manera estos dominios inactivos pueden ser un argumento de interés preferente para la contraparte. De hecho, en el escenario global actual, es absolutamente corriente que nombres idénticos o similares convivan en la red global de Internet para titulares diferentes, sin ningún perjuicio para sus respectivas actividades. Refiere en sustento de su alegación diversos fallos en materia de nombres de dominio que han permitido la coexistencia de dominios similares. Conforme a estos, pese a la similitud de los nombres, no puede pretenderse impedir que una denominación se inscriba como nombre de dominio por el hecho de ser “parecida” a otro
dominio previamente inscrito, reconociéndose esto incluso en casos en que el rubro de ambas partes era el mismo. En síntesis, concluye la demandada, la titularidad de un nombre de dominio no entrega ningún derecho para excluir el registro de dominios similares ni es óbice para la legitimidad de esta inscripción.
Respecto al argumento de la demandante sustentado en el error y confusión que el nombre de dominio inscrito ocasionaría en caso de mantenerse asignado a la demandada, esta última desestima tal alegación por diversas consideraciones. Primero, porque el dominio en cuestión se trata de una expresión genérica, compuesta de palabras comunes claramente reconocibles por el público consumidor. En consecuencia, debe desestimarse la posibilidad de confusión. Cita al efecto fallos arbitrales recaídos en los conflictos por los nombres de dominio lacremeria.cl e iman.cl. Si la revocante estima que la actividad del dominio en disputa podría afectar sus marcas comerciales, sus derechos están resguardados por las acciones pertinentes, que no son la acción de revocación de nombres de dominio. Segundo, porque aun si el nombre de dominio inscrito suscitase confusión, debe considerarse que si el titular de una marca que corresponde a una expresión genérica decide invertir en el posicionamiento de dicha marca en el mercado, deberá hacerlo consciente del riesgo que implica la utilización de un genérico. Al efecto, la demandada cita fallo recaído en el conflicto por el nombre de dominio amarillasmercantil.cl. Tercero, porque no resulta acreditado de ninguna forma que se produzca efectivamente la supuesta confusión que refiere la demandante, desembocando en una simple afirmación que no tiene ningún valor para el proceso. La tesis de la demandante de la supuesta confusión, prosigue la demandada, tiene como premisa un usuario de internet carente de juicio y discernimiento. Enseguida, la demandada admite que existen malas prácticas en internet que buscan perseguir deliberadamente la confusión entre los usuarios de internet, como el phishing y la ciberocupación, que consisten en un intento positivo por suplantar la identidad de un tercero, utilizando logos, diseños, y paleta de colores de la marca por la que pretende hacerse pasar, con el objeto de engañar a los consumidores y obtener una ventaja de esto, o simplemente propagar software malicioso. Sin embargo, rechaza que esto ocurra en la especie. Cita jurisprudencia arbitral que establece la necesidad de establecer de manera efectiva el supuesto perjuicio que se ocasionaría al revocante. En suma, los perjuicios y la confusión alegados por la demandante, concluye la demandada, no pueden basarse sólo en meras suposiciones y declaraciones sin respaldo, sino que debe acompañarse prueba que les acrediten. Finalmente, aceptar el argumento de la demandante de que la simple similitud con su marca suscita a confusión y le otorga el derecho de revocar el nombre de dominio, sostiene la demandada, contrariaría al derecho a desarrollar libremente una actividad económica, consagrado por nuestra Carta Fundamental en su artículo 19 numeral 21. Lo anterior lleva a la demandada a sostener que el respeto a su libertad de desarrollar su actividad económica se ve coartada si se le obliga a elegir un nombre distinto, en circunstancias que el actual responde a su rubro de actividad, y fue inscrito mediando un legítimo interés, y de buena fe, sin infringir derechos de terceros.
Finalmente, el tercer argumento de derecho de la demandada refiere a la aplicación del principio “first come, first served”. Este principio, sostiene, se utiliza para dirimir conflictos en que, no pudiendo probar ninguna de las partes tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado, se debe asignar éste al primero que lo haya solicitado o inscrito. En el presente caso, no existiría un interés preferente de la demandante sobre el nombre de dominio en disputa, sino que, al contrario, tal interés sería de la demandada. Así las cosas, sostiene esta última parte, en el evento de que se considere que la demandante tiene un derecho de similares
características, debe mantenerse la asignación a la demandada, por ser la actual titular del dominio, y por tanto asistirle el principio de aplicación general “first come, first served”.
Concluye la parte demandada sintetizando sus alegaciones. Estas serían: el nombre de dominio fue inscrito por su parte, de buena fe, y mediando un interés actual y legítimo en su inscripción y uso, esto es, la realización de una actividad económica lícita; la demanda de revocación plantea como argumento el registro previo de marcas comerciales para otras actividades y nombres de dominio inactivos; la marca TIERRA PATAGONIA es usada por la demandante para distinguir servicios muy distintos a los que ofrece la demandada; que el argumento marcario no es decisivo, absoluto, ni excluyente, sino que sólo uno más de los antecedentes a considerar; que no existe prueba alguna para acreditar el peligro de confusión entre los consumidores y, si así fuese, no procede argumentarlo contra una expresión genérica; que su parte ha acompañado abundante prueba y jurisprudencia para respaldar cada uno de los puntos de la contestación; y que, en subsidio, sería aplicable el principio “first come, first served”, que asiste a la demandada.
Agrega la demandada, ya al finalizar la contestación, que el espíritu de las normas que rigen las controversias por nombres de dominio, tanto la UDRP como la reglamentación de NIC Chile, es combatir las malas prácticas en la web, como lo son la ciberocupación y el parking, casos en que quienes inscriben nombres de dominio actúan de mala fe, careciendo de todo interés más que el de obtener un beneficio económico ilegítimo. Convertir la acción de revocación temprana en una herramienta que impide a los particulares realizar proyectos legítimos desvirtúa toda la normativa de los conflictos por nombres de dominio, y lo convierte en una barrera de entrada artificial para nuevos actores que quieran desenvolverse pacíficamente y de buena fe en el mercado nacional.
8.- Como medios de prueba de sus alegaciones, la parte demandada acompaña: certificado de título del demandado; listado de predios adquiridos por la demandada en la XI Región de Aysén; captura de pantalla del dominio tierrapatagonia, terra-patagonia.cl y tierra-patagonia.cl; impresión de la búsqueda en Google de la expresión “TERRA PATAGONIA”; impresión de la búsqueda en Facebook de la expresión “TERRA PATAGONIA”; copia del informe evacuado por el árbitro Absalón Valencia Arancibia en el recurso de queja seguido en su contra por el dominio myrobinsoncrusoe.cl; copia de fallos arbitrales recaídos en juicio sobre los nombres de dominio nutraceutical.cl, entrecopas.cl, blackcatchile.cl, lacremeria.cl, amarillasmercantil.cl, e iman.cl; copias de fallos de Corte de Apelaciones recaídos en recursos de queja contra sentencias arbitrales por los nombres de dominio nutraceutical.cl y myrobinsoncrusoe.cl; e, impresión de los datos del dominio terra-patagonia.cl, obtenida de NIC Chile.
9.- Que con fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince se pone término a la etapa de contestación de la demanda y se cita a las partes a oír sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, de conformidad con lo previsto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, el presente procedimiento tiene por objeto resolver la revocación del nombre de dominio terra-patagonia.cl, actualmente asignado a la parte demandada.
SEGUNDO: Que dicho procedimiento permite a quien estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio pedir la revocación de esa inscripción, mediante la invocación de un interés preferente. En consecuencia, compete a la parte demandante esgrimir un interés determinado que, puesto en la balanza en relación con el interés de la parte demandada, evidencia una preferencia tal que amerita su protección mediante la revocación de la asignación inicial del nombre de dominio a la demandada y la concesión de su titularidad a la parte demandante.
TERCERO: Que la parte demandante esgrime diversos intereses cuya protección requeriría la revocación del nombre de dominio en disputa a la demandada y su asignación a la demandante. Entre ellos: ser titular de registros marcarios en Chile para la expresión TIERRA PATAGONIA para la provisión de diversos servicios; y, ser también titular de nombres de dominio tierrapatagonia.cl y tierra-patagonia.cl.
CUARTO: Que los elementos de convicción suministrados por la demandante permiten dar por establecido su titularidad sobre los derechos marcarios y sobre nombres de dominio recién mencionados, incluso si estos se encuentran inactivos, los cuales guardan una incuestionable identidad con la expresión en que consiste el nombre de dominio en disputa.
QUINTO: Que la parte demandada no sólo controvierte los argumentos de la demandante, sino que esgrime también un interés actual y legítimo en la inscripción y uso del nombre de dominio en disputa, esto es, la realización de una actividad económica lícita.
SEXTO: Que, con todo, la parte demandada no suministra elementos de convicción suficientes para dar por acreditado la actualidad de su interés. De hecho, la supuesta conducta concluyente en que cifra su interés sobre el dominio en disputa se circunscribe a la inscripción del mismo. Esto sugiere que, más que un interés actual, la parte demandada esgrime un proyecto en ciernes asociado al nombre de dominio en disputa.
SÉPTIMO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores e identificadores de recursos en línea. Dichos localizadores pueden revestir diversa naturaleza, entre los cuales es concebible incluir una marca comercial, una razón social, un nombre comercial, personal y hasta geográfico, entre otros muchos. Como la jurisprudencia arbitral en la materia y la Reglamentación dejan establecido, aunque la mayor parte de los conflictos sobre nombres de dominio se suscitan respecto de marcas comerciales, ello no implica que éstas sean el único factor determinante para resolver un conflicto, especialmente cuando la colisión de intereses se produce con otros derechos o intereses igualmente dignos de protección.
OCTAVO: Que, contrariamente a lo sugerido por la demandada, el objetivo de este procedimiento arbitral no es determinar derechos exclusivos ni propiedad sobre la expresión en que consiste el nombre de dominio, sino, como ha quedado dicho en el considerando segundo, establecer cuál de las partes litigantes goza de mejor derecho para la asignación del mismo. Consiguientemente, es irrelevante a efectos de los objetos de este procedimiento en particular la circunstancia de que existan innumerables usos por distintas personas de la misma o similares expresiones a las incluidas en el nombre de dominio objeto de esta disputa.
NOVENO: Que, en el caso de autos, la demandante ha probado disponer de un interés actual y legítimo sobre el nombre de dominio “terra-patagonia.cl”, con base en sus derechos marcarios y nombres de dominio, así como en su efectivo uso por terceros. Dicho interés es, además, preferente respecto de aquél esgrimido por la demandada.
DÉCIMO: Que la preferencia de la parte demandante sobre el nombre de dominio en disputa no impide considerar también la confusión que éste pueda ocasionar con los bienes y servicios ofrecidos por la demandante, así como el engaño de que puedan ser víctimas los usuarios de Internet. Sin embargo, a pesar de las alegaciones de la demandante, ésta no provee elemento de convicción alguno que permita a este sentenciador darles para darles sustento.
UNDÉCIMO: Que, con todo, la innegable similitud entre las expresiones contenidas en el nombre de dominio terra-patagonia.cl con la expresión TIERRA PATAGONIA contenida en los registros marcarios y nombres de dominio de la demandante, sumada a un interés ambiguo de la demandada, tornan plausible cierta confusión entre los usuarios web.
DÉCIMO SEGUNDO: Que, como ha quedado dicho, habiéndose establecido un interés preferente de la demandante sobre el nombre de dominio en disputa, no corresponde aplicar el principio “first come first served” a efectos de resolver el conflicto de autos, y así resolverá este sentenciador a continuación.
Con lo considerado y teniendo presente lo establecido, además, en los números 18 y 19 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, así como en el numeral 26 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL, SE RESUELVE:
Acoger la demanda de revocación de la demandante Asesorías e Inversiones KATARI S.A., disponiendo la revocación de la asignación del nombre del dominio terra-patagonia.cl a su actual titular Oscar Molinos Schmidt y, en su lugar, asignar el mismo a la parte demandante.
Notifíquese a los intervinientes y a NIC Chile. Ciérrese este expediente electrónico. Una vez hecho, ejecútese esta resolución y publíquese la misma por NIC Chile.
Testigos de actuación don Daniel Álvarez Valenzuela y don Claudio Ruiz Gallardo.
Claudio Ruiz Gallardo Daniel Álvarez Valenzuela
Proveyó Alberto J. Cerda Silva, juez árbitro.
