El principio de la especialidad en el derecho marcario - problemática nacional

Texto completo

(1)1. EL PRINCIPIO DE LA ES PEC IALIDAD EN EL DERECHO MARC ARIO PROBLEMÁTINA N ACIONAL. Por: Daniela Torres Sáenz Director: Danilo Romero Raad. Bogotá D.C., Junio de 2009 Universidad de los Andes Facultad de Derecho Investigación Dirigida.

(2) 2 TABLA D E CONTENIDOS. pg.. Introducción……………………………………………………………………………4. CAPÍTULO I – El Derecho Marcario………………………………………………..7. 1.1.Concepto………………………………………………………………………...7 1.2.Requisitos………………………………………………………………………..9 1.3.Tipos de M arcas………………………………………………………………..10 1.4.Función que Cumplen las M arcas……………………………………………...11 1.5.Principios que Rigen el Derecho M arcario…………………………………….12 1.6.Alcance y Contenido del Derecho Sobre la M arca…………………………….14 1.7.Prohibiciones Absolutas y Relativas…………………………………………...15 1.8.Confundibilidad M arcaria……………………………………………………...16 1.8.1. Concepto……………………………………………………………….17 1.8.2. Confusión Directa e Indirecta………………………………………….18 1.8.3. Determinación de la Confundibilidad………………………………….19 1.8.4. Conexión Competitiva………………………………………………….20. CAPÍTULO II – El Principio de la Especialidad en el Derecho Marcario………..21 2. 2.1.Escenarios de Desarrollo del Principio de la Especialidad………………….....21 2.1.1. Acuerdos de Coexistencia……………………………………………...21 2.1.2. M arcas Notorias………………………………………………………..25 2.1.3. M arcas Engañosas……………………………………………………...32 2.1.3.1.Literal h) del artículo 135 de la Decisión 486……………………...32 2.1.3.2.Literales j), k), l), m), n), o ) y p) de la Decisión 486……………...34 2.1.3.3.Las M arcas Engañosas y el Principio de la Especialidad………….36 2.1.4. M arcas Defensivas……………………………………………………..38 2.2.Problemática Nacional Resultante del Desarrollo. del Principio. de la. Especialidad……………………………………………………………….......39 2.2.1. Acción de Cancelación…………………………………………………40 2.2.2. Acción de cancelación y el Principio de la especialidad……………….41 2.2.3. Oposición al Registro de M arcas y el Principio de la Especialidad……45.

(3) 3 2.3.Problemática. ante. el. Conejo. de. Estado,. Sala. de. lo. Contencioso. Administrativo, Sección Primera……………………………………………....47 2.3.1. Acción de Nulidad del Registro………………………………………..47. CAPÍTULO III – El Principio de la Especialidad en la Comunidad Europea y en Estados Unidos………………………………………………………………………...49 3. 3.1.El Principio de la Especialidad en el Ámbito Internacional……………………49 3.2.El Principio de la Especialidad en la Comunidad Europea…………………….50 3.3.El Principio de la Especialidad en los Estados Unidos………………………...55. CONCLUS IONES …………………………………………………………………….58. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………...60.

(4) 4 INTRODUCCIÓN. El principio de especialidad que rige el derecho marcario proporciona una serie de conceptos y linimientos para la inserción efectiva de una marca en el mercado. Dichos conceptos y lineamientos pretenden, por sobre todo, proteger al consumidor quien es en últimas la mira fija de todo empresario. Es el consumidor quien en su buena fe y conocimiento promedio materializa el éxito adquirido por aquellas marcas que con trabajo publicitario y de comercialización logran elevar sus productos o servicios a un nivel de conocimiento que reafirma la distintividad adquirida por éstos en el mercado.. Pues bien, los conceptos y lineamientos de que trata el principio de especialidad van encaminados por la ruta de la confundibilidad marcaria; su fin último es evitar que el consumidor, medio de materialización de la marca, caiga en un estado de ignorancia que no le permita reconocer un producto y distinguirlo de otro.. La confundibilidad marcaria, a su vez, es la base del derecho marcario puesto que, siendo la finalidad de la marca diferenciar productos y servicios en el mercado, ésta prevé aquellos eventos en que pareciendo registrable una marca determinada, no lo es, pues de serlo atentaría contra el derecho adquirido del titular de una marca registrada con anterioridad. Por lo tanto, el principio de especialidad, al limitar el registro marcario a aquellos bienes o servicios que efectivamente se introducirán al mercado, proporciona a la marca en sí misma un escudo que repele todo grado o riesgo de confusión y, con ello, repele toda posibilidad de fracaso económico provocado por terceras personas, es decir, por confundibilidad marcaria.. Sin embargo, las disposiciones legales que prevén la aplicación y protección del principio de especialidad y su resultante riesgo de confusión, no son suficientes pos sí solas para asegurarle al empresario la protección definitiva de su marca contra marcas idénticas o similares en su disposición o contra marcas idénticas o similares en cuanto a los productos o servicios.. La Clasificación Internacional de Niza, tratado multilateral administrado por la Organización M undial de la Propiedad Intelectual, es el documento mediante el cual se realiza la agrupación de productos y de servicios en clases particulares que le permitan al.

(5) 5 empresario delimitar los productos o servicios que su marca comprenderá. Sin embargo, dicha clasificación en supremamente general y por tanto no es lo suficientemente específica. Su función es facilitar el registro en cuanto a las clases de los productos y los servicios mas no sustituir el ejercicio que cada empresario debe llevar a cabo en lo relativo al registro de los bienes que su marca realmente insertará en el comercio.. En Colombia existe un fuerte problema respecto de la implementación del principio de especialidad puesto que las solicitudes de registro en lo relativo a los productos y servicios se hacen de manera descuidada sin llevar a cabo un estudio detallado de los bienes que el empresario realmente tiene la buena fe de insertar en el comercio. Adicionalmente, aún cuando la solicitud de registro no contiene especificidad respecto a dicho asunto, la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio concede el registro de las marcas sin exigir mayor especificación sobre el conjunto de bienes o servicios que se solicitan para registro.. Por ello se requiere de un gran esfuerzo por parte de las oficinas encargadas de la propiedad industrial así como de las oficinas de abogados dedicados al tema y de los Tribunales correspondientes para sentar una cultura donde el empresario hace un ejercicio responsable de delimitación de productos o servicios para el registro, logrando así que la legislación marcaria sea efectiva en su aplicación. Entre más específica sea la lista de productos o servicios ofrecidos por una marca determinada, menores los problemas jurídicos de acuerdos de coexistencia, de marcas defensivas, de marcas engañosas y consecuentemente, de oposiciones al registro marcario, de acciones de cancelación por no uso y de acciones de nulidad.. El presente artículo, por lo tanto, tiene como propósito hacer un breve recorrido por las generalidades del derecho marcario para, a partir de allí, introducirse en el mundo específico del principio de la especialidad y de la confundibilidad marcaria, analizando sus presupuestos, limitaciones, desarrollo y prohibiciones en la medida en que sólo dicho análisis permitirá encontrar la problemática en el territorio Colombiano. Una vez identificados los problemas existentes, se tratará el principio de la especialidad y la confundibilidad internacionalmente, en la Comunidad Europea y en los Estados Unidos para determinar las diferencias existentes en cuanto a la aplicación y desarrollo de los mismos..

(6) 6. Por último, se expondrán algunas posibles soluciones a los problemas ocas ionados por la desnaturalización y aplicación del principio de la especialidad, los jurídicos y los prácticos para el empresario. Los jurídicos entendidos como la congestión y retrasos ante la SIC ocasionados por las oposiciones al registro, las acciones de nulidad y acciones de cancelación. Las prácticas para el empresario colombiano entendidas como la causa y la consecuencia de las jurídicas, es decir la constante atención que se le debe prestar al registro de nuevas marcas para poder ejercer la acción de oposición dentro del término establecido para ello y así hacer efectiva la protección a la marca ya registrada así como el camino de la acción de nulidad en caso de ser concedido el registro de marcas idéntica o similar y de haber vencido el término para la oposición, todo ello desde el punto de vista del titular de una marca ya registrada. Desde el punto de vista del empresario que quiere registrar una nueva marca, la problemática recae en la acción de cancelación puesto que, debido al constante registro sin especial atención a la delimitación de los productos o servicios, dicho empresario para su nuevo registro deberá, en muchas ocasiones, iniciar una acción de cancelación parcial que castigue al empresario titular de una marca ya registrada por su no uso a algunos de los productos y servicios comprendidos en su registro y así abrir el camino para el registro de su marca..

(7) 7 CAPÍTULO I EL D ERECHO MACARIO:. “La propiedad industrial es una rama del derecho comercial que estudia el régimen de las invenciones industriales y de los signos distintivos como bienes mercantiles del empresario (…) pertenece a una categoría de derechos subjetivos mas amplia, que la doctrina denomina derechos intelectuales, cuya característica primordial radica en que su objeto está constituido por bienes inmateriales.”. 1. Las marcas hacen parte de la propiedad industrial y, como consecuencia, son bienes inmateriales que proporcionan determinados derechos tanto al empresario como a sus competidores y al consumidor en especial.. 1.1. Concepto:. El artículo 134 de la decisión 486 establece que “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado...” Lo anterior quiere decir que “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un 2 servicio de otro…” por lo cual resulta evidente su “… papel preponderante, casi esencial. en el proceso competitivo.”3. Ahora bien, entendida la marca de dicha manera ésta “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo 4. de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.”. Por lo tanto, “la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el. 1. METKE MÉNDEZ, Ricardo. “Lecciones de Propiedad Industrial”, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda, BAKER Y MKENZIE 2001. Pág. 19-20. 2 OTAMEDI, Jorge. “ DERECHO DE MARCAS”, Capítulo 1, Pág. 1. Edición Lexis Nexis, Sexta edición. 3 Ibíd. 4 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16 en Proceso 07-IP-2008 de El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina..

(8) 8 consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.”5. En la medida en que la marca identifica un producto determinado en el marcado, el propósito de la misma, como quedó expuesto anteriormente, no es otro que proteger los esfuerzos del empresario por posicionar su marca en el mercado con el fin de que sus consumidores tengan una idea clara acerca del producto o servicio que se ofrece, su calidad, precio y competitividad. Sin el derecho de marcas el consumidor estaría expuesto a una interminable confusión entre productos y el empresario estaría sometido a un fracaso en cuanto al posicionamiento del bien o los bienes que ofrece. “La marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público”. 6. Por consiguiente, “Como la finalidad de la marca es identificar, distinguir, resulta irrelevante su originalidad (el signo más banal puede constituirse en marca), o su mérito artístico, o el grado de creación intelectual envuelto en el signo. Debe, sí, tener capacidad distintiva, lo que en últimas quiere decir que ese signo pueda ser percibido por el público consumidor como un medio inequívoco de identificación, que le permite atribuirle a ese producto o servicio un origen empresarial determinado.”. 7. De acuerdo con lo anterior, “Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin ries go de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.” 5. 8. Proceso 07-IP-2008, marca: FAMILIA. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Opcit. OTAMEDI, Jorge. “ DERECHO DE MARCAS”, Abeledo-Perrot, Pág. 1. 7 Opcit. METKE MÉNDEZ, Ricardo. “Lecciones de Propiedad Industrial”, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda, BAKER Y MKENZIE 2001. Pág. 54. 8 Proceso 206-IP-2005, marca: RUMATEX. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 6.

(9) 9 1.2. Requisitos:. La Decisión 486 establece en su artículo 134 que “…constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.” (Subrayado por fuera del texto).. Lo anterior muestra que el nuevo régimen aplicable al derecho marcario comparte expresamente dos de los requisitos necesarios para el registro de una marca, la distintividad y la representación gráfica. Sin embargo, aún cuando no se establezca expresamente como requisito necesario para el registro de una marca el que sea perceptible, éste “…se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.”. 9. Lo anterior quiere decir que hoy todavía son tres los requisitos de registrabilidad de una marca: que sea distintiva, perceptible y susceptible de representación gráfica. Pues bien, a continuación se llevará a cabo un análisis de cada uno de dichos requisitos.. Distintividad: “…es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin ries go de confusión o asociación.”. 10. (Subrayado por fuera del texto) “La distintividad implica que el sigo sea individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto, este signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie.”. 9. 11. Opcit. Proceso 206-IP-2005, marca: RUMATEX. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ibíd. 11 Proceso 13-IP-97, marca: DARMALEX. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 10.

(10) 10. “La distintividad, tal como la entiende el TJCA, puede caracterizarse por un doble aspecto: Que el signo debe ser distintivo en sí mismo; abstracción hecha de signos utilizados a título de marca, y que el signo utilizado como marca debe ser diferente de los otros signos que se emplean a título de marca para distinguir los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares.”. 12. Partiendo de lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que “El signo será distintivo cuando por sí sólo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleva a confundir lo uno o lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación.”. 13. Perceptibilidad: “La perceptibilidad de la marca posibilita que un signo sea aprehendido por quien lo observe; este requisito permite que el consumidor pueda identificar los productos y servicios amparados con la marca y solicitarlos en el mercado. El signo debe tener la facultad de materializarse en el mundo exterior, tal condición le permite al consumidor identificar y relacionar un determinado producto o servicio con un signo.”. 14. Susceptibilidad de Representación Gráfica: “El signo que se pretende registrar como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese. La descripción material del signo, permite que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad.”. 15. 1.3. Tipos de Marcas:. La doctrina ha reconocido tres clases de marcas, las denominativas, las gráficas y las mixtas. 12 13 14 15. Proceso 107-IP-2002, marca: HARTIK. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Opcit. Proceso 13-IP-97, marca: DARMALEX. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 35-IP-2005, marca: NEUMOQUIN. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 102-IP-2004, marca: FLAVOL. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina..

(11) 11. Denominativas: “Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.. Gráficas: “Las marcas gráficas son signos visualmente perceptibles que se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado 16 conceptual.” En ese sentido, es aquella que “…evoca en la mente del consumidor sólo. la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización.”. 17. Ello quiere decir que. “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre.”. 18. Mixtas: “Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la 19. marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.” “El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.”. 20. 1.4. Función que Cumplen las Marcas:. La doctrina y los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina han establecido como las principales funciones de las marcas las siguientes: función indicadora de la procedencia empresarial así como de la calidad del producto o servicio 16. Proceso 69-IP-2004, marca DERBY. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Fernández Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. Pág. 29. 18 Proceso 09-IP-94, marca: DIDA. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 19 Proceso 32-IP-2008, marca: MUNDO BLANCO. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 20 Ibíd. 17.

(12) 12 que se comercializa bajo una marca determinada, función condensadora del goodwill (buen nombre y prestigio del empresario) y función publicitaria entre muchísimas otras.. Función Indicadora: De todas las posibles funciones que cumplen las marcas, la más importante y destacable es la función indicadora puesto que “…permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, 21 pues sin ésta no existiría el signo marcario.” Ésta función le interesa tanto al empresario. como al consumidor. Por un lado, el empresario puede, a través de la marca, enviar el mensaje al consumidor de la procedencia empresarial del producto o servicio que ofrece y, con ello, dejar en claro las características de dicho producto o servicio. Por el otro lado, el consumidor podrá tener una percepción de la calidad del producto lo cual le proporcionará tranquilidad sobre el bien que está comprando. Ello se debe a que “…la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros (…) La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.”. 22. 1.5. Principios que Rigen el Derecho Marcario:. El derecho marcario se rige por tres principios específicos cuales son: prioridad, territorialidad y especialidad. A continuación se llevara a cabo una breve explicación de cada uno de ellos. Sin embargo, más adelante en el trabajo se tratará específicamente el principio de especialidad en la medida en que el presente escrito tiene como fin dejar clara la importancia que éste tiene para el derecho marcario, los problemas que su falta de regulación representa y las posibles propuestas para que los empresarios colombianos puedan, el día de mañana, registrar su marca en el extranjero y obtener competitividad internacional a través de los productos nacionales.. Prioridad: Éste principio “deriva de la aplicación de la máxima “prior in tempore potior in iure”, en el supuesto de conflicto entre varias solicitudes de registro de un signo como marca, debe atribuirse trato jurídico preferente a aquella que se hubiese formulado 21 22. Proceso 96-IP-2007, marca: DISEÑO D. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ibíd..

(13) 13 válidamente con anterioridad a las demás.” 23 Este derecho de prioridad sólo se produce cuando la Oficina Nacional Competente ha admitido la solicitud la cual ha cumplido con todos los requisitos del artículo 138 de la Decisión 486. A u vez, la Decisión 486 en su artículo 154 establece que “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Lo cual quiere decir que “La legislación Comunitaria Andina ha consagrado como título para adquirir el derecho sobre una marca el denominado sistema atributivo…”. 24. Territorialidad: El principio de territorialidad es aquel que establece que la marca será protegida en el territorio o en la jurisdicción en que se proteja. En el caso de Colombia, cuando se registre una marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ésta marca será protegida en todo el territorio Colombiano a la vez que se concederá el derecho de oposición en caso de registro de una marca similar o idéntica en algún país de la Comunidad Andina, ello siempre que debido a dicho registro se pueda ocasionar un riesgo de confusión y consecuentemente un perjuicio al titular de la marca registrada. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo ha descrito así: “La regla general en derecho marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Ésta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.”. 25. Especialidad: Éste principio establece que no podrán registrarse dos signos iguales o similares para productos iguales o similares. A su vez, establece que la protección de una marca únicamente se circunscribe a los productos registrados en la clasificación Internacional de Niza. “El objetivo del principio de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.”. 23. 26. Proceso 178-IP-2004, marca VINIL-LATEX. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Opcit. Proceso 13-IP-97, marca: DARMALEX. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 25 Proceso 17-IP 98, marca: LA RUBIA. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Concepto No. 2067 de 2003. Superintendencia de Industria y Comercio. 26 Proceso 22-IP-2007, marca: 123.COM. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 24.

(14) 14 La aplicación del principio de especialidad se lleva a cabo a través de la prohibición de registro marcario contemplada en el literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de la siguiente manera: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un ries go de confusión o de asociación.”. En la última parte de dicho literal aparece un factor de gran importancia para éste trabajo; no se prohibirá únicamente el registro de marcas similares o iguales para productos comprendidos en la misma clasificación internacional sino que aún perteneciendo a clasificaciones diferentes, es decir, comprendiendo productos o servicios diferentes, no será registrable la marca cuando ésta pueda inducir al consumidor a confusión. El TJCA lo ha establecido de la siguiente manera: “…se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos 27. pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.”. 1.6. Alcance y Contenido del Derecho sobre la Marca:. El derecho sobre la marca tiene dos dimensiones a saber la positiva y la negativa.. La dimensión positiva se refiere a la disposición y el uso que puede hacer el titular de la marca sobre la misma. En virtud de ésta dimensión, el titular de la marca podrá publicitarla, comercializarla, fabricarla y distribuirla, entre otros. Sin embargo, “Tiene un alcance delimitado, en el sentido de que dicha facultad recae sobre el signo tal como fue registrado y para distinguir los productos o servicios amparados por registro, que es lo que se conoce como el principio de la especialidad.”. 27. 28. Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002 en Proceso 35-IP-2008, marca: ZANIDIP. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 28 Ibíd. Pág. 104..

(15) 15 La dimensión negativa, ius prohibendi, por su lado, hace referencia a la facultad del titular de la marca de prohibir el uso y la utilización de su marca por terceros no autorizados. Por ello, “…la ley prohíbe a terceros el uso de marcas confundibles con la registrada, es decir, la prohibición no sólo opera en relación con un signo idéntico al registrado, sino en relación con cualquier signo semejante que pueda inducir al público al error. También opera la prohibición cuando ese signo confundible se usa no sólo en relación con los mismo productos o servicios amparados por el registro, sino en relación con otros similares.”. 29. Por consiguiente, en virtud del ius prohibendi se le permite al titular de la marca prohibir a un tercero no titular de la misma fabricar, comercializar, utilizar, entre muchos otros, sus productos o servicios.. 1.7. Prohibiciones Absolutas y Relativas:. La Decisión 486 agrupa las causales de prohibición absoluta y relativa de registro de una marca en dos artículos diferentes. Las absolutas se encuentran en el artículo 135 y las relativas en el artículo 136. Para efectos del presente artículo académico, se llevará a cabo únicamente una breve nota explicativa. Sin embargo, más adelante, en el capitulo correspondiente, se llevará a cabo una profundización en el análisis del literal a del artículo 136 en la medida en que allí se encuentra desarrollado el principio de especialidad columna vertebral del presente trabajo.. Artículo 135: En éste artículo se hace referencia a las condiciones intrínsecas del signo, por lo tanto, de estar un signo incurso en alguna de dichas causales no cumplirá con la función de distintividad extrínseca de la marca, es decir, no será apta para distinguir productos y servicios en el mercado. Ello en la medida en que a través de dichas causales el interés público; el del consumidor. De estar un signo incurso en alguna de las causales 30. establecidas por éste artículo, habrá lugar a una nulidad absoluta.. 29. Ibíd.. Opcit. METKE MÉNDEZ, Ricardo. “Lecciones de Propiedad Industrial”, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda, BAKER Y MKENZIE 2001. Pág. 84.. 30.

(16) 16 Artículo 136: Las causales de irregistrabilidad relativa que contempla éste artículo, por su parte, hacen referencia a las condiciones de distintividad extrínsecas del signo, es decir, a la posible confusión que dicho signo como marca pueda provocar respecto de productos y servicios ya existentes en el mercado, y hacen referencia a aquellos derechos de terceros que podrían resultar infringidos por el registro de la marca lo cual hace alusión a intereses particulares. De estar un signo incurso en alguna de las causales establecidas por éste artículo, habrá lugar a una nulidad relativa.. 31. El presente artículo académico desarrollará especialmente el literal a de dicho artículo por cuanto allí se encuentra inmerso especialmente el principio de especialidad el cual, como ya se dijo anteriormente, es la columna vertebral del presente trabajo.. El literal a del artículo 136 establece que no estarán sujetos a registro como marcas aquellos signos que “sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” (subrayado por fuera del texto).. Del texto de la anterior norma se debe destacar el elemento de la confundibilidad pues es allí precisamente donde se fija el debate entre el principio de la especialidad y su desnaturalización (marcas notorias, acuerdos de coexistencia, marcas engañosas, entre otros), tema éste que será tratado más adelante. Por el momento, es conveniente dedicar un espacio para delimitar y desarrollar la confundibilidad marcaria ya que a partir de allí será posible avanzar hacia debate mencionado.. 1.8. Confundibilidad Marcaria:. La confundibilidad marcaria trata uno de los derechos más importantes, si no el más importante, del derecho marcario el cual es el derecho del consumidor. Dicho criterio de confundibilidad existe en la medida en que es a través de éste que se determina si un signo puede o no constituirse en marca dependiendo de que tan alto sea el ries go de. 31. Ibíd..

(17) 17 confusión para el público respecto de una marca ya registrada y la que se pretende registrar.. Ahora bien, “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.”. 32. Por ello, la confundibilidad es la piedra angular de la distintividad; un signo será distintivo sí y sólo sí no representa ningún ries go de confusión para el público consumidor. Es por ello que tanto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como la Superintendencia de Industria y Comercio y el Consejo de Estado (ambos éstos argumentando sus motivaciones en lo establecido por el TCJA) han dedicado gran parte de sus pronunciamientos al desarrollo de dicho criterio.. 1.8.1. Concepto:. El Tribunal de Justicia de la comunidad Andina ha determinado que “Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se 33. trate.”. Ahora bien, de existir confusión entre el signo que se pretende registrar y una marca ya registrada, se incurrirá en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a de la Decisión 486 citado anteriormente. De la redacción de dicho artículo se desprende que “…la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que. 32 33. Proceso 46-IP-2000, marca: CAMPO VERDE. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 181-IP-2005, marca: KIDS TINNA. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina..

(18) 18 se configure aquella prohibición.” 34 Así como que la prohibición allí contenida “…se refiere a productos o servicios en los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, lo que implica que no es necesario que se hallen dentro de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, sino que entre los productos puedan existir similitud 35. o conexión competitiva...”. 1.8.2. Confusión Directa e Indirecta:. Según lo anterior, “La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.”. 36. De acuerdo con dicho criterio de confusión directa e indirecta, “…los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y 37. también semejanza entre éstos.”. “En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.”. 38. 1.8.3. Determinación de la confundibilidad:. 34 35 36 37 38. Ibíd. Proceso 60-IP-2000, marca: MAXVALL. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2006, marca: KINDER. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ibíd. Ibíd..

(19) 19 El precepto de la confundibilidad se puede analizar de dos formas, la identidad entre signos y productos y servicios o la semejanza entre éstos y aquellos. Por consiguiente, el análisis de confundibilidad se hace de manera diferente para cada uno.. “El Tribunal ha indicado que el supuesto específico de identidad “…descarta toda regla para establecer una comparación diferenciada entre los signos (Proceso 17-IP-96), pudiéndose establecer directa identidad prima facie con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto” (Sentencia dictada en el expediente No. 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998 caso “HERM ES”)”. 39. Por otro lado, el TJCA ha establecido que “De haber semejanza, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquellos se hallen previstos de un elemento dotado de tal amplitud distintiva que, por esa razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración”. 40. En definitiva, “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso 41. se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.”. Ahora bien, “Los campos o aspectos en los cuales puede producirse confusión son el visual, el auditivo y el ideológico, que implican similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales.”. 42. todo ello refiriéndose a la confundibilidad del signo en sí mismo y no a. la identidad o similitud entre los productos o servicios.. Del mismo modo, “En lo que concierne a la verificación de la existencia del vínculo de semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de aquéllos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los 39 40 41 42. Proceso 135-IP-2004, marca: TIERNITOS. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ibíd. Proceso 18-IP-98, marca: US TOP. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 61-IP-2001, marca: FRUGOS. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina..

(20) 20 criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos a que se refieren los signos. A propósito del juicio sobre la semejanza entre dichos productos, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por 43. sí solo, para la consecución del citado propósito.”. Consecuentemente, “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.”. 44. 1.8.3.1. Conexión Competitiva:. La Conexión competitiva se predica respecto de la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator, lo canales de comercialización, los medios de publicidad, la vinculación entre los productos, el uso conjunto o complementario de los productos, sus partes y accesorios, el género de los mismos, la finalidad de éstos así como su intercambiabilidad.. 43. Opcit. Proceso 13-IP-2006, marca: KINDER. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. BERCOVITZ, Alberto,“Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475 en Proceso 13-IP-2006, marca: KINDER. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.. 44.

(21) 21 CAPÍTULO II EL PRINCIPIO DE ES PECIALID AD EN EL D ERECHO MARC ARIO:. En el capítulo anterior quedó delimitado el concepto del principio de especialidad. Se determinó cual es su función, qué derechos protege y qué causales de irregistrabilidad prevé.. Pues bien, antes de entrar a delimitar la desnaturalización de dicho principio así como los problemas de registrabilidad, cancelación y nulidad que ésta, junto con el pobre desarrollo del mismo, traen consigo, es preciso delimitar el campo de aplicación sobre el que se va a desarrollar los temas correspondientes.. El presente capítulo se fundamenta sobre la base de que “…el registro y protección de la marca deben estar circunscritos a productos o servicios determinados y no a todo el enunciado de una clase…”. 45. Ello en la medida en que al no existir una regulación. rigurosa respecto de la delimitación de los productos o servicios a la hora de solicitar el registro, las marcas se conceden sobre una clase de la clasificación internacional de Niza mas no sobre uno o unos de los productos contenidos en dicha clase. Por consiguiente, los productos sobre los que se concedió la marca pero no se usan, recaerán acciones de cancelación, las marcas registradas para productos similares conllevarán acciones de nulidad y en ambos escenarios se presentarán oposiciones al registro lo cual tiene como consecuencia retrasos y congestión ante la SIC.. Por consiguiente, en adelante se desarrollará la aplicación del principio de especialidad y su consecuente problemática.. 2.1. Escenarios de desarrollo del principio de especialidad:. 2.1.1. Acuerdos de Coexistencia:. 45. Opcit. METKE MÉNDEZ, Ricardo. “Lecciones de Propiedad Industrial”, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda, BAKER Y MKENZIE 2001. Pág. 80..

(22) 22 El artículo 159 de la Decisión 486 establece que “Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País M iembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.” (Subrayado por fuera del texto). Al respecto, el TJCA “…ha realizado una diferenciación de las dos clases de coexistencia marcaria encontradas en el Ordenamiento comunitario Andino: Una de ellas la coexistencia de derecho, que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos o servicios, a menos que se de la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas entre sus titulares, en los que necesariamente se deberán adoptar las previsiones conducentes a evitar confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. El otro tipo de coexistencia es la llamada coexistencia de hecho porque no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y porque no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica.”. 46. Respecto de la coexistencia de hecho, el TJCA ha establecido que ésta “…surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado…”. 47. Por lo tanto, “Se. trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios ... La 46 47. Proceso 140-IP-2004, marca: GENERAL. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 79-IP-2003, marca: STARBUCKS COFFE. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina..

(23) 23 coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.”. 48. Ahora bien, respecto de la coexistencia de derecho el TJCA se ha pronunciado estableciendo que los acuerdos de coexistencia son aquellos mediante los cuales “se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el ries go de confusión derivado de la identidad o semejanza.”. 49. La segunda parte del artículo 159 de la Decisión 486 establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate. Pues bien, “En este caso para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.”. 50. Ahora bien, teniendo en cuenta que los acuerdos de coexistencia son propios del interés particular, son de naturaleza privada, y que en el derecho marcario el principio de especialidad pretende prohibir el registro de signos confundibles para así proteger el interés público (el del consumidor), es evidente que cuando dichos acuerdos de coexistencia no logren, aún cumpliendo con todos los requisitos, eliminar el ries go de confusión, no se podrán tener en cuenta y se deberá denegar el registro de la marca. Es. 48 49 50. Proceso 15-IP-2003, marca: TMOBIL. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 104-IP-2003, marca HARINA FLOR. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 140-IP-2004, marca: GENERAL. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina..

(24) 24 por ello que el TJCA ha establecido que “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”. 51. A ese respecto a establecido la Superintendencia de Industria y Comercio que “…el acuerdo surge cuando las partes advierten aplicable el artículo 136 literal a y pactan obligaciones que incidan en la determinación de la Oficina en no aplicar la causal. Las cláusulas del acuerdo giran en torno al registro de la marca y al uso, ya sea con restricciones en relación con el territorio, productos o presentación de los mismos. Dichos 52. acuerdos tienen efecto inter partes y por lo mismo no son oponibles a terceros.”. Por. ello, “…la Oficina aplicará la causal del 136 literal a, sin importar lo que hayan pactado las partes; entendemos que prima el interés general del consumidos a no confundirse, sobre el de las partes involucradas.”. De la misma manera lo ha expresado el Consejo de Estado al establecer que “No puede perderse de vista que el objeto de la legislación marcaria es asegurar la protección del público consumidor y, en tal virtud, en todos los casos el Estado es quien dictamina sobre la confundibilidad del signo solicitado en registro tras confrontarlo con otras marcas registradas, y que con ese fin la legislación comunitaria andina instituye la prohibición de registrar marcas confundibles, precisamente para que en aras de la supremacía del interés general, pueda impedirse su coexistencia. De allí que en orden a la eficacia del orden jurídico resulta irrelevante que sus destinatarios consientan o no en sus dictados.”. 53. Ahora bien, en estricta relación con el principio de especialidad, es posible afirmar que los acuerdos de coexistencia no rompen, bajo ninguna circunstancia, con dicho principio puesto que aún en los eventos en que se concede el registro de una marca por existir un previo acuerdo de coexistencia entre la marca que se solicita para registro y una ya registrada y entre las cuales exista ries go de confusión en relación con los productos o servicios que distingue cada uno, dicho acuerdo de coexistencia tiene que contener la fórmula para evitar el ries go de confusión, pues de existir, siquiera en la más mínima 51. Proceso 89-IP-2005, caso: ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 52 Resolución No. 32680. Superintendencia de Industria y Comercio. 53 CONSEJO DE ESTADO. Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Camilo Arciniegas Andrade. Sentencia de 28 de abril de 2005..

(25) 25 proporción, se denegaría el registro. Es por ello, que aquí prevalece el interés del consumidor y no del empresario.. En Colombia son muy pocas las marcas registradas por existir acuerdo de coexistencia entre éstas y sus idénticas o similares pues a la hora de solicitar el registro no se individualiza suficientemente los productos o servicios que comprende el registro. De llevarse a cabo dicha individualización, sería mucho más factible que a la hora de suscribir un acuerdo de coexistencia éste tuviese plena validez pues a productos diferentes, aún cuando similares, menor riesgo de confusión y mayor facilidad para evitarlo.. 2.1.2. Marcas Notorias:. El artículo 224 de la Decisión 486 establece que “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País M iembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”. El TJCA establece por su parte que “La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.”. 54. Lo cual quiere decir que “La marca notoria es la que goza de difusión, es. decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a 55 convertirse en notoria.” Sin embargo, dicha notoriedad no se condiciona a que la marca. goce de gran difusión entre la generalidad del público sino que la gran difusión se 56. circunscribe a los consumidores o compradores de la clase de productos de que trate.. 54 55 56. Proceso 141-IP-2006, marca: ESKPE. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 114-IP-2003. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Resolución No. 20942. Superintendencia de Industria y Comercio..

(26) 26 Ahora bien, la notoriedad de una marca no se presume y en contraposición debe ser probada por quien la alega. En palabras del TJCA “…la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse (…) la carga de la prueba corresponde al titular de la marca pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes (…) La calificación de marca notoria (…) debe serlo por Resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias…”. 57. Respecto de la prueba de la notoriedad de una marca, el artículo 228 de la Decisión 486 enumera algunos de los factores tomados en consideración a la hora de probar dicha notoriedad tales como el valor contable de la marca, la duración y extensión geográfica de su utilización, el grado de conocimiento entre los consumidores del sector pertinente, entre otros. Sin embargo, dichos factores no son taxativos, por el contrario en Colombia se acepta cualquier medio probatorio que pueda demostrar la notoriedad que se alega.. Pues bien, teniendo en cuenta que la notoriedad de una marca es un estatus mayor que por reconocimiento judicial se le otorga a una marca determinada, es preciso pasar a analizar cómo se valora su confundibilidad con otras marcas así como de qué manera funciona en relación con el principio de territorialidad y, especialmente, con el principio de especialidad.. El análisis de confundibilidad entre una marca notoria y un signo solicitado para registro es mucho más riguroso que aquel que se lleva a cabo entre marcas comunes puesto que no sólo se examina el ries go de confusión sino que también se tiene en cuenta el ries go de asociación y dilución. Así lo establece el artículo 136 literal h) al consagrar como causal de irregistrabilidad la “…reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un ries go de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio. 57. Proceso 60-IP-2001, marca: FINES. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina..

(27) 27 del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” (Subrayado por fuera del texto). La Superintendencia de Industria y Comercio así lo ha considerado al pronunciarse en el sentido de que “La protección que se otorga a la marca notoria es más amplia que la que se otorga a la marca común, ya sea en el ámbito territorial y en el ámbito de la especialidad, ya que sobre el primer punto la marca notoria no se limita al país que se haya conferido el registro (…) Sobre el ámbito de la especialidad en la maca notoria, no se exige que los productos protegidos sean idénticos o similares, sino que se abarca también a todo el universo de bienes y servicios, con lo cual el análisis de confundibilidad se concreta únicamente a los signos, esto es constatando que no se esté en presencia de una reproducción, imitación, traducción o trascripción de la marca 58 notoria.” (Subrayado por fuera del texto). De la misma manera se expresa el Consejo de Estado al establecer que “…el derecho comunitario protege de un modo especial las marcas notoriamente conocidas, impidiendo que signos similares puedan ser registrados, cuando la similitud sea de tal grado que genere riesgo de confusión, independientemente de la clase de productos de que se 59 trate.” Considera dicha Corporación que “…una marca no es notoria desde su aparición. en el mercado, sino que esa condición constituye un status superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distinguen, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores; que esa notoriedad se construye a través del esfuerzo (…) por lo cual requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno.”. 60. Ahora bien, la marca notoria rompe con el principio de territorialidad en la medida en que “…a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países M iembros para que goce de especial protección.”. 58. 61. Resolución No. 44897. Superintendencia de Industria y Comercio. CONSEJO DE ESTADO. Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Camilo Arciniegas Andrade. Sentencia del 16 de agosto de 2001. 60 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Rafael E. Ostau de LaFont Pianeta. Sentencia de del 3 de marzo de 2005. 61 Proceso 05-IP-2008, marca: INDECO. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 59.

(28) 28 Respecto del principio de especialidad, el TJCA así como la SIC y el Consejo de Estado, afirman que la marca notoria es la excepción a dicho principio. Ello en la medida en que aún cuando el principio de la especialidad es uno de los pilares más importantes para el derecho marcario al prever el ries go de confusión y evitar el registro de marcas iguales o similares tanto en sus productos o servicios como en el signo en sí mismo, la marca notoria requiere de una mayor. De no existir ese mayor status para la marca notoria, contrario a lo que se pensaría, se incurriría en ese ries go de confusión al cual el empresario le teme tanto. Por consiguiente, en éste evento, hay que romper la regla general, cual es el principio de especialidad, para proteger los presupuestos que ésta contiene, la confundibilidad, es decir que de no tomarse la notoriedad de una marca como la excepción al principio de la especialidad se terminaría por permitir lo que ésta protege, la confundibilidad marcaria.. Lo anterior lo establece el TJCA en las siguientes palabras: “Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis (…)El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerado de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.”. 62. En la medida en que la marca notoria se tiene como la única excepción al principio de la especialidad, ésta es tal vez también la única que proporciona un escenario seguro para el empresario Colombiano pues, teniendo en cuenta, como ya quedó establecido, que la legislación Colombiana no proporciona normas complementarias al registro marcario en lo relativo a la especificidad de los productos o servicios que comprende el registro, es aquí en el único escenario en el que la marca se vale por sí misma sin importar los productos o servicios que su registro comprende y, por lo tanto, es la posición más privilegiada a la hora de oponerse al registro de marcas similares o iguales así como de. 62. Proceso 157-IP-2007, marca: GLORIA CRECIMIENTO. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina..

(29) 29 marcas que pretendan aprovecharse de la posición económica y publicitaria favorable que ha obtenido el empresario titular de la marca notoria.. Ejemplo de lo anterior es el pronunciamiento del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera respecto de la acción de nulidad entablada por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIM ENTICIOS S.A., por medio de la cual argumentaba un riesgo de confusión de la marca registrada M EN´S FITNESS con su marca FINESSE notoriamente conocida. Al respecto la Sala considero que se “…prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independiente de la clase de producto, es decir, lo protege para cualquier clase de la Clasificación Internacional de Niza, aún distinta donde tiene su registro, considerando que si existe similitud con otra marca puede producir confusión.”. 63. Por lo cual declaró la nulidad de la resolución por. medio de la cual se concedía el registro de la marca M EN´S FITNESS y, con ello, la cancelación del registro de dicha marca.. Sin embargo, recientes pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio le han puesto matices a dicha posición radical que venía siento instaurada por la SIC y el Consejo de Estado a través de la cual la práctica general era negar cualquier registro marcario, o declarar su nulidad, que pudiese causar un ries go de confusión por coexistir con una marca notoriamente conocida similar o idéntica a aquella concedida por un registro posterior. Dichos matices hacen referencia al rompimiento progresivo del principio de la especialidad el cual establece que la notoriedad de una marca no siempre romperá el principio de la especialidad sino que ello dependerá del nivel de notoriedad reconocido a la marca por las pruebas aportadas así como de la conexión competitiva que exista entre la marca notoriamente conocida y la similar o idéntica solicitada para registro. Es decir que si la notoriedad de la marca se reconoce exclusivamente para aquellos productos o servicios que su registro comprende y, por lo tanto, su reconocimiento se encuentra exclusivamente en dicho sector competitivo, el rompimiento del principio de la especialidad únicamente ocurrirá en caso de que la marca similar o idéntica solicitada para registro comprenda productos similares o idénticos a aquellos comprendidos por la marca notoriamente conocida.. 63. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Marco Antonio Velilla Moreno. Sentencia del 27 de agosto de 2008..

(30) 30 Así lo ha determinado la Superintendencia de Industria y Comercio en el estudio de los casos de las marcas FAM ILIA y PREM IER.. En cunando oposición y subsiguiente recurso de reposición y de apelación presentados por la sociedad LLOREDA S.A., titular de la marca PREM IER (cuyo registro comprende productos de la clase 29) respecto del registro de la marca PREM IER CENTRO COM ERCIAL para distinguir productos de la clase 36 la SIC consideró que “Bajo la normatividad vigente se entiende que no en todos los eventos se rompe el principio de especialidad, ya que se requiere un elemento adicional y subjetivo que recae en el consumidor (basado en el nivel de conocimiento que éste tiene de la marca notoria) y consiste en la posibilidad de que a pesar de que los productos o servicios si bien no tengan relación directa, si causen en su uso que se genere ‘riesgo de confusión o asociación o que indiquen una conexión entre los productos y servicios.” En otras palabras, se requiere que exista una posibilidad lógica y real, en la que el consumidor luego de un razonamiento espontáneo y lógico crea que los productos o servicios en cuestión, podrían ser producidos o comercializados por el titular de la marca notoria, lo 64. que depende en gran medida del nivel de conocimiento que se haya probado.”. Consecuentemente “, tratándose de una marca notoria el principio de la especialidad se romperá progresivamente y de acuerdo al conocimiento probado, de manera que solo cuando se alcance el estatus de marca renombrada, transbordando la órbita del sector pertinente, se rompa definitivamente con este principio frente a todas las clases de la Clasificación Internacional de Niza”. 65. Por lo tanto, concluyo que “…si bien, la marca. PREM IER de la sociedad LLOREDA SA., es una marca notoria, tal y como se le reconoció en la resolución recurrida, característica que le ha sido asignada según los criterios reiteradamente establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y como tal, dicha particularidad le ha sido otorgada por ser una marca plenamente reconocida en el mercado de los aceites y grasas comestibles; así pues tal como lo argumenta el recurrente de la marca solicitante, un usuario de la marca PREM IER no podría en ningún momento pensar que al entrar a un Centro Comercial de nombre PREM IER, lo relacione con la reconocida marca de aceites y grasas; aquí ,como lo dice la Jurisprudencia, siguiendo criterios menos flexibles que los que se harían para una marca renombrada o de notorio reconocimiento, es claro que el signo solicitado no podría 64 65. Resolución 4151 del 30 de enero de 2009. Superintendencia de Industria y Comercio. Ibíd..