Lima, 9 de noviembre de 2016
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
PROCESO 184-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente interno del Consultante: 2011-00345.
Referencia: Patente de invención para “O- CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS”... ... 2 PROCESO 203-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante:
2009-00626. Referencia: Marcas involucradas FIBRA MAX (denominativa) y MAX (denominativa), COLOMBINA MAX (mixta) ... 16 PROCESO 215-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 08500- 2013-0-1801-JR-CA-24. Referencia: Marcas involucradas ELITE (denominativa) y las marcas ELITE MAXIMA SUAVIDAD (mixtas), ELITE (mixtas), ELITE MEGA ROLLO (mixta), ELITE RINDE (denominativa), ELITE MEGAROLLO (denominativa),
ELITE (denominativas) ... 30
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 09 de septiembre de 2016
Proceso 184-IP-2016
Asunto Interpretación Prejudicial
Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia
Expediente interno
del Consultante 2011-00345
Referencia Patente de invención para 110-CICLOPROPIL- CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS"
Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac
VISTOS
El Oficio 1556 del 2 de mayo de 2016, recibido vfa correo electrónico el 3 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00345; y,
El Auto del 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno:
Demandante : Syngenta Participations AG.
1
Demandado
2. Hechos relevantes:
Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia
2.1. Mediante escrito presentado el 3 de setiembre de 2004, ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia, Syngenta Participations AG. (en adelante, Syngenta) ingresó a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "0-CICLOPROPJL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS", que corresponde a la Solicitud Internacional PCT/1903/00687 del 21 de febrero de 20031.
2.2. Mediante Oficio 8146, la División de Nuevas Creaciones de la SIC realizó el examen de patentabilidad determinando que la solicitud carecla de nivel inventivo debido a que en registros anteriores está sugerido el uso de compuestos similares.
2.3. El 28 de octubre de 2008, Syngenta contestó las objeciones realizadas por la División de Nuevas Creaciones de la SIC e incluyó un nuevo capítulo reivindicatorio.
2.4. Mediante Oficio 140 notificado el 8 de enero de 2010, la División de Nuevas Creaciones de la SIC realizó un segundo examen de patentabilidad, en el cual no aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio modificado dado que introducía materia no divulgada en fa solicitud original, reiterando las objeciones realizadas en el Oficio 8146.
2.5. El 5 de abril de 201 O, Syngenta contestó las objeciones realizadas por la División de Nuevas Creaciones de la SIC.
2.6. Por Resolución 53760 del 30 de setiembre de 201 O, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió denegar la patente de invención titulada "0-CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS", toda vez que consideró que dicha invención carecía del requisito de nivel inventivo.
2.7. El 3 de noviembre de 2010, Syngenta interpuso recurso de reposición contra la Resolución 53760.
2.8. Por Resolución 17689 del 30 de marzo de 2011, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 53760.
Expediente administrativo PCT/04-086944.
2.9. Syngenta presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 53760 y 17680.
2.1 O. Mediante Auto del 13 de octubre de 2011, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda.
2.11. Mediante Auto del 21 de marzo de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial a este Tribunal.
3. Argumentos de la demanda de Syngenta:
3.1. La SIC no motivó técnicamente cómo la solicitud de privilegio de patente de invención deriva de manera evidente del estado de arte previo, sino que se limitó a afirmar que para un técnico medianamente versado en la técnica habría sido evidente hacer la investigación para determinar las posibles modificaciones, probarlas y así llegar a los compuestos de la solicitud.
3.2. En cuanto a los compuestos de la invención, estos constituyen un grupo muy especifico y reducido del estado de arte previo por lo que no es sugerida su efectividad en bajas concentraciones.
3.3. La SIC reconoció que algunos de los compuestos presentes en la invención tienen una actividad superior, pese a ello insiste en que la materia descrita es demasiado general sin tener en cuenta que la estructura química fundamental para obtener la mejora de la actividad fungicida no hace parte evidente del arte previo.
4. Argumentos de la contestación de la SIC:
4.1. La invención cuyo privilegio de patente fue denegado no tiene nivel inventivo porque deriva de manera evidente del estado de la técnica previo a la presentación de la solicitud.
4.2. La solicitud reclamaba el privilegio sobre más de cincuenta compuestos por lo que no cumplió con el requisito de concisión exigido en el Artículo 30 de la Decisión 486.
4.3. El análisis de patentabilidad tuvo como base dos documentos de patente del estado del arte. que pertenecen al mismo campo tecnológico de la invención denegada.
3
4.4. Si bien es cierto que los estudios técnicos presentados en el trámite administrativo muestran una diferencia cuantitativa, ello no es un adelanto en la técnica actual sino un efecto inesperado que no valida la inventiva.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2•
Procede la interpretación solicitada dado que la patente de invención solicitada fue denegada por no cumplir con el requisito de nivel inventivo.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
2. Nivel inventivo y estado de la técnica.
3. Invenciones de selección.
4. Proscripción del análisis tipo whindsight" o "ex post facto".
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial
1.1. En su demanda Syngenta ha sostenido que la SIC no motivó técnicamente cómo la solicitud de privilegio de patente de invención deriva de manera evidente del estado de arte previo, sino que se limitó a afirmar que para un técnico medianamente versado en la técnica habrla sido evidente hacer la investigación para determinar las posibles modificaciones, probarlas y asi llegar a los compuestos de la solicitud. Por su parte, la SIC ha señalado que La invención cuyo privilegio de patente fue denegado no tiene nivel inventivo porque deriva de manera evidente del estado de la técnica previo a la presentación de la solicitud.
1.2. El Articulo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son:
2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.·
"Articulo 14.· Los Palses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.·
Articulo 18.· Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del of,cio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.•
4
novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.
1.3. A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, el Tribunal de Justicia de
1.4.
1.5.
3
la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente:
"( ... ) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria. 3
Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica4; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioñdad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.
Respecto del nivel inventivo, la invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, que permita alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.
Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso Nº 21-IP-2000 del 21 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 631, del 10 de enero de 2001.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
"Articulo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier olro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40. •
5
1.6. Respecto del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios5.
2. Nivel inventivo y estado de la técnica
2.1. En relación al requisito de nivel inventivo, el Artículo 18 de la Decisión
2.2.
2.3.
2.4.
5
7
8
486 establece lo siguiente:
"Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."
Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si can los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 6
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en ta materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 7
Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criteriosª:
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 182-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 17.
lbldem, p.12.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015. p. 11
Cfr. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina. Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78.
Disponible en: http://www.comunidadandina.org/public/patenles.pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016).
- El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
- El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo.
- El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano.
- Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.
- En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.
2.5. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas:
(i) Identificación del estado de la técnica más cercano:
En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta:
¿ qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?
(ii) Identificación de las caracterfsticas técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad:
Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención.
7
(iii} Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano:
- Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente.
- En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.
"( . . . )
La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la caracterlstica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio considerarla de todos modos
( ... )''9.
- La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención.
- La invención debe ser considerada en su conjunto. Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. "... La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas caracterfsticas ... ".10
- " ... Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos
de manera independiente, será inventiva si existe un efecto
9 lbldem.
1
º
tbldem.inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ... ".11
- En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:
a) ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;
b) ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y c) ¿de prever el resultado?
Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.
2.6. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.
3. Invenciones de selección
3.1. En su demanda, Syngenta señala que la SIC reconoció que algunos de los compuestos presentes en la invención tienen una actividad superior, pese a ello insiste en que la materia descrita es demasiado general sin tener en cuenta que la estructura qulmica fundamental para obtener la mejora de la actividad fungicida no hace parte evidente del arte previo. En razón a ello, corresponde hacer énfasis en las invenciones de selección.
3.2. Las invenciones de selección están referidas a aquella materia que constituye una selección sobre algo ya conocido en el estado de la técnica12, en el cual sus caracterlsticas no se encuentran descritas expresamente.
3.3. En el mismo sentido, es importante tener en cuenta lo siguiente:
11 12
" . . . la Asociación Internacional para la Propiedad Intelectual (AIPPI) define
la invención de selección como una invención que es idéntica a la invención de la técnica anterior excepto por lo menos en un elemento
Ibídem.
Cfr. Dírectrices de Examen de Solícítudes de Patentes. Departamento de Patentes e lníormación Tecnológica. Oficina Espal'lola de Patentes y Marcas. Versión 1, Octubre 2006.
Disponible en:
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/POF/DirectricesExamenP atentes.pdf (Consulta: 01 de setiembre de 2016).
constituyente que es expresado como una especie, mientras que el elemento constituyente correspondiente en la invención de la técnica anterior es el género. Estas invenciones de selección pueden estar dadas por un compuesto quf mico o también pueden comprender incorporaciones especificas que son seleccionadas dentro de un rango más amplio de caracterfsticas numéricas y que reivindican un rango numérico limitado ... "13
3.4. Sobre el análisis de nivel inventivo en el caso de invenciones de selección, el Tribunal considera pertinente adoptar los criterios plasmados en el Manual Andino de Patentes, que respecto de este tema señala lo siguiente:
" . . . tienen nivel inventivo si todos los compuesto en el subgrupo presentan
un efecto o propiedad técnica no descrita en el arte anterior y que además es inesperada. Asimismo, es necesario que todos los compuestos que entran en la fórmula presenten nivel inventivo. Esto quiere decir que si el nivel inventivo se basa en un efecto técnico, todos los compuestos posibles que la fórmula Markush tienen que presentar nivel inventivo.
Por lo tanto. si el examinador puede demostrar que en una parte de la reivindicación no se presenta ese efecto (por ejemplo por el tipo de sustituyente que hace insoluble o tóxico el compuesto, porque el compuesto es inestable, etc.), entonces no habría nivel inventivo en todo el conjunto de compuestos de la fórmula Markush y el solicitado tendrf a que restringir a aquellos compuestos que si presentan actividad.
En el caso de productos intermedios, que se utilizan para la producción de compuestos inventivos y que no presentan por si mismos un nivel inventivo, se consideran inventivos si contribuyen estructuralmente al producto final inventivo, y esa contribución es responsable al menos de una de las caracterlsticas que diferencian el producto final del estado de la técnica. Si el intermedio es un compuesto que se utiliza en un proceso inventivo, su nivel inventivo se puede derivar de su contribución al proceso.
Las composiciones suelen presentar nivel inventivo por la presencia de un efecto sinérgico. El efecto que presentan es superior al que se podrla esperar si se sumaran los efectos o actividades de componentes tomados por separado ... ". 14
3.5. El Manual Andino de Patentes cita el siguiente ejemplo:
13 ARANA C. Maria del Carmen. Invenciones de Sefecc,ón: Concepto y patentabilidad en el Perú. En:
Anuario Andino de Derechos Intelectual, Ano VI, Nº 6, lima 2010. Disponible en:
http://www.anuanoandino.com/Anuarios/Anuario06/art08/ANUARI0%20ANDIN0%20ART08.pdf (Consulta: 01 de setiembre de 2016).
Cfr. Manual para el Examen de Solicitudes de Palentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina. Secretarla General de la Comunídad Andina, Organización Mundial de la Propiedad lnteleclual y Oficina Europea de Patenles. Segunda edición, editoríal Abya Yala, Quito. 2004. pp. 82 y 83.
Disponible en: http://www.comunidadandina.org/publiclpatentes.pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016).
10
.(. .. )
c) Invenciones de selección
Supongamos que un documento del estado de la técnica describe una serie de compuestos de formula general A-R, en la cual A es la parte mayor de la molécula y R es un grupo alquilo que tiene de 1 a 20 átomos de carbono. El solicitante ahora reivindica un grupo más reducido dentro de este grupo conocido, con R igual a 3-5 átomos de carbono.
Supongamos que este grupo específico no está explicitamente descrito en ningún antecedente del estado de la técnica, ni por nombre quf mico, o por su fórmula quf mica, o por sus caracterfsticas ffsico-quf micas, y que además los ejemplos están fuera del grupo reducido reivindicado (ej. C16- C17). Además, los miembros del grupo reducido reivindicado exhiben unos efectos técnicos sorprendentes no descritos en el estado de la técnica. En este caso, el grupo reducido reivindicado es nuevo (selección) y posee altura inventiva si el efecto técnico es sorprendente frente a las indicaciones del estado de la técnica"
3.6. La Oficina Europea de Patentes ha redactado sus propias Directrices para analizar las invenciones de selección, definiendo las selecciones que serán consideradas inventivas y no inventivas, de la siguiente manera:
"( ... ) Selecciones evidentes o no inventivas
i) La invención consiste simplemente en elegir entre un determinado número de alternativas igualmente apropiadas.
ii) La invención consiste en la elección de determinados... parámetros dentro de una gama limitada de posibilidades, y resulta claro que dichos parámetros podrfan ser determinados por pruebas de rutina o mediante métodos habituales de investigación.
iii) Es posible llegar a la invención mediante la simple extrapolación directa de la técnica conocida.
iv) La invención consiste simplemente en seleccionar determinados compuestos o composiciones químicas dentro de grupo extenso ... [en el que] ... los compuestos que resulten de dicha selección no se describen ni se presentan como compuestos con propiedades interesantes que no hubieran tenido los compuestos mencionados en el estado de la técnica, o . . . se los describe como compuestos con propiedades interesantes respecto de los compuestos indicados específicamente en el estado de la técnica, pero estas propiedades son tales que una persona capacitada en la técnica de que se trate esperar( a encontrar/as en dichos compuestos, y por lo tanto, es probable que él mismo se vea conducido a realizar dicha selección.
Selecciones no evidentes o inventivas
i) La invención consiste en seleccionar, dentro de un procedimiento, condiciones de operación particulares a una gama conocida ... , dicha selección tendrá resultados inesperados en la puesta en marcha del procedimiento o en las propiedades del producto obtenido.
ii) La invención consiste en seleccionar, dentro de un grupo extenso.
ciertos compuestos o combinaciones qulmicas... que presentan ventajas inesperadas (. .. )"'s
3.7. En consecuencia, para examinar el nivel inventivo en invenciones de selección, se deberá verificar que los compuestos en el subgrupo reivindicado presentan un efecto técnico sorprendente frente a los conocimientos existentes en el estado de la técnica.
4. Proscripción del análisis tipo "hindsight" o "ex post facto"
4.1. En el proceso interno, la SIC señaló que el análisis de patentabilidad tuvo como base dos documentos de patente del estado del arte que pertenecen al mismo campo tecnológico de la invención. En razón a ello, se procederá a desarrollar el tema de la proscripción del análisis tipo hindsight o ex post facto.
4.2. El Tribunal, en el Proceso 141-IP-2015 de 20 de julio de 2015, acogiendo el pronunciamiento adoptado en el Proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, ha considerado que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo:
15
El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendrla un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la Mmedia normar en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista Mobviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.
El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la Mficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existf a al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de Mhoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo.
EPO Examination Guidelines, Capitulo IV y analizadas en T Cook A User's Guide to Patents (Butterworth, Londres 2002) pág. 292. En: Gula sobre Patentes Fannacéuticas. Volumen 11.
Editado por Carlos M. Correa. Centro del Sur. Buenos Aires. Julio 2008.
4.3. En tal sentido, el análisis de tipo hindsight o ex post facto es uno de los inconvenientes que se plantea durante la evaluación de una solicitud de patentes, para determinar si esta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la materia es particularmente subjetivo16, siendo necesario que los conocimientos en el estado del arte que este posee sea determinado al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo.
4.4. En correlación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis retrotraído del nivel inventivo, que no resulte a posteriori; esto es, hindsight o ex post facto.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-00345, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.
MAGISTRADA
111 Cfr. Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO, por Zacary Quinlan, publicado en Fordham lnternational Law Journal (2014) Volume 37, lssue 6, Article 3. New York, pp. 1794-1795.
Disponible en http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2360&context=ilj. (Consulta:
18 de agosto de 2016).
13
Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO
De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notiffquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 09 de septiembre de 2016 Proceso
Asunto Consultante
Expediente interno del Consultante Referencia
Magistrado Ponente VISTOS
203-IP-2016
1 nterpretación Prejudicial
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia
2009-00626
Marcas involucradas FIBRA MAX (denominativa) y MAX (denominativa), COLOMBINA MAX (mixta)
Hugo Ramiro Gómez Apac
El Oficio 1786 del 06 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 1 O de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134, del Literal a) del Artículo 135
y
del Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00626;y,
El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno:
Demandante COLOMBINA S.A.
1
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Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia
Tercero interesado: SOCIÉTE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
2. Hechos relevantes:
2.1. El 23 de diciembre de 2005, SOCIÉTE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (en adelante, NESTLÉ) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca FIBRA MAX (denominativa)1 para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2
2.2. COLOMBINA S.A. (en adelante, COLOMBINA) presentó oposición3 contra la solicitud de registro en base a sus marcas:
2
3 4 5
a) MAX (denominativa): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 85858, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.4
b) COLOMBINA MAX (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 198867, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5
c) COLOMBINA MAX (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 285052, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.6
Expediente administrativo 05-129663.
Clase 30: Cereales para el desayuno, hojuelas de maíz, cereales listos para comer; preparaciones de cereales.
No se verifica la fecha de presentación de la referida oposición.
Clase 30: Dulces y chocolates.
Cabe indicar que al momento de realizar el examen de registrabilidad del signo FIBRA MAX, la marca registrada con Certificado 198867 se encontraba caduca, por lo que no fue tomada en consideración al realizar dicho examen.
2
2.3. Por Resolución 21364 del 23 de diciembre de 2005, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC declaró infundada la oposición formulada y denegó el registro de la marca FIBRA MAX (denominativa), considerando lo siguiente:
a) El signo FIBRA MAX (denominativo) carece de distintividad al ser considerado descriptivo de los productos que pretende distinguir.
b) Al ser descriptivos los términos que conforman al signo solicitado, no puede existir reivindicación de exclusividad, por lo que los argumentos de la oposición pierden sustento.
2.4. NESTLÉ y COLOMBINA interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 21364.
2.5. Por Resolución 29862 del 18 de junio de 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 21364.
2.6. Por Resolución 38175 del 29 de julio de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto en el siguiente sentido:
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a) Revocó el artículo segundo de la decisión contenida en la Resolución 21364, y en consecuencia concedió el registro de la marca FIBRA MAX (denominativa) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
b) Confirmó en los otros extremos la decisión contenida en la Resolución antes señalada.
Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confiterla, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. Certificado 285052.
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2.7. COLOMBINA presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas.
2.8. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC y a NESTLÉ.
3. Argumentos de la demanda de COLOMBINA:
3.1. La marca FIBRA MAX en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza reproduce totalmente las marcas registradas por COLOMBINA razón por la cual es irregistrable.
3.2. La marca FIBRA MAX es irregistrable por carecer de distintividad en su conjunto.
3.3. Es titular de diversas marcas y solicitudes de registros de marcas que contienen la denominación MAX.
3.4. Las marcas MAX de COLOMBINA y la marca FIBRA MAX presentan semejanzas en los aspectos ortográficos, fonéticos y gráficos.
3.5. Los elementos predominantes a analizar entre las marcas enfrentadas son los gramaticales, fonéticos, conceptuales y visuales.
3.6. Que el término FIBRA es un elemento descriptivo de los productos que distingue la marca FIBRA MAX, y el término MAX reproduce totalmente su marca MAX registrada.
3. 7. Que la SIC está contribuyendo a la dilución o vulgarización de sus marcas previamente registradas al señalar que el término MAX es evocativo de la idea de MÁXIMO o bien podría tratarse del nombre de un personaje.
4. Argumentos de la contestación de la SIC:
No obra en el expediente la contestación de la SIC.
5. Argumentos del tercero interesado, NESTLÉ:
No obra en el expediente la contestación de NESTLÉ.
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B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
1. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134, del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.7
2. No procede la interpretación del Articulo 134, debido a que los requisitos para constituir una marca a los que se refiere la norma citada no son materia de la controversia. Tampoco procede la interpretación del Artículo 154, en la medida que no se discute quien posee el derecho del uso exclusivo de una marca.
3. Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la norma citada, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con marcas registradas.
4. De oficio se interpretará el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 4868 debido a que los argumentos de la demanda se refieren al carácter no distintivo del signo solicitado.
7 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-
"Artlculo 134.-A efectos de este régímen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o seÑicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, simbo/as, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c) las sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado par una fonna, o una combinación de colores;
f) la fonna de las productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de las signos o medios indicados en los apartados anteriores.�
"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellas signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
, ... r
"Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una mama se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. lt
8 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.
"Art/culo 135.-No podrán registrarse como marcas los signos que:
(... )
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valar. la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracterlsticas o infonnaciones de /os productos o de los servicios
5
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple.
3. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.
4. La irregistrabilidad de signos descriptivos.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos
1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca FIBRA MAX (denominativa) y las marcas MAX (denominativa), COLOMBINA MAX (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:
"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(
...
)"1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.9
9
para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( .. .r
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-lP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
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a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado.
crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.
1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.
1.5. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:10
10
a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
e) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
Ibídem.
7
d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:11
1.7.
2.
2.1.
11 12
a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple
Como la controversia radica en la presunta confusión entre la marca FIBRA MAX (denominativa) y la marca MAX {denominativa), es necesario compararlos teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual12•
lbldem.
Ver Interpretaciones Prejudicíales recaidas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
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2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.13
2.3. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado, con o sin el acompañamiento de un gráfico.14
2.4. Al realizar la comparación entre marcas denominativas, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 15
a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
13 lbldem.
14 lbldem.
15 lbldem.
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2.5. En este caso, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto y en el otro es simple, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:16
2.6.
t6
a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.
b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.
e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir o no entre las marcas FIBRA MAX (denominativa) y MAX (denominativa). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se
lbldem.
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