Coincidencia en un elemento no distintivo

Si los signos coinciden exclusivamente en un elemento descriptivo o, de cualquier otra forma, no distintivo de los productos y servicios correspondientes en todas las partes del territorio en cuestión y contienen otro elemento o elementos distintivos capaces de diferenciar dichos signos, estos se pueden considerar diferentes.

Consecuentemente, han de cumplirse dos condiciones para constatar la disimilitud en este contexto:

 El elemento coincidente debe ser no distintivo (si el elemento coincidente tiene algún carácter distintivo, por escaso que sea, los signos no pueden ser considerados diferentes);

Por ello, dos signos pueden ser diferentes para la mayor parte de productos y servicios, pero no para otros. Si en una parte del territorio en cuestión el elemento de coincidencia no se considera descriptivo o no distintivo, por ejemplo en los casos en los que no se entiende un término, los signos no se pueden considerar diferentes. Los siguientes ejemplos inventados ilustran casos en los que la coincidencia de un elemento no puede dar lugar a similitud porque ese elemento es no distintivo y los otros elementos, claramente diferentes, permiten al público diferenciar suficientemente entre las marcas:

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HOTEL FRANCISCO HOTEL ZENITH

Productos y servicios: suministro de alojamiento Territorio: Unión Europea

CASA ENRIQUE CASA RACHEL

Productos y servicios: suministro de servicios de restauración

Territorio: España (donde «casa» significa también «bar» o «restaurante»)

MARKET.COM FITNESS.COM

Productos y servicios: servicios de telecomunicaciones Territorio: Unión Europea

Ejemplos de la jurisprudencia:

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CARBON CAPITAL MARKETS T-563/08 (apartados 39-61)

Productos y servicios: clase 36

Territorio: Unión Europea (se considera que el público destinatario está familiarizado con la terminología

financiera básica en inglés)

Apreciación: el elemento común «capital markets» describe directamente los servicios.

Según las reglas establecidas al principio, a pesar de la falta de carácter distintivo de los elementos comunes, no resultaría apropiado determinar una falta de similitud cuando:

 la combinación específica de los elementos confiere a estos signos su carácter distintivo (es decir, la combinación estaría protegida);

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T-60/11

P y S: Clases 30, 31, 42 Territorio: UE

Apreciación: Existe cierta similitud entre las marcas. La marca anterior consta de dos elementos no

distintivos para los productos en cuestión –la imagen de trigo (descriptiva para productos de panadería) y el elemento verbal laudatorio «PREMIUM». La combinación de estos elementos es arbitraria (a diferencia de en la frase «mercados de capitales» en el ejemplo anterior, que es una expresión consagrada). La coincidencia entre las marcas no se limita por tanto a los elementos no distintivos sino que se extiende a su combinación particular.

 el elemento que ha de distinguir los signos se considera i) un detalle figurativo insignificante o ii) no distintivo por cualquier otra razón;

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iHotel

T-277/11

Productos y servicios: Clase 43 y otros relacionados con los servicios de viaje y hostelería Territorio: UE

Estimación: las diferencias visuales entre las marcas (p.ej., el fondo naranja) no distraen del elemento

común, las marcas son visualmente muy similares (apartados 85, 87); existe una identidad fonética y conceptual (apartados 89, 93).

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waterPerfect AquaPerfect T-123/14 (paras 39-61)

Productos y servicios: Clase 7 Territorio: Unión Europea:

Apreciación: mientras que el elemento «Perfect» tiene un carácter laudatorio, subsiste el hecho de que ninguno de los demás elementos que configuran los mismos signos puede considerarse con gran carácter distintivo o ser dominante. Los elementos «aqua» y «water» también tienen un débil carácter distintivo porque el público destinatario los percibirá en el sentido de «agua» y los productos cubiertos consisten, de uno u otro modo, agua (apartado 42).

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POST TPG POST T-102/14

Productos y servicios: Clase 39 y otras relacionadas con productos postales Territorio: Alemania, UE

Apreciación: aunque el elemento «post» como tal no es distintivo para los servicios postales, corresponde a la marca anterior, que debió atribuirse con un mínimo grado de carácter distintivo (apartado 43)

 la totalidad de los elementos no distintivos que constituyen (conforman en exclusiva) el signo están incluidos en el otro signo.

En resumen, la emisión del veredicto «diferente en general» por una coincidencia exclusivamente de elementos no distintivos deberá limitarse a casos evidentes en los que el otro elemento sirva para distinguir dichos signos.

En los casos menos evidentes deberá atribuirse un bajo carácter distintivo a las marcas. Entonces comenzará el examen y los casos se resolverán en la fase de la apreciación global (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, Apreciación global, punto 6, «Efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil sobre el riesgo de confusión», punto 6.2, «Componentes comunes carentes de carácter distintivo»).

Hay que tener en cuenta que la constatación de la falta de similitud en el contexto del artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del RMUE también es vinculante para otros motivos de denegación en los que se base la oposición. Se aplica especialmente al artículo 8, apartado 5, del RMUE, con el resultado de que si las marcas se consideran diferentes, se excluye la protección por este motivo (véase las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas de renombre (artículo 8, apartado 5, del RMUE), punto 3.2, Similitud de los signos.