Estado de la República de Colombia Expediente Interno Nº 2009-00178 Actor: MAKRO COMPUTO S.A Marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A (mixta).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI DAD ANDINA,
C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en nin- guna de las causales de irregis- trabilidad señaladas en los artícu- los 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad An- dina. La distintividad del signo pre- supone su perceptibilidad por cual- quiera de los sentidos.
SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las re- glas establecidas en la presente providencia.
Se debe tener en cuenta, que bas- ta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación pa-
ra que opere la prohibición de re- gistro.
TERCERO: La corte consultante debe estable- cer el riesgo de confusión y/o aso- ciación que pudiera existir entre el signo mixto MKC MAKRO COM- PUTO S.A., y los mixtos MIKRO, MIK TECH y MAKRO, aplicando los criterios adoptados en la pre- sente providencia.
CUARTO: La corte consultante debe determi- nar si las palabras COMPUTO y S.A. son de uso común o genéri- cas en la clase 9 de la Clasifica- ción Internacional de Niza, así como en clases conexas competitiva- mente, de conformidad con lo ex- presado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la pala- bra de uso común o genérica. QUINTO: La corte consultante deberá deter-
minar si la palabra MAKRO esta- blece una familia de marcas o si se trata de un elemento de uso co- mún, para así determinar el riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.
SEXTO: La corte consultante deberá com- parar los signos enfrentados, de- terminando la condición de fanta- sía del signo opositor, para así es- tablecer el posible grado de confu- sión en el mercado.
SÈPTIMO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características: • Para que un signo se considere
como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, enten- diendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.
Debe haber ganado dicha noto- riedad, en cualquiera de los Paí- ses Miembros.
Que haya obtenido dicha noto- riedad por cualquier medio. La Decisión 486 establece una pro- tección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que im- plica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territo- rialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, aso- ciación, dilución y del uso parasita- rio, de conformidad con lo expresa- do en la presente Interpretación Prejudicial.
El riesgo de confusión es la posibi- lidad de que el consumidor al ad- quirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión direc- ta), o que piense que dicho produc- to tiene un origen empresarial dife- rente al que realmente posee (con- fusión indirecta). Es muy importan- te tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conoci- do se puede dar, tal y como lo es- tablece la norma, por la reproduc- ción, imitación, traducción, trans- literación o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamen- te conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los crite- rios establecidos en los literales B) y C) de la presente providencia. El riesgo de dilución, es la posibili- dad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el de- bilitamiento de la altísima capaci- dad distintiva que el signo noto- riamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente co- nocido.
Alegada la notoriedad de una mar- ca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal cir- cunstancia, corresponde a quien la
alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otor- garlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autori- dad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. OCTAVO: El Tribunal advierte que el análisis
sobre vinculación competitiva sólo se debe realizar si no se prueba la notoriedad de la marca mixta MAKRO, ya que dicha clase de marcas se protege más allá del prin- cipio de especialidad.
Como los signos en conflicto am- paran productos y servicios de cla- ses diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en conse- cuencia, analice el grado de vincu- lación o relación competitiva de los servicios y productos que ampa- ran los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda esta- blecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformi- dad con los criterios plasmados en la presente providencia.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni- dad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2009- 00178, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las pres- cripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante co- pia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publi- cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE
Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de mayo del año dos mil trece.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a los artículos 135 lite- rales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2009-00531.
El auto de 17 de abril de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la refe- rida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos con- templados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, com- plementados con los documentos incluidos en anexos.
a) Partes en el proceso interno.
Demandante: sociedad LABORATORIOS BEST S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: sociedad NEVOX FARMA S.A.
b) Hechos.
1. El 9 de junio de 2008, la sociedad NEVOX FARMA S.A. solicitó, ante la División de Sig- nos Distintivos de la Superintendencia de In- dustria y Comercio, el registro como marca del signo ESOZOL (denominativo), para dis- tinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la
Gaceta de Propiedad Industrial Nº 594 de 31 de julio de 2008. Contra dicha solicitud pre- sentaron oposiciones la sociedad LABORA- TORIOS BEST S.A. sobre la base de sus mar- cas ESOMEZOL, OMEOL LYO y OMEOLINA (denominativas) registradas para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y, la sociedad GALE- NO QUÍMICA S.A., sobre la base de su mar- ca ESOZ (denominativa) registrada a su favor para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. Por Resolución Nº 57469 de 31 de diciembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones presen- tadas y concedió el registro como marca del