MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO (“ICE BREWING”) MARCAS DE FANTASÍA.

En el presente caso, el signo solicitado “ICE BREWING” (denominativo) está compuesto por palabras en idioma inglés, por lo que este Tribu- nal considera pertinente tocar el tema de las palabras en idioma extranjero.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe conside- rarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denomina- ción de que se trate.

A juicio del Tribunal, “Las denominaciones de

fantasía (...) implican la creación de un voca- blo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía goza- rá generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o capricho- sas por ser elaboración del ingenio propio de

sus titulares carecen de connotación concep- tual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta” (Proceso

16-IP-98, caso “SAL TIN etiqueta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 398, de 22 de diciembre de 1998).

A contrario, la denominación en idioma extran-

jero no será registrable si el significado concep- tual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público con- sumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o des- criptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “No pueden ser registra- das expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son com- prensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su simili- tud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (...)”. (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69- IP-2001, caso “Ol, YMPUS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 759, de 6 de febrero de 2002). 5. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS GENÉRICAS, DESCRIPTIVAS Y DE USO CO- MÚN.

En el presente caso, la sociedad actora ANHEU- SER-BUSCH, INCORPORATED menciona que ICE BREWING es una expresión genérica y descriptiva de uso común, toda vez que la pala- bra ICE es conocida en el mercado internacio- nal como el método de fermentación de la cerve- za a través de la formación de cristales, y la palabra BREW se encuentra definida como ne- gocio de preparar o hacer cerveza. Por lo tanto, ICE BREWED es la forma de hacer cerveza o fermentación, mediante la formación de crista- les, y representa un término genérico y descrip- tivo. En consecuencia, el Tribunal considera pertinente tocar el tema de los signos conforma- dos por palabras genéricas, descriptivas y de uso común.

Al conformar una marca su creador puede valer- se de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que

individualmente consideradas pueden estimar- se como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes característi- cas y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, va- lor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedo- so cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los sig- nos que:

(…)

“d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comer- cio para designar o para describir la espe- cie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de pro- ducción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; (…)”.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descrip- tivas. Sin embargo, los signos compuestos, for- mados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemen- te distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utiliza- ción del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

La denominación genérica determina el gé- nero del objeto que identifica; no se puede otor-

gar a ninguna persona el derecho exclusivo so- bre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expre- sión genérica, puede identificarse cuando al for- mular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde em- pleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. Sin embargo, una expresión gené- rica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resul- tado será novedoso, cuando se usa para distin- guir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los sig- nos que

(…)

a) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los produc- tos o servicios de que se trate;

(…)”.

Palabras de uso común

Palabras de uso común son aquellas que se uti- lizan en el lenguaje común para identificar y pro- teger determinados productos o servicios den- tro del mercado, sin importar su origen etimoló- gico.

Al realizar el examen de registrabilidad de sig- nos que contengan palabras de uso común, éstas deberán quedar eliminadas de dicho exa- men y se tendrá que buscar la distintividad en el resto de elementos que conforman el signo. Por otro lado se considera que, el signo regis- trado como marca es susceptible de convertirse

en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partí- culas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales ele- mentos o cualidades”. (Proceso 99-IP-2004, mar- ca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004). 6. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. El actor ANHEUSER-BUSCH INCORPORATED señala que su marca ICE DRAFT FROM BUD- WEISER y etiqueta es famosa y notoriamente conocida, por lo que el signo solicitado se bene- ficiaría de su fama y prestigio. Considerando que la solicitud de registro de su marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta era pos- terior a la solicitud de registro de ICE BREWING (deno-minativa), se abordará el tema del signo notorio no registrado y su prueba.

La marca notoriamente conocida y su prue- ba

La marca notoriamente conocida, o simplemen- te marca notoria, es aquella conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, por encontrarse am- pliamente difundida entre dicho grupo.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo si- guiente: “La marca notoria es la que goza de

difusión, es decir que es conocida por los con- sumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desa- rrollo comercial, de tal modo que con el trans- curso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”. (Proceso Nº 114-IP-

2003).

Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expre- sa: “La marca notoria que nació única y se

mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preser- vación de un valioso aunque posiblemente invi- sible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. (OTAMENDI Jorge, “DE-

RECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255).

La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que consti- tuyan la reproducción, la imitación, la traduc- ción o la transcripción, total o parcial, lo cual se desprende del literal d), del artículo 83, o que tengan semejanzas con marcas notoriamente conocidas, como lo prevé el literal e) del mismo artículo, de la Decisión 344.

Sobre la clase de protección a la marca notoria- mente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal:

“El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la caracte- rística de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamen- te conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o inter- nacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condi- ciones de notorios; no obstante, la notorie- dad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elemen- tos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “(…) la marca común, para ele- varse al estado de marca notoria, debe con- tar con una serie de factores tales como: (...) difusión de la marca, imagen en el mercado,

comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la mar- ca, pues ésta puede ser desconocida inclusi- ve por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. (Proceso

23-IP-96, marca: “VODKA BALALAIKA”, pu- blicado en la Gaceta Oficial Nº 354, de 13 de julio de 1998).

En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independien- temente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confu- sión con otra marca”. (Proceso Nº 16-IP-2001,

marca: “PURO VARELA Y LOGOTIPO”, pu- blicado en la Gaceta Oficial Nº 674, de 31 de mayo de 2001).

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado sino que tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas mar- cas en virtud de la calidad de los productos que distingue su permanencia en el mercado y su aceptación y conocimiento entre los consumi- dores.

La doctrina hace la siguiente consideración so- bre el tema: “(...) la que es conocida por la ma-

yor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada (...)”. (AREAN LALIN Manuel, “LA PRO-

TECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNA- LES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268). La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha estable- cido ciertos parámetros de calidad en sus pro- ductos, por esto requiere una protección espe- cial a fin de evitar que terceros pretendan apro- vechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llama-

das marcas notorias han merecido tradicional- mente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el apro- vechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad

debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. (ZUCCHERINO

Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”, Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131).

El artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 plantea la irregistrabilidad de signos distin- tivos que constituyan la reproducción, la imita- ción, la traducción o la trascripción total o par- cial, de un signo distintivo notoriamente conoci- do en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, así como en los casos en que el signo que se pretende registrar sea confundible con una marca notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el grado de producir confusión con una marca notoriamente conocida.

• El reconocimiento de la notoriedad de la mar- ca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Según el artículo 84 de la Decisión 344 para que se pueda determinar si una marca es notoria- mente conocida, se debe tener en cuenta:

“a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso cons-

tante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

7. LA NOTORIEDAD COMO CRITERIO DE RE-