La búsqueda del sistema de protección idóneo para los programas de ordenador se planteó en territorio europeo, al igual que en los Estados Unidos, durante la década de los años sesenta del siglo XX. Ciertas instituciones al igual que jueces y académicos aportaron sus opiniones acerca de la mejor o peor adecuación de los distintos derechos de propiedad especial a esta clase de obra. Aunque el derecho de patente parecía a priori el sistema de protección más adecuada para los programas, razones políticas y económicas llevaron a que la práctica totalidad de los países europeos la rechazaran y optaran por la proporcionada por el derecho de autor407.
El primer país europeo que rechazó la protección de los programas de ordenador a través del derecho de patente fue Reino Unido. En mayo de 1962 se presentó ante la Oficina de Patentes británica la primera solicitud para un programa de ordenador. En 1965, fue rechazada por considerar los examinadores que el programa era una información intelectual408.
Poco tiempo después, el legislador francés excluyó a los programas de ordenador de la materia patentable en el artículo 7 de la Ley de 2 de enero de 1968 que modificaba la Ley de patentes409.
Este rechazo al sistema de patente se trasladó al ámbito internacional a principios de los años setenta.
El primer paso se dio con el Reglamento de Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) adoptado el 19 de junio de 1970410. El objeto del Tratado, como
407 Vid. supra, capítulo 1.2.2.
408 Slee and Harris’ Applications, de 4 de octubre de 1965 y de 25 de noviembre de 1965, RPC 1966, pág.
197. En concreto, la decisión declaraba: “a product comprising merely intellectual information is not within the meaning given the Word «product»”. El mismo criterio fue seguido en Austria: Decisión de 28 de marzo de 1968 “Ex parte Hufnagel”, GRUR Int., 1968, pág. 381
409 Loi nº 68-1 du 2 janvier 1968 tendant a valoriser l'activite inventive et a modifier le regime des brevets
d'invention ; JO du 03/01/1968, pág. 13. Art. 7: Ne constituent pas, en particulier, des inventions
industrielles: (…) 3. Les méthodos financières ou comptables, les règles de jeux et tous autres systèmes de caractère abstrait, et notamment les programmes ou séries d’instructions pour le déroulement des opérations d’une machine calculatrice. (No constituyen en particular, invenciones patentables (…) 3. Los
métodos financieros o contables, las reglas de juego, cualquiera otros sistemas de carácter abstracto y en especial, los programas o series de instrucciones para el desarrollo de operaciones de una máquina calculadora [El subrayado es nuestro]).
184 indica su Preámbulo, es evitar la dispersión de esfuerzos. En el artículo 39.1, apartado vi), exime a las administraciones encargadas de la obligación de realizar la búsqueda internacional en una solicitud de patente cuyo objeto sea un programa de ordenador. Con esta exención implícitamente la norma internacional sugiere que realizar una búsqueda internacional en una solicitud de patente de programa de ordenador, es un esfuerzo fútil.
El paso definitivo se dio en 1973 con la aprobación del Convenio de Múnich para la Concesión de la Patente Europea. Su artículo 52.2, letra c) establece de una manera clara y rotunda que el programa de ordenador, en sí mismo considerado, no es materia patentable411.
Al tiempo que se rechazaba la patente como sistema de protección del programa de ordenador, el derecho de autor se erigió como la mejor opción para muchos legisladores nacionales europeos. 1985 fue un año clave a estos efectos.
En Alemania, a pesar del silencio de la Ley de Derecho de Autor de 1965 (Urheberrechtsgesetz) sobre los programas de ordenador, su doctrina ya había valorado la idoneidad de los distintos sistemas de propiedad intelectual e industrial para proteger los programas de ordenador a principios de los años setenta412. Fue la modificación de la Ley de Derecho de Autor de 1965 a través de la Ley de 24 de junio de 1985 la que
410 Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), hecho en Washington el 19 de
junio 1970. BOE núm. 267, de 7 noviembre 1989, pág. 26066; disponible en:
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/index.html (última consulta 1 de junio, 2013).
411 Artículo 52.2, letra c) del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE), hecho en Múnich el
5 de Octubre de 1973. España, Instrumento de Adhesión 10 de julio de 1986, BOE núm. 234, 30 septiembre 1986, pág. 2994. No corresponde al ámbito de este trabajo el examen de las denominadas “patentes de software”, sin embargo, sí ha de matizarse que el artículo 52.2 del Convenio sólo excluye la patentabilidad del programa como tal considerado. Sobre la patentabilidad de los programas de ordenador vid: R., NACK, Die patentierbare Erfindung unter den sich wandelnden Bedingungen von Wissenschaft
und Technologie, Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, Band 121,
Köln, Berlin, Bonn, München, Carl Heymanns, 2002; R., BAKELS, “Are software patents something special?” en E., AREZZO, G., GHIDINI, (eds.), Biotechnology and Software Patent Law. A comparative
review of new developments, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, USA, 2011, pág. 131. 412 E., ULMER, Der Urheberschutz wissenschaftlicher…, op.cit., pág. 9; P., MÖHRING, “Die
Schutzfähigkeit von Programmen für Datenverarbeitungsmachinen”, GRUR (1967), pág. 269; P., SIDLER, Der Schutz von Computerprogrammen im Urheber-und Wettbewerbsrecht, Basel, Suiza, Verlag für Recht und Gesellschaft AG, 1969; M. KINDERMANN, “Special Protection Systems for Computer Programs – A Comparative Study”, IIC 7(3), (1976), pág. 301. Para consultar el texto de 1965 vid. F., BEIER, (ed.) asistido por D., LLEWELYN, D., STAUDER, German industrial property, copyright and
185 añadió al artículo § 2, donde se enumeran entre las obras protegidas, los “Computerprogramme” en su apartado (1)413.
Hasta 1985 los tribunales alemanes habían tenido que lidiar ya en más de una ocasión con la cuestión de otorgar protección a través del derecho de autor a los programas de ordenador. El primer caso tuvo lugar en 1981, en el que el tribunal de distrito de Kassel concedió protección como obra de derecho de autor a un programa de ordenador414. Ese mismo año, el tribunal de distrito de Mannheim decidía en sentido contrario, motivando su decisión en que el programa de ordenador carecía de contenido estético-intelectual. Sin embargo esta decisión fue rechazada en apelación y confirmada por el BGH (Tribunal Supremo alemán) en 1985, más conocida como caso «Inkasso-
Programm»415.
En 1985 fue aprobada en Francia la Ley 85-660 de 3 de Julio que modificaba parcialmente la Ley 57-298 de Propiedad Literaria y Artística de 11 de marzo de 1957416. Su artículo 3 declaraba que los programas de ordenador eran obras protegidas por el derecho de autor. Pero el legislador francés dio un paso más y estableció un régimen especial para los programas de ordenador, limitando su protección a lo dispuesto en el título quinto417.
En Reino Unido, fue aprobada la “Copyright Computer Software Amendment Act 1985”, que permitía aplicar la Copyright Act de 1956 a los programas de ordenador, protegiéndolos como obras literarias. Fue una medida temporal hasta la aprobación de la
413§ 2 (1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere: 1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme. (Entre las obras literarias, científicas y
artísticas protegidas se encuentran en particular: 1. Obras literarias como escritos, discursos y programas de ordenador).
414 LG de Kassel, en sentencia de 12 de mayo de 1981 (BB 1983, pág. 992) confirmada por OLG
Frankfurt en sentencia de 6 de noviembre de 1984 (BB 1985, pág. 139 y CR 1986, pág. 13).
415 El tribunal LG Mannheim, en su sentencia de 12 de junio de 1981 (BB 1981, pág. 1543) había
rechazado la protección del programa a través del derecho de autor por carecer de contenido estético- intelectual. Sin embargo, como ha indicado algún autor, la Ley de Derecho de Autor no exige ningún compenente estético para conceder protección a una obra. Vid. U., Loewenheim, “Legal Protection of Computer Programs in West Germany”, High Tec. L.J., 1989, vol. 4, issue 2, pág. 187 (205). La sentencia fue rechazada en apelación (OLG Frankfurt sentencia de 9 de febrero de 1983 – GRUR 1983, pág. 300) y confirmada por el BGH en la sentencia de 9 de mayo de 1985, más conocida como Inkasso-Programm (Sentencia del 9 de mayo de 1985, BGHZ 94, pág. 276 y GRUR 1985, pág. 1041).
416 Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, modifie Loi nº 57-298 du 11 mars 1957; JO du 04/07/1985.
417 Titre V : Des logiciels. Articles 45-51 de la Loi 85-660. (Título V: De los programas de ordenador.
186 “Copyright, Designs and Patents Act 1988”. Esta última ley supuso un importante acercamiento entre el sistema del copyright y el sistema continental de droit d’auteur. En la misma se incluían expresamente los programas de ordenador entre las obras del art. 3(1) (b), manteniendo el mismo régimen que el de la ley de 1985418.
En España, no fue hasta la Ley de Propiedad Intelectual 22/1987 de 11 de noviembre que se declaró expresamente la protección del programa de ordenador como obra protegida por derecho de autor419
.
Esta norma dedicaba un título especial a los programas, al igual que el derecho francés, que establecía el régimen de protección específico para los programas420.A pesar de que el legislador español tardó más en declarar expresamente la protección del programa como obra de derecho de autor, sin embargo la doctrina se había situado a la par que la alemana cuando, en 1969 GÓMEZ SEGADE planteó la problemática de la protección de los programas para los derechos sobre bienes inmateriales421. Por desgracia, el resto de la doctrina española no se manifestó sobre esta cuestión hasta mediados de la década de los ochenta, coincidiendo con los movimientos de ámbito europeo e internacionales expuestos422.
418 United Kingdom Copyright Act 1956, 4&5 Eliz. 2, ch. 74; Copyright Computer Software Amendment Act 1985, ch.41; Copyright, Designs and Patents Act 1988, ch.48 (disponible en:
http://www.legislation.gov.uk/browse (última consulta 1 de junio, 2013). Un comentario sobre la
protección de los programas como obras de derecho de autor en la leyes de 1985 y 1998 vid. D., BAINBRIDGE, Legal Protection of Computer Software, Sussex, 5ª ed.,Tottel Publishing, 2008, pág. 54; R., DURIE, “UK Copyright, Designs and Patents Act 1988” IIC 20(5), (1989), pág. 637.
419 Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. Boletín Oficial del Estado, núm. 275 de
17 de noviembre de 1987, pág. 34163 a 34176. Conviene destacar que algún autor como PINO ABAD ha respaldado que bajo la vigencia de la LPI de 1879 y su Reglamento de desarrollo era perfectamente defendible considerar que los programas de ordenador estaban protegidos por el régimen de propiedad intelectual. (Vid. M., PINO ABAD, “La protección de los programas de ordenador en la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987”. Derecho de los Negocios 8, (1988), pág. 7). En contra de su postura algunos autores han argumentado que la ausencia de una declaración expresa por parte del Tribunal Supremo confirmando esa posibilidad, impide defender esa interpretación de la Ley. (Vid. M., HEREDERO HIGUERAS, “La protección de los programas de ordenador en el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual”, RCDI 63, nº 581 (1987), pág.1021 (1023); J.P., APARICIO VAQUERO, J., DELGADO ECHEVERRÍA, “Comentarios al Libro Primero, Título VII”…, op.cit. pág. 1243).
420 Un comentario general sobre estos artículos en J.P., APARICIO VAQUERO, J., DELGADO
ECHEVERRÍA, “Comentarios al Libro Primero, Título VII” …, op.cit, pág. 1229.
421 J.A., GÓMEZ SEGADE, “La protección jurídica de …”, op.cit., pág. 413.
422 E., GALÁN CORONA, “En torno a la protección jurídica del soporte lógico”, en Revista de Derecho
Comercial y Obligaciones 93, (1983), pág. 329; M., PINO ABAD “La protección de…”, op.cit., pág. 7; Anuario AIPPI, III, 1984, pág. 182 (Respuesta a la cuestión Q 57 para el Consejo de Presidentes en Atenas, noviembre 1983), disponible en: www.aippi.org, (última consulta 1 de junio, 2013).
187 Una vez rechazado de forma cuasi unánime el derecho de patente como sistema de protección del programa de ordenador y adoptado el derecho de autor como idóneo, sin embargo, las diferencias entre los ordenamientos nacionales europeos no hicieron sino seguir demostrando la necesidad de armonización en esta materia.
1.1. El camino hacia la Directiva sobre protección jurídica de los programas de ordenador.
El punto de partida del camino hacia la Directiva se sitúa también en 1985, año en el que la Comisión Europea (EC) presentó el Libro Blanco “La realización del mercado interior”423.
Entre las áreas identificadas por la Comisión como necesitadas de armonización para conseguir un mercado interior, se encontraban los derechos de propiedad intelectual e industrial. En concreto, el Libro Blanco indicaba la urgente necesidad de armonización de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre tres tecnologías en particular. Una de ellas eran los programas de ordenador424.
Las ideas germinales del Libro Blanco fueron plasmadas en el Libro Verde de 1988, titulado “Libro Verde sobre los derechos de autor y el desafío tecnológico, problemas de derechos de autor que requieren una acción inmediata”425. El capítulo quinto estaba dedicado en exclusiva a los programas de ordenador, y entre otras cuestiones, la Comisión manifestó su preocupación acerca de la armonización en las siguientes materias: el objeto y el ámbito de protección del derecho de exclusiva, la condición de autor del programa, la infracción de los derechos del titular y las excepciones al derecho exclusivo del titular.
Todas estas materias identificadas por la Comisión dieron lugar a un acalorado debate en el proceso de elaboración de la Directiva cuando se trató la cuestión de garantizar la consecución de interoperabilidad informática a través de excepciones legales al derecho de autor del titular del programa.
423 Completing the Internal Market. White Paper from the Commission to the European Council (Milan,
28-29 June 1985). Doc. COM (85) 310 final, de 14 de junio de 1985.
424 Chips semiconductores e invenciones biotecnológicas eran las otras dos.
425 Libro Verde sobre los derechos de autor y el desafío tecnológico, problemas de derechos de autor que
188 Para comprender las claves y consecuencias de este debate, cuyo resultado final fue el artículo 6 de la Directiva, es preciso analizar las diferencias entre los ordenamientos nacionales europeos sobre conceptos clave como originalidad de la obra y el contenido de algunos derechos de exclusiva como la reproducción y transformación de la obra.
1.2. Principales diferencias entre los regímenes nacionales de derecho de autor con efectos sobre la interoperabilidad.
Las principales diferencias entre los regímenes nacionales que afectan directamente al debate sobre la interoperabilidad giran en torno a:
1.2.A. La originalidad del programa.
1.2.B. Las facultades exclusivas de reproducción y de transformación de la obra.
1.2.A) La originalidad del programa. A.1) Alemania.
En Alemania, la originalidad de un programa de ordenador a efectos del derecho de autor ya había sido abordada por algunos tribunales de instancia a principios de los años ochenta426. Curiosamente, el primer alto tribunal en tratar la cuestión no fue el BGH, sino el Tribunal Federal Laboral (Bundersarbeitsgericht) en 1983. En este caso la corte no solo afirmó que los programas de ordenador eran obras protegibles por derecho de autor con carácter general, sino que añadió que cualquier programa podría cumplir con el requisito de la originalidad de ser “un creación personal intelectual” 427.
Al mismo tiempo que la Ley de Derecho de Autor alemana era modificada en 1985, el Tribunal Supremo Alemán (Bundesgerichtshof) abordaba esta cuestión en famoso caso Inkasso-Programm428.
426 Vid. infra, cap. 3.1.
427 Sentencia de 13 de septiembre de 1983 (GRUR 1984, pág. 429).
189 El BGH aplicó un test de dos fases para determinar si el programa era original en el sentido indicado por el artículo 2(2) de la Ley de Propiedad Intelectual, es decir, si el programa podría considerarse una “creación intelectual personal”429.
En primer lugar, el Tribunal examinó el proceso de elaboración de un programa de ordenador distinguiendo tres etapas: Una inicial de planteamiento general del problema a resolver, en la que el programador confecciona un estudio, denominado especificaciones, que es expresado a través de signos matemáticos, números y lenguaje convencional. Este estudio puede considerarse una obra literaria430. En la segunda fase de creación, se elabora un diagrama de datos, que podría calificarse como representación de carácter técnico o científico. En la tercera etapa de creación, el programa es codificado, y tanto sea en código fuente como en código objeto, el resultado final puede considerarse una obra literaria431.
Por tanto, de acuerdo al análisis del Tribunal, el programa de ordenador podía considerarse tanto una obra literaria como una representación de carácter científico o técnico432.
La segunda parte del examen partía del artículo 2(2), es decir, si bien el programa podía calificarse tanto como obra literaria como científica, dependiendo de en qué fase de elaboración del programa se centrase el análisis, sólo aquellos programas que cumpliesen con el requisito de la originalidad serían merecedores de protección. Tendrían que constituir una creación personal intelectual.
Al examinar el significado de “intelectual”, el BGH mantuvo que los procesos del intelecto pueden “cristalizar y ser expresados mediante la elaboración y desarrollo de ideas en el contenido y/o a través de maneras particularmente ingeniosas y las características de la recopilación, organización y disposición del material
presentado”433. Sin embargo, el componente intelectual está limitado en las obras de
carácter científico o técnico (utilitario) porque “las enseñanzas y composiciones científicas forman parte del dominio público y por tanto son accesibles por cualquiera”
429 § 2(2) “(…) persönliche geistige Schöpfungen”
430 Sentencia de 9 de mayo de 1985, GRUR 1985, pág. 1046-1047. 431 Ibídem, pág. 1046-1047.
432 Ibídem, pág. 1046-1047.
433 Ibídem pág. 1047. El texto original dice: “Der geistige Gedankeninhalt findet seinen Niederschlag und Ausdruck in der Gedankenformung und –führung des dargestellten Inhalts und/oder der besonders geistvollen Form und Art der Sammlung, Einteilung und Anordnung des dargebotenen Stoffs (vid. BGH, Urt. V 29.3.1984 –I ZR 32/82 en GRUR 1984, pág. 659, (660) Ausschreibungsunterlagen)”.
190 y “su diseño y representación, en la medida que sean necesarias por razones científicas, son expresados habitualmente en el lenguaje técnico propio de cada área
científica, que por lo mismo carecen de la necesaria originalidad y creatividad”434. Por
lo tanto, en un programa de ordenador, la regla computacional específica, el algoritmo, no está protegido por el derecho de autor435.
En resumen, la protección del derecho de autor para un programa de ordenador requiere en primer lugar que el programa presente individualidad creativa suficiente. Este requisito se satisface cuando el programa, en relación a la impresión general que muestra, puede distinguirse claramente de programas anteriores y no representa únicamente un progreso mecánico o técnico de algo ya conocido. En segundo lugar, la elaboración del nuevo programa debe implicar algo más que la sola labor realizada con las manos, esto es, más que una secuencia y combinación mecánica o técnica. La actividad de estructuración realizada por el creador del programa, en lo que respecta a la selección, reunión, ordenación y clasificación de la información y comandos, debe elevarse por encima de la capacidad media común. Solo cuando se cumplan ambas condiciones, un programa de ordenador podrá gozar de la protección del derecho de autor436.
La originalidad de un programa de ordenador según el BGH radicaba en la existencia de cierto grado de particularidad o peculiaridad creativa, que debe contraponerse a la actuación de un programador medio, cuyas realizaciones puramente artesanales, de ordenación y unión según criterios mecánico-técnicos, quedan fuera de toda posibilidad de protección.
Este criterio de originalidad mantenido por el BGH fue duramente criticado por la doctrina, por acercarse peligrosamente al concepto de “originalidad objetiva” tradicionalmente aplicado al derecho de patente437.
434 Ibídem pág. 1047. El texto original dice: “(…) die wissenschaftliche Lehrer und das wissenschaftliche Ergebnis sind urheberrechtlich frei und jedermann zugänglich” und “ihrer Darstellung und Gestaltung fehlt, soweit diese aus wissenschaftlichen Gründen in der gebotenen Form notwendig und durch die Verwendung der im fraglichen technischen Bereich üblichen Ausdrucksweise üblich sind, die erforderliche eigenschöpferische Prägung (BGH in GRUR 1981, 352, 353 Staatsexamensarbeit)”. 435 Ibídem, pág. 1048.
436 Ibídem, pág. 1048.
437 G. SCHULZE, “Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen – geklärte Rechtsfragen oder blosse
Illusion”, GRUR 1985, pág. 997; K.A., BAUER, “Rechtsschutz von Computerprogrammen in der Bundesrepublik Deutschland - eine Bestandsaufnahme nach dem Urteil des Bundesgerichtshof von 9. Mai 1985”, CR 1, 1985, pág. 5; H., HABERSTUMPF, “Grundsätzliches zum Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 9. Mai 1985”, GRUR 3, 1986, pág.