Situaciones contempladas por el artículo 118 quaterdecies del

El artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC se aplica (siempre que se den las restantes condiciones) en las situaciones siguientes:

1. la MC consiste únicamente en una DOP/IGP completa («uso directo»);

2. la MC contiene una DOP/IGP completa, además de otros términos o elementos figurativos («uso directo o indirecto»);

3. la MC contiene o consiste en una imitación o una evocación de una DOP/IGP; 4. otras indicaciones o prácticas que puedan inducir a error;

5. la reputación de DOP/IGP.

La MC consiste únicamente en una DOP/IGP completa («uso directo»).

Esta situación comprende el «uso directo» de una DOP/IGP como MC, es decir, se da cuando la marca consiste únicamente en el nombre de la DOP/IGP.

Ejemplos

DOP/IGP Marca comunitaria

MADEIRA (PDO-PT-A0038) MADEIRA (MC colectiva nº 3 540 911) MANZANILLA (PDO-ES-A1482) MANZANILLA (MC colectiva nº 1 723 345)

Si la marca consiste únicamente en la DOP/IGP, la MC se encuentra sujeta asimismo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, puesto que se la considera descriptiva del origen geográfico de los productos en cuestión. Esto significa que la objeción del examinador dará lugar simultáneamente a motivos de denegación absolutos con arreglo tanto al artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC como a la letra c) de ese mismo artículo. Existe una excepción al respecto, con arreglo al artículo 66, apartado 2, del RMC, cuando la MC sea una marca colectiva y la normativa que regule su uso incluya los elementos específicos previstos en el artículo 67, apartado 2 (para la situación contraria, cuando la marca se hubiera solicitado como marca individual, véase la resolución de 7/3/2006, R 1073/2005-1 – «TEQUILA», apartado 15).

Mientras que la limitación de los productos pertinentes (para cumplir los requisitos del pliego de condiciones de la DOP/IGP) suele constituir un medio para eludir la objeción

con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC (véase más adelante el apartado 2.9.2.3), tal limitación es irrelevante para el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC.

Por ejemplo, una solicitud de la marca denominativa «Bergerac» para vinos será objeto de objeción simultáneamente con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras c) y j), del RMC: consiste únicamente en la DOP «Bergerac» y, por tanto, es descriptiva. Si los productos se limitan posteriormente a los vinos que cumplen el pliego de

condiciones de la DOP «Bergerac», la objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1,

letra j), del RMC dejará de aplicarse, pero la marca seguirá siendo descriptiva y susceptible de objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, salvo que se haya solicitado como marca colectiva conforme con el artículo 67, apartado 2, del RMC.

La MC contiene una DOP/IGP completa, además de otros elementos denominativos o figurativos («uso directo o indirecto»).

Esta situación incluye asimismo el «uso directo» de una DOP/IGP en una MC mediante la reproducción del nombre de la DOP/IGP, junto con otros elementos.

Se considera que las MC que siguen cumplen lo previsto en el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC puesto que contienen la denominación completa de una DOP/IGP.

DOP/IGP Marca comunitaria

BEAUJOLAIS

(PDO-FR-A0934)

BEAUX JOURS BEAUJOLAIS

(MC nº 1 503 259)

CHAMPAGNE

(PDO-FR-A1359)

CHAMPAGNE VEUVE DEVANLAY

(MC nº 11 593 381)

BEAUJOLAIS

(PDO-FR-A0934)

(MC nº 1 561 646)

De conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC, es irrelevante que los otros términos o elementos figurativos doten o no a la marca de un carácter distintivo. El signo puede ser aceptable en su conjunto con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMC, y aun así, ser susceptible de objeción (como en los casos anteriores) de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC.

Existe un «uso indirecto» de una DOP/IGP, por ejemplo, cuando ésta figura en una marca compleja (como la representación de una etiqueta) en caracteres de pequeño tamaño, a modo de información acerca del origen o el tipo de producto, o como parte de la dirección del productor. En tales casos, la marca será susceptible de objeción, independientemente de la posición o el tamaño de la DOP/IGP en el conjunto de la marca, siempre que la DOP/IGP resulte visible.

DOP/IGP Marca comunitaria

OPORTO

(PDO-PT-A1540)

(MC nº 11 907 334 y 2 281 970)

La MC contiene o consiste en una imitación o una evocación de una DOP/IGP.

Ni el RMC ni los Reglamentos (CE) nº 1234/2007 y nº 110/2008 definen el significado de «imitación» o «evocación». En gran medida, se trata de conceptos estrechamente relacionados.

De acuerdo con el Tribunal, «el concepto de evocación […] abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación» (sentencia de 4/3/1999, C-87/97, «Cambozola», apartado 25, y sentencia de 26/2/2008, C-132/05, apartado 44).

Lo anterior significa que puede haber evocación cuando la MC reproduce parte de una DOP/IGP, como (uno de sus) elementos denominativos geográficamente significativos (en el sentido de que no se trata de un elemento genérico, como «cabernet» o «ron» en la DOP/IGP «Cabernet d’Anjou», o «Ron de Granada»), o incluso parte de un término, como una raíz o un sufijo característicos (más adelante figuran algunos ejemplos).

Por otra parte, el artículo 118 quaterdecies, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) nº 1234/2007 y el artículo 16 del Reglamento (CE) nº 110/2008 protegen las DOP/IGP contra cualquier tipo de usurpación, imitación o evocación, «aunque se indique el origen verdadero del producto […] o si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos “estilo”, “tipo”, “método”, “producido como”, “imitación”, “sabor”, “parecido” u otros análogos», aun cuando no se induzca a error a los consumidores.

De acuerdo con el Abogado General (conclusiones de 17/12/1998, C-87/97, «Cambozola», apartado 33), «el término “evocación” es objetivo, por lo que no es necesario demostrar que el titular de la marca pretendía evocar el nombre protegido».

En este sentido, y a efectos del artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC, la Oficina evaluará de un modo igualmente objetivo las situaciones antes descritas, independientemente de la intención real del solicitante de la MC.

Asimismo, la Oficina considera los términos «imitación» y «evocación» como dos corolarios de un concepto esencialmente idéntico. La marca «imita» (remeda, reproduce elementos de, etc.), con el resultado de que se «evoca» (se trae a la mente) el producto designado por la DOP/IGP.

A la luz de lo anterior, la Oficina cree que existe evocación o imitación de una DOP cuando:

(a) la MC incorpora la parte geográficamente significativa (en el sentido de que no es el elemento genérico) de la DOP/IGP;

(b) la MC contiene un adjetivo o sustantivo equivalente que indica el mismo origen geográfico;

(c) la DOP/IGP se traduce;

(d) la MC incluye una expresión «deslocalizadora» además de la DOP/IGP o su evocación.

La MC incorpora parte de la DOP/IGP.

De acuerdo con el Tribunal (sentencia de 4/3/1999, C-87/97, «Cambozola», y sentencia de 26/2/2008, C-132/05, citadas anteriormente), la MC debe suscitar en la mente del consumidor la imagen del producto que se beneficia de la denominación.

El Tribunal ha establecido además que «puede haber evocación de una denominación protegida aun cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata» (sentencia de 4/3/1999, C-87/97, «Cambozola», apartado 26).

Es importante señalar que la evocación no se evalúa del mismo modo que el riesgo de confusión (véanse las conclusiones del Abogado General de 17/12/1998, C-87/97, «Cambozola», apartado 37). Debe establecerse un vínculo con el producto cuya denominación se protege. Por tanto, la existencia o no de evocación no se analizará con arreglo a los principios formulados por el TJUE en la sentencia de 11/11/1997, C-251/95, «SABEL».

Como se ha señalado anteriormente, se entiende que la evocación engloba no sólo las situaciones en las que la MC incorpora (uno de) los términos geográficamente significativos (frente a los elementos genéricos) de una DOP/IGP, sino también aquéllas en las que la MC reproduce otras partes de la DOP/IGP, como una raíz o un sufijo característicos.

Aunque los ejemplos que siguen atañen a productos alimenticios, sirven igualmente para demostrar la «imitación» y la «evocación» en el caso de los vinos y las bebidas espirituosas.

DOP/IGP Marca Aclaración

CHIANTI CLASSICO

(IT/PDO/0005/0108)

(MC 9 567 851)

El término «chianti» evoca la DOP «Chianti Classico».

(R 1474/2011-2, «AZIENDA OLEARIA CHIANTI», apartados 14- 15).

PROSCIUTTO DI PARMA

(IT/PDO/0117/0067)

(MC 1 091 520)

La MC incluye parte de la DOP «Prosciutto di Parma».

(R 659/2012-5, «fratelli PARMIGIANI Alta Salumeria Salame di Parma», apartado 10).

GORGONZOLA

(IT/PDO/0017/0010)

CAMBOZOLA

«existe evocación de una denominación protegida cuando el término utilizado para designarlo termina en dos sílabas iguales a las de esta denominación y contiene el mismo número de sílabas que ésta, de lo que resulta una semejanza fonética y óptica manifiesta entre ambos términos.»

(C-87/97, apartado 27).

Si una DOP/IGP contiene o evoca el nombre de un producto que se considera genérico, la protección no se extiende al elemento genérico. Por ejemplo, en la IGP «Ron de Málaga», es un hecho notorio que el término «ron» es genérico y, por tanto, no merece protección. En consecuencia, no se formulará objeción alguna respecto al mero hecho de que una MC contenga un término genérico que forme parte de una DOP/IGP.

Cuando la naturaleza genérica de un elemento en una DOP/IGP pueda establecerse mediante definiciones de diccionario normalizadas, es determinante la perspectiva del público en el país de origen de la DOP/IGP. Así, en los ejemplos antes citados basta con que el término «ron» sea genérico para los consumidores españoles para que se concluya su carácter genérico, independientemente de que pueda ser entendido o no por otras partes del público en la Unión Europea.

Por el contrario, cuando no se encuentre una definición en un diccionario normalizado y reconocido, la naturaleza genérica del término de que se trate deberá evaluarse con arreglo a los criterios formulados por el Tribunal (véase la sentencia de 26/2/2008, C- 132/05, y la sentencia de 12/9/2007, T-291/03, «GRANA BIRAGHI»), por ejemplo la legislación nacional y de la UE pertinente, el modo en que el público percibe el término, y las circunstancias relativas a la comercialización del producto en cuestión.

Por último, en algunos casos, una MC podrá constituir un uso directo o indirecto o una evocación de más de una DOP/IGP al mismo tiempo. Tal situación se dará probablemente cuando contenga un elemento (que no sea genérico) que figure en más de una DOP/IGP.

DOP/IGP

RIOJA (PDO-ES-A0117) SANTIAGO (IGP chilena)

Marca comunitaria RIOJA SANTIAGO

Aclaración

La marca solicitada consta de los términos «RIOJA» y «SANTIAGO», y cada uno de ellos coincide con una denominación de origen protegida de vinos: el primero («RIOJA») lo protege la Unión Europea, y el segundo («SANTIAGO»), es una indicación geográfica de un vino originario de Chile, protegido por un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y la República de Chile.

No es posible aceptar ninguna limitación que incluya un «vino» procedente del territorio de una de las dos denominaciones de origen, puesto que tal limitación excluye automáticamente los vinos procedentes de la otra denominación de origen, lo que significa inevitablemente que la marca solicitada dará lugar a confusión. Por el mismo motivo, una limitación hipotética de la lista de productos respecto al vino procedente de la zona geográfica objeto de una de las denominaciones de origen (p. ej., «vinos de la denominación de origen “Rioja” y vinos de la denominación de origen “Santiago”») en la clase 33 sería objeto de la prohibición del artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC, en la medida en que la marca, de manera inevitable, y confusa, identifica a vinos con un origen geográfico distinto del de las respectivas denominaciones de origen incluidas en la marca. Evitar tal eventualidad es el propósito principal de tal artículo.

(R 0053/2010-2, «RIOJA SANTIAGO»)

Siempre que la MC abarque los productos pertinentes, se formulará objeción respecto a la totalidad de las DOP/IGP de que se trate. No obstante, el examinador indicará que la objeción es insalvable, porque limitar los productos a aquéllos que cumplan con una o la totalidad de las DOP/IGP daría lugar necesariamente a otra objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC, puesto que tal limitación identificaría los vinos, de manera inevitable y confusa, con un origen geográfico distinto al de la DOP/IGP en cuestión.

Adjetivos/sustantivos equivalentes

El uso de un adjetivo/sustantivo equivalente para indicar el mismo origen constituye una evocación de una DOP/IGP.

DOP/IGP Marca comunitaria

(ejemplos inventados) Aclaración

IBIZA

(PGI-ES-A0110)

IBICENCO Nombre en la DOP → adjetivo en la MC.

AÇORES

(PGI-PT-A1447)

AÇORIANO Nombre en la DOP → adjetivo en la MC.

BORDEAUX

(PDO-FR-A0821)

BORDELAIS Nombre en la DOP → adjetivo en la MC.

DOP/IGP traducidas

Del mismo modo, existe evocación o imitación de la DOP/IGP cuando la MC contiene o consiste en una traducción de la totalidad o de una parte de la DOP/IGP en cualquiera de las lenguas de la UE.

DOP/IGP Marca comunitaria

(ejemplo inventado) Aclaración

COGNAC KONJAKKI

Se considerará que una MC que contiene el término «Konjakki» evoca «Cognac» en finés.

Las marcas que consistan en estos términos deberán denegarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras j) y c), del RMC, y no únicamente en virtud de la letra c) de dicho artículo y apartado.

Expresiones utilizadas como «deslocalizadores»

De conformidad con el artículo 118 quaterdecies, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) nº 1234/2007 y el artículo 16 ter del Reglamento (CE) nº 110/2008, las DOP/IGP se protegen «aunque se indique el origen verdadero del producto […] o si el nombre protegido […] va acompañado de los términos “estilo”, “tipo”, “método”, “producido como”, “imitación”, “sabor”, “parecido” u otros análogos».

Por tanto, el hecho de que la DOP/IGP reproducida o evocada en la MC se acompañe de tales expresiones no incide en la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC. En otras palabras, aun cuando se informe al público con dichas expresiones del origen real del producto, seguirá formulándose objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC. En cualquier caso, la marca resultará engañosa conforme al artículo 7, apartado 1, letra g), del RMC, puesto que existirá una contradicción entre los productos (limitados a la DOP/IGP específica), y el mensaje transmitido por la marca (que las mercancías no son productos «auténticos» de la DOP/IGP), lo que dará lugar necesariamente a una objeción ulterior con arreglo a dicho artículo.

DOP/IGP Marca comunitaria

(ejemplos inventados)

Aclaración

RIOJA

(PDO-ES-A0117)

VINO TINTO TIPO RIOJA

Se considerará que una MC que contenga una expresión como «Vino tinto tipo Rioja» evoca la DOP «Rioja», aun cuando transmita la idea de que el producto en cuestión no es un «auténtico» vino de la DOP «Rioja».

El lugar donde se encuentre el domicilio social del solicitante es irrelevante para evaluar la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC. El artículo 118 quaterdecies, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1234/2007 establece que las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas por cualquier agente económico que comercialice vino elaborado de conformidad con el pliego de condiciones del producto correspondiente. En este sentido, siempre que los productos cumplan el pliego de condiciones de la DOP/IGP en cuestión (lo que se garantiza limitándolos debidamente), el lugar del domicilio social del solicitante indicado en la solicitud de MC es irrelevante. Por ejemplo, una empresa con domicilio social en Polonia puede poseer un viñedo ubicado

en España que produzca vino conforme con el pliego de condiciones de la DOP «Ribera del Duero».

Otras indicaciones o prácticas que pueden inducir a error

El artículo 118 quaterdecies, apartado 2, letras c) y d), del Reglamento (CE) nº 1234/2007, y el artículo 16, letras c) y d) del Reglamento (CE) nº 110/2008, protegen las DOP/IGP frente a diversas indicaciones falsas o que puedan inducir a error en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto de que se trate.

Aunque depende en gran medida de las particularidades de cada caso, que, por tanto, deberán evaluarse de manera individual, una MC puede considerarse engañosa cuando, por ejemplo, contenga elementos figurativos que suelan asociarse con la zona geográfica en cuestión (como monumentos históricos sobradamente conocidos).

Lo expuesto debe interpretarse de modo restrictivo: se refiere únicamente a las MC que contienen una imagen singular y reconocida que se toma de forma habitual como símbolo del lugar de origen específico de los productos objeto de la DOP/IGP.

DOP/IGP Marca comunitaria

(ejemplos inventados) Aclaración

PORTO

(PDO-PT-A1540)

MC en la que se muestra el puente de «Dom Luís I»

de la ciudad de Oporto

La imagen del puente de Dom Luís I sobre el río Duero constituye un emblema bien conocido de la ciudad de Oporto. A la utilización de tal imagen en vinos distintos de los que son objeto de la DOP «Porto» le sería aplicable lo dispuesto en el artículo 118 quaterdecies, apartado 2, letras c) y d), del Reglamento (CE) nº 1234/2007.

Dada la dificultad inherente de identificar elementos figurativos evocadores, sobre todo en los casos menos obvios, la Oficina se basará fundamentalmente en tales situaciones en las objeciones formuladas por terceros.

La reputación de las DOP/IGP

La Oficina no considera que, en el contexto del examen de los motivos de denegación absolutos, la reputación de una DOP/IGP permita extender su protección a productos diferentes.

Con arreglo al artículo 118 quaterdecies, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) nº 1234/2007, y al artículo 16, letra a), del Reglamento (CE) nº 110/2008, los nombres registrados están protegidos contra el uso que aproveche su reputación. Tal protección se extiende incluso a productos diferentes (véase, por analogía, la sentencia de 12/6/2007, asuntos acumulados T-53/04 a T-56/04, T-58/04 y T-59/04, «BUDWEISER», apartado 176).

En cualquier caso, el ámbito de tal protección debe interpretarse con arreglo al mandato contenido en el artículo 118 terdecies del Reglamento (CE) nº 1234/2007, que limita la denegación de marcas a los productos consignados en su anexo Xl ter.

No obstante, el ámbito de protección extendido de una DOP/IGP con renombre puede invocarse en el contexto del artículo 8, apartado 4, del RMC (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, Derechos con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC).