TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 137-IP-2013

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 137-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 14 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 26, 27, 81, 85 y 276 de la misma Decisión.

Patente de modelo de utilidad: “PASTO SINTÉTICO CON CAPA SUPERFICIAL GRANULAR FLEXIBLE”.

Actor: Sociedad FIELDTURF TARKETT INC. Expediente Interno Nº 2008-00395.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de

Quito, a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 27 de mayo de 2013, se ajusta a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de veintiséis (26) de junio de 2013.

1. ANTECEDENTES

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes

Demandante: la sociedad FIELDTURF TARKETT INC.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO.

1.2. Actos demandados

La sociedad FIELDTURF TARKETT INC. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

- Resolución No. 44065 de 26 de diciembre de 2007, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió negar el privilegio de patente de modelo de utilidad para “PASTO SINTÉTICO CON CAPA SUPERFICIAL GRANULAR FLEXIBLE”, solicitada por la sociedad FIELDTURF TARKETT INC.

- Resolución No. 17217 de 29 de mayo de 2008, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 44065 de 26 de diciembre de 2007.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

- El 20 de diciembre de 2002, entró a fase nacional la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada “PASTO SINTÉTICO CON CAPA SUPERFICIAL GRANULAR FLEXIBLE”, solicitada por la sociedad FIELDTURF TARKETT INC.

- Como resultado del examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. - Realizado el examen de fondo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo

45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

- El 26 de octubre de 2007, el peticionario atendió el requerimiento formulado, de acuerdo a la Oficina Nacional Competente, de manera extemporánea y por un apoderado que no se encontraba facultado para actuar en el trámite administrativo, sin que se haya presentado nuevo documento de poder o la sustitución del mismo.

- El 26 de diciembre de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 44065, por medio de la cual resolvió negar el privilegio de patente de modelo de utilidad para “PASTO SINTÉTICO CON CAPA SUPERFICIAL GRANULAR FLEXIBLE”, solicitada por la sociedad FIELDTURF TARKETT INC.

- El 28 de enero de 2007, la sociedad FIELDTURF TARKETT INC. interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada.

- El 29 de mayo de 2008, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 17217 por medio de la cual atendió el recurso de reposición interpuesto y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 44065 de 26 de diciembre de 2007, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

b) Escrito de demanda

La sociedad FIELDTURF TARKETT INC., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “El 26 de Octubre de 2007, Luis Felipe Castillo Gibsone, abogado que recibió un poder para representar a FIELDTURF TARKETT INC. (…) presentó la contestación del segundo examen de patentabilidad de la solicitud (…). Por tanto, para el 26 de diciembre de 2007, fecha de la expedición de la Resolución impugnada No. 44065, dicha contestación ya llevaba dos meses en el expediente y con base en ella se habría podido decidir realmente sobre el fondo de la cuestión”.

- “(…) La respuesta extemporánea se debió a un error de buena fe, por el cual no se tuvo disponible la traducción al español del nuevo capítulo reinvindicatorio de la solicitud para el término del 4 de octubre de 2007. Lo cierto es que el solicitante envió sus instrucciones para contestar al segundo examen de patentabilidad el 21 de septiembre de 2007, es decir, antes del vencimiento del término, y que sin embargo por un percance de índole administrativa no fue posible obtener la traducción requerida para el día del vencimiento del término”.

- “El envío oportuno de las instrucciones del solicitante demuestra su interés en continuar con el trámite de la solicitud de privilegio de patente de modelo de utilidad (…) y sobre todo, de acoger las observaciones y recomendaciones del examinador oficial, de manera que su modelo de utilidad reuniera la totalidad de los requisitos de patentabilidad de la normativa aplicable. De ninguna manera se busca invocar el error cometido en beneficio propio, pero si (sic) se busca resaltar que siempre hubo de mi poderdante la voluntad de contestar el segundo examen de patentabilidad y de lograr que su modelo de utilidad reuniera los requisitos para hacerlo acreedor del privilegio de patente”.

c) Contestación a la demanda

El Consejo de Estado tuvo por no contestada la demanda por parte de la

Superintendencia de Industria y Comercio, por no haberse allegado a tiempo el

poder para actuar. No obstante, la Superintendencia de Industria y Comercio en sus alegatos, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “La solicitud de patente de Modelo de Utilidad denegada fue presentada por el Dr. Germán Castillo Grau, en su calidad de apoderado principal de la sociedad FIELDTURF TARKETT INC. (…)”.

- “Dentro del trámite administrativo se tuvo como apoderado, para todos los efectos, al doctor Germán Castillo Grau (…)”.

- “Efectuado el segundo requerimiento por virtud del artículo 45 de la Decisión 486, NO se presentó respuesta dentro del término legal establecido ni se presentó la solicitud de prórroga del mismo que permite la mencionada disposición, en el caso de requerirlo el solicitante para efectos de dar respuesta a las observaciones formuladas”.

- “De la actuación se advierte, que se allegó un escrito el 26 de octubre de 2007, suscrito por el doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, quien no se encontraba facultado para actuar en la actuación administrativa, pues no allegó, de acuerdo con lo previsto por los artículos 66 y 68 del C.P.C., la sustitución de poder, conferida por el apoderado principal (…), que lo facultara para actuar”.

- “(…) el mencionado escrito fue radicado en forma extemporánea, toda vez que el término vencía el 5 de octubre de 2007, es decir, se radicó el 26 de octubre de 2007, esto es por fuera del plazo legalmente establecido de treinta (30) días (…) contados partir (sic) del requerimiento que fue notificado el 24 de agosto de 2007”.

- “En el caso de solicitudes de modelo de utilidad el plazo aplicable es el previsto para las patentes de invención, reducido a la mitad, por expresa disposición de la normativa andina”.

- “Frente a la no respuesta de la sociedad solicitante, se expidieron las resoluciones atacadas con fundamento en lo previsto por el mencionado artículo 45 de la norma supranacional andina, para el evento de no respuesta al requerimiento formulado por parte de la sociedad solicitante, como es la de denegar la patente de modelo de utilidad solicitada”.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 26 de junio de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente de modelo de utilidad, fue presentada el 20 de diciembre de 2002, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio los artículos 26, 27 (requisitos formales), 81 (modelos de utilidad), 85 (disposiciones de patentes aplicables a modelos de utilidad: plazos) y 276 (complemento indispensable) de la Decisión 486; en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

“(…)

Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. (…)

Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

a) el petitorio; b) la descripción;

c) una o más reivindicaciones;

d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;

e) el resumen;

f) los poderes que fuesen necesarios;

g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;

i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;

j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,

k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

a) el requerimiento de concesión de la patente; b) el nombre y la dirección del solicitante;

c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; d) el nombre de la invención;

e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;

f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;

g) la firma del solicitante o de su representante legal; y,

h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

(…)

Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

(…)

Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes. (…)

Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.

(…)

Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.

(…)”.

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

3.1. EL MODELO DE UTILIDAD. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. Concepto.

El título III la Decisión 486 denominado “de los modelos de utilidad” regula dicha figura en los artículos 81 a 85. Aunque en dichas normas no se establece una definición legal de lo que se considera modelos de utilidad, el Tribunal ha delimitado un concepto de los mismos. El Tribunal si bien se refirió a la disposición consagrada en el artículo 54 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es perfectamente aplicable al artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal dijo lo siguiente:

“Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las invenciones menores estamos frente a una delimitación horizontal, pero si se refiere a formas espacialmente definidas se trata de una delimitación vertical.

En el ordenamiento andino la conceptualización del modelo de utilidad sigue ambas delimitaciones, una delimitación horizontal, como una invención menor, cuando el artículo 54 de la Decisión 344 dice que el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Igualmente, la menor condición inventiva se observa cuando el legislador ha concebido el modelo de utilidad para proteger invenciones relativas a objetos o instrumentos, herramientas o mecanismos que no son merecedoras de la tutela otorgada por el sistema de patentes de invención.

De allí se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura cercana a las patentes de invención, porque sirve para proteger pequeños inventos, que constituyen aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido.

En cuanto a la delimitación vertical, el artículo 54 citado, establece que ‘Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo (...)’, con lo cual se verifica en relación con formas espacialmente definidas.

En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana. (Proceso 43-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 24 de agosto de 2001). (Proceso 07-IP-2004 la Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 07-IP-2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004).

Características

El Tribunal en la Interpretación Prejudicial citada anteriormente determinó las siguientes características del modelo de utilidad:

“a) Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente.

b) Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa espacialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. d) Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende. (Proceso 43-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2001)”. (Proceso 07-IP-2004 la Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004).

El Tribunal, en la interpretación prejudicial 160-IP-2007, a lo anterior agregó lo siguiente:

“El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la

patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine como una invención menor”1_.

Sobre lo anterior Zucherino ha expresado que:

“(...) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin”.2

3.2. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE PATENTES DE INVENCIÓN A LAS PATENTES DE LOS MODELOS DE UTILIDAD. LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.

El artículo 85 de la Decisión 486 establece que son aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente. Este Tribunal ha interpretado que los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial establecidos para la patente de invención en los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486, son perfectamente aplicables a la figura del modelo industrial con algunas precisiones específicas de conformidad con la naturaleza del modelo de utilidad.

En consecuencia, los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención (modelo de utilidad) se encuentran establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486. Según lo dispuesto en el mencionado artículo, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

a) Novedad de la Invención

Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice:

“Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.”3

Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad:

Proceso 160-IP-2007. Modelo de utilidad: “Cepillo dental infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado”. Interpretación prejudicial de 2 de abril de 2008.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2

ZUCCHERINO Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN” Editorial AD-HOC. S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág. 68.

3 ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN LEGAL”.

“Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”.

b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “(...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”.

c) “Carácter Universal de la Novedad” “(...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.

“(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”.

d) “Carácter público de la novedad” “(...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”4_.

Según lo establecido en el artículo 18 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”5_{. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en}

la Decisión 486.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial

Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.).

5

SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios en relación a este tema que conviene transcribir:

“Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva.

Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero.

Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento. Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione.

Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC):

Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica.

Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia. El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia.

Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo. Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas.

Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad”6

.

Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento:

“a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la

comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. 7

b) Nivel Inventivo

Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 18 de la Decisión 486 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el

6

Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf.

7

Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en la G.O.A.C. Nº 428. de 16

primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 8

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, señala ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir:

“Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.

Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica. Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención.

10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución

Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución.

Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano;

- identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y

- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.

La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos.

Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención.

La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la

relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;

- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. (…)”9_.

Resulta pertinente, a los efectos del artículo 18 de la Decisión 486, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 10_.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)”.11

9

Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf.

10

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089.

11

Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente

BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-c) Aplicación Industrial

Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la Decisión 486.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

3.3. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE. EXAMEN DE FORMA.

Tomando en cuenta que en el presente proceso se hace referencia al trámite de la solicitud de patente de modelo de utilidad “PASTO SINTÉTICO CON CAPA SUPERFICIAL GRANULAR FLEXIBLE”, y al examen de forma, el Tribunal considera pertinente abordar dichos temas.

Para lo anterior, es importante tener en cuenta que a los modelos de utilidad les son aplicables, en virtud del artículo 85 de la Decisión 486, las disposiciones sobre patentes de invención, en lo que fuere pertinente, salvo lo dispuesto acerca de los plazos, los cuales se reducirán a la mitad.

De acuerdo al cuadro que se inserta a continuación, se puede determinar de una manera esquemática el trámite de la solicitud de patente en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina12.

RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344 RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486 Examen de forma Artículos 21 – 22

(aspectos formales indicados en la Decisión)

Plazo para responder las observaciones que formule la Oficina Nacional: 30 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de las

observaciones. (prorrogable por una sola vez y por un período igual)

Artículos 38 – 39

(requisitos de forma de que tratan los artículos 26 y 27) Plazo para completar los

requisitos: dos meses siguientes a la fecha de la notificación. (prorrogable por una sola vez y por un período igual).

Consecuencia: Si el solicitante

FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO”, publicado en la G.O.A.C. No. 1061 de 29 de abril de 2004 .

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12

PROCESO 208-IP-2005. Patente: “NITRATO DE AMONIO DE PERLAS POROSAS”.

Consecuencia: Si el peticionario no presenta respuesta a las observaciones o no complementa los

antecedentes la solicitud se considera abandonada.

no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y se perderá la prelación. Publicación e intervención de terceros Artículos 23 – 26

La Oficina Nacional publicará

la solicitud , de conformidad

con las disposiciones nacionales, dentro de los

dieciocho (18) meses,

contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado, y una vez

terminado el examen de forma, publicará el aviso de

conformidad con la

reglamentación que al efecto establezca cada País Miembro. El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación… Una vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter de público.

Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la

publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentales que puedan desvirtuar la patentabilidad.

Artículos 40 – 43

Transcurridos dieciocho (18) meses contados a partir de la

fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese

invocado, el expediente tendrá

carácter público y podrá ser consultado, y la Oficina

Nacional ordenará la

publicación de la solicitud de

conformidad con las disposiciones nacionales.

El solicitante puede pedir que se realice la publicación en

cualquier momento, siempre que se hay concluido el examen de forma.

Dentro del plazo de sesenta días, siguientes a la publicación, quien tenga Interés legítimo podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad.

Examen de Fondo

Art. 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación

Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la

publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado

oposiciones, el solicitante

deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán

cobrar una tasa para la

realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera

adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o

presente la información o documentación requerida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada. Art. 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o

tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.

pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.

Art. 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al

solicitante. Este deberá

responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días

contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los

impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente

denegará la patente.

Art. 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o

tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el

solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los

siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;

c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;

d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,

e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección

concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina

nacional competente denegará la patente.

Art. 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera.

del Examen Definitivo

fuere favorable se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.

fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.

Ahora bien, para obtener una patente, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es necesario presentar una solicitud. Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es patentable.

La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 - según corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; de ser el caso, copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro.

A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solicitud, será la fecha de recepción por la Oficina Nacional Competente y siempre que contenga los requisitos y anexos documentales señalados anteriormente, de lo contrario se la tendrá como no presentada y, por lo tanto, no podrá ordenarse su publicación, no podrá realizarse el examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente.

Así, de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486 se tiene que la Oficina Nacional Competente examinará dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la citada Decisión. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la Oficina Nacional Competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos.

Es decir, este examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos y que hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos. Se debe cumplir con los requisitos de forma y acompañar los anexos contemplados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486.

Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la solicitud que: “En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica”13_.

13

Proceso 43-IP-01, Patente de modelo de utilidad: “Tanque compuesto”, publicado en la G.O.A.C. Nº

Posteriormente, y atendiendo a lo establecido por el artículo 40 de la Decisión 486, la Oficina Nacional revisará las correcciones realizadas y si éstas subsanan los defectos detectados, dentro de los dieciocho meses siguientes publicará el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa interna que al efecto se establezca en el País Miembro respectivo.

El artículo 40 de la Decisión 486 en su segundo inciso, señala una excepción al plazo de dieciocho meses para la publicación, en el sentido que el propio solicitante puede pedir que la solicitud se publique antes de ese plazo, siempre que ya se hubiese concluido el examen de forma respectivo. El artículo 85 establece que el plazo establecido en el artículo 40, para los modelos de utilidad, quedará reducido a doce meses.

DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO AL EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE LA INVENCIÓN (APLICADO A LOS MODELOS DE UTILIDAD).

El Tribunal estima adecuado referirse al procedimiento relativo al examen de patentabilidad de la invención, aplicado a los modelos de utilidad, de conformidad con el presente caso.

A fin de otorgar una patente que confiera el derecho a su titular de impedir que terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, es necesario que se verifique la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente.

Respecto al trámite de otorgamiento establecido en la Decisión 486, el Tribunal manifestó en la sentencia correspondiente al Proceso 157-IP-2005, lo siguiente:

“Los Capítulos III y IV de la Decisión 486 disciplinan un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente (artículo 33); una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, procederá al examen de patentabilidad, haya habido o no contradictorio, a cuyo efecto verificará si la invención cumple o no los requisitos consagrados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, es decir, en el caso de autos, la disposición prevista en el artículo 1 de la Decisión 344, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones señaladas, entre otras disposiciones, en los artículos 6 y 7 eiusdem.

Dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud, o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina competente deberá publicar tal solicitud —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— con miras a hacer del conocimiento colectivo el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad. Dentro de los sesenta días siguientes a la publicación, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, una oposición dirigida a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite. La norma comunitaria exige que la oposición se presente debidamente fundamentada y remite a la respectiva legislación nacional el establecimiento de sanciones contra quienes presenten oposiciones temerarias (artículos 40 y 42) (…)”. Dentro de los seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, “el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el

análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen. De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud (artículo 44).

La oficina en referencia podrá juzgar que la invención no es patentable por no cumplir los requisitos sustanciales aplicables, o por encontrarse incursa en una prohibición de patentamiento, y así lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta días siguientes a la notificación, lapso prorrogable por treinta días más. De no haber respuesta oportuna, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, la oficina nacional la denegará (artículo 45).

En el curso del procedimiento, la citada oficina podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad de la invención solicitada, a cuyo efecto podrá requerir informes de expertos, o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, o de otras oficinas de Propiedad Industrial. También podrá requerir del solicitante la presentación, en un plazo máximo de tres meses, de documentos relativos a solicitudes extranjeras que se refieran, total o parcialmente, a la invención bajo examen. La falta de presentación de tales documentos en el plazo fijado dará lugar a la denegación de la patente (artículo 46).

Agotado el procedimiento relativo al examen de patentabilidad, la oficina examinará el fondo de la solicitud y otorgará o no el título de la patente. Se trata de un examen de carácter obligatorio para verificar si la invención cumple o no los requisitos sustanciales de patentabilidad, y si se encuentra incursa o no en una de sus prohibiciones. De resultar favorable el examen definitivo, la oficina competente otorgará la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hubiesen sido aceptadas; y, de resultar desfavorable el examen, denegará el título (artículo 48)”14_.

En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 44065, por medio de la cual resolvió negar el privilegio de patente de modelo de utilidad para “PASTO SINTÉTICO CON CAPA SUPERFICIAL GRANULAR FLEXIBLE”, solicitada por la sociedad FIELDTURF TARKETT INC. La Superintendencia argumentó que el peticionario atendió el requerimiento formulado por la Superintendencia de que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486, de manera extemporánea y por un apoderado que no se encontraba facultado para actuar en el trámite administrativo, sin que se haya presentado nuevo documento de poder o la sustitución del mismo. Sobre el tema, es pertinente advertir que el artículo 44 de la Decisión 486 expresa que “Dentro de los seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado

Proceso 157-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1309, de 20 de marzo de 2006, caso: LÁMINA DE POLIÉSTER PARA EMPAQUE QUE SE ENCOGE Y SE SELLA AL VAPOR.

examen. De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud”.

Se debe entender que el solicitante de la patente de invención es el titular legítimo del derecho a la patente, y puede actuar personalmente o a través de un tercero debidamente autorizado para actuar por él, a través de un poder legalmente otorgado ante autoridad competente.

Adicionalmente, el Tribunal ha precisado que “aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inalienable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor. Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) (…)” generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica”15_.

DEL EXAMEN DE PATENTABILIDAD. COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que “Efectuado el segundo requerimiento por virtud del artículo 45 de la Decisión 486, NO se presentó respuesta dentro del término legal establecido ni se presentó la solicitud de prórroga del mismo que permite la mencionada disposición, en el caso de requerirlo el solicitante para efectos de dar respuesta a las observaciones formuladas”, que “De la actuación se advierte, que se allegó un escrito el 26 de octubre de 2007, suscrito por el doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, quien no se encontraba facultado para actuar en la actuación administrativa, pues no allegó, de acuerdo con lo previsto por los artículos 66 y 68 del C.P.C., la sustitución de poder, conferida por el apoderado principal (…), que lo facultara para actuar”, que “(…) el mencionado escrito fue radicado en forma extemporánea, toda vez que el término vencía el 5 de octubre de 2007, es decir, se radicó el 26 de octubre de 2007, esto es por fuera del plazo legalmente establecido de treinta (30) días (…) contados partir (sic) del requerimiento que fue notificado el 24 de agosto de 2007” y que “En el caso de solicitudes de modelo de utilidad el plazo aplicable es el previsto para las patentes de invención, reducido a la mitad, por expresa disposición de la normativa andina”.

En primer lugar, deviene necesario puntualizar lo que establece el artículo 85 de la Decisión 486, según el cual:

Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.

De conformidad con la disposición transcrita: 1. Le son aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención, en lo que les fuere pertinente, y,

15

Proceso 43-IP-2001. Interpretación prejudicial de 24 de agosto de 2001. Patente de Modelo de Utilidad: Tanque Compuesto.