PROCESO 202-IP-2005
Interpretación prejudicial de los artículos 134 inciso 1°, 135 literal b), 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del inciso final del artículo 135, y los artículos 148 y 150 de la misma Decisión con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-0036701.
Actor: Sociedad GALDERMA S.A. Marca: “CLOBEX”
(nominativa).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil seis.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora María Claudia Rojas Lasso.
VISTOS:
Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 29 de septiembre de 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 9 de noviembre de 2005.
1. ANTECEDENTES.
1.1. Las partes
La parte demandante es la sociedad GALDERMA S.A. y la parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Se considera como terceros interesados a la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A. y al señor JOSÉ MARÍA ABADÍA, ARBELAEZ PRODUCTS, INC.
1.2. Actos demandados
La sociedad GALDERMA S.A., plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y
- Nº 02838, de 31 de enero de 2003, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Incobra, con base a la existencia de la marca CLOBAK de su propiedad, que ampara también productos de la Clase 5, sin embargo, resolvió negar el registro de la expresión “CLOBEX” (nominativa), como marca que distinga productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad actora.
- Nº 08242, de 28 de marzo de 2003, emitida por la misma Autoridad, quien, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma y concedió el recurso de apelación; y,
- Nº 10132, de 24 de abril de 2003, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución, quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución 02838, de 31 de enero de 2003.
Solicita, adicionalmente, como consecuencia de lo anterior, que se ordene conceder el certificado de registro correspondiente a la marca “CLOBEX”
(nominativa) y ordenar su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
1.3. Hechos relevantes
Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:
a) Los hechos
Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:
- La actora presentó solicitud de registro de la denominación “CLOBEX”
(nominativa), el 19 de julio de 2002, para amparar “Producto farmacéutico dermatológico” perteneciente a la clase 5 Internacional de Niza;
- La sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A. presentó oposición al registro del signo solicitado; y, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió las Resoluciones Nº 02838, de 31 de enero de 2003, Nº 08242, de 28 de marzo de 2003 y, Nº 10132, de 24 de abril de 2003, en las cuales se declaró infundada la oposición, sin embargo, negó el registro del signo solicitado, por cuanto encontró, de oficio, el registro de la marca CLODEX-N, clase 5, cuyo titular es el señor José María Abadía, ARBELAEZ PRODUCTS, INC.
- Expresa que no considera en esta causa la existencia de ningún tercero interesado, pese a que la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A.
presentó oposición al registro de la denominación “CLOBEX”, y que mediante Resolución 2838, de 31 de enero de 2003, la Superintendencia declaró infundada dicha oposición; así las cosas, la opositora no presentó recursos en contra de dicha resolución.
- Tampoco considera como tercero interesado, al propietario de la marca
“CLODEX-N” que, según la Superintendencia, sirvió de fundamento para negar el registro del signo solicitado, el señor JOSE MARIA ABADÍA, ARBELAEZ PRODUCTS, INC., quien no dio contestación a la demanda propuesta, según se puede constatar en el oficio Nº 1543, de 23 de septiembre de 2005, aludiendo que el señor Abadía “(…) no presentó observaciones (sic) al registro de la marca CLOBEX, ni se hizo parte en el proceso en ningún momento ni instancia, por lo que consideramos que no es parte interesada dentro del trámite de esta Acción.”.
b) Escrito de demanda
La Sociedad GALDERMA S.A. presentó la demanda en contra de los actos administrativos mencionados anteriormente. Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes:
Con relación a la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 argumenta que “(…) Los actos administrativos demandados consignan en general que se ha hecho una comparación entre los signos CLODEX-N y CLOBEX desde los aspectos ortográfico y fonético, y que esta comparación se ha efectuado en forma sucesiva y sobre la base de considerar estos signos como nominativos y sin descomponer las marcas. Sin embargo, las equivocadas decisiones de la Oficina de Marcas obedecen a un análisis de confundibilidad erróneamente adelantado (…)”.
Afirma que “La Oficina de Marcas al hacer la comparación de la marca CLOBEX con la marca CLODEX-N lo hace extrayendo la parte final del signo registrado (es decir elimina o no tiene en cuenta “-N”) con lo cual cambia completamente la pronunciación del mismo y engrandece las similitudes existentes entre los mismos, que son irrelevantes si se examinan los signos completos y en conjunto.”.
En lo fundamental, concluye que “la demandada (i) desconoció el criterio de comparación de marcas según el cual deben extraerse del cotejo las partículas genéricas, descriptivas o de uso común (no excluyó CLO) y (ii) fraccionó indebida e injustificadamente el signo CLODEX-N, en una parte respecto de la cual dicha acción no le estaba permitida (suprimió “-N”)”.
Afirma que “En resumen, ninguno de los argumentos esgrimidos por la Superintendencia de Industria y Comercio al negar la marca CLOBEX es cierto, salvo el referente a la secuencia de vocales y algunas consonantes que como entrará a demostrarse no determina confundibilidad entre los signos.”.
La sociedad actora asevera que es titular de la marca CLOB-X, Clase 5, la cual
fundamento para formular oposiciones al registro del signo solicitado; al respecto dice que “se restó importancia al hecho de que GALDERMA S.A. ya es titular de una marca prácticamente igual a la que se pide registrar y que ha coexistido pacíficamente con CLODEX-N – CLOB-X y CLOBEX.”.
c) Contestación a la demanda
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Argumenta la legalidad de los actos administrativos manifestando que “(…) los actos acusados se ajustaron plenamente a lo establecido en las normas legales vigentes.”.
Con relación a los requisitos de registrabilidad, señala como antecedente jurisprudencial lo sustentado por este Tribunal en el proceso número 14- IP-98 así como en el proceso 59-IP-2001.
Respecto a la supuesta violación del artículo 136 de la Decisión 486 se refiere a lo expresado por este Tribunal en el Proceso 25-IP-97 y sostiene que “(…) esta Superintendencia ratifica los criterios de análisis de tipo visual, fonético y de conexión e identidad de productos que fundamentaron la negación del registro de la marca CLOBEX, para amparar los productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente. En efecto, para ello se tuvo en cuenta la semejanza de los signos y la similitud de los productos que se pretenden amparar con los signos que se confrontan.”.
Respecto al tema de la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto argumenta que “(…) hay que dejarle en claro al accionante, que el análisis de registrabilidad se hace para cada caso particular y concreto, no siendo viable, esgrimir la coexistencia de dos marcas, cuya (sic) análisis de registrabilidad se hizo de conformidad con las circunstancias particulares de las solicitudes presentadas en su debido momento.”.
Afirma también que “(…) no se puede permitir la coexistencia de las marcas involucradas, no solamente porque al hacerlo se vulnera el derecho de un particular que tiene un registro sobre un signo confundible con la solicitud, sino además porque se pueden ver afectados los derechos de los consumidores, más aún cuándo se trata de productos de la clase 5 internacional, cuya confundibilidad puede generar graves daños a la salud de los consumidores.”.
d) Tercero interesado
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, considera como terceros interesados en este proceso a la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., firma que expresa sus argumentos en esta causa; y, al SEÑOR JOSE MARIA ABADÍA,
ARBELAEZ PRODUCTS, INC., quien no da contestación a la demanda, según se puede constatar en el oficio Nº 1543, de 23 de septiembre de 2005.
La sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., a través de apoderado, se opone a las pretensiones de la demandante, manifiesta “(…) niego que el demandante tenga el derecho que invoca y considero que los actos administrativos acusados no violan las normas señaladas en la demanda como infringidas, pues se ajustan en todo a la ley.”.
Afirma que “Se equivoca el demandante cuando en el punto 4.2.1 de la demanda manifiesta que la marca solicitada por su representada no es idéntica a la previamente registrada, pues es absolutamente evidente que la marca CLOBEX se asemeja a la marca CLODEX-N previamente registrada, en forma tal que puede inducir al público a error.”.
Sostiene, así mismo que, “La Superintendencia de Industria y Comercio no cometió ningún error al fraccionar la marca encontrada de oficio excluyendo del análisis el guión y la letra “N” final del signo CLODEX-N. Las letras individualmente consideradas y los guiones son de uso común y por lo tanto no son susceptibles de apropiación, razón por la cual estos elementos integrantes de la marca no deben ser apreciados en el examen de registrabilidad o en el cotejo de marcas. Resulta por lo tanto, equivocada la pretensión de la demanda de querer que la Superintendencia al hacer la comparación de signos no hubiese eliminado la parte final del signo, pues tal eliminación es legal y obvia y de ninguna manera injustificada ni prohibida como se señala en la demanda.”.
Respecto a los productos que amparan las marcas en conflicto señala que
“CLOBEX puede ser una derivación de CLOB-X pero la gran similitud fonética que presenta esta variación con la marca CLODEX-N impide que se conceda su registro de marca y mucho menos cuando se trata de productos comprendidos en la clase 5, que tienen una finalidad tan importante como lo es la salud y por ende la vida de los consumidores en donde debe haber gran énfasis en el rigor de la comparación. Igualmente es importante resaltar que dichos productos son adquiridos por el público de manera oral en las farmacias, lo cual justifica la relevancia que debe dársele a la similitud fonética por el riesgo de confusión o asociación que se puede generar en el público consumidor si coexistieran en el mercado las marcas en conflicto.”.
CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 9 de noviembre de 2005.
2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS
Es procedente realizar la interpretación de los artículos solicitados por la consultante, estos son: 134 inciso 1°, 135 literal b) y, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente para la fecha de presentación de la solicitud de registro de la denominación “CLOBEX”
(nominativa). También procede interpretar, de oficio, el inciso final del artículo 135, el artículo 148 y el 150 de la mencionada Decisión.
En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:
DECISIÓN 486
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS
“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”;
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
“b) carezcan de distintividad”;
(…)
“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
“a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…)
“Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.
“A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación”.
“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
3. CONSIDERACIONES
El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca, elementos constitutivos y clases; excepciones al registro de una marca: la distintividad derivada del uso previo del signo; impedimentos para el registro de una marca:
la identidad y la semejanza; reglas para realizar el cotejo marcario;
procedimiento para el examen de registrabilidad; marcas farmacéuticas;
partículas de uso común:
3.1. CONCEPTO DE MARCA, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y CLASES
Concepto
La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.
Para Chavanne y Bursa, marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por
otros”.1
La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o asociación acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
Los elementos constitutivos de una marca
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.
La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos servicios o unos productos de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.
Clases
La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas.
En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los
1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL.
Argentina. 1989. pp 15-16.
olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.
En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder éstas a las clases a las cuales pertenecen los distintivos en conflicto.
La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas que evocan ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca, y las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.
La MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.
Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos.
El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque no se descarta que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.
Al respecto este Tribunal ha manifestado:
“se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.2
Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca mixta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
3.2. EXCEPCIONES AL REGISTRO DE UNA MARCA: LA DISTINTIVIDAD DERIVADA DEL USO PREVIO DEL SIGNO
El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado como marca.
El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada …” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T- 136/00).” 3
La jurisprudencia sostiene, según lo establecido por el último párrafo del artículo 135 de la aludida Decisión, que un signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o el servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, constituirse en registrable.
3 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
El Tribunal ha manifestado al respecto:
“En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro.”4
El “uso constante” o “uso previo” que indica GALDERMA S.A. es en relación al signo CLOB-X, diferente al signo solicitado para su registro CLOBEX.
3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA; REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO
La identidad y la semejanza
La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado:
“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.5
Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación.
Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que
4 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:
La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos.
Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para realizar el cotejo marcario
Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas:
"Regla 1 .- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
"Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.
"Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas". 6
Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:
“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de
‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.
“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 7
3.4. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD
6 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.
El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación.
Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.
Al respecto este Tribunal ha manifestado:
“La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.”8
Se concluye entonces que, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulten de la presente interpretación, en la aplicación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 al caso concreto.
3.5. MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN
La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores.
El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias
8 Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca:
“CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.”
(Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).
Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso
“BROMTUSSIN”).
El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266).
Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”).
Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”
(Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”).
Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular
no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.
Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc.
Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.
La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente:
“La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro...”.
Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro...
esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas
que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”
(Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).” 9
Con base en estos fundamentos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
1. Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial. Esa aptitud se confirmará si la denominación, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
2. Como excepción a la prohibición de registro de un signo, éste podrá ser susceptible de ese registro como marca, si el solicitante de aquél lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o de los servicios a los cuales ampara siempre que se justifique el uso del signo solicitado a registro.
3. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
5. La Oficina Nacional Competente, hayan sido o no presentadas oposiciones, realizará obligatoriamente, de oficio, el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el registro de una
marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.
6. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.
7. Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-00367 01, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE
Walter Kaune Arteaga Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO MAGISTRADO
Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO
Mónica Rosell Medina SECRETARIA PROCESO 202-IP-2005
