Lima, 7 de marzo de 2017
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág. PROCESO 231-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 01438-2011-0-1801-JR-CA-02. Referencia: Marcas involucradas TUTTO FREDDO HELADERÍAS y logotipo (mixta) y HELADERÍAS FREDDO (denominativo y mixto)... 2 PROCESO 234-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00299. Referencia: Signos involucrados: AVANSIS (mixto) y
ADVANTIS (denominativo)... 23 PROCESO 240-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00112. Referencia: Signos involucrados: 24 WALKS (denominativo) y CALZADO WAL S LTD. y WALS
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 231-IP-2016 Interpretación Prejudicial
Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú
01438-2011-0-1801-JR-CA-02
Marcas involucradas TUTTO FREDDO HELADERÍAS y logotipo (mixta) y HELADERÍAS FREDDO (denominativo y mixto)
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
El Oficio No. 1438-2011-0/StaSECA-CSJLI-PJ, recibido el 20 de mayo de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno Nº 01438-2011-0-1801-JR-CA-02.
El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno Demandante:
Demandado:
Tercero interesado:
FREDDO S.A.
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ. HELADERÍAS runo FREDDO S.A.
2. Hechos relevantes
2.1. El 12 de febrero de 2012, HELADERÍAS TUnO FREDDO S.A. (en adelante, Tuno FREDDO) solicitó el registro de la marca runo FREDDO (mixta)1, para distinguir productos comprendidos en la Clase 302 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas", instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, "la Clasificación Internacional de
Niza'')--t)'
-2.2. Publicada la referida solicitud en el Diario Oficial "El Peruano", FREDDO S.A. formuló oposición, el 20 de junio de 2012, fundamentada en el registro previo de sus marcas HELADERÍAS FREDDO (mixta)3 para
distinguir "helados y demás productos de la Clase 30" y FREDDO, logotipo (mixta)4, para amparar "helados" amparados en la Clase 30 de la Clase de la Clasificación Internacional de Niza y FREDDO (mixta) para proteger servicios de la Clase 435•
2
3 4 5
Expediente No. 381864-2009
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelerla y confitería, helados comestibles; miel, Jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias y hielo.
Certificado 25155 Certificado 00042366.
Servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo, servicios de alimentación, restaurantes, restaurantes auto servicio, cafeterías, cafés, confiterías, bares, cafeterlas y snack bars al paso, cantinas, salas de lunch, snack bar, heladerías.
Heladerías
....
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.
• • •
Certificado 25155Certificado 42366
2.3. El 15 de febrero de 201 O, mediante Resolución 370-2010/CSD INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual {en adelante, el INDECOPI) declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo TUTTO FREDDO {mixta).
2.4. El 11 de marzo de 201 O, FREDDO S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 370-2010/CSD-INDECOPI, en el extremo en el que se declaró infundada su oposición.
2.5. El 3 de diciembre de 201 O, mediante Resolución 2760-201 OfTPI INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución impugnada
2.6. El 16 de marzo de 2011, FREDDO S.A. interpuso demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 2760-2010fTPI-INDECOPI. 2.7. El 16 de octubre de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso
Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.
2.8. El 6 de noviembre de 2015, FREDDO S.A. presentó recurso de apelación contra la Sentencia de 16 de octubre de 2015.
2.9. El 13 de mayo de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, resolvió suspender el
proceso a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
3. Argumentos de la demanda contencioso administrativa de FREDDO
S.A.
3.1. Es titular de las marcas FREDDO para identificar helados y heladerías en Perú.
3.2. El signo solicitado no debió admitirse a registro ya que está incurso en la prohibición del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
3.3. El elemento denominativo TUTTO a pesar de estar escrito en italiano, es de fácil comprensión para el público peruano, al ser sinónimo de "todo o totalmente", por lo que es imposible que dicha palabra le dote de distintividad al signo solicitado.
4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de INDECOPI
4.1. En el caso en concreto, el INDECOPI evaluó los signos considerados en su conjunto, y el hecho de que una marca comparta términos de otra, no es suficiente razón para determinar que ambas sean confundibles en sí. 4.2. El signo solicitado denota una entonación, pronunciación e impresión visual en conjunto diferente a las palabras que conforman las marcas registradas.
4.3. El signo solicitado incluye elementos de carácter figurativo, es decir, la gráfica de una copa con tres bolas de helado, en combinación de colores y letras características, la cual la hace diferente de las marcas opositoras.
4.4. El término FREDDO es utilizado en algunas marcas de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.5. Adicionalmente, el término FREDDO alude a FRÍO, característica esperada en los helados.
4.6. La inclusión de la palabra FREDDO en el signo solicitado, no es determinante para establecer la posible confusión argumentada por la actora.
4.7. El término TUTTO no debe ser analizado en forma separada respecto del conjunto del signo solicitado, y al ser el idioma italiano una lengua que no ha sido generalizada en el público consumidor peruano.
Contestación por parte de TUTTO FREDDO
4.8. FREDDO S.A. no puede apropiarse del término FREDDO que significa frío en italiano, y que por ende se encuentra relacionado a la venta y expendio de helados y demás productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.9. El signo TUTTO FREDDO (mixto) solicitado a registro posee elementos propios y caracteristicos que lo hacen suficientemente distintivo.
4.10. Tanto TUTTO como FREDDO son denominaciones de fantasía al ser provenientes del idioma italiano, el cual no se ha generalizado dentro del público consumidor peruano.
4.11. El signo solicitado está conformado por letras estilizadas, acompañado de un diseño especial de una copa de helado y con diversos colores, mientras que la marca opositora si bien posee un diseño, éste es diferente notablemente al de TUTTO FREDDO (mixto).
4.12. No existe posibilidad de que se produzca confusión en el público consumidor.
5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia
La sentencia de primera instancia judicial declaró infundada la demanda al considerar fundamentalmente lo siguiente:
5.1. Las diferencias fonéticas y gráficas entre dichos signos conllevan a que éstos puedan coexistir pacíficamente en el mercado, sin causar riesgo de confusión para el consumidor.
5.2. Se puede colegir que el término FREDDO se ha tomado de uso común para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
5.3. La Resolución impugnada no contiene un mandato arbitrario de parte de la administración, por ende, se entiende que su motivación, aunque suficiente, resulta válida y no constituye una vulneración al derecho a la debida motivación.
6. Argumentos del recurso de apelación presentado por FREDDO S.A. 6.1. La dimensión característica del signo solicitado son los elementos
denominativos, en donde la palabra FREDDO es la que posee distintividad, el cual es idéntico al único elemento de la marca registrada FREDDO y logotipo.
6.2. La figura de la copa de helado es también idéntica a la figura usada en la publicidad de FREDDO S.A. sin mencionar que alude directamente al concepto de "productos de heladería" de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
6.3. Tal como lo dice la propia juzgadora, TUTTO y HELADERÍA son palabras de uso común, por tanto, el cotejo debe ser entre FREDDO y FREDDO.
6.4. El único elemento relevante del signo solicitado es FREDDO.
6.5. FREDDO tiene más de cuatro décadas en el mercado internacional, siendo una marca en la cual sus fundadores han invertido décadas de sus vidas a fin de posesionarla como una de las más importantes marcas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
6.6. A partir de 2005 tiene más de treinta heladerías, distribuidas en Argentina y otros países incluido en Bolivia.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada6•
2. De oficio se interpretará el Artículo 135 literal g) de la Decisión 4867•
C. TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre signos mixtos.
3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
6 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. •
"Artículo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
7
a} sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ... r.
"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(... )
g} consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del palst
4. Marcas en idioma extranjero.
5. Palabras de uso común en la conformación de un signo. La marca débil.
6. Conexión competitiva entre productos de la Clase 30 y servicios de la Clase 43.
7. Preguntas del juez consultante.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrreglstrabilidad de signos por Identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.
1.1. Se analizará este tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado TUTTO FREDDO (mixto) respecto de las marcas registradas HELADERÍAS FREDDO (mixta) FREDDO y logotipo (mixta) y FREDDO (denominativa).
1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:
''Artículo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(
...
)".1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor3.
a
a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo
Véase, a modo referencial, la Interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.
de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
1.4. Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
9
10 11
12
a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados9.
b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia10.
c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan 11.
d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante 12•
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-IP-2013, p. 5; y del Proceso 519-IP-2015, p. 6.
/bid.
Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-lP-2015, pp. 11-12.
1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:13
1.6.
13
14
15
16
a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria14• Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles15• Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento16.
Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; el Proceso 14-IP-2009, p. 6; y el Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI el Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT el Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T JUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla el OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone
1.7. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor 17•
1.8. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir18• De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables19•
1.9. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
2. Comparación entre signos mixtos
2.1. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud de que, tanto el signo solicitado TUTTO FREDDO y la marca opositora FREDDO y logotipo sobre la base de la cual se plantea la oposición, son mixtas.
17 18
19
e/ EUIPO- Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del T JCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del T JCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Laudar Cosmetics e/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la ínterpmtación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que /as soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas".
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 316-lP-2015.
En ese sentido, la interpretación prejudícial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015.
2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
2.3. En consecuencia, una vez el Tribunal consultante haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:
20
21
2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión20; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.
2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:21
a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.
b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
c) En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcaría, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológico suele prevalecer.
2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 1 O.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.
2.4. 3. 3.1.
3.2.
3.3. 22 23con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:22
a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a
comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
e) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TUTTO FREDDO (mixto) y la marca FREDDO y logotipo {mixta).
Comparación entre signos mixtos y denominativos
Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo solicitado TUTTO FREDDO (mixto) y FREDDO (denominativo) se abordará en este acápite este tema.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo23 entre los mismos:
Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de
3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión.
3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:
3.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
3.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
3.3.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de
una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
3.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcarlo, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros24:
24
3.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.
2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014.
Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015.
3.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
3.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.
3.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.
3.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:
3.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento
estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.
3.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
3.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos TUTTO FREDDO y FREDDO.
4. Marcas en idioma extranjero
4.1. En atención a que el signo solicitado para registro se encuentra conformado por la expresión TUTTO FREDD025, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de una marca.
4.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las
palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.
4.4. Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en el idioma castellano al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local26•
4.5. Al momento de analizar el signo solicitado, se deberá revisar si en efecto las palabras TUTTO FREDDO es de conocimiento entre el público consumidor y que si es fácil de ser identificado como "todo frío".
5. 5.1.
5.2.
25
26
Palabras de uso común en la conformación de un signo. La marca débil
Afirma el INDECOPI que la palabra FREDDO es un término de uso común ya que se lo utiliza en varios signos para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, en el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.
El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:
Traducción de TUTIO FREDDO es TODO FRIO, fuente: http:1/traductor.babylon software.com/italiano/a�spanol/
Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la
"Artículo
135.-
No podrán registrarse como marcas los signos que:(
...
)g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate
en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
r ... r
5.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.27
5.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.
5.5. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en las Clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Se deberá tener en cuenta la previsión plasmada en el punto antes enunciado.
6. Conexión competitiva entre productos de la Clase 30 y servicios de la Clase 43
6.1. Se afirma por parte de la actora que los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza amparados por el signo solicitado
TUTTO FREDDO (mixto} están directamente relacionados con los servicios de la Clase 43 que protege la marca FREDDO (denominativa} de la actora, por lo que se abordará el tema de la conexión competitiva. 6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en
una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.28
6.3. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.29 6.4. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se
suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:
a} Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de
la Clasificación Internacional de Niza30
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a
28 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
-29
30
"Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior na determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. n
(Subrayado agregado)
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016.
El Tribunal ha sostenldo que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13.
6.5.
6.6.
31
J2
3J
categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación I ntemacional de Niza.
b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines31, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.
c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. 32
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.33
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un
Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.
Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.
De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación -Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.
ligero incremento en el precio de un producto origina .una mayor demanda en el otro34• Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.
6.7. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 35
7. Preguntas del juez consultante
7.1. Solicita la Sala consultante a este Tribunal se pronuncie respecto a:
34
35
a) Los criterios para determinar el elemento relevante en un signo mixto y las reglas del cotejo marcario entre un signo denominativo y otro mixto, cuando existe un elemento común entre ellos.
Para determinar los criterios de comparación entre signos mixtos, se deberán aplicar las reglas contenidas en el punto 2 de la presente Interpretación Prejudicial.
En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robln Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA. MICROECONOM/A 8
•
[Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la
variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos�. Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá
el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución.
Véase:<https:l/books.google.com.ec/books?id=ldBl68bW3eoC&pg=PA24 7 &dq-microeconomia +efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwj0mbyUus3MAhXIHR4KHRXZAXc06AEIJTA C#v=onepaqe&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).
Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de Junio de 2016.
b) Se produce riesgo de asociación al contener ambos signos un término común que distinguen algunos productos iguales contenidos en diferentes clases 30 y 43 de la Nomenclatura oficial.
Como se mencionó en el punto 5 de la presente ponencia, los términos de uso común no forman parte del cotejo marcarlo, sin embargo, como excepción si el signo que contiene el término de uso común es débil, en este caso el signo debe ser analizado en su conjunto.
En el caso en concreto, se deberá analizar si el signo solicitado TUTTO FREDDO HELADERIAS y logotipo contiene algún elemento de uso común para las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, definiendo su carácter distintivo y luego revisar si es pertinente eliminar del cotejo los términos de uso común.
c) Si el término FREDDO constituye un elemento de común uso, en relación con marcas que distinguen productos de la clase 30, así como en clases conexas competitivamente.
Este Tribunal no se puede pronunciar respecto a si FREDDO es o no de uso común, solo puede definir qué se entiende por este tipo de elementos, tal como se determinó en el punto 5 de esta Interpretación Prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 01438-2011-0-1801-JR-CA-02, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo
del Articulo 90 del Es
b
to del Tribunal.
Cecilia
L
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ros
MAGISTRADA
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente lnte · Prejudicial el Presidente y el
Secretaris;>---Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS: 234-IP-2016 1 nterpretación Prejudicial
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia
2010-00299
Signos involucrados: AVANSIS (mixto) y
ADVANTIS (denominativo)
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
El Oficio 2168, recibido el 23 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00299; y,
El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. 1.
ANTECEDENTES
I '
:1
Demandante: Demandado:
SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO S.A. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.
2. Hechos relevantes
2.1. El 24 de diciembre de 2008, JULIÁN BARBERI GARCÍA (en adelante JULIÁN BARBERI), solicitó el registro del signo AVANSIS (mixto)1 para
identificar servicios comprendidos en la Clase 42 del Arreglo de Niza2
Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de
Niza).
5tSTEMAS RVF1N2:AD0S
2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 601, SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO S.A. (en adelante SERVICIO PARA MEDIOS DE PAGO) presentó oposición con fundamento en el registro de la marca previa ADVANTIS (denominativa)3
Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza4.
2.3. El 31 de agosto de 2009, mediante Resolución 44236, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro del signo solicitado AVANSIS (mixto).
2.4. Dentro del término legal, JULIÁN BARBERI interpuso Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación, en contra de la Resolución 44236. 2 4 Expediente interno 08 136446. Programas de computador Certificado 238509.
Aparatos e instrumentos científicos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), se socorro (salvamento) y de ensenanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras y equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores y tarjetas magnéticas de identificación, programas de ordenador registrados.
/!
2.5. El 30 de septiembre de 2009, mediante Resolución 51028, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al resolver el Recurso de Reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 44236.
2.6. El 30 de diciembre de 2009, mediante Resolución 69415, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el Recurso de Apelación, confirmó la Resolución 44236 de 26 de febrero de 2009.
2.7. De manera oportuna y dentro del término legal establecido, SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO, interpuso Acción de Nulidad5 en contra de
las Resoluciones 44236, 51028 y 69415 que concedieron el registro del signo solicitado.
2.8. El 11 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 151 la Decisión 486.
3. Argumentos de la demanda de nulidad formulada por SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO
3.1. Las resoluciones administrativas emitidas por la SIC, violan el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que se está concediendo el registro de una marca que no es distintiva, es decir, no es apta para identificar productos y/o servicios en el mercado.
3.2. Entre los signos en conflicto, existe una innegable semejanza visual y fonética, por lo cual es probable que el público consumidor asuma que los dos provienen de un mismo origen empresarial.
3.3. En el presente caso, es indiscutible que el signo AVANSIS (mixto) y la marca ADVANTIS (denominativa), presentan claras semejanzas desde el primer impacto, y que además los productos y servicios se encuentran relacionados.
3.4. Entre los signos confrontados la pronunciación es casi idéntica.
3.5. La SIC comete un error al establecer que los signos enfrentados en este caso, no se confunden porque la marca registrada tiene una "D" y una "T" que no están presentes en el signo solicitado.
De la revisión del expediente administrativo no se desprende la fecha de presentación de la acción.
/ /
,,
¡ !'<...-4. Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por parte de la SIC
4.1. Al realizar la comparación entre los signos, el elemento gráfico del signo solicitado resulta lo suficientemente distintivo y diferenciador, lo cual permite desvirtuar cualquier riesgo de confusión, permitiendo que los signos puedan coexistir pacíficamente en el mercado.
4.2. El signo solicitado fue concedido en su conjunto, es decir sobre el
elemento denominativo y gráfico que lo conforman, por ende, su uso en el mercado, debe ser de manera íntegra, no individual.
4.3. Los signos ADVANSIS y ADVANTIS, analizados en su impacto general y en conjunto, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de confusión.
4.4.
B.
1.
6
El consumidor no se confundiría al elegir los productos y/o signos en el mercado, y tendría claro el origen o procedencia empresarial de los mismos, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor.
NORMAS A SER INTERPRETADAS
El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 1516 de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina.
"Artículo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."
"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indeb"1damente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
I
2. Procede únicamente la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a), y 151 toda vez que en el presente caso no cabe referirse al concepto de marca contenido en el Artículo 134.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 3. Conexión competitiva entre las Clases 9 y 42.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.
1.1. Se abordará el tema, en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado AVANSIS (mixto), y la marca registrada ADVANTIS (denominativa), sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad.
1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:
( ... )"
"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos
cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(. . .) ".
"Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas,
los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.
I
1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor7.
a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
1.4. Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
7
8
a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos
en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontadosª.
b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras
de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales
Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP-2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6.
.... �¡
/ /
.1-pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia9.
c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos
gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan10.
d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan
una idea y/o valor idéntico y/o semejante 11.
1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:12
a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria13. Asimismo, se
9 10 11 12 13 /bid.
Así, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.
/bid.
Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8 .
Véase, por ejemplo, las Interpretaciones Prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como
