Lima, 22 de abril de 2016
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
PROCESO 436-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 229 literal b), solicitada por Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Caso: Cancelación de la marca BIOGEN (denominativa). Demandante:
LABORATORIOS BIOGEN COLOMBIA S.A. Proceso
interno: 2013-00063-00... ... 2 PROCESO 441-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: BETAPLUS (denominativa). Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT S.A. Proceso
interno: 2009-00315... ... 23 PROCESO 449-IP-2015 Interpretación prejudicial del tercer párrafo del artículo
165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión, con fundamento en la interpretación solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión. Caso: Cancelación parcial de la marca LIMONADA SOL (mixta). Demandante: CCM, IP S.A. Proceso interno Nº. 2010-
00056... ... 42
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
PROCESO 436-IP-2015
Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 Y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 229 literal b), solicitada por Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Caso: Cancelación de la marca BIOGEN (denominativa). Demandante: LABORATORIOS BIOGEN COLOMBIA S.A. Proceso interno: 2013-00063- OO.
Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.
VISTOS:
El Oficio 2796, de 26 de agosto de 2015, recibido correo electrónico el 27 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial relativa a los artículos 136, 165, 166, 167, 224 Y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2013-00063-00.
El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.
A. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
Partes en el Proceso Interno.
Demandante: LABORATORIOS BIOGEN COLOMBIA S.A.
· - .' '
...
..! " ~'••..." \_<: -'"
Tercero interesado:
República de Colombia.
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
Hechos.
1. El 27 de septiembre de 2010, la sociedad PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca BIOGEN (denominativa), certificado 166038, registrada a favor de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. El 1 de marzo de 2011, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. dio contestación a la solicitud de la cancelación presentada.
3. Por Resolución 54785 de 30 de septiembre de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió cancelar por falta de uso la marca BIOGEN (denominativa).
4. LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
5. Mediante Resolución 10677 de 28 de febrero de 2012, al resolver el recurso de reposición, la misma Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución impugnada.
6. Mediante Resolución 49781 de 23 de agosto de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, decidió confirmar la Resolución 54785.
7. LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. pretende obtener la nulidad de las Resoluciones 54785, 10677 Y 49781.
8. Por providencia de 18 de febrero de 2014, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera suspendió el proceso y solicitó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la interpretación prejudicial correspondiente.
Argumentos de la demanda.
LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. presentó demanda bajo los siguientes argumentos:
9. La marca BIOGEN (denominativa) ha sido usada constantemente en los términos establecidos en el artículo 166 de la Decisión 486.
." '_J _, ..., ,;~ •• ~ '.' '. ".,;.; •••.01·.·, \. •.•'., ' -...1__o ., •'.. •••• , ••
,
..; '_
(denominativa) para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.
11. Manifiesta que produce más de 100 medicamentos con más de 200 presentaciones, especialmente vitaminas y minerales para uso veterinario.
12. La marca BIOGEN (denominativa) es notoriamente conocida dentro de los productos veterinarios.
Argumentos de la contestación a la demanda.
La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que:
13. Quedó demostrado que el accionante, pretendiendo demostrar el uso de la marca BIOGEN (denominativa), aportó pruebas que correspondían a denominaciones diferentes como VITABION-V, VITAMINA A, VITAWELL y FOSFOBIOGEN que identifican productos de la Clase 5 y no de la Clase 31.
Por lo tanto, no existen elementos que acrediten el uso de la marca BIOGEN (denominativa) para productos de la Clase 31.
Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. presentó contestación a la demanda señalando que:
14. El signo BIOGEN (denominativo) no ha sido usado en los términos establecidos en el artículo 166 de la Decisión 486.
15. La actora demostró el uso de los productos VITABION-V, VITAMINA A, VITAWELL y FOSFOBIOGEN que distinguen vitaminas y minerales de uso veterinario, los cuales se encuentran en la Clase 5 y no en la Clase 31.
16. El objeto del debate no consiste en cuestionar el valor nutricional de las vitaminas y minerales en general, ni de los productos antes mencionados de Laboratorios Biogen Colombia S.A. sino en que si los productos utilizados como medicamentos para tratar la deficiencia de vitaminas y minerales, se encuentran clasificados o no en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.
A. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL:
1. Que, los artículos 136, 165, 166, 167, 224 Y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico
i)
Creación del Triounal de Justicia de la Comunidad Andina;
2. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;
3. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:
Solicitados: 136, 165, 166, 167, 224 Y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los artículos 136, 224 Y 225 de la misma normativa. Procede la interpretación de los artículos 165, 166 Y 167 de la citada norma". De oficio, se interpretará el artículo 229 literal b) de la misma Declsión-, B. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:
"Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.
Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito".
"Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca".
"Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.
El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros".
"Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:
(...)
b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro;
(...)".
.
-,-, , . ..., ...•,....procedimiento.
2. De la prueba del uso de la marca.
3. Cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida.
C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1. DE LA CANCELACiÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO Y SU PROCEDIMIENTO.
1. En el presente caso, PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca BIOGEN (denominativa) registrada a favor de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema propuesto precedentemente.
2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente'.
3. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden, en mayor parte, a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP- 20064.
Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación.
"De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.
Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. (. . .).
El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados
a
partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de
meres":
3 En ese sentido, GAMBOA VILELA, Patricia. "La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial". En: Revista de Derecho Administrativa, año 1, número 2, 2006, p. 226.
4 Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.OAC. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta).
5 Ibíd.
4. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
5. Por su parte, el artículo 19.16del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)1 establece que un registro de marca puede anularse si ésta no ha sido usada después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca".
6. Al respecto el Tribunal, señaló:
"Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cencetecionv.
6 "1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca".
7 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.
8 En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, Carmen. "La cancelación de la marca por falta de uso".
En: Thémis 36, Lima, p. 195.
9 Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL.
7. En el mismo sentido, el Tribunal ha manifestado que:
"Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.
Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos
o
servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de sucomercieítzectottw.
8. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:
"Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa
a
ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona
a
través de la cual se ejercita su uso. Al referirse
a
la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formalo
simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la ventao
de la disposición de los bieneso
serviciosa
título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (. . .) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productoso
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercioo
se encuentran disponibles en elmercedo'" .
9. También ha dicho este Tribunal que "El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar
o
distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
10 Proceso 180-IP-2006, ya citado.
11 Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.OAC. 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa:
DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE.
', ,
"
r
, ,o>
y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos
o
servicios en elmercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva"12.
'v.•/ , __~. ,_,¡ •" ';i f' , L·.
10. El Tribunal ha manifestado, con oportunidad del precitado Proceso 180-IP- 2006:
"El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva yrealmente ha sido usada o no:
1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real
de la marca.
2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas,
o
bajo catálogo, etc."13.11. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:
"Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto
a
la cantidad y volumen de bienes comercializadosa
manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normale
12 Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA (denominativa).
13 Proceso 180-IP-2006, ya citado.
8
. ;
uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos
o
tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344"14.
12. Finalmente, el Tribunal ha sostenido "El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (. ..)"15.
Causales de justificación para el no uso de la marca.
13. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado.
14. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, "se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal"16.
Efectos de la cancelación de la marca por no uso.
15. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión
14 Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de 1996.
15 Proceso 180-IP-2006, ya citado.
16 Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT.
t :
'"o .,C'.. _',
,_,..._:..¡ , .~. .: ~.: ' .• • ' ••• • '... ~j
registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada.
16. Finalmente, la cancelación del registro de marca acarrea el surgimiento de un derecho preferente en favor de quien solicitó la cancelación del registro.
En ese sentido, el artículo 16817 de la Decisión 486 expresamente determina que el momento al cual debe retrotraerse el derecho preferente y generar prelación es el de la solicitud de cancelación de registro de marca, estableciendo de esta manera un límite temporal hacia atrás, hacia el pasado.
2. DE LA PRUEBA DEL USO DE LA MARCA.
17. Como se ha señalado supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.
18. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece "el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa
a
este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (. ..)"18.
19. El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la
17 "Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa".
18 Proceso 02-AI-96, publicada en laG.OAC. 291, del 3 de septiembre de 1997.
_",_,'>vi _. _ ¡ _ •. ,' -sÓ» j~ ; .;.: j,,:.( ", "
;.;;¡ ~)el:;ulc¡Ode su liüJiar, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso,
a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.
20. Con relación a la naturaleza del uso serio, real y efectivo, cabe transcribir a continuación el extracto pertinente de decisión dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con ocasión del caso Silberquelle:
"Según reiterada jurisprudencia, el concepto de «uso efectivo», en el sentido de la Directiva, ha de entenderse como un uso realizado efectivamente conforme
a
la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor oal usuario final la identidad de origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posibleese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (sentencias de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, Rec. p. 1-2439, apartados 35 y 36, así como de 9 de diciembre de 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, Rec. p. 1-0000, apartado 13).
De dicho concepto de «uso efectivo» se desprende que la protección de la marca V los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear
o
conservar un mercado para losproductos
o
los servicios designados por el signo en que consiste, en relación con los productoso
los servicios procedentes de otras empresas (sentencias antes citadas Ansul, apartado 37, y Verein Radetzky-Orden, apartado 14)" (Subrayado por fuera deltexto)".
21. Adicionalmente, es preciso resaltar que, el uso efectivo de una marca se da cuando la marca se manifiesta públicamente dentro del sector del mercado al que pertenecen los productos o servicios identificados con el signo dístíntivo-".
Con relación al uso efectivo de la marca, cabe citar, de manera ilustrativa, la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) dictada con ocasión del caso Husky":
"La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la
19 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) del T JCE, de 15 de enero de 2009, asunto C-495/07, Silberquelle GmbH c. Maselli-Strickmode GmbH, apartados 17 y 18.
20 Véase, en ese sentido, DE LA FUENTE GARCíA, Elena. "El uso de la marca y sus efectos jurídicos". Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales SA, 1999, Barcelona, pp. 200 Y ss.
21 Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) del TJCE, de 13 de febrero de 2015, asunto T-287/13, Husky CZ s.r.o. c. ficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), apartado 63.
''-1
·~..
se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener
o
crear cuotas de mercado en beneficio de los productoso
de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado y la magnitud y frecuencia del uso de la marca (véase la sentencia LA MER, citada en el apartado 62 supra, EU:T:2007:299, apartado 55y jurisprudencia citada)".22. Por su parte, el Lanham Act22 de los Estados Unidos de América establece que, por uso de la marca ha de entenderse el uso de buena fe en el tráfico económico, y no el uso con la única finalidad de conservar los derechos de marca (Sección 45 Lanham Act)23.
23.
El
uso de la marca dependerá de la naturaleza del producto o servicio materia de uso, ya que no es lo mismo distinguir productos masivos, que productos selectivos, puesto que en el caso de productos selectivos (como, por ejemplo, venta de aviones) las ventas son esporádicas o en mucho menor cantidad por la calidad, naturaleza, grado de especialidad, precio entre otros.24. Finalmente, otro aspecto relevante para analizar la cantidad de ventas es la dimensión de la empresa titular. En ese sentido, una empresa pequeña podrá justificar su uso con menos ventas que una de gran dimensión>. Debiendo consignarse que, si bien es cierto que al apreciar el requisito de la cifra de ventas es indispensable una cierta cuantificación, no lo es menos que la apreciación de la cifra de ventas ha de realizarse no con arreglo a criterios estrictamente matemáticos, sino mediante la aplicación de pautas flexibles.
Como ha puesto de manifiesto la doctrina alemana, estas pautas son fundamentalmente la índole del producto distinguido por la marca y la dimensión de la empresa titular de la marca>,
25. En el caso concreto, el Juez Consultante deberá verificar si el titular de la marca cuya cancelación se solicita usó de forma seria, real y efectiva su marca, para ello, deberá aplicar los criterios previamente desarrollados con relación a la prueba del uso de la marca.
22 Lanham (Trademark) Act, promulgado el 5 de julio de 1946, codificado en el U.S. Cod e en el título 15 U.S.C. §1051; (b) Application for bona fide intention to use trademark.
23 En Silvermann v. CBS, Inc., 870 F .2d40, 9 USPQ2d 1778 (2d Cir. 1989) se ha declarado que un titular que deja temporalmente de usar la marca puede contrarrestar la presunción de abandonment justificando las razones que le han llevado a cesar en el uso así como los planes para reanudar su uso en un futuro cuando desaparezcan las condiciones que le obligaron a dejar de usar la marca. Conforme a esta regla, en el caso concreto se consideró que la falta de uso durante 20 años del último AMO 'N' ANDY para una serie de radio televisión y la no existencia de planes para reanudar su uso en un futuro próximo permitía concluir que los derechos de marca habían sido abandonados.
24 Véase, en ese sentido, FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "El uso obligatorio de la marca registrada".
IIIADI, 1976, p. 36.
25 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "El uso obligatorio de la marca registrada". IIIADI, 1976, p. 38.
C,Á,NC2L2l.C:ON F'.~);~
FALT
Dí: USO DE UNl\ MAnCA NorORIAMErfr:.:CONOCIDA.
26. En el caso concreto, el titular de la marca BIOGEN (denominativa), objeto de cancelación, Laboratorios Biogen de Colombia S.A., afirma que dicha marca es notoriamente conocida. En consecuencia, el Tribunal interpretará el presente tema.
27. El artículo 229 de la Decisión 486 reconoce una protección especial a las marcas notoriamente conocidas, independientemente de su uso en un País Miembro. En tal sentido, la disposición normativa comentada establece que:
"Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:
(...)
b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro;
( ...)".
28. En consecuencia, aunque la Decisión 486 no consagre expresamente la improcedencia de cancelación por no uso de la marca notoria, esto se puede deducir tanto de sus disposiciones normativas que regulan los signos notoriamente conocidos, como de los propios principios y postulados que inspiran el derecho de marcas.
29. La institución de la cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida debe estar en consonancia con la protección ampliada que la norma comunitaria andina otorga a este tipo de marcas. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la protección de la marca notoriamente conocida no depende de su registro, por lo que su cancelación no priva a su titular del derecho exclusivo, ni podría generar un derecho de preferencia a favor del solicitante, careciendo por tanto de interés [urldlco-".
30. En otras palabras, en virtud de que las marcas notoriamente conocidas no necesariamente deben ser registradas, la cancelación de una marca notoria no podría generar un derecho de preferencia a favor del solicitante de la cancelación, por lo que dicha acción carecería de interés jurídico.
31. Por otra parte, la calidad de notoria de la marca no depende de su uso en el País Miembro, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.
Ello permite afirmar que su protección, que deriva de su calidad de notoria, está exenta de la carga de su uso en el País Miembro correspondiente.
Finalmente, tampoco procedería la cancelación parcial de su registro, por
26 METKE MÉNDEZ, Ricardo. "El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", Op. Cit., p. 106.
, "'\
• ,1 ._"..•A ,~ o"~'~. _ <.: '?"t)'j >,.,-'
respecto de los cuales se use, sino a todo tipo de productos y servicios (excepción al Principio de Especialidad) a pesar de no ser usada en relación con los mismos".
32. En consecuencia, puede considerarse que la marca notoriamente conocida no puede ser objeto de cancelación por falta de uso en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486. Sin embargo, cabe precisar que la calidad de notoria de la marca debe declararse en el proceso de cancelación correspondiente, lo que supone la obligación del titular de acreditar dicha calidad'".
33. Con relación a la viabilidad de la cancelación de una marca notoriamente conocida y a lo dispuesto por el artículo 229 literal b) de la Decisión 486, el Tribunal se ha pronunciado de la siguiente manera, con ocasión de la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 180-IP-200629:
"Dicha norma de alguna forma modera el principio del uso real y efectivo de la marca, ya que protege a la marca notoriamente conocida así no haya sido usada o no se esté usando para distinguir productos o servicios.
Sobre este punto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
"Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486
a
la marca notoria rompe el principio de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, el cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal by, dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios,o
para identificar actividadeso
establecimientos en el País Miembro.La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno v, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte. sin embargo.
que en este caso la prueba de la notoriedad del signo deberá atender
a
criterios diferentes al uso del signo en el27 Ibid.
28 lbki., p. 107.
29 Proceso 180-IP-2006, de 4 de diciembre de 2006, actor: RODOLFO MORA MORA, marca mixta:
"BROCHA MONA".
;
-.-, .•~_..,_". __ <.~.-
El Tribunal ha esbozado de una manera muy clara el por qué se debe dar un tratamiento diferente
a
la figura de la cancelación por no uso cuando se está en frente de una marca notoria, que cuando se está en frente de una marca común, criterios que bien pueden apreciarse en relación con casos de cancelación por no uso regulados por la Decisión 486. Ha expresado lo siguiente:"Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.
(.
.
.)Así las cosas, deberá la Oficina Nacional
o
el JuezCompetente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que es menos cierto que en re/ación con determinadas marcas el gr?/do de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use'?' (Subrayado por fuera del texto ).
34. En consecuencia, una vez establecida la calidad de notoria de una determinada marca que se pretende cancelar por no uso, ésta conservará dicha calidad, en virtud de que, aunque el uso constante es uno de los factores a ser tomados en cuenta para la determinación de tal calidad, no es el único.
30 Proceso 133-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2006, Marca: "TRANSPACK".
31 Proceso 46-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 23 de agosto de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1415, de 18 de octubre de 2006.
un signo persiste, aunque su uso sea temporalmente suspendido, no se verifique para ciertos productos o servicios o sea interrumpido en ciertos Países.
35. A este respecto, cabe mencionar, a título referencial, que la jurisprudencia estadounidense ha señalado que los derechos de marca pueden sobrevivir a largos periodos sin uso siempre y cuando la notoriedad perdure'".
36. Como lo ha manifestado el propio Tribunal en reiterada jurisprudencia, no puede cancelarse una marca notoriamente conocida, salvo que ésta pierda dicha calidad:
"En este sentido,
a
criterio de este Tribunal no puede cancelarse una marca notoriamente conocida V reconocida por la autoridad administrativa,o
juez nacíor1.al.salvo que pierda dicha calidad por una razón de hechoo
derecho debidamente probada, tal como lo ha señalado el Tribunal en la interpretación prejudicial del Proceso 46-IP- 2006, ya citado: "deberá la Oficina Nacionalo
el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el status de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que no es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use"33 (Subrayado por fuera del texto).37. En conclusión, la finalidad del artículo 229 literal b) es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y se apropien de la reputación ganada por una marca notoria que, aunque no haya sido usada en el País Miembro correspondiente, continúa siendo notoriamente conocida en otros Países. Sin embargo, en tal caso, la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al uso del signo, aunque deberá dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 228 de la Decisión 486.
38. Finalmente, el Tribunal estima conveniente transcribir a continuación el extracto pertinente de la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 105-IP-2013:
"Teniendo en cuenta que la figura de la marca notoriamente conocida se ha desarrollado sobre la base de la protección del esfuerzo
32 Ferrari S.pA Esercizio Fabbriche Automobili e Corse c. McBurnie, 11 U.S.P.O.2d 1843 (S.o.
CaI.1989).
33 Proceso 112-IP-2006. de 13 de septiembre de 2006, actor: LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A., marca: "JEAN MARIE FARINA" (denominativa).
leal, el Tribunal, haciendo un análisis inteqret y sistemático con la normativa que consagra la cancelación por no uso, encuentra lo siguiente:
- La figura de la cancelación por no uso también debe ser coherente y consecuente con el principio de la actuación de buena fe en el mercado, el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno, y la competencia leal.
- Aunque una marca notoria cayera en el desuso por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo, es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de conformidad con múltiples factores.
- Siendo esto así, y tal como se explicó anteriormente, la normativa comunitaria mediante la figura de la marca notoria rompe el principio de uso real y efectivo de la marca.
- Asimismo, se rompen los principios registrales, de territorialidad y de especialidad, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En relación con este último, y teniendo en cuenta que
es vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que la protección de la marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la exposición
a
cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida más allá del principio de especialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos.En este caso, la corte consultante deberá analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está expuesto
a
cada uno de los riesgos en el campo registralo
en el mercado como tal.En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, la corte coneuitente deceré tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger, analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que soportan la publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, y que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.
- La figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si es susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro
:1., •.. 1
.
cancelar por no uso el registro de una marca notoria debe ser prolijamente analizado por parte de la corte consultante, ya que, en muchos escenarios basados en el derecho preferente, no debería operar la figura por no ser viable el registro de una marca idéntica o similar
a
la marca notoria objeto de la cancelación. En consecuencia, en primer lugar, debe analizarse el grado de notoriedad que ha alcanzado el signo notorio objeto de la cancelación, para posteriormente determinar, en el evento de que se pretenda registrarun signo idéntico o similar bien sea por el uso del derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría en los diferentes riesgos en el mercado.
El Juez Consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público consumidor, como sería el caso de conexión competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar el signo notorio. También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado
a
diferentes sectores. Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciríaa
que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planteado, la cancelación por no uso no tendría cabida y, en consecuencia, la oficina registro marcario debería negar la solicitud.Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio objeto de la cancelación, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor.
,-1
/
- Como corolario de lo anterior, la única manera de generar una regulación de propiedad industrial coherente, sistemática y efectiva, es hacer operante las figuras dentro de un andamiaje engranado de protección. En el caso particular, la cancelación por no uso debe ser operante sólo si se permite la correcta realización de los principios y la finalidad de la protección de la propiedad industrial; en efecto, una efectiva cancelación por no uso sólo es posible si no afecta la
""~ ) na.:e r;:JcJri.,,()\;nw conocida y todas sus aristas ce protección: cancelación por notoriedad (artículo 235 de la Decisión 486), nulidad por notoriedad, acción contra uso no autorizado de un signo notorio (232 dela Decision 486), entre
otres:";
39. En el presente caso, el Juez Consultante deberá verificar la calidad de notoria de la marca cuya cancelación se pretende, en conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486, para poder determinar si la falta de uso de dicha marca tiene efectos jurídicos prácticos o si, por el contrario, la cancelación carece de interés jurídico en el caso concreto.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente,
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.
A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.
SEGUNDO: El uso de la marca dependerá de la naturaleza del producto o servicio materia de uso, ya que no es lo mismo distinguir productos masivos, que productos selectivos, puesto que, en el caso de productos selectivos, las ventas son esporádicas o en mucho menor cantidad por la calidad, naturaleza, grado de especialidad, precio entre otros.
La dimensión de la empresa titular es otro aspecto relevante para analizar la cantidad de ventas. En ese sentido, una empresa pequeña podrá justificar su uso con menos ventas que una de gran dimensión, debiendo precisarse que, si bien es cierto que al apreciar el requisito de la cifra de ventas es indispensable una cierta cuantificación, no lo es menos que la apreciación de
34 Proceso 105-IP-2013, de 16 de octubre de 2013, marca denominativa BAVARIA, asunto: la cancelación por falta de uso de la marca ysu relación con la marca notoriamente conocida.
,,1_ i !_-, J ,¡ _"
~ ,
.
." .•. , .3matemáticos, sino mediante la aplicación de pautas flexibles, que son fundamentalmente la índole del producto distinguido por la marca y la dimensión de la empresa titular de la marca.
En el caso concreto, el Juez Consultante deberá verificar si el titular de la marca cuya cancelación se solicita usó de forma seria, real y efectiva su marca, para ello, deberá aplicar los criterios previamente desarrollados con relación a la prueba de uso de la marca.
TERCERO: La protección de la marca notoriamente conocida no depende de su registro, por lo que su cancelación no priva a su titular del derecho exclusivo, ni podría generar un derecho de preferencia a favor del solicitante, careciendo por tanto de interés jurídico. En otras palabras, en virtud de que las marcas notoriamente conocidas no necesariamente deben ser registradas, la cancelación de una marca notoria no podría generar un derecho de preferencia a favor del solicitante de la cancelación, por lo que dicha acción carecería de interés jurídico.
Una vez establecida la calidad de notoria de una marca que se pretende cancelar por no uso, ésta conservará dicha calidad, en virtud de que, aunque el uso constante es uno de los factores a ser tomados en cuenta para la determinación de tal calidad, no es el único. Lo anterior, se ajusta a la realidad del comercio actual, donde la calidad de notorio de un signo persiste, aunque su uso sea temporalmente suspendido, no se verifique para ciertos productos o servicios o sea interrumpido en ciertos Países.
En consecuencia, el Tribunal advierte que los derechos de marca pueden sobrevivir a largos periodos sin uso siempre y cuando la notoriedad perdure.
En otras palabras, aunque una marca notoria cayera en el desuso por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo, es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por largos periodos de conformidad con múltiples factores.
La finalidad del artículo 229 literal b) es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y se apropien de la reputación ganada por una marca notoria que, aunque no haya sido usada en el País Miembro correspondiente, continúa siendo notoriamente conocida en otros Países. Sin embargo, en tal caso, la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al uso del signo, aunque deberá dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 228 de la Decisión 486.
En el presente caso, el Juez Consultante deberá verificar la calidad de notoria de la marca cuya cancelación se pretende, en conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486, para poder determinar si la falta de uso de dicha marca tiene efectos jurídicos prácticos o si, por el contrario, la cancelación carece de interés jurídico en el caso concreto.
,:'
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su _adopt·ón.
I ( -
/ I /
1'; ( /[/~
Cecilia Lui$á AyllooOuÍnteros MAGISTRADA
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudlcial el Presidente y el SEJ9tetario.
; ).i /\
/ //~/ I /í
, ' / /r /
'''f)
{,t/i~· ./ . ./ ~t4t z
Hern ~.mero
;s¡¡¡nb,,{no - ºust4r';~í--~
RES~NTE SECRETA 10
_'
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 436-IP-2015
.-']
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
PROCESO 441-IP-2015
Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: BETAPLUS (denominativa).
Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT S.A. Proceso interno: 2009- 00315.
Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.
VISTOS:
El Oficio 2867 de 2 de septiembre de 2015, con sus respectivos anexos, recibido vía correo electrónico en este Tribunal, el 3 de septiembre de 2015, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2009-00315.
El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.
A. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación recibida estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
Partes en el Proceso Interno .
BAYER ._~.i·,C¡;.¡;\....:;
AKTIENGESELLSCHAFT S.A.
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.
GYNOPHARM S.A.
Demandado:
Tercero interesado:
Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Rueda Hechos.
1. El 24 de mayo de 2007, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft S.A. (en adelante, Bayer) solicitó el registro de la marca BETAPLUS (denominativa) para distinguir "preparaciones farmacéuticas, a saber, terapéuticas y diagnósticas", productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2. El 29 de junio de 2007, el extracto de la referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 577.
3. El 13 de agosto de 2007, Gynopharma S.A. presentó oposición en contra de la referida solicitud con fundamento en la confundibilidad con la marca BETAPLEX (denominativa), registrada a su favor para distinguir productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. El 15 de agosto de 2007, Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Ruega formularon oposición contra la citada solicitud con fundamento en el registro previo de la marca BETA PLUS (denominativa), registrada a su favor en la Clase 3 para distinguir "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar; pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos".
5. El 30 de septiembre de 2008, mediante Resolución 38181, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundada la oposición presentada por Gynopharm S.A. y fundada la oposición presentada por Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Rueda, denegando consecuentemente el registro de la marca BETAPLUS (denominativa), solicitada por Bayer.
6. El 4 de noviembre de 2008, Bayer presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 38181.
7. El 27 de noviembre de 2008, mediante Resolución 49316, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 38181.
