Proceso 28-IP-2013.- Interpretación Prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comi- sión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166, 167 y 170 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Pri- mera, de la República de Colombia. Asunto: Cancelación por falta de uso de una marca figurativa. Expediente Interno: Nº 2009-00557 ...
Proceso 30-IP-2013.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 135 lite- rales e), f) y g); y, de oficio, del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comi- sión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “TAXI DRIVER” (mixta).
Expediente Interno: Nº 2006-00254 ...
Proceso 31-IP-2013.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486; y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literal a), 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de De- recho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justi- cia, de la República del Perú. Marca: “CRISTALPLANT” (denominativa).
Expediente Interno: Nº 1631-2011 ...
Proceso 11-IP-2013.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486; y, de oficio, de los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “LEOCAL” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2009-00465 ...
Proceso 24-IP-2013.- Interpretación Prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud for- mulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal f), 135 literal c) y 150 de la misma De- cisión. Actor: Sociedad MARS, INCORPORATED. Marca: TRIDIMENSIO- NAL. Expediente Interno Nº 2011-00097 ...
Para nosotros la Patria es América
S U M A R I O
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, en Quito, el 15 de marzo de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpre- tación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.
VISTOS:
Mediante Oficio Nº 237, de 04 de febrero de 2013, recibido vía correo electrónico el mismo día, el Consejo de Estado, Sala de lo Conten- cioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00557.
I. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documenta- ción allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
1. Partes en el proceso interno:
Demandante: TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDE- RER GMBH.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUS- TRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
Tercero interesado: PROCAPS S.A.
2. Determinación de los hechos relevantes:
- Mediante escrito presentado el 04 de abril de 2008, las sociedades TROLLI IBERICA S.A.
y MEDERER GMBH, presentaron solicitud de cancelación por falta de uso contra el cer- tificado de registro Nº 281107, correspon- diente a una marca figurativa, registrada para distinguir productos de la Clase 30 de la Cla-
sificación Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad PROCAPS S.A.
- El 18 de julio de 2008, PROCAPS S.A. titular de la marca, dio contestación a la solicitud de cancelación presentada.
- Mediante Resolución Nº 09925, de 27 de fe- brero de 2009, la Jefe de la División de Sig- nos Distintivos resolvió negar la cancelación total por no uso del certificado de registro Nº 281107, correspondiente a la marca figurati- va, registrada a nombre de la sociedad PRO- CAPS S.A. para distinguir productos com- prendidos en la Clase 30. Asimismo, resolvió cancelar parcialmente el registro de la marca figurativa, en el sentido de excluir de su co- bertura los siguientes productos: “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café, harinas y preparacio- nes hechas de cereales, pan, pastelería, he- lados comestibles, todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, leva- duras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas pa- ra ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”. Como consecuen- cia de la anterior limitación, el certificado Nº 281107 distinguirá: “dulces, bombones y todo tipo de productos de confitería”, productos comprendidos en la Clase 30.
- Por un lado, TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDE- RER GMBH y, por otro lado, PROCAPS S.A.
interpusieron recurso de reposición y en sub- sidio el de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución Nº 9925 de 2009.
- Mediante Resolución Nº 18121, de 20 de abril de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió confirmar la decisión con- tenida en la Resolución Nº 9925 de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y conceder el recurso de apela-
PROCESO 028-IP-2013
Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166, 167 y 170 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Asunto: Cancelación por falta de uso de una marca figurativa.
Expediente Interno: Nº 2009-00557.
ción interpuesto ante el Superintendente De- legado para la Propiedad Industrial.
- Mediante Resolución Nº 36009, de 17 de julio de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió confirmar la de- cisión contenida en la Resolución Nº 9925 de 27 de febrero de 2009, agotándose de esa manera la vía gubernativa.
3. Fundamentos de la demanda:
La sociedad TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDE- RER GMBH, manifestaron lo siguiente:
- “En este caso el uso de la marca no se efec- tuó en la forma como la misma se encuentra registrada. En efecto, el uso no se probó respecto de la marca en la forma como se encuentra registrada, es decir, en su forma FIGURATIVA, un CD que contiene fotogra- fías de etiquetas en las cuales aparecen las palabras TROLLI APPLEO’S acompañada de la figura registrada como marca, bajo certifi- cado Nº 281113".
- “Adicionalmente, dentro del expediente no aparecen pruebas ni de facturas, ni certifica- ción de revisoría fiscal en donde conste que el signo TROLLI APPLEO’S tenga incorpora- da la figura cuya nulidad se está demandan- do, ni aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 y la legislación nacional en materia probatoria”.
4. Fundamentos de la contestación a la de- manda:
La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda y mani- festó lo siguiente:
- “La marca figurativa Certificado Nº 281107, fue usada en el mercado conjuntamente con la marca TROLLI y las expresiones ya indi- cadas sin embargo, cada una tiene una posi- ción importante, conservan distancia sufi- ciente, e individualmente consideradas, son distintivas frente a los productos que ampa- ran; TROLLI permite diferenciar el origen em- presarial y la marca Figurativa Certificado Nº 28110, indica el tipo o forma de la goma, además, cabe recalcar, al ser la marca Figu- rativa, impronunciable, es lógico que vaya
acompañada de la expresión para facilitar al público su solicitud”.
- “Se demostró que la marca Figurativa Nº 281107, es utilizada de manera relevante en el comercio e igualmente se probó, con los documentos oportunamente allegados por PROCAPS S.A. que las transacciones de las facturas sí correspondían a los productos que identifica la marca Figurativa registrada”.
- “En consecuencia, los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, NO son nulos por el contrario, se ajustan a las disposiciones le- gales y vigentes aplicables en materia de registro marcario”.
5. Fundamentos de tercero interesado El tercero interesado, la sociedad PROCAPS S.A. manifestó lo siguiente:
“A lo largo del escrito de demanda se invoca la supuesta violación del artículo 165 de la Deci- sión 486 (…). En efecto, alegan los demandan- tes que mi mandante no demostró el uso de la marca Figurativa en cuestión, puesto que la misma iba acompañada de otras figuras y de- nominaciones (TROLLI APPLEO’S) que la figura en cuestión no aparece en las facturas de venta aportadas y otras alegaciones del estilo. Sin embargo, esto nada tiene que ver con el artículo 165 de la Decisión 486, pues el mismo, expresa la posibilidad de cancelar marcas por no uso, y que de no prosperar una cancelación total, po- dría efectuarse una limitación de productos o servicios dependiendo de lo que hubiere resulta- do probado en la vía administrativa”.
- “Aun cuando el apoderado de las demandan- tes hubiere invocado como violado el artículo 166 de la Decisión 486, que no lo hizo, la de- manda de todas formas estaría llamada al fracaso, pues es patente que el riguroso exa- men efectuado en la vía gubernativa por la aquí demandada es ejemplar, dado a que hizo una correcta interpretación de las nor- mas que componen el actual panorama legal en materia de cancelación de marcas por no uso”.
- “Aunque en la demanda sólo se alega la supuesta vulneración del artículo 165 de la Decisión 486, vale la pena mencionar que los
actos administrativos acusados se emitieron, repetimos, en estricto cumplimiento de las normas vigentes para el momento”.
II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía pre- judicial, las normas que conforman el Ordena- miento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.
En el presente caso, se solicita la interpreta- ción del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y además, de oficio, se interpretarán los artículos 166, 167 y 170 de la Decisión 486.
A continuación, se inserta el texto de las nor- mas a ser interpretadas:
DECISIÓN 486
“(…)
Artículo 165
La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autori- zada para ello durante los tres años consecu- tivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo ante- rior, no podrá iniciarse la acción de cancela- ción antes de transcurridos tres años conta- dos a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de re- gistro de la marca respectiva en la vía admi- nistrativa.
Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registra- da la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servi- cios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se de- bió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortui- to.
Artículo 166
Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuen- ta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difie- ra de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancela- ción del registro por falta de uso, ni disminui- rá la protección que corresponda a la marca.
Artículo 167
La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.
El uso de la marca podrá demostrarse me- diante facturas comerciales, documentos con- tables o certificaciones de auditoría que de- muestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identifi- cadas con la marca, entre otros.
(…)
Artículo 170
Recibida una solicitud de cancelación, la ofi- cina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alega- tos y las pruebas que estime convenientes.
Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente deci- dirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, me- diante resolución.
(…)”.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:
1. CANCELACIÓN PARCIAL DEL REGISTRO DE UNA MARCA POR FALTA DE USO. PRO- CEDIMIENTO.
En el presente caso, las sociedades TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH presenta- ron solicitud de cancelación por falta de uso en contra del certificado de registro Nº 281107, correspondiente a una marca figurativa, regis- trada para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad PROCAPS S.A. Mediante Resolución Nº 09925, de 27 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos resol- vió negar la cancelación total por no uso del certificado de registro Nº 281107 y cancelar parcialmente el registro de la marca figurativa.
Al respecto, este Tribunal ha señalado que, de acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486, se deduce que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y los modos de comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
En ese sentido, el Tribunal ha manifestado que
“(…) el uso de la marca deberá ser real y efecti- vo, de manera que no basta con la mera inten- ción de usarla o con la publicidad de la misma,
sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simple- mente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerar- se como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respec- to a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verda- deros actos de comercio”. (Proceso 116-IP-2004, Marca: “CALCIORAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005).
De otra parte, el artículo 273 de la Decisión 486, establece que la “oficina nacional competen- te”, a que se refiere el artículo 165 de la misma Decisión, es el órgano administrativo encarga- do del registro de la Propiedad Industrial. Y en referencia a la legitimación para solicitar la can- celación del registro del signo, el Tribunal ha de- terminado que se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero igualmente a los inte- resados legítimos, por lo que se considera que puede accionar la acción de cancelación “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso Nº 15- IP-99, Marca: “BELMONT”, publicado en la Ga- ceta Oficial Nº 528, de 26 de enero de 20000), o aquella que solicite registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utiliza- da.
Así, la acción de cancelación prosperará cuan- do, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licen- ciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En este sentido, la ac- ción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimien- to administrativo de registro del signo. Se ha señalado “(…) por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utili- zado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”. (Proceso 116-IP-2004, ya citado).
La acción de cancelación no será procedente si el titular del signo demuestra que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado, como se señala en el artículo 165 de la Decisión 486. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impedi- tiva de la cancelación, “se paralizaría simple- mente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desapareci- da la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”. (Proceso 15-IP-99, ya citado).
Sin embargo, es importante destacar que el artículo 165 de la Decisión en análisis establece que “la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición inter- puesto con base en la marca no usada”.
Dicha defensa deberá ser entendida, no sólo como oportuna en un procedimiento en el que un tercero ha iniciado una oposición, sino en aquel procedimiento en el que se deniegue de oficio, un registro de marca en base a otra ya concedida, es decir, sin que el titular de esta última haya interpuesto oposición.
En este sentido, si dicha acción es interpuesta en tiempo oportuno, es decir, durante la trami- tación del procedimiento administrativo, la auto- ridad deberá resolver el procedimiento de re- gistrabilidad considerando el resultado de dicha cancelación.
La cancelación parcial por no uso
El párrafo cuarto del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubie- se registrado la marca, caso en el cual la Ofici- na Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.
De lo anterior se desprenden los siguientes re- quisitos para que opere la cancelación parcial por no uso:
1. Que una marca determinada no se esté usan- do para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.
2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o simila- res a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asocia- ción en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado par- cialmente.
3. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca pro- teger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumi- dor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente per- mitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados.
3. PRUEBA DE USO DE UNA MARCA. LA MAR- CA USADA EN EL MERCADO DE UNA MA- NERA Y REGISTRADA DE OTRA.
En el presente caso, el tercero interesado mani- festó que: “A lo largo del escrito de demanda se invoca la supuesta violación del artículo 165 de la Decisión 486 (…). En efecto, alegan los de- mandantes que mi mandante no demostró el uso de la marca Figurativa en cuestión, puesto que la misma iba acompañada de otras figuras y denominaciones (TROLLI APPLEO’S) que la figura en cuestión no aparece en las facturas de venta aportadas y otras alegaciones del estilo.”
El registro impone al titular de la marca la exi- gencia de usarla en, al menos, uno de los Paí- ses Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los produc- tos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normal- mente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercia- lización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. A tenor de la disposición ci- tada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se ha- llen destinados exclusivamente a la exporta- ción, desde cualquiera de los Países Miembros.
El Tribunal ha declarado al respecto que “(…) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propie- tario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de ma- nera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y pública- mente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos siste- mas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerar- se como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bie- nes o servicios a título oneroso, como verdade- ros actos de comercio”. (Proceso 17-IP-95, mar- ca: PURO, publicado en la Gaceta Oficial Nº 199, de 26 de enero de 1996).
El Tribunal ha indicado también que “(…) las disposiciones del Régimen Común sobre Pro- piedad Industrial no establecen condiciones mí- nimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede estable- cerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empre- sa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, po- dría ser suficiente para acreditar su uso la de- mostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, compleji- dad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denomina- ción de la marca que pretende probar su uso”.
(Proceso 17-IP-95, ya citado).
En este contexto, procede señalar que, de con- formidad con la disposición prevista en el artícu-
lo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que de- muestren la regularidad y cantidad de comer- cialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento co- munitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimien- to utilizado frente a las normas internas (…)”.
(Proceso 02-AI-96, publicada en la Gaceta Ofi- cial N° 291, de 3 de septiembre de 1997).
El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjui- cio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.
La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y dis- tinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.
La marca usada en el mercado de una ma- nera y registrada de otra.
Al respecto, la norma comunitaria concede la facultad de realizar modificaciones al regis- tro marcario, tomando en cuenta los siguientes criterios: en una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos:
los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la mar- ca, ni el cambio de clase. De existir una modifi- cación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nue- va solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. Los segundos, en el contexto del ar- tículo 143 de la Decisión 486, podrán ser modifi- cados únicamente con relación a aspectos se- cundarios relativos a la descripción de la mar- ca, así como, se podrán eliminar o restringir
productos o servicios principalmente especifica- dos. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser nece- saria la presentación de una nueva solicitud.
Además, este Tribunal ha señalado en reitera- da jurisprudencia que: “Los aspectos secunda- rios que contiene la solicitud inicial para el re- gistro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográficas o me- canográficas, dirección del solicitante, supre- sión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cam- bios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solici- tud, sino la continuación de la primera, inclusi- ve con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece (...)”. (Proceso 41-IP-2005, mar- ca: DISEÑO, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1195, de 11 de mayo de 2005).
En el Proceso 50-IP-2011 se manifestó al res- pecto que:
“Si una marca denominativa se acompaña en el mercado de colores de fondo, gráficos o símbolos, sin que pierda la legibilidad de la marca no quiere decir que se está usando de una manera diferente a cómo fue registra- da y, por lo tanto, que no se pueda probar el uso real y efectivo en el mercado. Esto por cuanto el elemento esencial de una marca deno-minativa son las palabras que la com- ponen y, en consecuencia, lo importante es que el público consumidor identifique los pro- ductos y servicios con la denominación regis- trada.
Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferen- cia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.” 1
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA,
C O N C L U Y E:
PRIMERO: El párrafo cuarto del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afec- ta a algunos de los productos o ser- vicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo aná- lisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.
SEGUNDO: A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión co- rresponderá a su titular. Sin em- bargo, la normativa andina advier- te que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cance- lada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alte- ren el carácter distintivo de la mar- ca.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comu- nidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante co- pia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publi- cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE
1 Proceso 50-IP-2011, cancelación de marca: RON LI- MÓN PALO VIEJO (mixta). Publicado en la Gaceta Ofi- cial del Acuerdo de Cartagena Nº 1992 del 27 de octu- bre de 2011.
PROCESO 30-IP-2013
Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 135 literales e), f) y g); y, de oficio, del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República
de Colombia. Marca: “TAXI DRIVER” (mixta). Expediente Interno: Nº 2006-00254.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, en Quito, el 15 de marzo de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpre- tación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.
VISTOS:
Mediante Oficio Nº 260, de 06 de febrero de 2013, recibido en este Tribunal vía correo elec- trónico el mismo día, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, solicita a este Tribunal, interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2006-00254.
I. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documenta- ción allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
1. Partes en el proceso interno:
Demandantes: PELÁEZ HERMANOS S.A.
BATERÍAS WILLARD S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUS- TRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
Tercero interesado: COEXITO S.A.
2. Determinación de los hechos relevantes:
- La sociedad COEXITO S.A. solicitó el regis- tro del signo TAXI DRIVER (mixto) en la Clase 04 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Una vez publicada la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones a la solicitud de re- gistro.
- Mediante Resolución Nº 14400, de 23 de ju- nio de 2005, la SIC otorgó a favor de COEXI- TO S.A. el registro de la marca TAXI DRIVER (mixta) en la Clase 04 de la Clasificación Internacional de Niza.
- El 24 de agosto de 2006, las demandantes PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WI- LLARD S.A. presentan demanda de nulidad en contra de la Resolución Nº 14400 de 2005, ya que la SIC otorgó indebidamente el regis- tro solicitado.
3. Fundamentos de la demanda:
Las demandantes PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. manifestaron lo si- guiente:
José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Gustavo García Brito SECRETARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-
Gustavo García Brito SECRETARIO
- Solicitan la nulidad de la Resolución Nº 14400 de 2005, ya que la SIC otorgó indebidamente el registro solicitado.
- Con ocasión de la concesión del registro de dicha marca, COEXITO S.A. ha iniciado una persecución a los comerciantes de baterías y bienes para taxis, a través de acciones judi- ciales en donde aduciendo que es propietario de la marca, ha logrado que los jueces civiles del circuito de Bogotá dicten medidas caute- lares que impiden la fabricación y comerciali- zación de cualquier batería o repuesto para automotor que tenga el signo o la expresión TAXI.
- Alega el artículo 135 de la Decisión 486, so- bre los signos descriptivos, genéricos y pala- bras de uso común.
- El signo solicitado TAXI DRIVER (mixto) se encuentra integrado por una expresión univer- sal y otra inglesa, pero ambas expresiones son del conocimiento común, por lo que no puede alegarse que sean palabras de fanta- sía.
- El signo solicitado es débil e irregistrable, de conformidad con el artículo 172 de la Deci- sión 486.
4. Fundamentos de la contestación a la de- manda:
La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda alegan- do que:
- Defiende la legalidad del acto administrativo acusado, ya que el signo solicitado fue debi- damente otorgado.
- La actora no demuestra de manera fehacien- te y contundente que el signo TAXI DRIVER (mixto) forme parte del conocimiento común en el idioma castellano dentro del territorio en donde se va a comercializar el producto.
- La denominación TAXI DRIVER es una expre- sión en el idioma inglés el cual no es de dominio por la mayoría de la población co- lombiana y, en este sentido, no evoca para muchos ninguna idea en especial.
- No se vulneran los literales b), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486.
5. Fundamentos de tercero interesado El tercero interesado COEXITO S.A. dio con- testación a la demanda de la siguiente manera:
- La marca registrada TAXI DRIVER (mixta) de la Clase 4 fue debidamente otorgada por la SIC, y corresponde a una marca arbitraria, y no de fantasía.
- El concepto que evoca no guarda relación directa ni indirecta con el producto que identi- fica.
- La denominación TAXI DRIVER no es ni ge- nérica ni descriptiva de los productos a dis- tinguir en la Clase 04.
II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía pre- judicial, las normas que conforman el Ordena- miento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.
En el presente caso, el Juez Consultante solici- ta la interpretación prejudicial de los artículos 134 inciso 1º literales a), b), c), e), f) y g); y, 135 de la Decisión 486.
Se limitará la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b); además de interpretar los literales e), f) y g) del artículo 135 y, de oficio, del artículo 150 de la Decisión 486.
A continuación, se inserta el texto de las nor- mas a ser interpretadas:
DECISIÓN 486
“(…)
Artículo 134
A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos suscep- tibles de representación gráfica. La naturale- za del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obs- táculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los si- guientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etique- tas, emblemas y escudos;
(…)
Artículo 135
No podrán registrarse como marcas los sig- nos que:
(…)
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfi- ca, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los pro- ductos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias refe- ridas a esos productos o servicios;
f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usan- za del país;
(…)
Artículo 150
Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposi- ciones, la oficina nacional competente proce- derá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposicio- nes, la oficina nacional competente se pro- nunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca median- te resolución.
(…)”.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:
1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LOS SIG- NOS MIXTOS.
En el presente caso, la sociedad COEXITO S.A.
solicitó el registro del signo TAXI DRIVER (mix- to) en la Clase 04 de la Clasificación Interna- cional de Niza.
El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos suscepti- bles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.
Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imáge- nes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mo- nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es- cudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, indi- vidual o conjuntamente estructurados que, sus- ceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y ad- quiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal señala que: “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mix- tos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”.
(Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004).
Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Las- tres señala que: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la
‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la apti- tud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Ré- gimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuer- do de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).
La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos.
• La susceptibilidad de representación grá- fica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imáge- nes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el públi- co consumidor.
• La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y di- ferenciar en el mercado los productos o ser- vicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada co- mo característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asocia- ción.
Para efectos de registro del signo, de conformi- dad con el literal a) del artículo 135 de la Deci- sión 486 se exige que: “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comer- cializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, lite- ral b, de la Decisión 486 en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1333, de 25 de abril de 2006).
Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in- trínseca” como una capacidad distintiva “ex- trínseca”, la primera se refiere a la aptitud in- dividualizadora del signo, mientras que la se- gunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servi- cios, evitando el riesgo de confusión o de aso- ciación, tornando así transparente el mercado.
Los signos mixtos se componen de un ele- mento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), de conformidad con el artículo 134 literales a) y b) de la Decisión 486. La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las de- más existentes en el mercado.
En consecuencia, el Juez Consultante debe ana- lizar en el presente caso, si la marca solicitada TAXI DRIVER (mixta) cumple con los requisi- tos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistra- bilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.
2. LOS SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS Y PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL.
En el presente caso, las demandantes PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A.
manifestaron lo siguiente: “Alega el artículo 135 de la Decisión 486, sobre los signos descripti- vos, genéricos y palabras de uso común.” Por ello, resulta pertinente profundizar sobre este tema.
Signos genéricos
El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un sig- no debe apreciarse en concreto, “según el crite- rio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, consi- derando las características de éste y el nomen- clátor de que haga parte”, teniendo presente
que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, “la di- mensión genérica de tales palabras puede des- aparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”.
(Proceso 17-IP-2003, MARCA: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. ‘TU- BESA S.A.’”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 917, de 10 de abril de 2003).
Al respecto el Tribunal ha expresado, “(...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o ser- vicio de que se trata”, por cuanto si la respues- ta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distin- tiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.
(Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001).
Al momento de realizar el correspondiente exa- men de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una ex- cepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una sim- ple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.
Sin embargo, al igual que se manifestó en el punto anterior, el signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibili- dad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo genéri- co y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil.
Signos descriptivos
En lo que se refiere al signo descriptivo, la ju- risprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado que las denominaciones des- criptivas, son aquéllas que informan a los con- sumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los ser- vicios que buscan identificar. El tratadista Fer-
nández Novoa señala que la indicación descrip- tiva cuyo registro se prohíbe debe tener la vir- tualidad de comunicar las características (cali- dad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.
De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irre- gistrabilidad de los signos descriptivos, invo- lucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales carac- terísticas son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servi- cios, mas no con todo el universo de productos o servicios. Sostiene el Tribunal que “El funda- mento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. De llevarse a cabo, el registro del signo descriptivo conferiría a su titu- lar un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia”.
El Tribunal con base en la doctrina, ha sosteni- do que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregun- ta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la de- nominación”. (Proceso 27-IP-2001, marca:
MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proce- so 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JU- GOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publica- do en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de sep- tiembre de 1995).
Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus
cualidades primarias o esenciales, lo que impli- ca que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento se- cundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos des- criptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”. (Proceso 92-IP-2004. Caso denomina- tivo: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de septiembre de 2004).
Palabras de uso común
Al respecto, este Tribunal ha establecido que si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado a registro;
tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el examen de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo pre- valece sobre sus partes o componentes.
La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que pala- bras comunes o usuales que pertenecen al do- minio público, puedan ser utilizados únicamen- te por un titular marcario.
Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominacio- nes conformadas por palabras de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento di- ferente que integra el signo.
Marca débil
La marca débil es aquella que no posee la su- ficiente fuerza distintiva para impedir el regis- tro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fanta- sía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respec- to, el Tribunal ha sostenido que:
“Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno
de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualida- des”. (Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004).
En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso co- mún, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cua- lidades, inapropiables en exclusiva.
La presencia de una locución genérica no mo- nopolizable resta fuerza al conjunto en que apa- rece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras mar- cas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.
No obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se tra- ta de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro.
El titular de una marca débil, al contener ésta una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de con- fundibilidad, ya que entonces se estaría otor- gando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. Esto nece- sariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son mar- cariamente débiles, y que los cotejos entre mar- cas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.
3. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO.
En el presente caso, la sociedad COEXITO S.A.
solicitó el registro del signo TAXI DRIVER (mix- to) en la Clase 04 de la Clasificación Interna- cional de Niza. Dicho signo se encuentra com- puesto por palabras en idioma inglés, es por ello que corresponde abordar el tema de: “Marcas en idioma extranjero”.
En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe conside- rarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denomina- ción de que se trate.
A contrario, la denominación en idioma extran- jero no será registrable si el significado concep- tual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público con- sumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o des- criptivos.
El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: ‘(...) cuando la denomi- nación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se trata- ra de una expresión local, lo cual sucede fre- cuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común’.
Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impe- dirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficien- te. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única cir- cunstancia el riesgo de confusión entre las de- nominaciones en conflicto.
4. MARCAS DE FANTASÍA Y MARCAS ARBI- TRARIAS.
Son palabras de fantasía los vocablos crea- dos por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con sig- nificado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propieda- des. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.
El tratadista Breuer Moreno las define de la siguiente manera: “Es de fantasía toda denomi- nación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”.
Se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimien- to de palabras nuevas que contribuyen a enri- quecer el universo de las marcas.
Marcas arbitrarias.
Las marcas denominativas se subdividen en:
sugestivas, que son las que tienen una conno- tación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la mar- ca; y arbitrarias, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cua- lidades y funciones del producto que va a identi- ficar.
Estos elementos, al ser apreciados en su con- junto, producen en el consumidor una idea so- bre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.
5. MARCAS EVOCATIVAS.
En el presente caso, el tercero interesado CO- EXITO S.A. dio contestación a la demanda de la siguiente manera: “El concepto que evoca no guarda relación directa ni indirecta con el pro- ducto que identifica.” Por ello, resulta pertinente ahondar sobre el siguiente tema.
En el caso de los signos evocativos, éstos su- gieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del pro- ducto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
El Tribunal ha señalado, a este respecto, que:
“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios com- prende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.
Se consideran signos evocativos los que po- seen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el dis- tintivo.
Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad na- cional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.
En este mismo sentido, ha expresado este Tri- bunal que: “Las marcas evocativas son consi- deradas como marcas débiles, por cuanto cual- quier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denomi- naciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o ge- neralizado puedan ser registradas para asignar- las como denominación exclusiva de un produc- to o de un determinado.
Al respecto se señala en el Proceso 32-IP-2009 que:
“El signo evocativo cumple la función distinti- va de la marca y, por lo tanto, es registrable.
Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser conside- rado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que so- portar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, tam- bién lo tornan especialmente débil, ya que su
titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuan- do el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servi- cio que se pretende distinguir. En este even- to, el consumidor tendrá que hacer una de- ducción no evidente y, por lo tanto, la capaci- dad distintiva del signo es marcadamente fuerte”.
6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE OFI- CIO.
En el presente caso, los demandantes PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A.
presentan demanda de nulidad en contra de la Resolución Nº 1440, de 23 de junio de 2005, mediante la cual la Superintendencia de Indus- tria y Comercio otorgó a favor de COEXITO S.A.
el registro de la marca TAXI DRIVER (mixta), alegando que la SIC otorgó indebidamente el registro solicitado. Por ello, se estima conve- niente abordar el tema de “Examen de irregis- trabilidad de oficio, por ser pertinente al presen- te caso.
El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha autonomía, se manifiesta tanto en rela- ción con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.
En relación con lo primero, el Tribunal ha mani- festado:
“Si bien las Oficinas Competentes y las deci- siones que de ellas emanan son independien- tes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como se- ría el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo ante- rior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independen- cia de las Oficinas de Registro Marcario sig- nifica que juzgarán la registrabilidad o irre- gistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de regis- trabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países
Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en deter- minado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser ne- gado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el dere- cho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. MARCA: “MONARC-M”, publica- do en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).
En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedi- miento y el respectivo examen de registrabilidad.
El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:
“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Pre- judiciales 1 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda clari- dad cuáles son las características de este examen:
1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente de- be realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposicio- nes, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.
2. El examen de registrabilidad es integral.
La Oficina Nacional Competente al anali- zar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Deci- sión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagra- das en los artículos 135 y 136 de la misma norma.
3. En consecuencia con lo anterior y en re- lación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo so- licitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el ar- tículo 136, literal a); es decir, debe deter- minar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Pro- ceso 180-IP-2006. Marca: “BROCHA MO- NA”, publicado en la Gaceta Oficial N°
1476, de 16 de marzo de 2007).
Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plas- mado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secre- to dicho examen y, en consecuencia, la resolu- ción respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análi- sis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la moti- vación de los actos.
Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, de- be ser autónomo, tanto en relación con las de- cisiones proferidas por otras oficinas de regis- tro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la Oficina de Regis- tro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obli- gación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencio- nadas, teniendo en cuenta los aspectos y prue- bas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma co-
1 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudicia- les sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;
Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, pro- ferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida den- tro del proceso 167-IP-2005.
munitaria, y por las respectivas acciones judi- ciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA,
C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en nin- guna de las causales de irregistra- bilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupo- ne su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden am- parar, salvo que estén acompaña- dos de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distin- tividad.
Los signos genéricos al no ser su- ficientemente distintivos no son registrables como marcas a me- nos que estén conformados, ade- más, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capaci- dad distintiva en relación con el pro- ducto o servicio de que se trate.
Los signos comunes o usuales ca- recen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lengua- je corriente o en el uso comercial del país donde se pretende regis- trar, sea la designación común o usual de los productos que se bus- ca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acom- pañados de otros elementos que le den distintividad.
La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a di- ferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía.
TERCERO: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de re- gistro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local;
caso contrario, la palabra en cues- tión deberá considerarse como de fantasía.
CUARTO: Son palabras de fantasía los voca- blos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o con- cepto; también lo son las palabras con significado propio que distin- guen un producto o servicio sin evo- car ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser alta- mente distintivas.
Las marcas arbitrarias, no mani- fiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualida- des y funciones del producto que va a identificar.
QUINTO: Las marcas evocativas o sugesti- vas no hacen relación directa e in- mediata a una característica o cua- lidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consu- midor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo en- tre la marca o signo y el producto o servicio.
SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, inte- gral, motivado y autónomo, de acuer- do con lo expuesto en esta inter- pretación prejudicial.
