Proceso 75-IP-2012.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literales a), b) y h) de la Deci- sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; y, de oficio, Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a), 190, 191, 192, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486. Marca: “ROYAL DECAMERON” (de- nominativa compuesta). Actor: Hoteles Royal S.A. Expediente Interno Nº 2009-00231 ...
Proceso 99-IP-2012.- Interpretación Prejudicial del artículo 134 literal f) de la Decisión 486; y, de oficio, de los artículos 136 literal f), 150 y 113 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Marca tridimensional: “EXHIBIDOR DE CHUPETAS”. Expediente Interno: Nº 2008-00325 ...
Proceso 179-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 32, 33 y 40 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 122, 123, 136 y 137 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, Corte Superior del Distrito de Chuquisaca, República Pluri- nacional de Bolivia. Actora: señora MARÍA TERESA LEMA GARRETT.
Asunto: Materia laboral ...
Proceso 180-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 32, 33 y 40 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 122, 123, 136 y 137 de su Estatuto. Actora: Señora María del Rosario Sotomayor Caballero. Asunto: “COMPETENCIA EN MATERIA LABORAL”. Expediente Interno: No se indica ...
Proceso 85-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2007-00342. Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Marca: TIPLAC (mixta). ...
Para nosotros la Patria es América
S U M A R I O
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, en Quito, a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos com- prendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido a los 23 días del mes de agosto del año dos mil doce.
I. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documenta- ción allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
II. LAS PARTES.
Demandante: Hoteles Royal S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la Repúbli- ca de Colombia.
Tercero interesado: Hoteles Decameron Co- lombia S.A.
III. DATOS RELEVANTES A. HECHOS.
- El 09 de octubre de 2003, la sociedad HOTE- LES DECAMERON COLOMBIA S.A. solicitó
el registro de la marca “ROYAL DECAMERON”
(denominativa) para distinguir servicios de las Clases 39,41 y 43 de la Clasificación Interna- cional de Niza.
- El extracto de las tres solicitudes de la mar- ca “ROYAL DECAMERON” (denominativa) en las Clases 39, 41 y 43 fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 534, de 28 de noviembre de 2003. No se presentaron oposiciones.
- La División de Signos Distintivos de la Su- perintendencia de Industria y Comercio al analizar las tres solicitudes de registro, me- diante las Resoluciones Nº 9285 y Nº 9286, de 30 de abril de 2004, y Nº 30971, de 15 de diciembre de 2004, concedió el registro del signo “ROYAL DECAMERON” (denominativo) en las Clases 39, 41 y 43, respectivamente.
B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI- DOS EN LA DEMANDA.
La demandante HOTELES ROYAL S.A. mani- festó lo siguiente:
• La expresión ROYAL constituía el elemento caracterizante y distintivo de las marcas re- gistradas de Hoteles Royal S.A., por lo que su reproducción en la marca cuyo registro se impugna es capaz de generar confusión en la mente del público consumidor.
• Entre los signos en conflicto existía un ries- go de confusión tal que generaría en el con- sumidor la idea que existe una relación en cuanto al origen empresarial de la marca, entre HOTELES ROYAL S.A. y HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.
• Las similitudes son evidentes y se presentan tanto a nivel visual como a nivel conceptual y
PROCESO 075-IP-2012
Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta solicitada
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; y, de oficio, interpretación prejudicial del
artículo 134 literal a), 190, 191, 192, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486.
Marca: “ROYAL DECAMERON” (denominativa compuesta). Actor: Hoteles
Royal S.A. Expediente Interno Nº 2009-00231.
fonético. Además, sostuvo que existía una relación comercial directa entre los servicios amparados por ambos signos, al amparar servicios competitivamente conexos. Hote- les Royal S.A. cuenta con marcas registra- das en las Clases 42 y 43.
• El riesgo de confusión se presentaba no sólo respecto de las marcas registradas por la sociedad demandante, sino con su nombre comercial, el cual ha usado desde el año 1989 hasta la fecha, en el ejercicio de activi- dades empresariales relacionadas con la ad- ministración y organización de una cadena de hoteles.
• El uso indebido de la marca y el nombre comercial notorio ROYAL en la marca so- licitada resultaba idóneo para afectar el valor distintivo y publicitario de la primera, en es- pecial cuando existe un altísimo valor comer- cial y publicitario del nombre comercial RO- YAL, lo que podría llevar a un aprovechamien- to indebido del prestigio y esfuerzo ajeno.
Adjunta pruebas documentales.
• Existe riesgo de dilución por el uso indebido de la marca y nombre comercial notorio RO- YAL. Adjunta pruebas documentales.
C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
La Superintendencia de Industria y Comer- cio contestó la demanda en los siguientes tér- minos:
- La marca cuyo registro se impugna, cumple con todos los requisitos de ley para ser re- gistrada. Destacó que no se presentaron opo- siciones, pese a haberse publicado la solici- tud de registro en la Gaceta de Propiedad In- dustrial y, sin embargo, la entidad demanda- da procedió a realizar el análisis de confun- dibilidad de forma profunda.
- El elemento predominante en la marca RO- YAL DECAMERON (denominativa) era la ex- presión DECAMERON y es ella la que irradia al conjunto la particularidad y distintividad que necesita para ser diferenciado de los demás. Por esta razón, consideró que aun- que las marcas en conflicto compartían la expresión ROYAL, no habría lugar a afirmar la generación de un riesgo de confusión o asociación en la mente del consumidor.
- En cuanto al argumento de notoriedad del nombre comercial, la entidad demandada no lo tuvo en cuenta, toda vez que en la vía gubernativa, la sociedad aquí actora no apor- tó prueba alguna de dicha notoriedad, por lo que no fue debatido en la correspondiente actuación administrativa.
- Presenta excepción de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, habida cuente que la demandante incurrió en una indebida acu- mulación de pretensiones. El actor no tuvo en cuenta que cada una de las solicitudes fueron tramitadas bajo tres actuaciones ad- ministrativas diferentes, por lo que debieron ser impugnadas de la misma forma.
El tercero interesado no contestó la demanda.
IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía pre- judicial, las normas que conforman el Ordena- miento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los cuatro Países Miembros.
V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.
En el presente caso, el Juez Consultante soli- cita la interpretación del artículo 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486. Procede la interpre- tación solicitada, además que de oficio se inter- pretarán los artículos 134 literal a), 190, 191, 192, 224, 225, 228 y 229 de la mencionada Decisión.
A continuación, se inserta el texto de las nor- mas a ser interpretadas:
DECISIÓN 486
“(…)
Artículo 134
“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos suscep- tibles de representación gráfica. La naturale- za del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obs- táculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los si- guientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
(…)
Artículo 136
“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara in- debidamente un derecho de tercero, en parti- cular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una mar- ca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confu- sión o de asociación;
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.
(…)
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo noto- riamente conocido cuyo titular sea un ter- cero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de cau- sar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(…)
Artículo 190
Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad econó- mica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede consti-
tuir nombre comercial de una empresa o es- tablecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscri- ta en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independien- tes de las denominaciones o razones socia- les de las personas jurídicas, pudiendo am- bas coexistir.
Artículo 191
El derecho exclusivo sobre un nombre co- mercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empre- sa o del establecimiento que lo usa.
Artículo 192
El titular de un nombre comercial podrá im- pedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conoci- dos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o impli- cara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dis- puesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.
(…)
Artículo 224
Se entiende por signo distintivo notoriamen- te conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector per- tinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho cono- cido.
Artículo 225
Un signo distintivo notoriamente conocido se- rá protegido contra su uso y registro no auto- rizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para
la protección contra la competencia desleal del País Miembro.
(…)
Artículo 228
Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miem- bros del sector pertinente dentro de cual- quier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfi- ca de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográ- fica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la pu- blicidad y la presentación en ferias, expo- siciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el estableci- miento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el pla- no internacional como en el del País Miem- bro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adqui- rida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas inte- resadas en obtener una franquicia o licen- cia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas
de fabricación, compras o almacenamien- to por el titular del signo en el País Miem- bro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional;
o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier re- gistro o solicitud de registro del signo dis- tintivo en el País Miembro o en el extranje- ro.
Artículo 229
No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:
a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,
c) no sea notoriamente conocido en el ex- tranjero.
(…)”.
A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS.
El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: ‘(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos suscep- tibles de representación gráfica. La natura- leza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstácu- lo para su registro (…)’. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indi- ca los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enume- ración ejemplificativa de los signos registra- bles.
Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imáge- nes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mo- nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es- cudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, indi- vidual o conjuntamente estructurados que, sus- ceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los
identifique, valore, diferencie, seleccione y ad- quiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal señala que: ‘Esta enumera- ción cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca’. (Proceso 92-IP-2004, marca: UNIVER- SIDAD VIRTUAL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004).
El requisito de perceptibilidad, que estaba ex- presamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta de- finición toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoria- les y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres se- ñala que: ‘(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘per- ceptibilidad’, porque ya está implícito en el pro- pio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva’. [Otero Lastres, José Manuel, ‘Régi- men de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic)’. Revista Jurídica del Perú.
Junio, 2001, p. 132].
La susceptibilidad de representación gráfica jun- tamente con la distintividad, constituyen los re- quisitos expresamente exigidos.
• La susceptibilidad de representación grá- fica es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imáge- nes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el públi- co consumidor. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: ‘La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados’. (Alemán, Mar- co Matías, ‘Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios’, Top Ma- nagement, Bogotá, p. 77).
• La distintividad es la capacidad que tie- ne un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumi- dor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de iden- tificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servi- cio, sin riesgo de confusión o asociación.
En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la ‘suficiente’ distintividad, sin em- bargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que ‘(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idén- ticos o similares, con el objeto de que el consu- midor o usuario los valore, diferencie y seleccio- ne, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b) de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad’. (Proceso 205-IP-2005, caso: FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1333, de 25 de abril de 2006).
Se reconoce tanto una capacidad distintiva ‘in- trínseca’ como una capacidad distintiva ‘ex- trínseca’, la primera se refiere a la aptitud indi- vidualizadora del signo, mientras que la segun- da se refiere a su no confundibilidad con otros signos.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el ori- gen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.
En consecuencia, el Juez Consultante debe ana- lizar en el presente caso si la marca “ROYAL DECAMERON” (denominativa) cumple con
los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.
B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDEN- TIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA Y CON UN NOMBRE COMERCIAL. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. RE- GLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DIS- TINTIVOS.
En el procedimiento administrativo interno la demandante Hoteles Royal S.A. argumentó que la expresión ROYAL constituía un elemento caracterizante y distintivo de las marcas que tiene registradas y del nombre comercial “HO- TELES ROYAL S.A.”, por lo que su reproduc- ción en la marca “ROYAL DECAMERON” (deno- minativa) es capaz de generar confusión en la mente del público consumidor.
1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud
El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consa- gra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.
Establece, que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registra- da por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servi- cios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.
Asimismo, no pueden registrarse como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias pueda inducirse al pú- blico a error, razón por la cual únicamente el titular de un nombre comercial puede utilizarlo y registrarlo como marca y correlativamente sólo el titular de una marca registrada puede utilizar- la y registrarla como nombre comercial.
Los signos distintivos en el mercado se expo- nen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los
signos distintivos según su grado de notorie- dad. 1
Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el pro- ductor de dicho producto y otra empresa tie- nen una relación o vinculación económica”.
(Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa
“SHERATON”, publicado en la Gaceta oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).
1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.
edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:
“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o ser- vicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de mar- keting y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pue- da dañarse las asociaciones positivas que la mar- ca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas caracte- rísticas, entre las cuales, era relevante la implan- tación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó enton- ces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señala- dos. La conclusión a la que se llegó fue que el fun- damento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta repu- tación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.
Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no po- see fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, con- tribuye a que el mercado de productos y servi- cios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com- petente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejan- za, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consu- midores. De la conclusión a que se arribe, de- penderá la registrabilidad o no del signo.
Para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:
• La similitud ortográfica. Se da por la se- mejanza de las letras entre los signos a com- pararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de síla- bas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
• La similitud fonética. Se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un so- nido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identi- dad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particu- laridades de cada caso, con el fin de determi- nar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
• La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido con- ceptual de los signos.
2. Riesgo de confusión y/o de asociación El titular de un derecho marcario no fenece en el derecho de impedir el uso del signo, sino también en el impedimento de registro de una manera idéntica o similar. El criterio que se utiliza para impedir el registro es el llamado
“riesgo de confusión”, el cual puede ser directo
o indirecto. Es decir, confundir al consumidor en la medida en que piense que el producto que desea comprar es otro (directo), o que si bien distingue la diferencia, considera que el produc- to pertenecería la misma empresa (indirecto).
Asimismo, existen criterios que son utilizados con la finalidad de determinar si estamos ante un “riesgo de confusión”. Al respecto, el Tribu- nal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distin- tivo”. (Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004).
De igual manera, “Hay riesgo de confusión cuan- do el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registra- da o un signo previamente solicitado para regis- tro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicita- do”. (Proceso 103-IP-2005, marca. “DEIMAN”
(mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1308, de 16 de marzo de 2006).
También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares,
“ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denomi- nado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). Dicho riesgo debe ser entendido en el sentido de que el derecho emanado de una marca debidamente registrada, que da protec- ción al producto o servicio amparado por la misma, debe estar encaminado a indicar, por una parte, quién es su titular a efectos de dis- tinguirlo de otros fabricantes o comerciantes de productos o servicios idénticos o similares; y por otra parte, a que los sujetos destinatarios de dichos bienes o prestaciones los identifi- quen, adquieran o requieran sobre la base de su procedencia. (Proceso 84-IP-2000, marca: KRIS-
TAL , publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001).
En el riesgo de asociación el consumidor sabe que el producto no pertenece a la misma empre- sa, pero sí considera que pertenece a un mismo grupo empresarial, o a una empresa vinculada comercialmente.
En ese sentido, se busca evitar que el consumi- dor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho ries- go, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad y honestidad ajenas. (Pro- ceso 103-IP-2005, ya citado).
3. Reglas para el cotejo de signos distinti- vos
Corresponde a la Autoridad Nacional Compe- tente proceder al cotejo entre los signos con- frontados, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósi- to.
En reiteradas sentencias este Tribunal ha mani- festado que al momento de realizar la compa- ración entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 2, han sido acogidos por la juris- prudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor:
1. “La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por losignos.
2. Los signos deben ser examinados en for- ma sucesiva y no simultánea.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colo- carse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.
Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de signos sugieren que la comparación debe efectuarse sin descompo- ner los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
En la comparación entre signos debe emplear- se el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo los signos sino que lo hace en una forma indi- vidualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos signos no se observan los elementos diferentes existentes en ellos, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión.
C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMI- NATIVOS COMPUESTOS
En el presente caso, se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado “ROYAL DECAMERON” (denominativo), las marcas registradas “HOTELES ROYAL S.A.” (deno- minativa), y el nombre comercial “HOTELES ROYAL S.A.”, el cual ha sido usado desde el año 1989 hasta la fecha. Por tal motivo, se abordará el tema de la comparación entre sig- nos denominativos simples y compuestos.
Los signos denominativos, llamados tam- bién nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o va- rias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del pro- ducto identificado por la marca; y arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funcio- nes del producto que va a identificar.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aque- llos que se componen de dos o más palabras.
Al respecto, el Tribunal ha establecido que: ‘No existe prohibición alguna para que los signos a
2 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.
registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompa- ñamiento de un gráfico (...)’. (Proceso 13-IP- 2001, marca: BOLIN BOLA, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001).
En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión, habrá de examinarse especialmen- te la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confu- sión cuando los vocablos añadidos a los coinci- dentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particulari- zadora que conduzca a identificar el origen em- presarial evitando de este modo que el consumi- dor pueda caer en error.
En consecuencia, de existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lo- grar que las semejanzas entre los otros térmi- nos queden diluidas, el signo sería suficiente- mente distintivo para ser registrado.
De conformidad con lo anterior, el Juez Nacio- nal competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo “RO- YAL DECAMERON” (denominativo) y la marca y el nombre comercial “HOTELES ROYAL S.A.”
(denominativo), aplicando los criterios desarro- llados por este Tribunal.
D. SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS. LA PRUEBA Y SU USO.
En el presente caso, la demandante Hote- les Royal S.A. argumentó que el uso indebido de la marca y el nombre comercial notorio ROYAL en la marca solicitada resultaba idóneo para afectar el valor distintivo y publicitario de la primera, en especial cuando existe un altísi- mo valor comercial y publicitario del nombre comercial ROYAL, lo que podría llevar a un aprovechamiento indebido del prestigio y es- fuerzo ajeno.
La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comu- nidad que pertenece a un mismo grupo de usua- rios sobre los bienes o servicios que común-
mente suelen utilizar. La característica que tie- ne un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cuali- dad de “notorio” es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.
La gran diferencia que añade la Decisión 486 al régimen de propiedad industrial pasado (Deci- sión 344) sobre la notoriedad, es el hecho que no es necesario el registro del signo para que éste sea considerado notorio, tal como lo esta- blece el artículo 229 de la Decisión 486.
En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctri- na tradicionalmente se ha referido, por lo gene- ral, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación.
Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su gra- do de notoriedad. La Decisión 486, atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguar- dar; de conformidad con los artículos 136, lite- ral h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.
• El riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
• El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresa- rial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
• El riesgo de dilución. se busca salvaguar- dar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo no- toriamente conocido ha ganado en el merca- do, aunque se use para productos que no
tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
• El riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el apro- vechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que ampa- re el signo notoriamente conocido. Esta pro- tección está ligada a la función publicitaria de la marca y se diferencia de la anterior en que en la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debili- tamiento de la capacidad distintiva.
En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conoci- dos de lo siguiente:
Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pen- sando que está adquiriendo otro.
Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.
Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas producto- ras tiene algún grado de vinculación.
Como señalamos, estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios am- parados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Para determinar la notoriedad de una marca, tal como se ha indicado, es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios que son comercializados con la marca. Así, serán considerados sectores pertinentes, (1) los consumidores reales o po- tenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo, (2) las personas que participen en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servi- cios a los que se aplique, y (3) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con rela- ción a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su pre- sencia ante el público consumidor.
Dicha protección especial también rompe el prin- cipio de especialidad de clases, y en este sen- tido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis.
Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
El rompimiento del principio de especialidad de- berá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de espe- cialidad, en este sentido, el análisis de confun- dibilidad estará basado únicamente en la simili- tud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.
De otro lado, corresponde entonces, a la Auto- ridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección espe- cial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos; siendo, la carga de la prueba de notoriedad a quien la alegue.
3. Prueba.
El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el ca- so. El reconocimiento de dicha notoriedad co- rresponde otorgarlo a la autoridad nacional com- petente, con base en el artículo 228 de la Deci- sión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:
“a) el grado de su conocimiento entre los miem- bros del sector pertinente dentro de cual- quier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográ- fica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográ- fica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la pu- blicidad y la presentación en ferias, expo- siciones u otros eventos de los productos o servicio, del establecimiento o de la acti- vidad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el estableci- miento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adqui- rida del signo;
b) el valor contable del signo como activo empresarial;
c) el volumen de pedidos de personas inte- resadas en obtener una franquicia o licen- cia del signo en determinado territorio; o, d) la existencia de actividades significativas
de fabricación, compras o almacenamien- to por el titular del signo en el País Miem- bro en que se busca protección;
e) los aspectos del comercio internacional;
o,
f) la existencia y antigüedad de cualquier re- gistro o solicitud de registro del signo dis- tintivo en el País Miembro o en el extran- jero”.
Estos factores son los que el Juez consultante deberá tomar en cuenta para considerar a un signo en la categoría de notoriamente cono- cido. De no probarse la notoriedad alegada, el Juez Consultante deberá analizar la conexión competitiva.
E. CONEXIÓN COMPETITIVA
En el presente caso, la demandante Hoteles Royal S.A. cuenta con marcas registradas en
las Clases 42 y 43 de la Clasificación Inter- nacional de Niza. Por su parte, la sociedad HO- TELES DECAMERON COLOMBIA S.A. ha soli- citado el registro de la marca “ROYAL DECA- MERON” (denominativa) para distinguir servi- cios de las Clases 39, 41 y 43 de la Clasifica- ción Internacional de Niza. En ese sentido, Ho- teles Royal S.A. sostuvo que existía una rela- ción comercial directa entre los servicios ampa- rados por ambos signos, al amparar servicios competitivamente conexos.
Para determinar la similitud de dos signos se debe establecer la conexión competitiva entre los servicios que se pretenden distinguir. Exis- ten criterios para determinar la similitud o co- nexión competitiva entre los servicios que am- parados por una marca se encuentran en con- flicto. A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:
“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los servicios de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limita- ción, la prueba para demostrar que entre los servicios que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.
b) Canales de comercialización: Hay lu- gares de comercialización o expendio de ser- vicios que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva.
En cambio, se daría tal conexión competiti- va, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de ex- pendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los servicios guardan tam- bién una aparente similitud.
c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tie- nen relación con los medios de difusión de los servicios. Si los mismos servicios se di- funden por la publicidad general- radio televi- sión y prensa-, presumiblemente se presen- taría una conexión competitiva, o los servi- cios serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunica-
ción directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
d) Relación o vinculación entre produc- tos: Cierta relación entre los servicios puede crear una conexión competitiva. También in- fluye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los servicios rela- cionados, lo que eventualmente puede llevar- lo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos servicios asuma que provienen del mismo origen.
e) Uso conjunto o complementario de pro- ductos: Los servicios que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente pueden dar lu- gar a confusión respecto al origen empresa- rial, ya que el público consumidor supondría que los dos servicios son del mismo empre- sario. La complementariedad entre los servi- cios debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un servicio puede supo- ner el uso necesario del otro, o que sin un servicio no puede utilizarse el otro o su utili- zación no sería la de su última finalidad o función.
f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo:
medias de deporte y medias de vestir”. (Pro- ceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL INTER- NATIONAL” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004).
F. NOMBRE COMERCIAL. LA PRUEBA Y SU USO
De acuerdo al artículo 190, se entiende por nombre comercial al signo que identifica a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil. Indica, además, que lo puede constituir, entre otros, su denomina- ción social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o socieda- des mercantiles.
En consecuencia, el nombre comercial identifi- ca a una persona natural o jurídica en el ejerci- cio de su actividad económica, dentro del giro
comercial o industrial, y la distingue o diferen- cia de otras idénticas o semejantes en el mis- mo ramo.
Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nom- bre comercial, que ‘se entiende por nombre co- mercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o simila- res que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede co- incidir con la denominación o razón social de la empresa’.
Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede deri- var de su registro o de su uso efectivo. El Tribu- nal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes:
‘Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competi- dores’.
En consecuencia, las normas aplicables a los nombres comerciales se aplican a las enseñas, por lo tanto, se puede entender que el derecho sobre la enseña se adquiere por el registro o por su uso efectivo.
La legislación comunitaria, de acuerdo a lo pre- visto en el literal b) del artículo 136 de la Deci- sión 486, protege al nombre, a un rótulo o ense- ña comercial, prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se les asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.
Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones o usurpación de nombres o enseñas comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre o enseña comercial protegi- dos a oponerse al registro de un signo confundible determinado.
Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se ad- quiere por su primer uso en el comercio y ter- mina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del estableci-
