SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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(1)Año XXXIII – Número 2855 Lima, 9 de noviembre de 2016. SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág.. PROCESO 163-IP-2016. Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República de Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-8036. Referencia: Modelo de utilidad titulado “CORTADOR DE CUTÍCULA”...... ........... 2. PROCESO 171-IP-2016. Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 116/2015-CA. Referencia: Marcas involucradas COCAKOLLABOL (mixta) y COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA LIGHT PLUS (denominativa), COCA-COLA C2 (denominativa), COCA COLA ESO ES (denominativa), COCA COLA, LIFE TASTES GOOD (denominativa), COCA-COLA (mixta) COCA-COLA (mixta), COCA-COLA LIGHT (mixta), COCA-COLA ZERO (mixta), COCA COLA CLASSIC (mixta), COCA COLA INTERACTIVE MUSIC (mixta) y COCA COLA EN CURSIVA Y CINTA DINAMICA (mixta) ........................................................ 14. PROCESO 179-IP-2016. Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 066182014-0-1801-JR-CA-14. Referencia: Marcas involucradas TORRES + ASOCIADOS BOUTIQUE LEGAL (mixta) y ESTUDIO TORRES Y TORRES LARA ASOCIADOS – ABOGADOS (denominativa).............. 45. Para nosotros la Patria es América.

(2) 9/11/2016. GACETA OFICIAL. 2 de 56. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso. 163-IP-2016. Asunto. Interpretación Prejudicial. Consultante. Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República de Ecuador. Expediente interno del Consultante. 17811-2013-8036. Referencia. Modelo de utilidad CUTÍCULA". Magistrado Ponente :. Hugo Ramiro Gómez Apac. titulado. "CORTADOR. DE. VISTOS El Oficio 3032-TDCA-N º 1 del 6 de abril de 2016, recibido via courrier el 15 de abril de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República de Ecuador solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 39, 44, 46, 81, 82, 84 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 178112013-8036; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.. A.. ANTECEDENTES. 1.. Partes en el Proceso Interno: Demandante. ZIVI S/A CUTELARIA. Demandado. Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

(3) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 3 de 56. Directora Nacional de Propiedad Industrial (e) Miembros del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 2.. Hechos relevantes:. 2.1. El 28 de febrero de 2005, ZIVI $/A Cutelaria (en adelante, Zivi) solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) la patente de modelo de utilidad titulada "CORTADOR DE CUTICULA".1 2.2. La solicitud de modelo de utilidad fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 493, en febrero de 2006, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros. 2.3. Por Resolución 07-060 IEPI.DNPI.DP del 22 de marzo de 2007, la Directora Nacional de Propiedad Industrial (e) declaró el abandono de la solicitud de modelo de utilidad por no haberse solicitado el examen de patentabilidad. 2.4. El 25 de abril de 2007, Zivi interpuso recurso de reposición contra la Resolución 07-0060. 2.5. Por Resolución 07-259 IEPI-DNPI-DP del 30 de julio de 2007, se resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 07-259 IEPI-DNPI-DP y disponiendo el archivo del expediente. 2.6. El 20 de agosto de 2007, Zivi presentó recurso de apelación contra la Resolución 07-259 IEPI-DNPJ-DP. 2.7. El 28 de mayo de 2009, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI confirmó la Resolución 07-259 IEPI-DNPI-DP. 2.8. Zivi presentó ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito demanda solicitando la nulidad de la Resolución 07-259 IEPI-DNPI DP. 2.9. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito admitió la demanda. 2.1 O. Mediante Auto del 14 de diciembre de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, decidió suspender el proceso y. Expediente SMU.05.5634..

(4) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 4 de 56. solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.. 3.. Argumentos de la demanda de Zivi:. 3.1. La Constitución tiene supremacía sobre todas las demás normas y sus preceptos son de obligatorio cumplimiento, la seguridad jurídica que consagra dicho instrumento es un derecho que ostenta al que se suman los principios de "legalidad objetiva como criterio de eficiencia administrativa", principio del cual surge la necesidad de conferir una amplia oportunidad de defensa al administrado. 3.2. En virtud del principio de celeridad procesal, la administración pública está obligada a impulsar de oficio los trámites que se encuentran sustanciándose ante ella. 3.3. El Titulo 111 de la Decisión 486 regula los aspectos concernientes al modelo de utilidad; sin embargo, no regula el procedimiento para el trámite de los mismos, tomando como referencia general lo dispuesto en el Artículo 85 del referido cuerpo legal. 3.4. Los modelos de utilidad al ser considerados, como los diseños industriales, invenciones de menor jerarqula en relación con las patentes de invención propiamente dichas y con un tiempo de protección menor, su trámite no requiere la misma rigurosidad que para el caso de las patentes de invención. 3.5. Las resoluciones emitidas por la autoridad competente contienen una motivación errada encontrándose viciadas de nulidad, al aplicar el plazo de tramitación de las patentes de invención, cuando conforme a to dispuesto en el Artículo 85 de la Decisión 486 los plazos de tramitación de solicitudes de modelo de utilidad se reducen a la mitad. 3.6. Las resoluciones dictadas por el Director Nacional de Propiedad Industrial y por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales del IEPI, no han aplicado los principios de legalidad, celeridad y de impulso de oficio y no han tomado en consideración la inexistencia de reglamentación interna de la Decisión 486.. l. J-(J. 3.7. La Unidad de Patentes de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI ha interpretado y aplicado el Articulo 85 de la Decisión 486, requiriéndole "arbitrariamente" un impulso de parte en ta tramitación del modelo de utilidad, lo cual no cabe al no estar regulado, y su imposición es antijurídica, al carecer de sustento legal. 3.8. Si dentro del trámite de registro del modelo de utilidad presentado la autoridad administrativa estimó necesario la designación de expertos, debió de oficio nombrar al experto o perito. 3.

(5) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 5 de 56. 3.9. Si el procedimiento administrativo es iniciado a petición de parte, el impulso del mismo corresponde prácticamente en todos los casos a la administración pública, debido a que la actuación de los órganos administrativos no deben satisfacer un interés individual sino un interés colectivo y el propio interés administrativo. 3.1 O. La presentación del recurso de reposición es la clara expresión de su intención de continuar el trámite de registro de patente de modelo de utilidad y, por ende, se debió haber aceptado su pedido y disponer la continuación del trámite. 4.. Argumentos de la contestación del IEPI:. 4.1. Niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, dado que el acto administrativo impugnado contenido en la resolución del Comité es legitimo por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley. 4.2. El acto administrativo impugnado se ha dictado en cumplimiento y observancia de las normas que rigen la materia y ha seguido el procedimiento correspondiente determinado en la Decisión 486 y en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador. 5.. Argumentos de la contestación del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI:. 5.1. Niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, dado que el acto administrativo impugnado contenido en la resolución del Comité es legítimo por provenir de la autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley. 5.2. El acto administrativo impugnado se ha dictado en cumplimiento y observancia de las normas que rigen la materia y ha seguido el procedimiento correspondiente determinado en la Decisión 486 y en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador. 5.3. El Secretario de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (e) el 16 de marzo de 2007, emitió una providencia en la cual señala que"... una vez revisado el expediente conjuntamente con la base de datos de la dirección y los boletines de documentos ingresados a la misma; hasta la presente fecha el solicitante no ha presentado escrito alguno en que se solicite, se examine si la invención es patentable�. 5.4. Zivi mediante escrito del 22 de febrero de 2006, adjunta copia del examen preliminar internacional, que fue requerido por la autoridad administrativa y además manifiesta que: u Se servirá continuar con el trámite de registro". 4.

(6) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 6 de 56. 5.5. Es evidente para el Comité que la expresión "Se servirá continuar con el trámite de registro", que consta en el escrito del 22 de febrero de 2006, está estrictamente relacionada con el cumplimiento de los requisitos exigidos mediante providencia notificada el 4 de abril de 2005 y la prórroga concedida con providencia del 18 de mayo de 2005; es decir, no se puede entender que con dicha expresión se ha dado cumplimiento al requisito que expresamente señala el Artículo 44 de la Decisión 486 como es la obligación de pedir que se examine si el modelo de utilidad es patenta ble.. 6.. Argumentos de la contestación del Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI:. 6.1. Niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, dado que el acto administrativo impugnado contenido en la resolución del Comité es legítimo por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades prevlstas en la ley. 6.2. El acto administrativo impugnado se ha dictado en cumplimiento y observancia de las normas que rigen la materia y ha seguido el procedimiento correspondiente determinado en la Decisión 486 y en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador. 6.3. Resulta imposible interpretar el escrito del solicitante que en su parte pertinente manifiesta que "Se servirá continuar con el trámite de registro"; como que el solicitante está requiriendo que se examine si la solicitud de patente cumple con los requisitos de patentabilidad; dado que dicha formalidad se realiza con posterioridad a la publicación de la solicitud en la Gaceta; por lo que el solicitante debió dirigir una solicitud por escrito indicando que se proceda con la realización del examen de patentabilidad. 6.4. No se ha vulnerado el principio constitucional de seguridad jurídica dado que no se ha truncado el debido proceso y tampoco el principio de legalidad. 6.5. El pedido por parte del solicitante del examen de patentabilidad constituye un paso esencial en el trámite de solicitud de patente, no existiendo falta de regulación puesto que el Artículo 44 de la Decisión 486 establece como norma expresa y jerárquicamente superior el deber y obligación del solicitante que solicite que se examine si la invención es patentable, por lo que no cabe enfrentar el principio de informalismo con el principio de legalidad y la existencia de norma expresa.. 5.

(7) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 7 de 56. B.. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 1.. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artlculos 39, 44, 46, 81, 82, 84 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.2. 2.. No procede la interpretación de los Artículos 39, 46 y 84 de las normas citadas, pues la realización del examen de forma de las solicitudes de. 2. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término sel'lalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud". "Articulo 44. - Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Palses Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcumera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono". "Artfculo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos cientfficos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las 12 - solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; e) copia de la patente u otro titulo de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fa/fo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invafidado la patente u otro titulo de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo sel'lalado en el presente artlculo la oficina nacional competente denegará la patente". "Articulo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenla. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes". "Articulo 82.. No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético. No podrán ser objeto de una patente da modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención". "Articulo 84.- El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez al'los contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo Pals Miembro". "Articulo 85.. Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el articulo 40 quedará reducido a doce meses".. 6.

(8) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 8 de 56. patente de modelo de utilidad, la notificación de los informes técnicos y la duración de la protección del modelo de utilidad, no ha sido materia controvertida. 3.. Por lo tanto, solo procede la interpretación de los Artículos 44, 81, 82 y 85 de la Decisión 486, dado que la controversia gira en torno a una solicitud de modelo de utilidad, la cual fue declarada en abandono al no haber cumplido el solicitante con solicitar que se realice el examen de patentabilidad.. C.. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN. 1. 2. 3.. Definición de modelo de utilidad. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad. La manifestación del solicitante para la realización del examen de patentabilidad. Abandono de la solicitud.. D.. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN. 1.. Definición de modelo de utilidad. 1.1. Como el caso bajo estudio versa sobre una solicitud de una patente de modelo de utilidad, el Tribunal estima necesario determinar qué es el modelo de utilidad y cuáles son las normas que lo regulan en el marco del ordenamiento jurldico comunitario andino. 1.2. El Artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina define al modelo de utilidad en los siguientes términos: ..Articulo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utnidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenla. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.". 1.3. La doctrina sobre el tema expresa: "Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento cientlfico". 3. 3. ,. ZUCCHERINO, Daniel R. Patentes de Invención. Editoñal AO-HOC. S.R.L., 1998, Buenos Aires, p. 66.. 7.

(9) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 9 de 56. 1.4. En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporciona una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por Jo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención4 • 1.5. El modelo de utilidad se refiere a invenciones, que ofrecen solución a un problema técnico y, al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad que le significará beneficios de carácter económico. Su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son: a) "Se trata de una invención: Aunque el modelo de utiHdad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente. b) Tiene forma definida de un obieto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. c) Meiora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaia o beneficio que antes no tenia: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende." 5. 1.6. El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenla. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahl se origina que a los modelos de utilidad se los denomine "invención menor". Sobre lo anterior Zuccherino ha expresado lo siguiente: g( •.. ) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin". 6. 1.7. Ahora bien, el Articulo 82 de la Decisión 486 excluye de la protección por modelo de utilidad a lo siguiente: 4. Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 73-IP-2011.. 5. Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 43-IP-2001, de fecha 24 de agosto de 2001.. 6. ZUCCHERINO, Daniel R. Patentes de Invención. Op. cit., p. 68.. 8.

(10) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 10 de 56. "Articulo 82.- No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estétíco. No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención".. 1.8. En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categorla de la propiedad industrial semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana. 2.. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad. 2.1. Zivi ha señalado en su demanda que las resoluciones emitidas por la autoridad competente contienen una motivación errada encontrándose viciada de nulidad al aplicar el plazo de tramitación de patentes, cuando conforme a lo dispuesto en el Artículo 85 de la Decisión 486, los plazos de tramitación de registro de modelo de utilidad se reducen a la mitad. 2.2. En tal sentido resulta pertinente la interpretación del Artículo 85 de la Decisión 486, el cual señala lo siguiente: ·Articulo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el arlículo 40 quedará reducido a doce meses".. 2.3. De conformidad con el artículo antes referido, los requisitos de patentabilidad, el procedimiento de concesión y las normas sobre la protección de las patentes de invención son perfectamente aplicables a los modelos de utilidad teniendo en cuenta las particularidades propias, tal como sería el caso de los plazos los cuales se reducirán a la mitad de los establecidos para las patentes de invención. 3.. La manifestación del solicitante para la realización del examen de patentabilidad. Abandono de la solicitud. 3.1. En el proceso interno, la demandante ha sostenido que la Unidad de Patentes de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI ha interpretado y aplicado el Articulo 85 de la Decisión 486 requiriendo "arbitrariamente" un impulso de parte del solicitante en la tramitación del modelo de utilidad, lo cual al no estar regulado, no cabe y su imposición es antijurídica, por carecer de sustento legal. 9. �-.

(11) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 11 de 56. 3.2. El Tribunal estima pertinente referirse al procedimiento relativo al examen de patentabilidad de la invención, aplicado a los modelos de utilidad, de conformidad con et presente caso. 3.3. A fin de otorgar una patente que confiera el derecho a su titular de impedir que terceros exploten sin su consentimiento et invento protegido, es necesario que se verifique la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente. 3.4. Ahora bien, el Articulo 40 de la Decisión 486, sobre et inicio del examen de fondo o de patentabilidad, establece lo siguiente: HArtfculo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono':. 3.5. El mencionado dispositivo legal establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones. Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud. 3.6. En tal sentido, del Articulo 44 de ta Decisión 486 se desprende el establecimiento de una carga adicional para el solicitante de la patente, que es la iniciativa de un procedimiento dirigido al examen de patentabilidad de la invención, toda vez que se le exige, dentro del plazo fijado por ta disposición citada, la formulación de una solicitud expresa al efecto. Se trata de una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial. 7 3.7. Además del requisito de la petición expresa, el Articulo 44 autoriza el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los países miembros optan por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejada al pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique. Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisitos: (i) la petición expresa y (ii) el pago de las respectivas tasas si están previstas. e. 7. Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 137-IP-2013.. 8. Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 71-IP-2013.. 10.

(12) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 12 de 56. 3.8. De conformidad con lo anterior, los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, son los siguientes9 : Publicación de la solicitud de patente. Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad. Pago de las tasas, si fuere el caso, para la realización del examen de patentabilidad dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna. 3.9. La satisfacción de la exigencia activa un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente emita un primer pronunciamiento acerca de la patentabílidad de la invención y brinda al solicitante la posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la Decisión 486, los defectos advertidos por la oficina competente. El procedimiento culmina con un nuevo pronunciamiento de la oficina que, de no contar con la respuesta oportuna del peticionante o de subsistir los defectos de patentabilidad advertidos la primera vez, conducirá a la denegación de la solicitud. 3.1 O. En tal sentido, se deberá verificar si una vez publicada la solicitud en la Gaceta Oficial, el solicitante o titular del derecho, dentro del plazo correspondiente, solicitó expresamente la realización del examen de patentabilidad abonando la tasa correspondiente de ser el caso. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-8036, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.. 9. Estos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial del 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-IP-2005.. 11. ó.

(13) 13 de 56. 9/11/2016. GACETA OFICIAL. f,1:.-. Cecilia L! MAGISTRADA. '\. Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.. Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de ta presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.. 12.

(14) 9/11/2016. GACETA OFICIAL. 14 de 56. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de septiembre de 2016 Proceso. 171-IP-2016. Asunto. Interpretación Prejudicial. Consultante. Contenciosa Contenciosa Sala y Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante. 116/2015-CA. Referencia. Marcas involucradas COCAKOLLA BOL (mixta) y COCA-COLA (denominativa), COCA COLA (denominativa), COCA-COLA LIGHT PLUS (denominativa), COCA-COLA C2 (denominativa), COCA COLA ESO ES (denominativa), COCA COLA, LIFE TASTES GOOD (denominativa), COCA-COLA (mixta) COCA-COLA (mixta), COCA-COLA LIGHT (mixta), COCA-COLA ZERO (mixta), COCA COLA CLASSIC (mixta), COCA COLA INTERACTIVE MUSIC (mixta) y COCA COLA EN CURSIVA Y CINTA DINAMICA (mixta). Magistrado Ponente. Hugo Ramiro Gómez Apac. VISTOS El Oficio 41/206 del 6 de abril de 2016, recibido el 21 de abril de 2016, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 134, de los Literales a) y b) del Articulo 135 y de los Literales a), f), g) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 116/2015-CA; y,. 1.

(15) 9/11/2016. GACETA OFICIAL. 15 de 56. El Auto del 23 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1.. 2.. Partes en el Proceso Interno: Demandante. THE COCA-COLA COMPANY. Demandado. Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia. Tercero Interesado. Organización Social para la Industrialización de la Coca - OSPICOCA. Hechos relevantes:. 2.1. El 28 de abril de 201O, la Organización Social para la Industrialización de la Coca (en adelante, OSPICOCA) solicitó al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante, el SENAPI) el registro de la marca COCAKOLLA BOL (mixta) 1 para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. 2.2. El 25 de octubre de 2010, THE COCA-COLA COMPANY (en adelante, COCA-COLA) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, sobre la base de las marcas COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA LIGHT PLUS (denominativa), COCA-COLA C2 (denominativa), COCA COLA ESO ES (denominativa), COCA COLA, LIFE TASTES GOOD (denominativa), COCA-COLA (mixta) COCA-COLA (mixta), COCA-COLA LIGHT (mixta), COCA-COLA ZERO (mixta), COCA COLA CLASSIC (mixta), COCA COLA INTERACTIVE MUSIC (mixta) y COCA COLA EN CURSIVA Y CINTA DINAMICA (mixta), previamente registradas con Certificados 1164-C, 122666-C, 110778-C, 100216-C, 4395-C, 86369-C, 92868-C, 142327-C, 105502-C, 105465-C, 45427-C, Expediente administrativo SM 1549-2010. 2. Clase 32: cervezas, aguas minerales, gaseosas y bebidas sin alcohol..

(16) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 16 de 56. 119708-C y 45441-C, respectivamente, que distinguen productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza3 • Asimismo, alegó que la marca COCA-COLA, con Certificado 92868-C, es notoriamente conocida. 4 2.3. Por Resolución Administrativa 306/2013 del 25 de junio de 20135 , la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI declaró improbada la oposición y concedió el registro de la marca COCAKOLLABOL (mixta)6 a favor de OSPICOCA. Dicha instancia consideró lo siguiente: a). Existen varias marcas con el término COCA registradas a favor de terceros que distinguen productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza7 , por lo que dicho término es uno de uso común y débil, excluyéndose del cotejo marcario.. b). Los signos en conflicto cuentan con elementos que son fácilmente diferenciables y en el plano conceptual son muy distintosª, por lo que no se genera riesgo de confusión o de asociación.. c). El signo solicitado no constituye una copia, transliteración ni imitación de la marca notoriamente conocida COCA-COLA, por lo que no está inmerso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.. d). No se probó ni se presentaron indicios de la mala fe alegada por COCA-COLA respecto del registro del signo solicitado.. 2.5. El 19 de julio de 2013, COCA-COLA interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución 306/2013. J. Las marcas sustento de la oposición se desprenden del informe de antecedentes consignado en la Resolución 306/2013 del 25 de julio de 2013. Por otro lado, en este punto se ha omitido reproducir las marcas mixtas de COCA-COLA, toda vez que en la Resolución 306/2013 no se han identificado dichas marcas con sus respectivos certificados.. 4. En la Resolución Administrativa 306/2013 se señaló que la marca COCA-COLA fue declarada notoriamente conocida mediante Resolución Administrativa 1142/2011 del 29 de noviembre de 2011, dentro de un proceso de oposición.. 5. Se consideró al signo solicitado como una sola palabra (COCAKOLLABOL) con grafla especial. Asimismo, en el cotejo de los signos en conflicto se reprodujo una marca distinta a la solicitada: COCACOLLABOL (mixta).. 6. En el signo solicitado se aprecia la denominación COCAKOLLA y al lado la denominación BOL dentro de un circulo.. 7. COCA EVOLUCION, COCAMBA, MAKCOCA y CERVECERIA TROPICAL BOLIVIANA CTB CERVICOCA.. e. Para llegar a esta conclusión, se tomaron los significados de las palabras COCA y COLLA, obtenidos de la página web de la Real Academia de la Lengua Español, y la descripción de COCA COLA obtenida en la página web: https://es.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola.. 3.

(17) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 17 de 56. 2.6. Por Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 143/2014 del 13 de junio de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI rechazó el recurso de revocatoria y confirmó la Resolución 306/2013. 2.7. El 2 de julio de 2014, COCA-COLA interpuso recurso jerárquico contra la Resolución DPI/OP/REV-No. 143/2014. 2.8. Mediante Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J-No. 339/2014 del 28 de octubre de 2014, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI rechazó el recurso jerárquico interpuesto y confirmó la Resolución DPI/OP/REV-No. 143/2014. 2.9. El 18 de mayo de 2015, COCA-COLA interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J No. 339/2014. 2.10.Mediante Auto del 21 de mayo de 2015, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, admitió la demanda y dispuso correr traslado al SENAPI. 2.11. El 1 O de agosto de 2015, el SENAPI contestó la demanda. 2.12. La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Asimismo, solicitó responder las siguientes preguntas: ¿La oposición andina tiene como base fundamental evitar inducir en error o confusión al consumidor? ¿Qué se entiende por confusión en materia de registro de marcas? ¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusión en el registro de marcas? ¿Para evitar confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor? ¿Qué se entiende por identidad de marca? ¿Qué se entiende por distintividad? ¿Qué se entiende por dilución de la marca? ¿Si no se configuran la similitud y semejanza entre los signos, es posible la coexistencia de las marcas registradas? ¿Qué se entiende por marcas notorias? ¿Cómo se acredita una marca notoria? ¿Cuál es la ponderación entre una marca notoria y una nueva marca? ¿Qué debe entenderse por actos de competencia desleal? ¿Qué debe entenderse por indicios razonables de competencia desleal? 4.

(18) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 18 de 56. ¿Causa confusión en el consumidor utilizar una marca fraccionada? ¿Si el signo COCAKOLLAbol tiene similitud o semejanza ortográfico, fonético e ideológico con el signo COCA COLA? ¿Puede registrarse un signo o una marca cuando ya existe un registro similar, con el argumento de tratarse de un producto considerado tradicional como es la sagrada hoja de coca? ¿Puede causar confusión en el consumidor las marcas similares en nombre, sean mixtas o denominativas, aun cuando la elaboración, fabricación y comercialización de productos sean diferentes? ¿Es posible apropiarse de una palabra tradicional -en este caso, COCA- por una empresa que alega que se trata del derecho a su marca?. 3.. Argumentos de la demanda de COCA-COLA:. 3.1. La resolución impugnada no ha sido debidamente motivada. 3.2. No se ha otorgado una protección especial a la marca notoria y de alto renombre COCA-COLA contra el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario que supone el registro del signo solicitado, debido a la extrema similitud que guardan los signos en conflicto. 3.3. El daño económico que se ocasionará a COCA-COLA es muy importante, toda vez que desde hace décadas invierte grandes cantidades de dinero en campañas publicitarias, encontrándose su marca completamente acuñada en la mente del consumidor boliviano. 3.4. El consumidor no excluirá de las marcas en conflicto el término COCA, el mismo que no evoca el concepto de la hoja de coca. La marca notoriamente conocida exige un reconocimiento de la totalidad de sus elementos. 1 1. 1. 3.5. Las marcas registradas en el SENAPI que contienen el término COCA son diferentes de la marca COCA-COLA. 3.6. Es titular de una familia de marcas en las que el elemento distintivo predominante y común es precisamente la denominación COCA-COLA. 3.7. OSPICOCA actuó de mala fe y el registro del signo solicitado pretende consolidar actos de competencia desleal. 3.8. Por las razones indicadas, solicitó declarar probada la demanda contencioso administrativa y ordenar al SENAPI denegar la marca solicitada.. 5.

(19) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 19 de 56. 4.. Argumentos de la contestación del SENAPI:. 4.1. En el cotejo marcario se evidenció la diferencia de los signos en conflicto, generándose la posibilidad de coexistencia pacífica entre estos.. 4.2 La prueba aportada por COCA-COLA solo hace referencia a la notoriedad de la marca COCA-COLA en la República de Venezuela y en la República de Perú, pero no demuestra que OSPICOCA solicitó la marca de mala fe ni para para perpetrar actos de competencia desleal. 4.3. Por tanto, solicitó rechazar la demanda y confirmar la Resolución DGE/OPO/J-No. 339/2014.. 5.. Argumentos de la contestación de OSPICOCA: No consta en el expediente que el tercero interesado haya contestado la de demanda.. B.. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 1.. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134, de los Literales a) y b) del Articulo 135 y Literales a), f), g) y h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina9.. 9. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artfculo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.. I. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbo/os, gráficos, logotipos, monogramas. retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una fonna, o una combinación de colores; f) la fonna de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparlados anteriores. Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca confonne al primer párrafo del articulo anterior; b) carezcan de distintividad; (... ) Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( ...) consistan en un signo que infrinja el de,echo de propiedad industrial o el derecho de autor de f) un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;. 6.

(20) 9/11/2016. GACETA OFICIAL. 2.. 20 de 56. No procede la interpretación prejudicial de los siguientes artículos: Del Articulo 134 por no ser materia de controversia aquello puede constituir una marca. De los Literales a) y b) del Articulo 135, por no ser materia de controversia la irregistrabilidad de un signo que no cumpla con los requisitos establecidos en el primer párrafo del Articulo 134 de la norma antes citada ni la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado. Del Literal f) del Artículo 136 por no ser materia de controversia la irregistrabilidad de un elemento de propiedad industrial distinto de una marca. Del Literal g) del Artículo 136 por no ser materia de controversia si el término KOLLA se encuentra inmerso en las causales de irregistrabilidad de dicho literal. 1. º. 3.. Por tanto, procede la interpretación de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser materia de controversia el riesgo de confusión del signo solicitado con una marca previamente registrada y que ostente el carácter de notoriamente conocida.. 4.. De oficio procede la interpretación de los siguientes artículos: Del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 11 , por ser materia de controversia si el término COCA constituye una palabra de uso común. Del Artículo 137 de la Decisión 486 12 , en tanto que COCA-COLA ha manifestado que el signo COCAKOLLA BOL (mixto) ha sido solicitado g). h}. consistan en el nombre de las comunidades lndigenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizadas para distinguir sus productos, servicias o la forma de procesarlos. o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comen:ial o publicitario. �. 10. El SENAPI no argumentó que dicho tém,ino fuera el nombre de una etnia indígena, como alega COCA-COLA, ni que se encontrara inmerso en los supuestos del literal en comentario. Adicionalmente, en la Resolución 339/2014 el SENAPI realizó la evaluación del término COKACOLLABOL, como es analizado el signo solicitado a lo largo del procedimiento, considerandolo como uno de fantasía.. tt. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna. ·Artfcu/o 135.• No podrán registrarse como man:as los signos que: (... } g} consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicia de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pafs;. ,...r. 7.

(21) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 21 de 56. de mala fe y con la intención de consolidar actos de competencia desleal. Del Articulo 150 de la norma antes citada 13 , dado que se cuestionó la debida motivación del examen de registrabilidad realizado en el proceso interno. De los Artículos 224, 228 y 229 de la norma en comentario 14, puesto que se alegó la notoriedad de la marca registrada sustento de la oposición.. 12. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artfculo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicias razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. ". 13. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Art/culo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.". 14. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Art./culo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido. como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.". "Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pafs Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial: h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinada territorio: o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero." "Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pafs Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pafs Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.". 8.

(22) GACETA OFICIAL. I. 9/11/2016. 22 de 56. C.. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas compuestas. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil. Familia de marcas. La marca notoriamente conocida. Actos de competencia desleal en la obtención de un registro de marca. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. Preguntas formuladas por la Corte consultante.. D.. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN. 1.. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada COCAKOLLA BOL (mixta) y las marcas COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA LIGHT PLUS (denominativa), COCA-COLA C2 (denominativa), COCA COLA ESO ES (denominativa), COCA COLA (denominativa), LIFE TASTES GOOD (denominativa), COCA-COLA (mixta), COCA-COLA (mixta), COCA COLA LIGHT (mixta), COCA-COLA ZERO (mixta), COCA COLA CLASSIC (mixta), COCA COLA INTERACTIVE MUSIC (mixta) y COCA COLA EN CURSIVA Y CINTA DINAMICA (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a). ( ...)". sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;. 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. 9.

(23) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 23 de 56. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.1s a). El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.. b). El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.. 1.3. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 16 a). Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.. b). Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las ralees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.. c). Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.. d). Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.. 15. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-lP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.. 16. lb[dem.. 10.

(24) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 24 de 56. 1.4. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 17 a). La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.. b). En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.. c). El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.. d). Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.. 1.5. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.. Comparación entre marcas mixtas y denominativas compuestas. 2.1. Como un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre la marca solicitada COCAKOLLA BOL (mixta) y las marcas COCA COLA (denominativa), COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA LIGHT PLUS (denominativa), COCA-COLA C2 (denominativa), COCA COLA ESO ES (denominativa) y COCA COLA, LIFE TASTES GOOD (denominativa) es necesario compararlas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc. 18 17. lbldem..

(25) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 25 de 56. 2.2. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.19 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.. 18. a). Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comerciaJ, 20 salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.. b). Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 21 (i). Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.. (ii). Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.. (iii). Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.. 19. Ibídem.. 20. lbldem.. 21. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.. 12.

(26) GACETA OFICIAL. (iv). 9/11/2016. 26 de 56. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.. 2.4. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras22 , para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:23 a). Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.. b). Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.. c). Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podria tener mayor impacto en la mente del consumidor.. d). Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto.. e). Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.. f). Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.. 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con 22. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2014, p.10.. 23. De modo referencial, ver Proceso 178-IP-2015, p. 12.. 13.

(27) 9/11/2016. GACETA OFICIAL. 27 de 56. el fin de determinar el presunto riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca solicitada COCAKOLLA BOL (mixta) y las marcas COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA LIGHT PLUS (denominativa), COCA-COLA C2 (denominativa), COCA COLA ESO ES (denominativa) y COCA COLA, LIFE TASTES GOOD (denominativa). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3.. Comparación compuesta. entre. marcas. mixtas. con. parte. denominativa. 3.1. Como la controversia radica en la posible confusión entre el signo COCAKOLLA BOL (mixta) y las marcas COCA-COLA (mixta), COCA COLA (mixta), COCA-COLA LIGHT (mixta), COCA-COLA ZERO (mixta), COCA COLA CLASSIC (mixta), COCA COLA INTERACTIVE MUSIC (mixta) y COCA COLA EN CURSIVA Y CINTA DINAMICA (mixta), es necesario compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 3.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, se deberá determinar si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 24 3.3. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: el trazado y el concepto. 25. 3.4. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente26 : Si el elemento predominante es el denominativo en los signos a) confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada. 24. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016.. 25. lbfdem.. 26. Ibídem.. 14.

(28) GACETA OFICIAL. b}. c). 9/11/2016. 28 de 56. Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i). Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.. (ii). Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrta lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, 27 salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.. 3.5. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.. 4.. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil. 4.1. El SENAPI señaló la palabra COCA es de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 4.2. El Literal g} del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pafs; (. ..)". 9.. r. 27. lbldem.. 15.

(29) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 29 de 56. 4.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 28 4.4. No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.29 4.5. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5.. Familia de marcas. 5.1. En el presente proceso, se discute la existencia de una familia de marcas sobre la base del término COCA-COLA. 5.2. Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3. º. 28. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 536-IP-2015 del 23 de junio de 2016.. 29. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12.. 30. De modo referencial, ver Proceso 23-IP-2013 del 15 de mayo de 2013, p. 16. Asimismo, en los Procesos 91-IP-2002 y 42-IP-2012, este Tribunal explicó que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre s[ y las relaciona con un mismo origen empresarial.. 16.

(30) GACETA OFICIAL. 9/11/2016. 30 de 56. 5.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.3 1 5.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.32 5.5. En el presente proceso, se deberá determinar si el término COCA-COLA constituye o no una familia de marcas.. 6.. La marca notoriamente conocida. 6.1. COCA-COLA alegó que su marca COCA-COLA es notoriamente conocida, sin embargo, no se le ha concedido la protección especial que supone dicha calidad. Sobre el particular, el SENAPI consideró que los signos en conflicto son diferentes, por lo que no se configura el riesgo de confusión; en ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo En los Procesos 84-IP-200, 91-IP-2002, 94-IP-2006 y 42-IP-2012, este Tribunal explicó que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, con relación a los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o con relación a los elementos accesorios que la acampanan. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en el Proceso 12-IP-2014 este Tribunal afirmó que la figura de la marca derivada forma parte de la familia de marcas. 31. lbidem.. 32. lbldem.. 17.