Año XXXIII – Número 2878 Lima, 24 de noviembre de 2016
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
PROCESO 05-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00241Referencia: Signos involucrados: TECNODIESEL (mixta) y
TECNODIESEL (denominativo)... ... 2 PROCESO 42-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) Expediente interno del Consultante: 05899-2014-0-1801-JR-CA- 26 Referencia: Marcas involucradas DOLFLAMED
(denominativa) y DOLOFLAM (denominativa)... ... 16
PROCESO 56-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00136 Referencia: Marcas involucradas:
EASYFLY.COM.CO (mixta) Vs. EASYJET
(denominativa)... ... 30
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 5 de septiembre de 2016
Proceso:
Asunto:
Consultante:
Expediente interno del Consultante:
Referencia:
Magistrada Ponente:
VISTOS:
05-IP-2016
1 nterpretación Prejudicial
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia.
2011-00241
Signos involucrados: TECNODIESEL (mixta) y TECNODIESEL (denominativo)
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
El Oficio 024, recibido el 13 de enero de 2016, mediante el cual Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b}, 136 literal b) y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00241; y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno
Demandante: TECNODIESEL LIMITADA
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.
Tercero interesado: Guillermo García Simijaca 2. Hechos relevantes
2.1. El 22 de marzo de 2005, GUILLERMO GARCIA SIMIJACA solicitó el registro de la marca TECNODIESEL (mixta)1 para distinguir servicios comprendidos en la Clase 372 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
TECNO DIESEL
2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, TECNODIESEL L TOA. presentó oposición fundamentada en el uso previo del nombre comercial TECNODIESEL (denominativo).3 2.3. El 16 de julio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 24515, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca TECNODIESEL (mixta).
2.4. TECNODIESEL LTDA. presentó recurso de apelación en contra de la Resolución 24515.
2.5. El 9 de septiembre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 45884, resolvió confirmar la Resolución 24515.
2.6. TECNODIESEL L TOA interpuso acción de nulidad en contra de las resoluciones 24515 y 45884.
2.7. El 25 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la
1 Expediente interno No. 05-26144.
2 Servicio de reparación y mantenimiento de motores diésel, repuestos para motores diésel, servicios de reparación de bombas, inyectores y turbos diésel.
3 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo.
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interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal b) y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
3. Argumentos de la demanda
TECNODIESEL L TOA. interpuso demanda en la que manifestó que:
3.1. TECNODIESEL LTDA., se constituyó el 10 de marzo de 1979 bajo el nombre EQUIPOS TÉCNICOS LIMITADA EQUITEC CQT siglas C.Q.R., luego el 16 de diciembre de 1982, cambió su nombre a EQUIPOS TÉCNICOS L TOA. DE PEREIRA (EQUITEC C.Q.R.) EQUITEC C.Q.R. y finalmente el 24 de mayo de 2002, cambió su nombre a TECNODIESEL LIMITADA.
3.2. El 5 de diciembre de 1996, se autorizó la apertura de una sucursal en la ciudad de Cali, la cual se denominó TECNODIESEL L TOA-SUCURSAL CALI, la que realizó el primer uso del nombre comercial TECNODIESEL.
3.3. Sobre la base del primer uso del nombre comercial TECNODIESEL, debe negarse el registro del signo TECNODIESEL (mixto) solicitado.
3.4. Demostró durante el proceso el uso del nombre comercial con facturas de venta, las cuales son anteriores a la solicitud de registro del señor GUILLERMO SOSA SIMIJACA.
3.5. No se valoraron las pruebas presentadas y que probaron el uso del nombre comercial TECNODIESEL.
4. Argumentos de la contestación a la demanda
4.1. La SJC presentó contestación a la demanda señalando que:
4.1.1. Pese a que la sociedad opositora se presentó en el mercado bajo el nombre comercial TECNODIESEL, según las pruebas aportadas, las mismas no pueden tenerse como prueba suficiente de la existencia del nombre comercial, ya que, para efectos de la prosperidad de una oposición, se requiere conforme la norma andina, prueba de uso que sea pública y continua, situación que no se advierte en el proceso de referencia.
4.1.2. La mayoría de documentos aportados se refieren al año 1997, sin que se mencionen periodos de tiempo posteriores a fin de acreditar un uso continuo del nombre comercial, por lo cual no es procedente una oposición de un signo solicitado en el año 2005.
3
4.1.3. Si bien como complemento de información se agregó al expediente 32 facturas el 15 de agosto de 2008, estas fueron muy pocas por lo que no es significativo como para acreditar el uso del nombre comercial.
4.1.4. Al no haberse probado el uso del nombre comercial, no es pertinente comparar los signos en conflicto.
4.2. El señor GUILLERMO GARCÍA SIMIJICA contestó a la demanda en los siguientes términos:
4.2.1. Se opone a las pretensiones de la demanda y se adhiere a los argumentos expuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio.
4.2.2. De las pruebas aportadas por la actora, no se demuestra el uso real y efectivo del nombre comercial, debido a que su alcance se limita a acreditar el estado de la compañía desde el punto de vista societario.
4.2.3. El signo solicitado no incurre en ninguna prohibición legal ya que sólo protege servicios y no vende productos.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134,135 literal b}, 136 literal b} y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4• Procede la interpretación solicitada, excepto la del Artículo 134 y 135 literal b) ya que en el objeto de la controversia no se discute el concepto de marca, ni se trata un tema de distintividad.
2. De oficio se interpretarán los artículos 192 y 193 de la Decisión 4865, al tratarse de un tema de nombre comercial.
4 "Articulo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
( ... )
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
, ... r
"Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa·.
J "Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podra impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
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ó ¡
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. El nombre comercial y su prueba de uso.
3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos TECNODIESEL (mixto) y TECNODIESEL (denominativo) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), manifiesta que:
''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
( ... )"
1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales6•
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los arlfculos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda•.
MArticulo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el arliculo 191".
6 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-JP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del
5
1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee7•
1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económicaª. 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre
los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante9 •
1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 10:
7
e
9 10
Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24- IP-2009.
Proceso 397-IP-2015.
lbldem.
Ibídem.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de
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1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.
1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta por lo que al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica el signo solicitado.
1.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
1.9. En el caso concreto, deberá verificarse en primer lugar la similitud o identidad entre los signos en conflicto, para luego analizar si los servicios que pretende proteger el signo solicitado, son confundibles con las actividades del nombre comercial opositor.
octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.
2. El nombre comercial y su prueba de uso
2.1. La sociedad demandante afirma que es titular del nombre comercial TECNODIESEL por lo que la marca solicitada, fue concedida en violación del literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, en razón de lo cual se analizará este tema
2.2. El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial11 .
2.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:
,,
12
• El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
• Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión( ... ).
• Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
• El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
• El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social12·
Proceso 40-IP-2013.
Si bien la nonna hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial.
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Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial
2.4. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.
2.5. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:
a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.
b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:
"El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercia/ que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( .. .) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia( ... ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro." {Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nª 581, de 12 de julio de 2000).
c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
9
d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.
2.6. El uso constante teniendo en cuenta la naturaleza de los productos comercializados. El uso real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y es efectivo aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización.
2.7. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.
2.8. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabria ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.
2.9. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados 13.
2.10. En tal ·sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
2.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o
13 Revisar Proceso 99-IP-2014.
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comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
2.12. Dentro del proceso interno, se deberá verificar que el nombre comercial opositor, fue utilizado de manera real y efectiva, de acuerdo a lo determinado en la presente interpretación prejudicial.
Protección en relación con signos idénticos y similares
2.13. El Artículo 136, literal b ), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación.
2.14. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior.
2.15. Por otro lado, el Artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional.
2.16. Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.
3. Comparación entre signos denominativos y mixtos
3.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre signos denominativos y mixtos, es necesario que se analice los parámetros de comparación.
3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en:14
a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o,
b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
3.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, el Tribunal consultante debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:15
(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
{ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
3.4. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente,
14 15
/bid.
Véase. a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11.
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con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos confrontados.
3.5. Cuando se realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto '116.
3.6. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que(. .. ) suscita en el consumidor( ... ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores"t7.
3. 7. Con base a estos criterios se deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00241, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
16
17
Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A.
(mixta)).
Fernández-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas·. Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239.
13
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
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Cecilia L: yl�eros
MAGISTRADA
Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente ta presente Interpretación Prejudicial el Presidente
y
el Secretario.Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
14 GACETA OFICIAL 224/11/2016 15 de 48
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016
Proceso:
Asunto:
Consultante:
Expediente interno del Consultante:
Referencia:
Magistrada Ponente:
VISTOS
42-IP-2016
Interpretación Prejudicial
Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú)
05899-2014-0-1801-JR-CA-26
Marcas involucradas DOLFLAMED
(denominativa) y DOLOFLAM (denominativa) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
El Oficio No. 5899-2014-0/StaSECA-CSJLI-PJ, recibido el 27 de enero de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno Nº 05899-2014-0- 1801-JR-CA-26.
El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno
1
Demandante:
Demandado:
Tercero interesado:
JOHNSON & JHONSON
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.
ALBIS S.A.
2. Hechos relevantes
2.1. El 27 de abril de 2012, ALBIS S.A. (en adelante, ALBIS) solicitó el registro de la marca DOLFLAMED (denominativa), para distinguir
"productos farmacéuticos", productos comprendidos en la Clase 5 de la
"Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas", instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, "la Clasificación Internacional de Niza")1.
2.2. Publicada la referida solicitud en el Diario Oficial El Peruano, JOHNSON
& JOHNSON formuló oposición, el 20 de junio de 2012, fundamentada en el registro previo de su marca DOLOFLAM2 (denominativa) para amparar productos de la Clase 53 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.3. El 20 de marzo de 2013, mediante Resolución 0848-2013/CSD
INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI) declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo DOLFLAMED (denominativo).
2.4. El 17 de abril de 2013, JOHNSON & JOHNSON interpuso recurso de apelación contra la Resolución 0848-2013/CSD-INDECOPI, en el extremo en el que se declaró infundada su oposición.
2.5. El 2 de abril de 2014, mediante Resolución 0258-2014frPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 0848-2013/CSD-INDECOPI.
2 3
Expediente administrativo 491747-2012/DSO.
Certificado 16866.
Productos fannacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés;
complementos alimenticios para personas o anímales; emplastos, material para apósitos;
material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos: fungicidas, herbicidas.
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2.6. El 2 de julio de 2014, JOHNSON & JOHNSON interpuso demanda contencioso administrativa en contra de las Resoluciones 0848- 2013/CSD-INDECOPI y 0258-2014/TPI-INDECOPI.
2.7. El 10 de agosto de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.
2.8. El 20 de agosto de 2015, JOHNSON & JOHNSON presentó recurso de apelación contra la Sentencia de 10 de agosto de 2015.
2.9. El 25 de enero de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
3. Argumentos de la demanda contencioso administrativa de JOHNSON & JOHNSON:
3.1. Es evidente el poco esfuerzo empleado por la solicitante de la marca DOLFLAMED (denominativa) ya que tan solo difiere de la vocal "O"
respecto de la marca registrada DOLOFLAM, agregando las letras ED al final que no le brindan diferenciación alguna.
3.2. No es posible la coexistencia pacifica de los signos denominativos DOLFLAMED y la marca DOLOFLAM por su similitud gráfica, por lo que debe denegarse su registro.
3.3. No puede desconocerse que, en el mercado de productos farmacéuticos, no se aplica una rigurosa medida de control para el expendio de medicinas, ya que, en la mayoría de casos, al no contar con personal idóneo no se exige la presentación de recetas médicas.
3.4. La solicitud de registro está incursa en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de INDECOPI:
4.1. Las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos en conflicto establecen que sea posible la coexistencia pacifica de los mismos.
4.2. El signo solicitado cuenta con los elementos particulares que lo diferencian de la marca de propiedad de la actora.
3
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4.3. Desde el punto de vista fonético, los signos en conflicto, difieren en la secuencia de vocales (0-0-A/0-A-E) y si bien presentan distinta secuencia de consonantes, dada la diferente conformación de sílabas que los conforman (DO-LO-FLAM/ DOL-FLA-MED} se concluye que la pronunciación y entonación es distinta en cada signo.
4.4. Desde el punto de vista gráfico, si bien los signos comparten algunas de sus letras, difieren por la presencia adicional de las letras O, E y D lo que determina que los signos susciten impresiones visuales diferentes en su conjunto.
4.5. Respecto al expendio de productos farmacéuticos sin receta, esto no significa que el consumidor medio deje de examinar el producto después de haber sido adquirido para verificar si coincide con el que solicita.
Contestación por parte de ALBIS:
4.6. No se encontró copia del escrito de contestación a la demanda contencioso administrativa por parte de ALBIS, tercero interesado en el proceso interno.
5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia
La sentencia de primera instancia judicial declaró infundada la demanda al considerar fundamentalmente lo siguiente:
5.1. Las partículas DOLO y FLAM se encuentran dentro del contexto de varias marcas registradas a favor de terceros tales como: DOLO DIF, DOLO G& R, DOLO G& R, DOLO VITAFLAM, DOLOFLU, DOLOGINA, ARCOFLAM, ARTRIFLAM, BETAFLAM, BUCOFLAM, CATAFLAM entre otras.
5.2. El signo solicitado DOLFLAMED y la marca registrada DOLOFLAM suscitan impresiones diferentes desde los planos gráfico y fonético, ya que difieren en sus secuencias vocálicas, en sus sílabas tónicas, en sus terminaciones todo to que genera que sean pronunciadas de manera diferente y que tengan impactos visuales distintos.
5.3. No existe riesgo de confusión y de asociación entre los signos conf rentados.
6. Argumentos del recurso de apelación de sentencia expuestos por JOHNSON & JOHNSON:
6.1. Enunció los mismos argumentos contenidos en la demanda contencioso administrativa.
B.
NORMAS A SER INTERPRETADAS4 GACETA OFICIAL 224/11/2016 19 de 48
El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada4•
C. TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre signos denominativos.
3. Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas.
4. Las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.
1.1. Se analizará este tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado DOLFLAMED (denominativo) respecto de la marca registrada DOLOFLAM (denominativa).
1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:
"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
• Articulo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(. .. )".
5
(.
..
)".respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor5.
a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
1.4. Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
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6
a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados6.
b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales,
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.
Véase, por ejemplo. las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-IP- 2013, p. 5; y del Proceso 519-IP-2015, p. 6.
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la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia7.
c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan8•
d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante9.
1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:10
a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede
percibir el riesgo de confusión o asociación.
d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará
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e
9 10
lbld.
Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.
lbld.
Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p.
8.
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1.7.
1.8.
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en la imagen imperfecta que conserva en la memoria11. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles12. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento 13•
Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor14•
Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibi/idad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir15. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; el Proceso 14-IP-2009, p. 6: y el Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (f JCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker. asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és KereskedeJmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la interprelación prejudicial recaída en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T JUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei SchlOsser (AUXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO- Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars·. asunto C-470/93, apartado 24; citada en ta Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmelics e/ Lancaster Group, asunto c.
220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del T JCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que /as soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor norma/mente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas�.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 316-IP-2015.
En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015.
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productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registra bles 16.
1.9. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
2. Comparación entre signos denominativos
2.1. Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo solicitado DOLFLAMED (denominativo), solicitado, con la marca registrada DOLOFLAM (denominativa), es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto17•
2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en:18
a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o,
b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
2.3. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios:
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2.3.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función
Así, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citada.
Véase, por ejemplo, la inlerpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016.
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diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
2.3.2. Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
2.3.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
2.3.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
2.4 En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos DOLFLAMED (denominativo), y DOLOFLAM (denominativo).
3. Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas
3.1. Los signos en conflicto amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos.
3.2. El examen de los signos que amparan productos destinados a la salud humana y animal, merecen mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Por lo tanto, en estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.
3.3. Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaría, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad19.
3.4. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura 'curativa personal', según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la
19 Proceso 8-IP-2013.
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automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos20.
Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno21.
Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas22.
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y que, además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente23.
De conformidad con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad del signo DOLFLAMED (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados temas tan sensibles como la salud y la vida.
Ibídem.
Proceso 30-IP-2000.
Proceso Nº 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena W 765, de 27 de febrero de 2002.
Proceso 183-IP-2011.
