Lima, 26 de enero de 2017
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
PROCESO 560-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente interno del Consultante: 2012-00037.
Referencia: Patente: “COMPOSICIONES
PESTICIDAS DISPERSABLES”... ... 2 PROCESO 564-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente interno del Consultante: 2012-00008.
Referencia: Cancelación notoriedad NUTRIKAN (denominativa).. ... 10 PROCESO 574-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: La Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente interno del Consultante: 2008-00023.
Referencia: Marcas involucradas CETIGEL (denominativa) y las registradas RETIGEL (denominativa) ... 22
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 13 de octubre de 2016
Proceso: 560-IP-2015
Asunto: Interpretación Prejudicial
Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente interno
del Consultante: 2012-00037
Referencia: Patente: "COMPOSICIONES PESTICIDAS DISPERSABLES"
Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán
VISTOS
El Oficio 3393 recibido el 20 de octubre de 2015, mediante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 16, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno Nº 2012-00037; y
El auto de 21 de septiembre de 2016 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno:
Demandante: FMC CORPORA TION
I
Demandada:
2. Hechos Relevantes:
LA NACIÓN COLOMBIANA-
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
2.1. El 12 de octubre de 2006, FMC CORPORATION (en adelante FMC), solicitó en fase nacional la patente de invención COMPOSICIONES PESTICIDAS DISPERSABLES, cuya solicitud internacional fue PCT/US 2005/012398 de 13 de abril de 2005 (expediente administrativo PCT/06- 103412).
2.2. El 31 de octubre de 2007, se publicó el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 581 sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.
2.3. El 13 de mayo de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Oficio 06477, requirió al solicitante para que se pronunciara sobre las objeciones realizadas en relación con la patentabilidad de la invención.
2.4. FMC respondió al requerimiento efectuado y presentó un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 17 reivindicaciones.
2.5. El 10 de septiembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Oficio 11687, dio un nuevo traslado en relación con el requisito de nivel inventivo.
2.6. FMC respondió el requerimiento efectuado y presentó un nuevo pliego reivindicatorio.
2. 7. El 28 de marzo de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 15958, decidió denegar la patente solicitada.
Argumentó la falta de nivel inventivo soportada en los documentos US 5,360.806 (01) y
us
6,387.388 (02).2.8. El 27 de abril de 2011, FMC interpuso un recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.
2.9. El 31 de agosto de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 47419, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado.
2.1 O. FMC presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, cuya pretensión principal es la nulidad de los anteriores actos administrativos.
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! I
2.11. El 20 de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante Oficio 3393, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
3. Argumentos de la Demanda presentados por FMC:
3.1. Adujo que la patente solicitada no resuelve el mismo problema técnico de las anterioridades D1 y D2, como erradamente lo sustentó la Superintendencia de Industria y Comercio.
3.2. Sostuvo que la invención solicitada presenta una fórmula de un agente que resulta dispersable, manteniendo la estabilidad y efectividad de la composición, lo cual no se habria obtenido con las anterioridades D1 y D2, ni resultaría obvio para un experto medio en la materia.
3.3. Expuso que no se valoró en debida forma el nivel inventivo de la patente solicitada, pues éste reside en el logro de una determinada combinación de tensoactivos con un determinado ingrediente activo y en un determinado tipo de formulación, que en conjunto resulta eficaz.
4. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:
4.1. En resumen indicó que el objeto de la solicitud presentada no cumple con el requisito de nivel inventivo, ya que se deriva de manera evidente del estado de la técnica y no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente.
4.2. Manifestó que la solicitud no se niega por falta de novedad sino por falta de nivel inventivo, toda vez que a partir de la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 un técnico medio puede derivar de manera evidente la materia denegada.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la que se realizará por ser procedente, salvo la del articulo 45 porque no está en debate el trámite del examen de fondo.1
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
M(, .. )
Articulo 14.• Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
( ... )
Artículo 16.· Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
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(
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia.
2. El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia.
1.1. Como en el proceso interno se discute si el objeto de la solicitud presentada por FMC cumple con el requisito de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia2•
1.2. Según lo dispuesto por el articulo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención sea considerada patentable: ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial
1.3. De conformidad con el articulo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia.
1.4. Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones:
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1.4.1. Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecio de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.
( ... )
Articulo 18.· Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, sí para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
( ... )
Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-IP·98 del 20 de mayo de 1998; 46-IP-2012 del 20 de julio de 2012; 157-IP.2013 del 21 de mayo de 2014; y 183-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.
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3
4
I
1.4.2. Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público3 por cualquier medio y en cualquier lugar.
1.4.3. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad.
1.4.4. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar"4• Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; sin embargo, lo que es evidente es también obvio.
1.4.5. Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo:
1.4.5.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista
"obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.
1.4.5.2. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en dfa" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no
Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente.
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España.
2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y 1089.
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f
serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.
En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.
1.5. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.
1.6. De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas del análisis del problema - solución5:
5
1.6.1. Identificación del estado de la técnica más cercano.
1.6.2. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad.
1.6.3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.
1.6.4. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.
El examinador debe plantearse las siguientes preguntas:
¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?
¿De resolverlo en la forma en que se reivindica?
¿De prever el resultado?
Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004.
Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina org/publicloatentes pdf.
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Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.
2. El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos
2.1. Como la Superintendencia de Industria
y
Comercio argumentó que a partir de la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, un técnico medio puede derivar de manera evidente la materia denegada, se abordará el tema planteado reiterando los precedentes jurisprudenciales sobre la materia6•2.2. La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. En la primera, se fusionan los elementos sin que puedan diferenciarse por separado; en la segunda, simplemente hay una unión de elementos claramente distinguibles en el conjunto7.
2.3. De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de novedad y/o nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto; es decir, una combinación de elementos conocidos puede implicar un adelanto y una contribución novedosa y útil, con lo cual seria patentable8.
2.4. Por lo tanto, una combinación de elementos conocidos, para ser patentable, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente.
2.5. En consecuencia, al analizar el nivel inventivo de una combinación de elementos conocidos se debe establecer si, en relación con el estado de la técnica al momento de la solicitud, no era obvia ni evidente para un técnico medio en la materia. No resultaría acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de una simple constatación de una combinación o mezcla de elementos conocidos, se concluya per sé la inexistencia de nivel inventivo.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00037, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en
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8
Se puede ver la Interpretación Prejudicial 102-IP-2012 de 31 de octubre de 2012.
Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la pagina www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.
Sobre esto se puede ver ZUCCHERINO, Daniel R. �PATENTES DE INVENCIÓN", Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág. 72.
el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
MAGISTRADA
1,.
Hernán ero Zambrano Hugo Ramiro G Apac
� o-
MAGISTRADODe acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la pre�pretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
ero,Zamorano ESIDENTE
_¡_---�
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 560-IP-2015
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 13 de octubre de 2016
Proceso:
Asunto:
Consultante:
Expediente interno del Consultante:
Referencia:
Magistrada Ponente:
VISTOS:
564-IP-2015
Interpretación Prejudicial
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia
2012-00008 Cancelación
(denominativa) notoriedad Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.
NUTRIKAN
El Oficio 3506, recibido el 27 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 83 literal d) y e) y 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena a fin de resolver el Proceso Interno 2012- 0008; y,
El Auto de 23 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno
Demandante:
Demandada:
SOLLAS.A.
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.
2. Hechos relevantes
2.1. El 30 de diciembre de 1998, ALICORP S.A.A., solicitó el registro de la marca NUTRIKAN (denominativa)1 para amparar productos de la Clase 31 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) 2.
2.2. Publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones por parte de terceros.
2.3. El 15 de octubre de 1999, mediante Resolución 21586 se concedió el registro de la marca solicitada.
2.4. El 18 de septiembre de 2006, SOLLA S.A. presentó solicitud de cancelación por notoriedad en contra de la marca NUTRIKAN (denominativa) fundamentada en el registro previo de su marca NUTRECAN (denominativa)3 registrada para amparar productos de la Clase 314 de la Clasificación Internacional de Niza).
2.5. El 29 de octubre de 2009, mediante Resolución 54910, la División de Signos Distintivos, reconoció la notoriedad de la marca NUTRECAN (denominativa) y canceló el registro de la marca NUTRIKAN (denominativa) registrada a nombre de ALICORP S.A.A.
2.6. ALICORP S.A.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 54910.
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Expediente 98-077490.
Alimentos para animales; frutas y legumbres frescas; animales vivos; malta; productos agricolas, hortlcolas, forestales y granos (no comprendidos en otras clases); semilla; plantas y flores naturales.
Certificado 142.637.
Alimentos balanceados especial para perros.
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2.7. El 22 de febrero de 2010, mediante Resolución 09817 la Directora de Signos Distintivos (e), al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 5491 O.
2.8. El 12 de agosto de 2011, mediante Resolución 42462 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución 5491 O y negó la cancelación por notoriedad de la marca NUTRIKAN (denominativa}.
2.9. SOLLA S.A., presentó acción de nulidad en contra de la Resolución 42462.
2.10. El 19 de enero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del Artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 83 literal d} y e} y 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
3. Argumentos de la demanda de nulidad planteada por SOLLA S.A.
3.1. La Resolución 42462 no tomó en cuenta como prueba de la notoriedad de la marca NUTRECAN (denominativa} la gran cantidad de facturas de compraventa realizadas por la sociedad SOLLA S.A. a diferentes personas naturales y jurídicas, empresas, comercializadoras, etc.
3.2. Las facturas presentadas no sólo comprenden un periodo anterior a la fecha en que se solicitó la marca NUTRIKAN (denominativa}, sino un periodo posterior a dicha fecha.
3.3. La marca NUTRECAN (denominativa} goza de notoriedad en los sectores pertinentes.
3.4. La SIC enunció que pese a que estaba demostrado un importante nivel de ventas de los productos alimenticios para animales marca NUTRICAN lo anterior no demostraba la extensión del conocimiento entre el público consumidor.
4. Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por parte de la SIC
4.1. Los elementos probatorios presentados por la actora, no fueron suficientes para demostrar la notoriedad de la marca, aun acreditando un importante nivel de ventas de los productos amparados por el signo, no se demostró la extensión de su conocimiento en el público consumidor.
4.2. Las pruebas aportadas resultan impertinentes, toda vez, que hacen referencia a hechos posteriores al año 1998, en el cual fue presentada la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar.
4.3. La SIC no vulneró derecho alguno al revocar la Resolución 5491 O.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina5, en concordancia con los artículos 83 literal d) y e} y 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena6•
5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
"Articulo 235.• Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los articulas 165 y 169, en caso que las normas nacionales asl lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legitimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro·.
6 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
"Articulo 83.-Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
( ... )
dJ Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el pals en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso
se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida;
e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente
conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida;"
( ... )
"Artículo 108.-. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada. Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:
1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.
2. Los inventarios de las mercancias identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de 1a marca.
3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del Pals Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una
4
2. Procede únicamente la interpretación del Artículo 235 de la Decisión 486, toda vez que, si bien la solicitud de registro de la marca que se solicita la cancelación por falta de uso, se solicitó bajo la vigencia de la Decisión 344, la solicitud de cancelación se presentó el 18 de septiembre de 2006, bajo la vigencia de la Decisión 486, por lo que el trámite de la acción debe ser analizado bajo dicha normativa.
3. De oficio se interpretarán los artículos 170, 224, 230 de la Decisión 4867 para analizar la figura de la acción de cancelación por notoriedad y lo que se entiende por marca notoria.
marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro."
7 Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
KArtfculo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta dlas hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.
Vencidos los plazos a los que se refiere este articulo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.
( ... )
K Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido".
( ... )
"Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero".
( ... )
MArtículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:
a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique: o,
4. Adicionalmente se interpretará el Artículo 84 de la Decisión 344, respecto de los requisitos que son necesarios para considerar una marca como notoriamente conocida, a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se intenta cancelar.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Cancelación por notoriedad de una marca.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Cancelación por notoriedad de una marca
1.1. La sociedad SOLLA S.A. presentó acción de cancelación en contra de la marca NUTRIKAN (denominativa) con fundamento en la notoriedad de su marca NUTRECAN (denominativa) registrada en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón de lo cual se analizará este tema.
1.2. Se debe iniciar enunciando que de acuerdo con lo establecido en el Articulo 235 de la Decisión 486, la cancelación por notoriedad de un signo procede si así lo dispone la legislación nacional.
1.3. Por su parte, el trámite a seguirse será el contemplado en el Articulo 170 de la Decisión 486.
''Articulo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.
Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del
c) los clrculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores·.
( ... )
Decisión 344 del Acuerdo de Cartaqena. -
"Articulo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a)La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada:
b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
e) La antiguedad de la marca y su uso constante;
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca•.
6
registro de la marca, lo cual notificará a las parles, mediante resolución".
1.4. Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido.
b) Que la acción de cancelación la solicite el legitimo titular de la marca notoria.
c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.
a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido
1.5. En consideración a que en el proceso interno la compañía actora afirma que su marca NUTRECAN (denominativa) era notoria para productos de la Clase 31 de la Clasificación de Niza, y se concedió el registro de la marca NUTRIKAN (denominativa) para la misma clase, que es confundible con su marca, se deberá analizar en primer lugar la eventual confusión que puede existir entre los signos en conflicto.
1.6. Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal.
1.7. En primer lugar, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta} y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
1.7.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
1.7.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
1.7.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
1.7.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante8•
1.8. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos9:
1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto;
es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.
1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación.
1.8.5. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoria de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.
8 lbidem.
9 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.
8
1.9. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
1.1 O. Adicionalmente, se deben comparar los signos denominativos
NUTRIKAN
yNUTRECAN,
aplicando los siguientes criterios:1.10.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
1.10.2. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
1.10.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
1.10.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
1.11. Por lo tanto, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos
NUTRIKAN
yNUTRECAN.
b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria
1.12. De acuerdo con el Articulo 236 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostente la calidad de legitimo titular del signo.
1.13. A lo largo de la existencia de una marca, pueden existir transferencias, sean por contrato de cesión celebrado entre las partes, o en su defecto por transmisión por causa de muerte.
1.14. En el caso en análisis, se debe verificar que el actual titular de la marca NUTRECAN (denominativa) sea quien propuso la acción de cancelación en contra de la marca NUTRIKAN (denominativa).
c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro
1.15. El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción, haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar.
1.16. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Titulo XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Titulo no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplia el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos10.
1.17. Si bien la Decisión 344 no contemplaba en concepto de marca notoria, el Artículo 224 de la Decisión 486 si lo hace, del cual se pueden desprender las siguientes características:
10
1.17.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 de la Decisión 486 establece qué se debe entender por sector pertinente:
"Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:
a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
e) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores".
1.17.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
Proceso 23-IP-2013.
10
1.17.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
Prueba
1.18. A diferencia de lo que ocurre con la acción de cancelación por falta de uso, en donde el titular de la marca es sobre quien recae la carga de la prueba, en la acción de cancelación por notoriedad, es el titular de la marca notoria, quien debe probar ante la autoridad que su marca era notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar, en el presente caso al 30 de diciembre de 1998, y de acuerdo a la legislación vigente, que en el caso en concreto es la Decisión 344.
1.19. El Artículo 84 de la Decisión 344 enunciaba que:
"Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo
de los productos o seNicios para los que fue acordada;
b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
e) La antigüedad de la marca y su uso constante;
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca".
1.20. Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación por notoriedad, el titular de la marca NUTRECAN (denominativa) deberá incorporar los documentos necesarios que prueben que fue notoria a la fecha en que se solicitó el registro del signo NUTRIKAN (denominativa).
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00008, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
Cecilia MAGISTRADA
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De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
12
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 13 de octubre del 2016
Proceso: 574-IP-2015
Asunto: Interpretación Prejudicial
Consultante: La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia
Expediente interno
del Consultante: 2008-00023
Referencia: Marcas involucradas CETIGEL (denominativa) y las registradas RETIGEL (denominativa)
Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano
VISTOS
El Oficio 3476, recibido el 27 de octubre del 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Articulas 136 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00023; y,
El Auto de 25 de julio del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno Demandante:
Demandado:
LABORA TORIOS BUSSIÉ S.A.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
b
2. Hechos Relevantes
2.1. El 31 de mayo del 2006, el señor RAFAEL PANTOJA, solicitó1 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro como marca del signo CETIGEL (denominativo), para distinguir "(. .. ) Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar
y
raspar; jabones; productos de perfumerla, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentlfricos" de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).2.2. El 30 de junio del 2006, la referida solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 565 y, dentro del término oportuno, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó oposición al registro, con fundamento en que la marca solicitada guardaba extrema similitud con la marca RETIGEL2, registrada desde el 13 de octubre de 2005, la cual distingue "( ... ) Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas" de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.3. El 20 de diciembre del 2006, mediante Resolución 35036, la SIC declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió a favor del señor RAFAEL PANTOJA, el registro de la marca CETIGEL (nominativa), para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que los signos enfrentados no presentaban semejanzas que pudieran inducir a error al consumidor.
2.4. Posteriormente, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, los cuales fueron resueltos por la SIC, mediante las Resoluciones 003535 del 16 de febrero del 2007 y 22216 del 26 de julio del 2007, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 35036 del 20 de diciembre del 2006.
2.5. El 7 de diciembre del 2007, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.
presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
Expediente Administrativo Nº 0652055.
2 Certificado Nº 304494.
2
6
f I
las Resoluciones 35036 de 20 de diciembre de 2006, 003535 de 16 de febrero de 2007, 22216 de 26 de julio de 2007.
2.6. El 3 de agosto del 2010, la SIC contestó la demanda.
2.7. Mediante auto de 1 de diciembre del 2014, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
3. Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa
La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
3.1. La Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos "( .. .) deja a lado la prudencia y extrema precaución que se debe tener en cuanto a /os nombres entre los medicamentos y cosméticos, especialmente aquellos que por sus propiedades pueden generar, as/ como un beneficio en el cuerpo también un daño a quienes los consuman sin requerirlo o bien de forma diferente para la cual se predica su uso".
3.2. "(. .. ) al omitirse ese examen o hacerlo de forma equivocada se genera un error de hecho".
3.3. "( .. .) todos los productos destinados al tratamiento de ACNE se venden bajo fórmula médica as/ como de productos destinados a vitrina cosméticos para el mismo tratamiento de la piel y se expenden en los mismos sitios, las farmacias y almacenes de cadena".
3.4. En el aspecto gráfico, "( ... ) la marca CETIGEL es una expresión muy fácilmente confundible con la marca registrada por mi poderdante RETIGEL y donde se dejó de lado el cotejo que se debe realizar entre las marcas de forma integral entre lo nominativo y las dos expresiones".
3.5. Es importante aclarar que en este caso "( ... ) los médicos por regla general, tienen una grafologla de muy difícil comprensión y /os expendedores interpretan por regla general las primeras y las ultimas letras en la formula, y también es absolutamente claro que los médicos no se toman el tiempo para explicar que hay dos productos en el mercado".
3.6. "( ... ) Si la colocáramos seguidas tal como lo establece la regla número uno de cotejo doctrinariamente adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio se puede apreciar la fácil y evidente confundibilidad de estas dos expresiones".
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3.7. Si hablamos sobre la vocalización de ambas marcas, la demandante dice que "( .. .) aún con vocalización adecuada una persona a quien se llegase a formular verbalmente, al llegar a la farmacia con cualquiera de estas dos expresiones, puede ser cuestionada por el farmaceuta de cuál de los dos productos se trata y puede llegar a escoger el producto contrario al realmente recomendado o formulado por el galeno".
3.8. Lo antes mencionado es muy comprensible y posible de suceder ya que"( ... ) las dos expresiones se componen de solo tres sílabas, donde las dos son absolutamente idénticas salvo por la consonante inicial de ellas y además expresiones giran alrededor de las mismas vocales"
3.9. "( ... ) se desconoce el esfuerzo y la inversión de la marca RETIGEL por parte de mi poderdante que durante más de 22 años ha mantenido el producto en el mercado con el reconocimiento del cuerpo médico droguistas y consumidores que confundirían la marca tanto de oídas como en su forma gráfica"
4. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa
La SIC en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
4.1. Los actos administrativos acusados no han incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y que la concesión del registro de la marca "CEGITEL" (nominativa) para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional se hizo porque la solicitud de registro se ajustaba a los requisitos legales establecidos en la normatividad marcaria vigente.
4.2. "( ... ) Aun cuando los signos CETIGEL y RETIGEL, tengan similitudes en su estructura gramatical, (etige/) y fonética (retigel-cetigel), el signo solicitado (cetigel) está provisto de la suficiente fuerza distintiva que se requiere para ser registrada como marca, sin que ella genere confusión o asociación entre los consumidores"
4
/)
4.3. "(. . .) /as marcas farmacéuticas, así como aquellas de productos de las clases 1 o 3, suelen estar compuestas de radicales que sugieren la composición quf mica o aplicación del producto, o evocan propiedades o cualidades, lo cual no significa que la División pueda ser más laxa en el análisis de confundibilidad"
4.4. La SIC mantiene que "(. . .) el signo CETIGEL y la marca opositora RETIGEL, comparten el prefijo GEL, partfcula incorporada en diversas marcas registradas en la clase 5, por lo cual no es susceptible de aprobación individual"
4.5. "( .. .) se puede afirmar que los signos RETIGEL y CETIGEL, a pesar de tener en común la partfcu/a común GEL, no presentan semejanzas que puedan generar confusión en el consumidor, ya que en cada caso sus terminaciones o sufijos RETI y CETI, combinan sus letras y vocales en un orden distinto, generando diferencias visuales y fonéticas"
4.6. "(. .. ) no presentan semejanzas, que puedan inducir al consumidor a error, habida cuenta que estas al ser escuchadas o percibidas son completamente diferentes, asf mismo cada una cuenta con elementos que le dan suficiente distintívidad"
4. 7. "(. .. ) nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos conexos o incluso idénticos, si /os signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso"
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
De los cuales únicamente procede la interpretación del Articulo 135 Literal g) de la referida Decisión 4863, no se interpretará el Articulo 155, pues en el proceso interno no se trata un tema de infracción de derechos sobre una marca registrada, sino de oposición al registro de una marca.
2. De oficio se interpretará el Articulo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4, por considerar pertinente su
3 "Artfculo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
( ... )
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lengua1e corriente o en la usanza del pals"
4 ·Articulo 136.- No podrán regístrarse como marcas aquellos Signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
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