Lima, 5 de octubre de 2016
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
PROCESO 416-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República del Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-125247 Referencia: Signos involucrados: Marca mixta MOTEL IBIZA y nombre
y/o enseña comercial. MOTEL IBIZA
BARRANQUILLA... ... 2 PROCESO 447-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente interno del Consultante: 2007-00270.
Referencia: Marcas involucradas SVELTY
(denominativa) y ALPINA ESBELTA (mixta). ... 12 PROCESO 456-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Servicio
Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 91587-C. Referencia: Nulidad de
registro de la marca SAN CARLOS.... ... 21
f 6
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 25 de julio de 2016
Proceso: 416-IP-2015
Asunto: Interpretación Prejudicial
Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República del Colombia.
Expediente interno
del Consultante: 2014-125247
Referencia: Signos involucrados: Marca mixta MOTEL IBIZA y nombre y/o enseña comercial MOTEL !BIZA BARRANQUILLA.
Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS
El Oficio 1003-215 de 2015, recibido el 21 de agosto de 2015, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República del Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 154, 155, 156 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-125247; y,
El auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno:
Demandante: INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S Demandada: INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S
2. Hechos Relevantes
1
2.1. INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. afirma ser propietaria de un establecimiento comercial denominado MOTEL IBIZA, dedicado principalmente a hospedaje temporal, desde el 31 de enero de 2012, cuando inscribió este nombre en la Cámara de Comercio de Aburra Sur y comenzó a usarlo ininterrumpidamente hasta la fecha.
2.2. El 26 de septiembre de 2012, INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca MOTEL IBIZA (mixta) para reconocer servicios de "( .. .) hospedaje y alojamiento en hoteles, campamentos y otros alojamientos no permanentes" de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.1
ibiza
mola laloung•
2.3. El 26 de febrero de 2013, la SIC otorgó el registro de la marca MOTEL IBIZA (mixta) a favor de INVERSIONES GACELA COLOMBIA S.A.S.
Marca Número Clase y Tipo Nº Certificado / Vigencia
Expedienta Resolución
MOTELIBIZA 12 167488 43m 469105 26/02/23 2.4. INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S. es propietaria de un
establecimiento de comercio denominado MOTEL IBIZA BARRANQUILLA.
2.5. El 1 O de junio de 2014, INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S.
presentó acción por infracción de derecho de propiedad industrial en contra de INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S.
2.6. Mediante auto de 14 de julio del 2015, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República del Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
3. Argumentos contenidos en la acción por infracción de derechos.
INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
3.1. Que la sociedad demandada en su accionar ha violado lo dispuesto en el Artículo 155 de la decisión de la Comunídad Andina ya que se encuentra
' Expediente lntemo 12 167488. Certificado 469105.
ofreciendo en el mercado el mismo servicio de hospedaje temporal con la misma marca MOTEL !BIZA previamente registrada por la sociedad INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. generando confusión en el consumidor quien se ve expuesto a dos marcas idénticas creyendo que provienen del mismo origen empresarial.
3.2. INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S. ha hecho uso de la marca MOTEL IBIZA (mixta) de manera pública en su establecimiento de comercio asl como pautando en Internet y otros medios.
k1I. 5
v:a
a Ju3n Vira3.3. El demandado es perfectamente consciente del uso de la marca MOTEL
!BIZA (mixta) y con el uso del nombre más la enseña comercial, pretende engañar a los usuarios haciéndoles creer que se trata del mismo MOTEL IBIZA.
3.4. Es evidente que lo que pretende el demandado al utilizar la marca registrada, es aprovecharse del buen nombre, reputación comercial y seriedad que ha caracterizado la marca registrada MOTEL IBIZA (mixta) en el mercado, pretendiendo obtener una ventaja comercial.
4. Argumentos de la contestación a la acción por infracción de derechos.
De la correspondiente revisión del expediente no se desprende contestación a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
a) La Entidad consultante solicita la interpretación prejudicial de los Articules 154, 155, 156 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
b) De la antes referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal interpretará los Articules 154, 155 (circunscribiendo su análisis únicamente a su literal d) y 238 (circunscrito únicamente a su primer párrafo2, por ser pertinente su análisis al guardar relación directa con el tema debatido en el proceso interno.
2 'Artfcu/o 154.- El derecho al uso exdusivo de una ma�a se adquirira por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
e) No se interpretará el Articulo 156 de la Decisión 486 por no ser pertinente, pues esta norma se refiere dos literales del Artículo 155 de la misma Decisión que no son objeto de discusión en el caso concreto.
d) De oficio se interpretará el Articulo 192 de la referida Decisión 486 por estar relacionado con el tema que deberá resolver la Entidad consultante.
Por otra parte, dicha entidad ha manifestado que los problemas jurídicos enmarcados en las normas juridicas señaladas, serian los siguientes:
l. ¿Dentro de los derechos que se generan a partir del registro de la marca, se encuentran el de oponerse respecto a cualquier nombre o enseña comercial que pueda resultar idéntica o similarmente confundible a su marca?
H. ¿Cómo se realiza el estudio respecto de una posible infracción de derechos de marcas como consecuencia de la utilización de una enseña y/o nombre comercial que resulte confundible o genere riesgo de asociación? ¿Qué elementos se requieren para determinar que nombre y/o ensena comercial está infringiendo los derechos de marcas en cabeza del demandado?
lii. Respecto del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486. En caso de que la marca se emplee para la identificación de un establecimiento de comercio ¿Es relevante para la configuración de la confusión o riesgo de asociación de que trata este numeral que los establecimientos de comercio se encuentren en mercados geográficos diferentes?
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
Articulo 155. - El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero reelizar. sin su consentimiento, tos siguientes actos:
( ... ,
dJ usar en el comercio un signo idl!ntico o similar a /a marca respecto de cualesquiera productos o servicíos.
cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo id�ntico para productos o servidos identicos se presumirá que existe riesgo de confusión
( .. .J
Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servidos. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos. cuando asimismo pudiera causarle un dai'lo económico o comercie/ injusto. o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Sera aplicable al nombre comercial fo dispuesto en los articulas 155, 156, 157 y 158 en cuento corresponda.
Artlcu/o 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podra entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. Tamb�n podrá actuar contra quien e1ecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción".
1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca en relación con un nombre y/o enseña comercial. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos.
2. Respuestas a las preguntas formuladas por la Entidad consultante.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca en relación con un nombre y/o enseña comercial. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos.
1.1. En el caso en análisis, la actora INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. interpone demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción de derechos de marca en contra de INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S. La demandante es titular de la marca qMOTEL IBIZA" (mixta) para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es pertinente hacer relación a los derechos que nacen a través del registro de una marca.
1.2. El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual, una persona adquiere la titularidad de un derecho de marca y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que el articulo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente. Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros. En este sentido, el Tribunal reitera que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, asl como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento. realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca.3
1.3. Con referencia especifica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado4 que esta acción está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado.
3 Proceso 1 O-IP-2005, marca: EKSTASE, publicado en la Gaceta Oficial N" 1177, de 22 de marzo de 2005.
4 A través de la Sentencia dictada en el expediente Nº 11-IP-96, Caso Marca: "BELMONr, publicado en la Gaceta Oficial Nº 299, del 17 de octubre del mismo a/lo.
D
1.4. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee.
1.5. La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión.
1.6. El Tribunal ha precisado5 además que los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcaría para "impedir'' determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión.
1.7. Por las razones que anteceden, el articulo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), asi como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar riesgo de confusión o de asociación (literal d).
1.8. En particular, el literal d) del Articulo 155 es una causal general que extienda la infracción al uso en el comercio de un signo idéntico o similar la marca registrada, de conformidad con los siguientes parámetros o elementos que deben ser tomados en cuenta para calificar la conducta contenida en el referido literal d) del articulo 155 de la Decisión 4866:
1.8.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.
La conducta se califica mediante el verbo u usar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en
s Sentencia dictada en el expedienle N" 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución inlema N" 0968, publicada en la Gaceta Oficial N" 690, de 23 de Julio del mismo ano.
6 Revisar a modo de referencia la interprelaclón prejudicial del Proceso 274-IP-2015.
6
publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.
Prevé una protección más allá del principio de especialidad.
Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada.
1.8.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación.
Para que se configure la conducta del tercero consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.7
1.8.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.
1.9. En virtud de lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho.
2. Respuestas a las preguntas formuladas por la Entidad consultante.
2.1. Como indicamos en el literal B de la presente Interpretación Prejudicial, la Entidad consultante ha manifestado que los problemas jurldicos que se enmarcan en las normas jurldicas señaladas, son los abordados en los cuestionamientos que ha realizado, por lo que resulta pertinente que el Tribunal las conteste.
7
2.1.1. ¿Dentro de los derechos que se generan a partir del registro de la marca, se encuentran el de oponerse respecto a cualquier nombre o enseña comercial que pueda resultar idéntica o similarmente confundible a su marca?
Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente. ·, .. J El nesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que estd adquiriendo otro (confusión directa}, o que piense que dicho producto tiena un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión ind,recta}.
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las man;as en confficto y el origen empresarial del producto. al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tianen una relación o vincullJCÍón económica� (Interpretación Prejudicial del 2 de Julio de 2008 dentro del trámite 70.IP.2008).
Como se ha señalado en líneas precedentes, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con lo establecido en el Articulo 238 del mismo cuerpo legal, conforme al sistema atributivo, el registro de una marca confiere a su titular el derecho para impedir que cualquier tercero use un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada que pueda causar confusión en el público consumidor y le concede la posibilidad de iniciar ante la autoridad competente la respectiva acción por infracción.
Sin perjuicio de lo antes manifestado, la Entidad consultante al formular su pregunta hace referencia al derecho de oposición que conforme a nuestro ordenamiento jurídico es aquel que puede ser ejercido por cualquier tercero que dentro del respectivo procedimiento pretenda desvirtuar el registro de una marca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146, 147 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Es importante señalar que la Entidad consultante se encuentra frente a un proceso de infracción y no de oposición.
2.1.2. ¿Cómo se realiza el estudio respecto de una posible infracción de derechos de marcas como consecuencia de la utilización de una ensena y/o nombre comercial que resulte confundible o genere riesgo de asociación? ¿Qué elementos se requieren para determinar que nombre y/o enseña comercial está infringiendo los derechos de marcas en cabeza del demandado?
A fin de determinar una posible infracción de derechos de marcas como consecuencia de la utilización de una enseña y/o nombre comercial la Entidad consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, aplicando las reglas y los criterios recogidos reiteradamente por este Tribunal y de esta manera establecer si en el caso sub lite se ha cometido una infracción del derecho de marcas de conformidad con los parámetros o elementos referidos en la presente interpretación, los cuales deben ser tomados en cuenta para calificar la conducta contenida en el referido literal d) del articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2.1.3. Respecto del literal d) del articulo 155 de la Decisión 486. En caso de que la marca se emplee para la identificación de un establecimiento de comercio ¿Es relevante para la configuración de la confusión o riesgo de asociación de que trata este numeral que los establecimientos de comercio se encuentren en mercados geográficos diferentes?
8
Sin perjuicio de que la Entidad consultante no determina cuáles serían los "mercados geográficos diferentes" a los que hace alusión, resulta pertinente mencionar que este Tribunal ha establecido que los derechos conferidos por el registro de una marca, entre ellos el ius prohibendi, pueden ser ejercidos por el titular del derecho protegido ante la autoridad nacional competente y dentro del territorio del respectivo País Miembro.
En este mismo sentido, es importante tener en cuenta que -de conformidad con el ordenamiento jurídico comunitario- la marca se protege en todo el territorio nacional y no únicamente en una fracción o parte del mismo. La posibilidad de riesgo de confusión o asociación no se puede analizar fraccionando el uso geográfico que actualmente se le dé a la marca.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2014-125247, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estat
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del Tribunal.
Cecilia
MJ�ros
MAGISTRADA
...
,
Hugo R miro Gómez Ap c GISTRADO
Notifiquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 25 de julio de 2016
Proceso: 447-IP-2015
Asunto: Interpretación Prejudicial
Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente interno
Del Consultante: 2007 -00270
Referencia: Marcas involucradas SVEL TY (denominativa) y ALPINA ESBELTA (mixta)
Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS
El Oficio 2861, recibido el 3 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00270; y,
El Auto de 19 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno:
Demandante:
Demandado:
SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
REPÚBLICA DE COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC).
Tercero Interesado: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.
I
2. Hechos Relevantes
2.1. El 8 de julio de 2004, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. A. (en adelante, ALPINA) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) el registro1 de la marca ALPINA ESBELTA (mixta), para distinguir leche y productos lácteos, quesos y grasas comestibles de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.2. El 28 de febrero de 2005, la SIC mediante Resolución 4230 concedió el registro de la marca ALPINA ESBELTA (mixta) a favor de ALPINA.
2.3. SOCIÉTE DES PRODUITS NESTLÉ S. A. (en adelante, NESTLÉ) presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra de la Resolución 4230 expedida por la SIC.
2.4. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante auto dictado en el expediente interno 2007-00270, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
3. Argumentos contenidos en la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho
NESTLÉ en su escrito de interposición de la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
3.1. "(. .. ) la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció sobre la confundibilidad entre los signos SVEL TY y ESBELTA, y negó el registro de la expresión SVEL TY a nombre de mi representada por ser similarmente confundible a la marca ESBELTA a nombre de la sociedad demandada".
3.2. "( ... ) Así las cosas y teniendo en cuenta que la marca cuyo registro se pide anular con esta demanda es, a pesar de contener la expresión ALPINA, la misma marca ESBELTA, no es admisible que ésta haya sido concedida primero que la solicitud hecha por mi cliente para registrar la marca SVELTY".
' Expediente Administrativo 04-064930.
3.3. "( ... ) en este asunto se presentan tres momentos críticos que evidencian con toda claridad la irregularidad con la que actuó la administración - Superintendencia de Industria y Comercio -. Dichos momentos son los siguientes:
1. Solicitud de registro de la marca SVEL TY: 3 de diciembre de 2003.
2. Solicitud de cancelación registro marca ESBELTA: 17 de mayo de 2004.
3. Solicitud registro de marca ALPINA ESBELTA: 8 de Julio de 2004".
3.4. "( ... ) la Superintendencia de Industria y Comercio estaba obligada a resolver las peticiones atrás referidas en el siguiente orden: En primer lugar, la petición presentada el 17 de mayo de 2004 por cuanto en el mismo memorial expresamente se solicitó, en virtud de que la decisión de este asunto incidf a directamente en el trámite de registro de la marca SVEL TY solicitada el 3 de diciembre de 2003. Posteriormente, debió resolver la solicitud antes mencionada de la marca SVEL TY y finalmente, la petición de 8 de julio de 2004, relacionada con la solicitud de registro de la marca ALPINA ESBELTA realizada por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
Por supuesto, si la primera petición guardaba relación con las subsiguientes, como en efecto ocurre, la demandada también estaba obligada a tener en cuenta el tipo de decisión que tomara en cuanto a la cancelación de la marca ESBELTA, pues ésta tenía forzosa incidencia en lo que después se decidiera sobre la solicitud de la marca SVEL TY y así, a su vez, sobre la solicitud de registro de ALPINA ESBELTA".
4. Argumentos de la contestación a la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho
La SIC, expresa en lo principal, los siguientes argumentos:
4.1. La expresión ALPINA ESBELTA "(. . .) tiene suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen -de conjunto-de los signos comparados junto con la expresión "SVEL TY" (registrada) es claro que no presentan similitud gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error".
4.2. "( ... ) el signo solicitado "ALPINA ESBELTA" está compuesto de dos palabras en tanto que la marca "SVEL TY" se compone de -una-; además de lo anterior el vocablo ALPINA clarifica plenamente al consumidor el origen empresarial de los productos que pretende distinguir'.
4.3. "(. .. ) los signos cotejados, además no presentan la misma secuencia en la estructura vocálica de la palabra y la longitud es completamente diferente".
5. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad del tercero interesado
ALPINA, expresa en lo principal, los siguientes argumentos:
5.1. "( ... ) la parle gráfica de la marca ALPINA ESBELTA (MIXTA) le otorga un grado de distíntividad frente a la marca opositora en razón de su colorido y presentación del producto".
5.2. "(. .. ) aun cuando los elementos literales que componen las palabras ESBELTA y SVEL TY son parecidos, la marca registrada ALPINA ESBELTA (MIXTA) contiene el elemento adicional de la marca ALPINA, la cual la distingue como un producto de la familia ALPINA lo que en consecuencia permite identificar su origen empresarial fácilmente, evitando que se genere confusión por parle del consumidor'.
5.3. "( ... ) las marcas ALPINA se encuentran registradas para distinguir diferentes productos de la Clase Veintinueve (29) Internacional".
5.4. "( ... ) entonces es irrelevante que los mismos se encuentren registrados para distinguir productos que pertenecen a la misma Clase Internacional, o que los mismos se comercia/icen a través de los mismos medios toda vez que son fácilmente diferenciables por el público consumidor aun cuando se encuentren en los mismos establecimientos de comercio (tiendas, mini mercados y supermercados)".
5.5. "( ... ) se debe tener en cuenta que la marca ALPINA es una marca notoriamente conocida".
6. NORMA A SER INTERPRETADAS:
La Corte Consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
De los artículos cuya interpretación se solicita, este Tribunal únicamente interpretará el Articulo 136 literal a)2, no así el Artículo 135 que trata sobre las causales absolutas de irregistrabilidad.
7. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN:
1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre un signo mixto y un signo denominativo.
2 ·Articulo 136.• No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
(. . .)
a) sean idénticos o se asemejan, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o setvicios, o para productos o setvícios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación"'.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN:
1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos.
1.1. Sé abordará el tema en virtud de que en el Proceso Interno se debate el posible riesgo de confusión entre la marca ALPINA ESBELTA (mixta) registrada por la sociedad ALPINA y la marca SVEL TY (denominativa) propiedad de sociedad NESTLÉ. La SIC en su contestación a la Demanda establece que : ALPINA ESBELTA "( .. .) tiene suficiente fue17a distintiva, por cuanto al efectuar el examen -de conjunto- de los signos comparados junto con la expresión "SVEL TY" (registrada) es claro que no presentan similitud gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error". El accionante NESTLÉ al contrario manifiesta:"( .. .) la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció sobre la confundibilidad entre los signos SVELTY y ESBELTA, y negó el registro de la expresión SVEL TY a nombre de mi representada por ser similarmente confundible a la marca ESBELTA de la sociedad demandada", por lo que resulta pertinente referirnos al contenido del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente a la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente:
"Artículo 136. � No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( .. .) ".
1.2. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación.
1.3. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones:
a) Si los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta.
b) Si productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
1.4. Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir3. Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio que, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser peñectamente registrables.
1.5. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común4•
1.6. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
1.7. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
1.7.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
3 Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: ·LOCKHEED MARTIW.
4 Proceso 89-/P-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: ªENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR".
1.7.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
1.7.3. Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
1.7.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
1.8. Se deberá proceder a verificar como se realizó el cotejo entre los signos en conflicto, para esto se establece las siguientes reglas: 5
1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.
1.8.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
1.9. La Corte consultante al resolver deberá verificar si en la resolución impugnada se han observado las reglas y pautas antes expuestas. Es importante que al analizar el caso concreto se hayan determinado las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
1.1 O. Sin embargo, es importante advertir la improcedencia de basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público
s Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre del 2005 en el Proceso 148-IP-2005, Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 dentro del Proceso 24-IP-2009; e,
consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con las marcas ALPINA ESBELTA (mixta) y SVEL TY (denominativa).
2. Comparación entre un signo mixto y un signo denominativo.
2.1. Como la controversia radica en el riesgo de confusión entre el signo mixto ALPINA ESBELTA y el signo denominativo SVEL TY, es necesario compararlos teniendo en cuenta sus particularidades. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual junto a un gráfico representativo de la sociedad. El segundo, por la denominación SVEL TY en letras características.
2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el más característico o preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracterlsticas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
2.3. De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
2.4. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas:
2.4.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
2.4.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente.
2.4.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
2.4.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
2.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, la Corte consultante debe proceder a verificar lo siguiente: a) Si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas ya expuestas, a fin de establecer el riesgo de
confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos ALPINA ESBELTA (mixta) y SVEL TY (denominativa); b) Si se tomó en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. e) Si se estableció cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 2007-00270, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatut
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Notifiquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 25 de julio de 2016
Proceso: 456-IP-2015
Asunto: Interpretación Prejudicial
Consultante: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual {SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia
Expediente interno
del Consultante: 91587-C
Referencia: Nulidad de registro de la marca SAN CARLOS Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano
VISTOS
El Oficio CAR/SNP/DGE Nº 0068/2015, recibido por este Tribunal el 7 de septiembre de 2015, mediante el cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artlculos 134, 135, 136, 137, 154, 172, 173, 190, 191, 199 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 91587-C; y,
El auto de 19 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Las partes en el Proceso Interno:
Demandante:
Demandado:
CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.
Ministro de Desarrollo Económico (actual Ministerio de Producción y Microempresa del Estado Plurinacional de Bolivia.
1
Tercero Interesado: CERVECERIA RESTAURANT "SAN CARLOS"
S. R. L.
2. Hechos Relevantes
2.1. El 6 de marzo de 2003, CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A. (en adelante, CBN) solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, SENAPI) el registro de la marca denominativa SAN CARLOS para distinguir "( ... ) cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas", productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.2. El 17 de noviembre de 2003, el SENAPI después del examen de registrabilidad y al no haberse presentado oposiciones, resolvió conceder el registro de la marca SAN CARLOS1 a favor de CBN.
2.3. El 5 de marzo de 2004, CERVECERIA RESTAURANT "SAN CARLOS"
S.R.L. (en adelante, SAN CARLOS S.R.L.), interpuso acción de nulidad ante el SENAPI para que se declare la nulidad del registro de marca denominativa SAN CARLOS, sobre la base de la identidad y semejanza con el nombre comercial CERVECERIA RESTAURANTE SAN CARLOS S.R.L., cuyo producto principal es la cerveza "SAN CARLOS".
2.4. El 5 de abril de 2005, mediante Resolución Administrativa 1746/05 se declaró probada la demanda de nulidad relativa, disponiendo la cancelación del registro de la marca SAN CARLOS.
2.5. El 7 de junio de 2005, CBN interpone recurso de revocatoria contra la Resolución 1746/05 ante la Dirección General del SENAPI.
2.6. El 4 de julio de 2005, la sociedad SAN CARLOS S.R.L. presentó su escrito de respuesta al recurso de revocatoria planteado por la CBN.
2.7. El 5 de julio de 2005, mediante Resolución 52/05 el SENAPI resuelve rechazar el recurso presentado y confirmar la Resolución Administrativa 1746/05.
2.8. El 5 de septiembre de 2005, CBN planteó recurso jerárquico ante el Ministerio de Desarrollo Económico (actual Ministerio de Producción y Microempresa) solicitando la revocatoria de la Resolución Administrativa 52/05.
2.9. El 22 de febrero de 2006, CBN interpuso acción contenciosa administrativa en sede judicial, solicitando que en sentencia se revoquen y dejen sin efecto las Resoluciones Administrativas 17 46/05 y 52/05.
2.1 O. El 26 de mayo de 2006, el Ministerio de Producción y Microempresa contestó la demanda contencioso administrativa, solicitando que en sentencia se declare improbada la demanda.
2.11. El 5 de abril de 2012, mediante Sentencia 98/2012 se dejó sin efecto la Resolución 52/05, disponiéndose la remisión del proceso al Ministerio de Producción y Microempresa a efectos de que este a su vez lo remita al SENAPI, para que éste último solicite la correspondiente Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
2.12. Mediante Oficio CARISNP/DGE Nº 006812015 del 28 de agosto de 2015, el SENAPI, dentro de solicitud de Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, formula las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la extensión del Arl. 135 lit. p) de la Decisión 486 en cuanto a la referencia de 'contrariedad a la ley', y si dicha contrariedad puede extenderse a causales contenidas en el arlfculo 136 o el Arl. 137 de la misma Decisión 486?
2. ¿ Cuál es la extensión de la nulidad relativa fundada en el Art. 136 lit.
b) de la Decisión 486?
3. ¿ Cuál es la extensión de reconocimiento del derecho de un nombre comercial conforme el Arl. 190 y 191 de la Decisión 486; y cuáles serian fas pruebas idóneas para la demostración del primer uso?
4. ¿ Qué debe entenderse por ''primer uso en el comercio?
5. ¿ Cuándo se entiende que se ha producido el cese del uso del nombre comercial, si dicho cese se puede asociar a un uso muy disminuido y poco frecuente; y a quien le corresponde la carga de dicho extremo?
6. ¿ Cuál es e/ alcance del Arl. 137 de la Decisión 486, qué debe entenderse por competencia desleal, cuál es la regulación normativa aplicable en tal caso y cuál seria el tratamiento en el marco comunitario?.
3. Argumentos de la Demandante CBN
3.1. La Administración "( ... ) desconoce fa naturaleza, esencia y funcionamiento del Registro de Comercio, asf como la normativa vigente aplicable al "Nombre Comerciar, a decir, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (la "Decisión 486') y el Código de Comercio. Tal comporlamiento y análisis carentes de sustento legal y de criterio jurldico, lo único que logran es crear un ambiente de inseguridad iurídica a todas y cada una de las sociedades comercia/es inscritas en el 3
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
registro de comercio, toda vez que aplicando el criterio de los entes de la Administración Pública no serla necesaria la inscripción de las personas jurldicas en el registro de comercio".
"Respecto al derecho de uso exclusivo del nombre comercial, la Decisión 486 simplemente señala que el mismo se adquiere desde su primer uso, pero no establece cuál es su primer uso en el comercio. Es as/ que nos remitimos al Código de Comercio, norma interna aplicable en virtud del articulo 276 antes transcrito, el mismo que en su artículo 470 señala desde cuando se tiene derecho al uso del nombre comercial, señalando que ello ocurre a partir de la inscripción en el registro de comercio"
"( ... ) el SENAPI y el Ministerio de Desarrollo Económico (actual Ministerio de Producción y Microempresa, están errados al pretender dar protección sobre el nombre comercial "Cervecerla Restaurant San Carlos SRL"
a
favor de la empresa demandante, basada en actos y hechos anteriores al registro de dicha empresa como sociedad comercial".Solicita que se revoquen y se dejen sin efecto las Resoluciones Administrativas 1746/05 y 52/05, dictadas por la SENAPI por las cuales se declara la cancelación de su marca SAN CARLOS, la misma que fuere solicitada el 6 de marzo de 2003 y registrada el 17 de noviembre de 2003 (Registro Nº 91587-C).
Además establece que la sociedad "SAN CARLOS" S.R.L., logra su personalidad jurídica el 31 de marzo de 2003 constituyendo el primer uso en el comercio del nombre comercial "CERVECERIA SAN CARLOS S.R.L.", es decir días posteriores a la solicitud de registro (6 de marzo de 2013).
La SENAPI establece que el nombre comercial "CERVECERIA RESTAURANT SAN CARLOS S.R.L." se formaliza con la constitución de la empresa (31 de julio de 2002) que lleva el mismo nombre, obteniendo la matricula de comercio 00103223 de fecha 31 de marzo de 2003.
Como indicios del uso del nombre comercial por parte "SAN CARLOS"
S.R.L "( ... ) lo único que resalta es "San Carlos" como nombre del producto cerveza, pero no así de una empresa o establecimiento comercial".
La SENAPI ". ( ... ) debió presumir la inocencia y la buena fe de la CBN a tiempo de solicitar e/ registro de la marca SAN CARLOS; o caso contrario se debió demostrar con prueba irrefutable que al momento de la solicitud de registro de la marca referida CBN actuó de mala fe"
3.9. "En ningún lugar, ni en el Articulo 172 de la Decisión 486, en el que se establecen las causales de nulidad de una marca, ni en e/ propio Articulo 137 del mismo cuerpo legal se hace mención a que un supuesto acto de competencia desleal (que no existió y ni siquiera se inició trámite alguno al respecto) de lugar a la nulidad de la marca"
4. Argumentos de la demandada Ministerio de Producción y Microempresa
4.1. Las "( ... ) pruebas aportadas por Restaurat Cervecerfa San Carlos, evidencian el uso comercial del nombre Cerveza Ecológica San Carlos, siendo utilizado este por los socios con anterioridad a la solicitud de registro de marca efectuada por la CBN, evidenciándose por ello, que la Cervecerfa Boliviana Nacional S.A., ha infringido el inc. b) arl 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina".
4.2. Respecto de la mala fe y competencia desleal por parte de CBN, el Ministerio manifiesta: "(. . .) CBN de mala fe, se ha dada la tarea de solicitar el registro de la marca San Carlos, sin que corresponda a ellos la idea de dicha marca y tampoco está en sus planes la utilización de la misma, conforme se evidencia de las literales cursantes a fs. 1251127 de obrados, aspecto enmarcado dentro de la previsión del Arl. 172 segundo párrafo y el Art. 137 ambos de la Decisión No 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones".
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Entidad consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulas 134, 135, 136, 137, 154, 172, 173, 190, 191, 199 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No se interpretan los Articules 134 y 135 que están relacionados a la primera pregunta que dice: ¿ Cuál es la extensión del Arl. 135 lit. p) de la Decisión 486 en cuanto a la referencia de 'contrariedad a la ley', y si dicha contrariedad puede extenderse a causales contenidas en el articulo 136 o el Art. 137 de la misma Decisión 486?
Los Artículos 134 y 135 literal p ), de la Decisión Andina 486 tratan sobre las causales absolutas de irregistrabilidad en especifico sobre aquellos signos que sean contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres en el presente caso no existe tal supuesto.
Los Artículos 173 y 199 de la Decisión Andina 486 no serán interpretados por no ser parte de la controversia en el proceso interno.
5
Este Tribunal únicamente interpretará los Artículos 136 literal b), 137, 154, 190, 191 y 276 de la Decisión 4862 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser aplicables al caso concreto.
Adicionalmente, de oficio se interpretarán los Artículos 172 segundo inciso y 195 de la misma Decisión3•
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso de nombre comercial.
2. El registro solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
3. El registro de marca solicitada de mala fe.
4. Supremacla del ordenamiento jurídico andino y principio del complemento indispensable.
5. Respuestas a las preguntas formuladas por la Entidad consultante.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso de nombre comercial.
1 Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
( ... )
b) sean iddnlicos o se asemeien a un nombre comercial protegido. o, de ser el ceso. a un rótulo o ensefla. siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.
Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar. facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
Articulo 154.• El derecho el uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respactiva oflCina nacional competente.
Articulo 190.· Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad ecooomica, a una empresa. o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombms comerciales son independientes de las denominaciones o razongs sociales de las petSOll8S íurfdicas, pudiendo ambas coexistir.
Articulo 191.• El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y
termina cuando cesa el uso del nombre o cesan fas actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Articulo 276.· Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión. serán regulados por las normas internas de los Palses Miembros.
3 Articulo 172.•
( ... )
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nufídad relativa de un
1&qistro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco afias contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Articulo 195.• Para efectos del registro. la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el articulo anterior. Los Palses Miembros podran exigir le pruebe de uso. conforme e sus nonnas nacionales. PodrfJ ser aplicable al registro del nombre comercial Is clasif1CBción de productos y servicios utiHzBdas
