1 Rol N° 40529
Nombre de dominio <liberti.cl>
Santiago, 28 de diciembre de 2020.
VISTOS:
1) Que, con fecha 5 de octubre de 2020, la administración del Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, designó al suscrito como árbitro arbitrador para resolver el conflicto causado con ocasión de la solicitud de revocación del nombre de dominio
<liberti.cl> promovida por “CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A.Y G.” (en adelante indistintamente el “Revocante”) en contra de su titular “FRANCISCO VERGARA VALLEJOS” (en adelante indistintamente el “Titular”).
2) Que, en igual fecha anterior, este árbitro aceptó la designación antes referida y transcurrido el plazo para que las partes promovieran alguna inhabilidad luego de dicha aceptación, ésta no fue promovida por ninguna de ellas.
3) Que, con fecha 19 de octubre de 2020, se ordenó la consignación del honorario arbitral al Revocante, existiendo constancia de la misma con fecha 28 de octubre de 2020 y validación del pago por parte del suscrito con fecha 30 de octubre de 2020.
4) Que, con fecha 4 de noviembre de 2020, el Revocante presentó oportunamente demanda, acompañando documentos probatorios y solicitando la revocación de la asignación del nombre de dominio <liberti.cl> actualmente a nombre del Titular.
4.1) Los argumentos del Revocante para fundar su pretensión son los siguientes:
4.1.1) Es titular del registro de marca nro. 1.241.914 “LIBERTY” en clase 32;
4.1.2) Estima que cualquier utilización por parte de un tercero de la marca comercial
“LIBERTY” o de signos sumamente similares, como sería el caso del nombre “LIBERTI”
como nombre de dominio, producirá por parte del público consumidor una conexión inmediata con el Revocante y con sus productos, y, por ello, resultaría imposible cualquier posibilidad de coexistencia pacífica. Afirma que el cambio de la letra “Y” por la letra “I” no logra dotar al nombre de dominio en disputa de la distintividad necesaria, toda vez que se estaría frente a signos de idéntica pronunciación, careciendo el consumidor de elementos suficientes para distinguir adecuadamente ambos signos;
4.1.3) Agrega que sus derechos sobre la marca “LIBERTY” datan del año 1986, fecha de su primer registro ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante “INAPI”).
Tal sería, en concepto del Revocante, un argumento sólido y suficiente para reconocerle un interés preferente respecto del nombre de dominio en conflicto;
4.1.4) Apunta que su interés preferente se sostiene en los siguientes antecedentes: (i) la identidad existente entre la su marca registrada y el nombre de dominio en conflicto. (ii) En la ausencia de derecho alguno o interés legítimo por parte del Titular en el nombre de dominio en conflicto; y, (iii) en el hecho que, de mantenerse la asignación actual del nombre de dominio en disputa, se producirá toda suerte de errores y confusiones entre los usuarios de internet, atendida la identidad de los signos ya esgrimida; y,
4.1.5) Concluye que el interés preferente que le asistiría rompería con el principio “first come, first served” motivo por el cual correspondería la asignación del nombre de dominio disputado en manos del Revocante.
4.2) Los documentos acompañados por el Revocante son los siguientes:
Juan Francisco Pablo Reyes Taha
Firmado digitalmente
por Juan Francisco
Pablo Reyes Taha
Fecha: 2020.12.28
11:11:00 -03'00'
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4.2.1) Impresión de la base de datos del INAPI que da cuenta de la titularidad del Revocante sobre el registro de marca nro. 1.241.914 “LIBERTY” (denominativa) que distingue “cervezas; aguas minerales y gaseosas y bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas;
siropes y preparaciones para hacer bebidas” en la clase 32;
4.2.2) Impresión de la base de datos de INAPI del registro de marca nro. 315.595
“LIBERTY” (denominativa) en clase 32, presentado con fecha 16 de junio de 1986;
4.2.3) Documento de poder fecha el 10 de mayo de 1988 suscrito por el sr. FELIPE MARÍA CASTRO CRANWELL en representación de “CERVECERÍA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y G” que faculta al sr. ARTURO ALESSANDRI BESA a comparecer en representación de la segunda;
4.2.4) Documento titulado “DELEGACIÓN DE PODERES ARTURO ALESSANDRI BESA Y OTROS A RODRIGO VELASCO ALESSANDRI Y OTROS” que faculta al sr. abogado RODRIGO IGNACIO VALENZUELA FUENZALIDA a comparecer a nombre del Revocante; y,
4.2.5) Certificado de título de abogado que da cuenta que el sr. RODRIGO IGNACIO VALENZUELA FUENZALIDA se encuentra investido de la calidad de tal.
5) De la presentación de fecha 4 noviembre de 2020 se dio traslado al Titular con fecha 5 noviembre de 2020, contestándose la demanda oportunamente, con fecha 20 de noviembre de 2020, acompañando documentos probatorios y solicitando rechazar la demanda de revocación y mantener la asignación del nombre de dominio <liberti.cl> en su actual asignatario, con costas.
5.1) Los argumentos de Titular para fundar su pretensión son los siguientes:
5.1.1) Afirma ser una empresa de software y plataformas tecnológicas creada el 30 de noviembre de 2019 bajo el nombre de “VALPOTECH” que ofrece soluciones de bajo costo para las pequeñas y medianas empresas, contando con una importante cartera de clientes.
Abona su argumentación citando partes de certificados o cartas de recomendación acompañadas en otrosí de su presentación. Con fecha 20 de septiembre cambió su razón social a “LIBERTI SPA” que correspondería a una composición de la “liberar tecnología de información”, apunta;
5.1.2) Niega el interés previo y de carácter preferente esgrimido por el Revocante, señalando que tal afirmación carece de sustento jurídico por dos motivos. El primero, porque los registros del INAPI no tienen carácter de vinculante con NIC Chile, y, el segundo, porque la vulneración de derechos esgrimidas no sería tal, toda vez que se trataría de clases diferentes;
5.1.3) Afirma que en virtud de la inscripción de dominio le asistiría un mejor derecho, toda vez que el Revocante no habría probado su derecho preferente previo a tal inscripción.
Agrega que la sola existencia de un registro marcario para un rubro genérico no logra desvirtuar la inscripción del nombre de dominio en conflicto realizada al amparo de la presunción legal de buena fe. Una interpretación a contrario sensu implicaría aceptar la identidad o equivalencia absoluta entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.
Tal interpretación, afirma, sería contraria a la normativa y a la equidad, particularmente cuando el nombre de dominio disputado se utiliza en una clase distinta con la que cuenta protección el signo del Revocante. Agrega que, a su juicio, el interés preferente del Revocante no se encontraría acreditado;
5.1.4) Destaca que el registro marcario “LIBERTY” en el cual el Revocante sustentaría su mejor derecho alude a la clase 32. Declara, por su parte, que la finalidad del nombre de dominio en conflicto será facilitar el acceso a bajo costo de prestación de servicios y
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desarrollo tecnológico correspondiente a la clase 42. Señala, además, que el INAPI estimaría que “la circunstancia de poseer un registro de dominio no resulta en consecuencia vinculante para los efectos de obtener una marca registrada, ni viceversa, las marcas comerciales no generan un tipo de prioridad ante el NIC Chile”. Por tanto, concluye, las marcas comerciales no serían vinculantes ya que corresponden a sistemas registrales totalmente distintos;
5.1.5) Descarta cualquier intento de aprovechamiento de la reputación ganada en el mercado nacional del Revocante, ya que el Titular mismo contaría un con prestigio y reconocimiento a nivel nacional;
5.1.6) Considera del todo imposible la confusión o error que pudiesen provocar ambas siglas en el público consumidor, ya que las áreas de negocios no serían coincidentes;
5.1.7) Señala que le asistiría la buena fe en la titularidad de su nombre de dominio, toda vez que su actuar verificaría los presupuestos contemplados en el párrafo 3° del artículo 20 letra A de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL (en adelante el “Reglamento”) en cuanto contempla un conducta que evidenciaría la buena fe, a saber, “que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre”;
y,
5.1.8) Alude al artículo 19 N° 24 de la Constitución y destaca el derecho que adquirió en virtud de la suscripción del contrato con NIC Chile.
5.2) Los documentos acompañados por Titular en su contestación, son los siguientes:
5.2.1) Copia de “Certificado de Estatuto Actualizado” emitido por el Registro de Empresas y Sociedades que da cuenta de la constitución de la sociedad por acciones “LIBERTI SPA”, su vigencia al día 9 de noviembre de 2020 y sus estatutos;
5.2.2) Certificado emitido por la Coordinadora “SEMILLERO USM 2020” que da cuenta que el sr. JAVIER VERGARA VALLEJOS fue seleccionado en el programa “Bootcamp de semillero USM” con el emprendimiento de base tecnológica llamado “LIBERTI”;
5.2.3) Certificado suscrito por la sra. DENISSE CARTER administradora de “BICIUM TEC E.I.R.L.” que da cuenta que la “LIBERTI SPA” instaló un sistema de punto de ventas para inventario, proveedores y clientes en la empresa referida;
5.2.4) Certificado suscrito por el sr. JUAN BENAVIDES ALVARADO presidente de
“FUNDACIÓN ANDES CHILE ONG” que da cuenta que “LIBERTI SPA” ha prestado diversos servicios tecnológicos entre los que destaca servicio de desarrollo y alojamiento de páginas web, desarrollo de software y realización de prototipos de dispositivos electrónicos para educación vial en la fundación referida;
5.2.5) Comprobante de solicitud de inscripción de marca para el signo “LIBERTI” (mixta) en clase 42 a nombre del Titular;
5.2.6) Impresión de página web de la red social de “Instagram”, sin indicación de nombre de usuario, que da cuenta de fecha de unión a dicha red el 31 de enero de 2019;
5.2.7) Impresión de página web titulada “Punto de Venta Digital” con texto que alude a un formulario o encuesta que busca recabar información en el contexto de estallido social y la pandemia posterior y su influencia en las PyMES con enlace a la URL https://forms.gle/SU27jYarg25sYiYG7;
5.2.8) Impresión de hoja de cálculo titulada “Muestra de resultados de la encuesta” que daría cuenta de los resultados de la encuesta referida;
5.2.9) Copia de Boleta Electrónica N° 900987 emitido por NIC Chile que da cuenta del pago de la inscripción del nombre de dominio en conflicto a nombre del Titular;
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5.2.10) Impresión de sitio web alojado en el nombre de dominio en conflicto que da cuenta de que el mismo se encuentra actualmente en construcción y de las tecnologías utilizadas en el desarrollo de proyectos; e,
5.2.11) Impresión de página web titulada “OSPOS | Open Source Point of Sale” que da cuenta de un formulario de acceso a una plataforma web.
6) Con fecha 21 de noviembre de 2020, se tuvo por contestada la demanda de revocación y por acompañados los documentos con citación.
7) Con fecha 28 de noviembre, atendido el mérito de autos, se citó a las partes a oír sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, en relación con el presente arbitraje, el ámbito de su competencia y su carácter vinculante para las partes, el numeral 21 del Reglamento, señala que “los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio .CL serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL.” (en adelante la
“Política”).
Acto seguido, sujeta las controversias por nombres de dominio al procedimiento de arbitraje establecido en dicha Política, conforme a la cual “Las partes podrán designar un árbitro de común acuerdo, y en su defecto, facultan a NIC Chile de manera expresa e irrevocable para designar en su lugar a un árbitro de una nómina que estará publicada en su sitio web, nombramiento que se entenderá efectuado directamente por cada una de ellas mismas”.
SEGUNDO: Que, el artículo 19 del Reglamento dispone que, si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de 30 días contados desde la inscripción del nombre de dominio en disputa, el revocante podrá hacerlo invocando un "interés preferente", norma que ha de ser interpretada en armonía con las directrices que el artículo 14 del mismo Reglamento establece.
TERCERO: Que, el Revocante sostiene que le asiste un interés preferente en tanto: (1) es titular de la marca “LIBERTY” en clase 32 desde 1986; (2) existe una cuasi identidad entre la marca “LIBERTY” de su propiedad y el nombre “LIBERTI” disputado en autos; y, (3) por aplicación de los principios de titularidad sobre marcas y buena fe, solicita se le reconozca un interés preferente sobre el nombre de dominio disputado.
CUARTO: Que, el Titular ha contestado solicitando el rechazo de la demanda en función de las siguientes consideraciones: (1) sería socio de una empresa cuya razón social sería, a contar de septiembre de 2020, “LIBERTI SPA”; (2) agrega que “LIBERTI SPA” es una empresa que presta servicios en materia computacional y cuyo nombre no habría imitado al Revocante y su marca sino que tendría su origen en la expresión “LIBERar Tecnologías de Información”; (3) argumenta que no existe afectación de la marca del Revocante desde que esta abarca productos no relacionados de la clase 32; y, (4) considerando que va a hacer uso efectivo del nombre en una actividad lícita para ofrecer servicios bajo dicho nombre, sostiene que su uso sería uno justo de los definidos en el Reglamento, descarta las posibilidades de error y solicita se rechace la demanda de revocación promovida.
QUINTO: Que, la prueba aportada por el Revocante, no objetada por el Titular, es suficiente para tener por establecida: (1) la titularidad del Revocante sobre la marca “LIBERTY” en clase 32; y, (2) que la primera versión de la marca “LIBERTY” en Chile data de 1986.
Que la prueba aportada por el Titular, no objetada por el Revocante, es suficiente para tener por establecidos: (1) que la sociedad “LIBERTI SPA” está asociada el Titular como único
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accionista; (2) que el objeto de la sociedad diría relación con fabricación de productos de la clase 7, 9 y 10 y servicios de las clases 37, 40, 41, 42 y 44; y, (3) el uso efectivo de la marca
“LIBERTI” por parte de “LIBERTI SPA” asociada a servicios tecnológicos.
SEXTO: Que, de este modo, a efectos de resolver la contienda de autos resulta necesario ponderar los elementos de juicio acreditados por las partes, a efectos de determinar si asiste al Revocante un interés preferente sobre el nombre de dominio <liberti.cl> o no, teniendo en cuenta que, a falta de dicha determinación, la demanda de revocación habrá de ser rechazada y el nombre de dominio en disputa deberá mantener su asignación actual.
SEPTIMO: Que, el Titular ha indicado y acreditado que utiliza el nombre de dominio respecto de una razón social idéntica para prestar servicios tecnológicos.
OCTAVO: Que, en aquellos casos en que, habiendo un uso real y efectivo del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, exista una marca comercial del Revocante respecto de una expresión idéntica al nombre de dominio disputado, o bien al elemento distintivo central del mismo, dicha circunstancia solo habilitará para concluir que existe un derecho previo válidamente constituido a favor del Revocante en la medida que el uso del nombre de dominio diga relación directa o indirecta con la descripción de productos o servicios de la marca citada, ya que, de otro modo, el uso no afectará en principio los derechos del titular de la marca en cuestión. De este modo, corresponderá primero evaluar si es que el nombre de dominio es engañosamente similar a la marca del Revocante de modo tal de permitir la eventual afectación del derecho del Revocante, y luego, si son engañosamente similares, corresponderá evaluar si el registro de la expresión engañosamente similar efectivamente afecta el derecho del Revocante sobre la marca registrada respectiva.
NOVENO: Que, no siendo idénticos los términos del nombre de dominio inscrito por el Titular a la marca previamente registrada por el Revocante, debe analizarse si ambos son engañosamente similares de modo tal que el registro pueda efectivamente afectar los derechos marcarios previamente constituidos a favor del Revocante. De la comparación de los signos, se concluye que lo son desde que ambos tienen una pronunciación idéntica y la sustitución de la letra “Y” en la marca registrada del Revocante por la letra “I” en el dominio disputado resulta insuficiente, a juicio de este tribunal, para dar lugar a un signo distinto.
DECIMO: Que, no obstante la determinación anterior, se observa que los servicios a desarrollar por el Titular (así como los productos que emplearía al efecto conforme al objeto de la sociedad) parecen ser no relacionados con la descripción de productos de la marca del Revocante y, en ese sentido, parece improbable que se produzcan las confusiones aludidas, no afectándose en consecuencia en los hechos el derecho previo del Revocante asociado a la marca fonéticamente idéntica. En este sentido, la actividad del Titular sería una actividad lícita y, por tanto, no cabe reconocer al Revocante un interés preferente sobre el nombre de dominio disputado.
RESUELVO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Reglamento, la Política, los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, resolviendo conforme a la equidad y la prudencia, este árbitro se ha formado la convicción que no asiste al Revocante un interés preferente sobre el nombre de dominio <liberti.cl> y, por tanto, se decide rechazar la demanda de revocación promovida, manteniéndose en consecuencia la asignación hecha inicialmente respecto del nombre de dominio <liberti.cl> en “Francisco Vergara Vallejos”.
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Estimándose que el Revocante ha tenido motivo plausible para litigar, cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes la presente sentencia a través del sitio web arbitral de conformidad con el numeral 6 de la Política y al Centro de Resolución de Controversias de .CL para ejecución de la misma. Anótese, regístrese, publíquese y archívese en su oportunidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos don Juan Carlos Reyes Correa y doña Constanza Contreras Stange, quienes firman a continuación junto al árbitro.
Juan Francisco Reyes Taha Juez Árbitro
Juan Carlos Reyes Correa Constanza Contreras Stange Testigo de actuación Testigo de actuación
