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Jaime Jiménez, Letrado (Dirección de Derecho de Patentes) 17/02/2015

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(1)

Conceptos generales en materia de patentes

Conceptos generales en materia de patentes

(2)

Contenido de la presentación

p

ƒ

La Oficina Europea de Patentes (EPO)

ƒ

¿Qué es una patente?

ƒ

Las invenciones patentables

ƒ

Las partes de una patente

ƒ

Los procedimientos de concesión y post concesión ante la EPO

(3)
(4)

El Convenio de la Patente Europea (CPE)

p

(

)

ƒ 1973 – Conferencia Diplomática en Múnich

► CPE firmada por 16 Estados ► CPE firmada por 16 Estados

ƒ 1977 – La CPE entra en vigor en 6 Estados ƒ 2013 – 38 Estados Miembros + extensión a

2 Estados

Albania • Alemania • Austria • Bélgica • Albania Alemania Austria Bélgica

Bulgaria • Croacia • Chipre • República Checa • Dinamarca • Estonia • Finlandia • Francia •

Grecia • Hungría • Islandia • Irlanda • Italia • Grecia Hungría Islandia Irlanda Italia Letonia • Liechtenstein • Lituania • Luxemburgo Macedonia • Malta • Monaco • Países Bajos • Noruega • Polonia • Portugal • Rumanía • San Noruega Polonia Portugal Rumanía San Marino • Serbia • Eslovaquia • Eslovenia • España • Suecia • Suiza • Turquía • Reino Unido

(5)

Cinco sedes en Europa

p

Sede principal Sede principal

Oficina ante la UE

(6)

Procedimiento unitario de concesión

Procedimiento unitario de concesión

ƒ

Un solo procedimiento de concesión

t d E

para toda Europa

ƒ

3 idiomas oficiales y de trabajo:

3 idiomas oficiales y de trabajo:

inglés

francés

alemán

(7)

Personal

Munich

3 746

La Haya

2 650

Berlin

272

Viena

Bruselas

105

4

Total

use as

6 777

(8)

¿Más sobre la EPO?

¿

ƒ

Visite:

www.epo.org

ƒ

Síganos a través de:

www.facebook.com/europeanpatentoffice twitter.com/EPOorg www youtube com/EPOfilms www.youtube.com/EPOfilms www.linkedin.com/company/european-patent-office

(9)

Contenido de la presentación

p

ƒ

La Oficina Europea de Patentes (EPO)

ƒ

¿Qué es una patente?

ƒ

Las invenciones patentables

ƒ

Las partes de una patente

ƒ

Los procedimientos de concesión y post concesión ante la EPO

(10)

¿Qué es una patente?

¿

p

Una patente es un título legal que otorga

tit l

l d

h

l i

d

a su titular el derecho exclusivo de

impedir a otros la explotación de una

invención (producir, utilizar, vender,

importar...) sin su autorización durante un

período limitado de tiempo (normalmente,

un máximo de 20 años).

un máximo de 20 años).

ƒ

A cambio de esta protección, el titular

debe divulgar la invención al público

debe divulgar la invención al público.

(11)

¿Patentar? Pros y contras

¿

y

Para los inventores:

ƒ La exclusividad favorece la

inversión y el retorno de los costes de investigación

ƒ Revela la invención a los

competidores (a los 18 meses) ƒ Puede ser costosa

de investigación

ƒ Es un derecho fuerte, tutelado judicialmente

ƒ Convierte a la invención en objeto

Puede ser costosa

ƒ Sólo puede ser ejecutada tras la concesión (lo que puede llevar 4 ó 5 años)

ƒ Convierte a la invención en objeto de negocios jurídicos (licencias...)

ó 5 años)

Para la industria, las patentes son una fuente fundamental de nuevos conocimientos técnicosp:

identifica n e as tendencias tecnológicas n e os (potenciales) socios ƒ identifica nuevas tendencias tecnológicas y nuevos (potenciales) socios

comerciales

ƒ inspira otras invenciones

ƒ impide la duplicación de esfuerzos en I+D ƒ impide la duplicación de esfuerzos en I+D

(12)

Tipos de patentes

p

p

ƒ Patentes de producto

ƒ Patentes de procedimiento

− Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que as auto dades jud c a es esta á acu tadas pa a o de a que el e

demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es

diferente del procedimiento patentado, especialmente cuando:

a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;

b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico

b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico

haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la

patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado

(13)

Contenido de la presentación

p

ƒ

La Oficina Europea de Patentes

ƒ

¿Qué es una patente?

ƒ

Las invenciones patentables

ƒ

Las partes de una patente

ƒ

Los procedimientos de concesión y post concesión ante la EPO

(14)

Requisitos de patentabilidad

q

p

Para ser

patentable, una invención debe ser nueva, suponer

actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial.

Además, no debe estar excluida de la patentabilidad.

(15)

De acuerdo con la CPE, no se consideran

,

invenciones a los efectos de la patentabilidad:

ƒ Los descubrimientos

ƒ Las teorías cienfíficas

L ét d t áti

ƒ Los métodos matemáticos

ƒ Los programas de ordenador (software) ƒ Las creaciones estéticas

ƒ Los métodos de negocios

...si son reivindicados

“como tales”

ƒ Los métodos para desarrollar juegos y actividades puramente intelectuales ƒ Las presentaciones de información

(16)

Excepciones a la patentabilidad (Art. 53 CPE)

p

p

(

)

ƒ

Variedades vegetales

o

razas animales

ƒ

Invenciones cuya explotación comercial sea contraria al

orden

público o la moralidad

(Ej: procesos para la clonación de seres

público o la moralidad

(Ej: procesos para la clonación de seres

humanos)

ƒ

Métodos quirúrgicos o terapéuticos

para el tratamiento del cuerpo

humano o animal y

métodos de digagnóstico

(17)

Novedad

“Una invención es nueva si no forma parte del estado de la técnica"

(18)

¿Qué es el “estado de la técnica"?

¿Q

Todo lo que se haya hecho disponible al público por medio de ...

... antes de la

fecha de depósito

p

o prioridad de la

solicitud

descripción escrita

Estado de

descripción oral

la técnica

por el uso

o de cualquier otro modo

(19)

Prioridad

Estados Parte del CUP o de la OMC

Primer

Primer

depósito

(prioridad)

Estado A

Estado B

*

Estado C

*

Estado D

**

Estado A

1 2 m o n t h s

* Autorizado a utilizar la fecha de prioridad como fecha de depósito

**

No autorizado

(20)

Determinación de la novedad

¿Hay alguna divulgación

relacionada antes de la fecha No Las divulgaciones existentestit t d d l relacionada antes de la fecha

de depósito/prioridad? no constituyen estado de la técnica

Yes

Identificación de las caraterísticas técnicas reivindicadas

Id tifi l t í ti No Nueva

Identifica las características técnicas de la divulgación que sean comunes a las reivindicadas ¿Idénticas? Nueva No nueva No Sí reivindicadas Sí

(21)

El test de la novedad: análisis de características

Estado de la técnica

Reivindicación

1. Computadora 2. + una pantalla 2. una pantalla 3. + un teclado 4. + una llave 5. + ... 6. + ...

(22)

El test de la novedad

Un dispositivo para regar plantas que

i l

d ó it

l

(1)

incluye un depósito para el agua (1), un

asa (2), una abertura superior con una

tapa (3) z un surtidor (4)*.

tapa (3) z un surtidor (4) .

C

B

C

A

D

E

F

(23)

Combinación de documentos

Combinación de documentos

¿Se puede usar una combinación de documentos para atacar la novedad?

NO

NO

(24)

Novedad: equivalentes

q

Una regadera hecha de

aluminio

Reivindicación

U

d

h h d

i

Una regadera hecha de

zinc

Estado de la técnica

Nueva

(25)

Divulgaciones genéricas frente a ejemplos concretos

g

g

j

p

Una regadera hecha de

metal

Reivindicación:

Una regadera hecha de

aluminio

Estado de la técnica:

N

(26)

Divulgaciones genéricas frente a ejemplos concretos

g

g

j

p

Una regadera hecha de

aluminio

Reivindicación:

Una regadera hecha de

metal

Estado de la técnica:

(27)

Actividad inventiva

“Se considerará que una invención implica actividad inventiva si, teniendo

en cuenta el estado de la técnica en su conjunto, no resulta obvia para un

experto en la materia."

(28)

El “experto en la materia”

p

ƒ Es un profesional del campo técnico relevante

P i i t id d tá d

ƒ Posee unos conocimientos y una capacidad estándar ƒ Está al tanto del conocimiengo general común en en

su ámbito técnico en la fecha de depósito/prioridad ƒ Tiene acceso a todo el estado de la técnica

ƒ Tiene capacidad para el trabajo rutinario, pero no habilidades inventivas

habilidades inventivas

ƒ Su formación en el campo técnico en cuestión está en constante desarrollo

ƒ Se espera de ella/él que busque conexiones con otros campos técnicos

ƒ En algunos casos, puede asimilarse más aun equipoEn algunos casos, puede asimilarse más aun equipo que a una persona invidual

(29)

¿Qué invención es obvia?

¿Q

ƒ El enfoque del “q problema y la soluciónp y ”

1. Determina el estado de la técnica más próximo

2. Sobre esa base, determina el problema técnico a resolver

3. Valora si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica más próximo, habría sido obvia para un experto en la materia.

H l i di ió l t d d l té i d b í

− ¿Hay alguna indicación en el estado de la técnica que debería mover al experto en la materia a llegar la solución propuesta?

(30)

¿Qué invención es obvia?

¿Q

ƒ El enfoque del q “problema y la solución”p y

1. Determina el estado de la técnica más próximo

2. Sobre esa base, determina el problema técnico a resolver

3. Valora si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica

más próximo, habría sido obvia para un experto en la materia.

“would vs could”

(31)

Contenido de la presentación

p

ƒ

La Oficina Europea de Patentes (EPO)

ƒ

¿Qué es una patente?

ƒ

Las invenciones patentables

ƒ

Las partes de una patente

ƒ

Los procedimientos de concesión y post concesión ante la EPO

(32)

Partes de una patente

p

ƒ

Datos bibliográficos

(título de la invención, titular, inventor,

fecha de depósito/prioridad...)

D

i ió

ƒ

Descripción

referida a la invención y al estado de la

técnica subrayando los benecicos de

técnica, subrayando los benecicos de

aquélla sobre este

ƒ

Reivindicaciones

Reivindicaciones

que proporcionen una precisa definición

del ámbito de protección

p

ƒ

Dibujos

ƒ

Resumen

(33)

Contenido de la descripción (Regla 42 CPE)

p

(

g

)

ƒ campo técnico

ƒ estado de la técnica relevante, incluida la citación de los documentos

que reflejen tal estado de la técnica

ƒ divulgar la invención reivindicadadivulgar la invención reivindicada de tal modo que el problema técnicode tal modo que el problema técnico

subyacente a la invención y la solución al mismo proporcionada por la invención, así como los beneficios de la invención sobre el estado de la técnica relevante

ƒ divulgar al menos una forma de llevar a cabo la invención

ƒ modo en que la invención reivindicada es aplicable industrialmente

(34)

Las reivindicaciones

Las reivindicaciones definen la materia cuya proteccióny p persigue la p g

solicitud.

Deben ser claras y concisas y encontrar apoyo en la descripción.

(35)

Tipos de reivindicaciones

p

- reivindicaciones

independientes

- características esenciales de la invención

- reivindicaciones

dependientes

p

- referencia a una reivindicación dependiente...

-

... caracterizada por ...

“caracterizada por”

(36)

Tipos de reivindicaciones (I)

p

( )

Las reivindicaciones definirán la materia cuya protección se persigue

en términos de características técnicas

de la invención (Regla 43

CPE)

)

.

ƒ

Tipos

de reivindicaciones:

productos

Productos

aparatos

Productos

procedimientos uso

Procesos

(37)

Contenido de la presentación

p

ƒ

La Oficina Europea de Patentes (EPO)

ƒ

¿Qué es una patente?

ƒ

Las invenciones patentables

ƒ

Las partes de una patente

ƒ

Los procedimientos de concesión y post concesión ante la

ƒ

Los procedimientos de concesión y post-concesión ante la

(38)

Los Procedimentos ante la EPO

unitarios

– Las patentes europeas son

Las patentes europeas son

equivalentes a patentes

nacionales

en los Estados para

(39)

Procedimientos antes la EPO

pre-concesión post-concesión solicitud europea de patente Solicitante Denegación de la solicitud Validación en los Estados designados Búsqueda Presentación E C ió Procedimiento Procedimiento de limitación y revocación q Informe de búsqueda y examen de formalidades EPO Examen substantivo Concesión de la solicitud Procediimiento de oposición de recursos Revisión Publication de la patente concedida Público oposición Publicación de la solicitud (y del informe (fascículo) de búsqueda) Posibilidad de observaciones de terceros

(40)

Examen substantivo

ƒ A parte de sobre los criterios de patentabilidad, el examen substantivo recae sobre...

Claridad de las reivindicaciones (Art. 84 CPE)

Suficiencia de la divulgación de la invención (Art. 83 CPE)

Unidad de invención (Art. 82 CPE)

(41)

En particular, la claridad

p

,

ƒ conectado con la función de las reivindicaciones (definición del ámbito material de protección)

ƒ concisión

ƒ comprehensibilidad técnica, características técnicas esenciales ƒ tipo de reivindicación

ƒ Ejemplo de elementos a evitar:

− afirmaciones generales, “espíritu de la invención”

− términos relativos (“fino” “ancho” “grande” )términos relativos ( fino , ancho , grande ...)

− valores inexactos (“aproximadamente”)

(42)

En particular, las modificaciones

p

,

ƒ Modificaciones pre-concesión: la divulgación de la solicitud original como

límite (Art. 123(2) EPC).

no

(43)

En particular, las modificaciones

p

,

ƒ Modificaciones post-concesión: el ámbito de protección de la patente

concedida como límite (Art. 123(3) CPE).

no

(44)

Gracias por la atención!

Referencias

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