Sentencia definitiva
Juicio por nombre de dominio abco.cl
Rol 8551-2015.
Santiago, 9 de mayo de 2016.
VISTOS:
PRIMERO: Que con fecha 21 de diciembre de 2015, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la demanda de revocación del nombre de dominio “abco.cl”, expediente rol 8551-2015.
SEGUNDO: Que son partes en dicho conflicto, como titular, EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES y como revocante, DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A.
TERCERO: Que con fecha 21 de diciembre de 2015, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio abco.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible.
CUARTO: Que con fecha 11 de enero de 2016 se dio inicio al período de demanda, y con fecha 13 de enero de 2016 la revocante, DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A., dedujo demanda en los términos siguientes: que nace en el año 1914, cuando don Segundo Gómez crea la "Casa Gómez", una paquetería, en Antofagasta, Chile. Que al poco tiempo (1915) abrió una sucursal en Arica con mayor variedad de productos, tales como electrodomésticos. Que durante la primera mitad del siglo XX, la cadena se expandió sólo por el Norte del País, expandiéndose recién en 1970 a Santiago y otras ciudades del Centro y Sur de Chile. Que en 1975 Casa Gómez lanza su crédito directo. Que en 1978, la Casa Gómez es renombrada Din Ltda. (acrónimo de Distribuidora de Industrias
Nacionales Ltda.), y su crédito pasa a convertirse en la "Tarjeta Din", ahora con la capacidad de prestar a sus clientes crédito en cuotas mensuales. Que en 1980 se convierte en Sociedad Anónima Cerrada y posteriormente en 1995 es adquirida por el grupo empresarial Yaconi-Santa Cruz. Que en 1996, con la nueva administración, DIN comienza su plan de expansión nacional, llegando a tener más de 80 tiendas en 2000. Que esto implica la apertura de tiendas en pequeñas y medianas ciudades del país, abriendo tiendas en ciudades como Melipilla, Linares y Santa Cruz. Que ese mismo año absorbe a la cadena de tiendas Equs, encargada de venta de electrodomésticos, dejando a Din como N°1 en este segmento. Que en 2002, debido a la apertura de nuevos servicios (Créditos Personales, Corredora de Seguros, Corredora de Viajes, entre otros), se cambia la imagen corporativa de la empresa, y se añade el eslogan "Dedicados a Usted"; junto a esto, se inicia la Remodelación de Tiendas y nuevas aperturas de estas, llegando a tener en 2007 más de 100 puntos de venta a lo largo y ancho de Chile. Que un cambio importante se produce el 1° de abril del año 2005, cuando el grupo Santa Cruz Yaconi, propietaria de Tiendas Din, adquiere la cadena ABC. Que hasta julio de 2008, las tiendas ABC y DIN operaban comercialmente como tiendas independientes y a los ojos del cliente eran competencia. Que en julio de 2008 se produce la fusión de las marcas de las tiendas naciendo ABCDIN. Que al momento de la fusión llegaron a tener más de 180 sucursales, pero hoy tienen aproximadamente un centenar de tiendas alrededor de Chile, debido a un proceso de eficiencia en donde se han ido fusionando algunas sucursales e incrementando los metros cuadrados de las mismas. Que esta nueva etapa ha permitido a la parte renovar los principales pilares en los cuales basa sus fortalezas: variedad, atención y experiencia. Que hoy cuenta con diversos locales distribuidos desde Arica hasta Puerto Natales, que destacan por una atención personalizada, con una infraestructura que la ubica entre las principales comercializadoras y distribuidoras de productos electrónicos y línea blanca a nivel nacional. Que se ha preocupado de proteger sus signos distintivos “ABC”, “DIN” y “ABCDIN”, siendo titular de más de un centenar de marcas registradas. Que, ya sea directamente o a través de la sociedad ABC Comercial Ltda. que fue absorbida por la parte, tiene la titularidad de más de 70 registros marcarios que contienen la palabra “abc” en sus distintas formas, es decir, al inicio, como parte de una frase, o bien de manera exacta. Que tiene bajo su
titularidad, entre otros, los siguientes nombres de dominio: abc.cl, abcweb.cl, abccomercial.cl, bancoabc.cl, abcshopping.cl. Que el nombre de dominio “abco.cl”
contiene íntegramente la marca “ABC” de la parte. Que, en otras palabras, el nombre de dominio en disputa está formado en base al nombre que usa la parte en el ámbito comercial. Que la simple adición de la letra “o” no es capaz de diferenciar las actividades del titular del dominio de las de la parte. Que, adicionalmente, la marca “ABC” de la parte posee fama y notoriedad en el mercado. Que dicha voz se utiliza por la parte como parte íntegra de su imagen corporativa con la que se ha dado a conocer, y le ha servido para identificarse dentro de la actividad que realiza y ofrece. Cita los artículos 14 y 19 de la Reglamentación de NIC Chile, denuncia riesgo de dilución marcaria, cita jurisprudencia, y en síntesis, invoca buena fe, interés legítimo, nombres de dominio, marcas comerciales y anterioridad registral, para solicitar se acoja su demanda y se revoque el dominio para asignarlo a su favor.
QUINTO: Que con fecha 5 de febrero de 2016 la parte de EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES contestó la demanda solicitando su completo rechazo, en base s los siguientes argumentos: 1.- Que ABCO es una marca comercial propiedad de la Industria Hondureña de Mechas S.A., empresa manufacturera y comercializadora multinacional que se dedica a la comercialización y fabricación de productos de limpieza. 2. Que desde el año 2004, EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES S.A., posee la representación exclusiva, tiempo en el cual se ha logrado posicionar a diferentes niveles la marca ABCO como líder en productos de limpieza, con presencia en Chile en Ferreterías, prestadores de servicios aseo, tanto en el ámbito público como privado. 3. Que los principales artículos que se venden y distribuyen en Chile son mopas de limpieza. Que los artículos importados ascienden a $ 1.260.300.506 correspondiente a 78 ingresos de pedidos al país. 4.
Que, atendida la importancia de la marca y con el afán de proteger sus intereses comerciales, la parte solicitó el dominio ABCO, del cual es propietario hasta el año 2019. Que existe y ha existido total buena fe, no como alega la contraria, en la solicitud del dominio en litigio, puesto que se busca proteger un signo con el cual se está efectivamente trabajando desde el año 2004, y su requerimiento en NIC Chile como a su vez en el Instituto de Propiedad Industrial dice total relación con un rol protector para desempeñarse con el signo ABCO de forma segura y eficiente.
Que es dueña de la marca ABCO, en el Instituto de Propiedad Industrial de conformidad a los siguientes registros: ABCO, registro Nº 888.582, que distingue un Establecimiento Industrial para la fabricación de específicos productos de la clase 21. ABCO, registro Nº 888.583, que distingue específicos productos de la clase 21. ABCO, etiqueta mixta, registro Nº 889.104, que distingue un Establecimiento Industrial para distinguir específicos productos de la clase 21.
ABCO, etiqueta mixta, registro Nº 889.105, que distingue específicos productos de la clase 21. ABCO, registro Nº 1071105, que distingue productos de la clase 3. Que, además de todas las razones antes esgrimidas, el dominio de la parte cumple total y cabalmente con los requisitos establecidos en las normativas pertinentes. Que es un signo novedoso para distinguir diversas clases de productos, no como indica el demandante. Que todos los registros otorgados por el Instituto no fueron objeto de oposición por parte de la empresa demandante ABCDIN, por dos razones a destacar: La primera de ellas, por no existir real relación en su gráfica y fonética;
prueba de ello, no hubo oposición por parte del demandante, ni observación de fondo de oficio, por la marca ABC o ABCDIN; y la segunda razón: no hay vinculación en sus coberturas. Que el opositor es una conocida tienda de retail, y la parte posee registrada su marca y su dominio para distinguir determinados artículos de limpieza, de clase 3 y 21. Que las expresiones ABCDIN o ABC coexisten en el ámbito marcario desde el año 2010 con el signo ABCO, sin que se hayan provocado errores por parte de los receptores de estos signos. Que en relación a la anterioridad registral, lo que se encuentra registrado en Inapi, son inscripciones relativas a la marca ABCDIN y ABC, y no la marca ABCO, que es en sí un signo fantasioso y único, lo que queda demostrado con el mismo actuar de los demandantes del dominio, que nunca se opusieron a las peticiones del signo ABCO en materia registral, y ello responde a la nula vinculación que encontraron entre estos dos signos. Que la existencia de la letra O en la parte final de la expresión ABCO, permite distinguirla fácilmente de la marca ABCDIN. Que la presencia e inclusión de la vocal fuerte O, da pie para la existencia de marcas que difieren de la del demandante, y por otro lado permite la existencia de dominios que pueden coexistir. Que el demandante nunca ha solicitado el dominio ABCO, por no estar dentro de su ámbito comercial, ya que el demandante posee su marca y dominio ABC y ABCDIN, que difieren de forma importante del signo cuestionado, y la letra
O, otorga finalmente todas las diferencias necesarias para alejar fonética y gráficamente a estos dos dominios. En mérito de lo expuesto, solicita se tenga por contestada la demanda y se declare su mejor derecho, con costas.
SEXTO: Que la revocante acompañó a su demanda prueba documental consistente en: 1) Escritura de fusión por incorporación ABC Comercial Ltda. en Distribuidora de Industrias Nacionales S.A., y anexo, 2) Reporte estado de marcas, 3) impresos de registros de nombres de dominio, 4) Impresos de página web www.abcdin.cl, 5) impresos de página web www.tarjetaabcdin.cl, 6) Impreso de Wikipedia para ABCDIN; 7) copias de sentencias en juicios por dominio abcsoluciones.cl y abcchile.cl.
Que la titular acompañó a su contestación prueba documental consistente en: 1) Certificados de registro de la marca ABCO; 2) Detalle de clientes y códigos de ventas de productos; 3) Certificado de Inhmesa de 26 de enero de 2016; 4) Certificado registro de dominio abco.cl; 5) Impreso Abco Cleaning Productos: 6) Impreso de Distribuidora de Industrias Nacionales.
SEPTIMO: Que con fecha 4 de abril de 2016 el Arbitro citó a las partes a oír sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la prueba acompañada por las partes, referenciada en el resultando sexto, no fue objetada, razón por la cual se le atribuye valor probatorio.
SEGUNDO: Que de dicha prueba, y de los argumentos de ambas partes, fluye la similitud del dominio en disputa, abco.cl, con las marcas, dominios y páginas web de la revocante, “DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A.”, la que emplea en sus actividades las expresiones “ABC” y “ABCDIN”, como quedó comprobado con la documental acompañada. Que las expresiones “ABC” y
“ABCDIN” son famosas y notorias en el medio nacional, de lo que da cuenta la gran cantidad de locales existentes a lo largo de todo el país, entre las localidades de Arica y Puerto Natales, y es aceptado por el titular.
TERCERO: Que, no obstante lo anterior, resultó también comprobado que la titular del dominio tiene registrada la marca ABCO desde el año 2010 para distinguir
productos de limpieza, y que la ha representado desde el año 2004 en Chile, sirviéndose de ella para comercializar los productos de limpieza fabricados por Industria Hondureña de Mechas SA de CV.
CUARTO: Que, a juicio de este sentenciador, la letra “O” que figura al final de la expresión “ABC” constituye suficiente elemento diferenciador, puesto que la expresión “ABCO”, al contar con dos vocales, al inicio y al final, y con dos consonante en el medio, puede ser leída y enunciada verbalmente como una palabra, en tanto que “ABC”, al contar con una sola vocal y con dos consonantes seguidas, solo puede ser leída y enunciada verbalmente reproduciendo individualmente cada una de sus letras.
QUINTO: Que también constituye elemento diferenciador la diversidad de rubros de ambas partes, siendo del caso agregar que la titular demostró el ejercicio de actividades lícitas de comercio bajo el amparo de marcas comerciales registradas con mucha anterioridad a esta controversia.
SEXTO: Que, con el mérito de lo anterior, y tratándose en la especie de una demanda de revocación deducida en los términos del artículo 19 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, la que supone para que sea acogida la invocación y prueba de un interés preferente, el árbitro estima que la titular tiene legítimos intereses y derechos sobre la expresión “ABCO”, la que se diferencia fonéticamente de un modo suficiente de la expresión “ABC”, en términos de no constituir una amenaza para aquella, y que, por tales razones, el dominio en controversia es compatible en posesión de su actual titular con los derechos de la revocante, debiendo privilegiar la posición del primer solicitante, tanto en virtud de las pruebas rendidas, como también en virtud del principio denominado “first come, first served”, que la beneficia, razón por la cual se rechazará la demanda, en los términos que pasan a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.
Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 26 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL
SE RESUELVE:
Que se rechaza la demanda de revocación, y se mantiene la asignación del nombre de dominio abco.cl a favor del titular, EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES, sin costas.
Fírmese digitalmente y notifíquese a las partes y al Centro de Resolución de Controversias, a fin de que de cumplimiento a lo resuelto. Dispónese el cierre del expediente electrónico. Publíquese.
Juan Agustín Castellón Munita Juez Arbitro
Firmaron como testigos don Jorge Lara Lara, C.I. 15.154.757-5, y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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