Ref. abcservicios.cl, sentencia ROL 16.724 PARTES: TITULAR: CARLOS ALBERTO GOZALEZ ABURTO
REVOCANTE: DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A En Santiago, de dos mil diecisiete,
Vistos,
1.- Que con fecha 17 de abril de 2017 se creó en el sistema de resolución de controversias de Nic Chile, el expediente relativo al conflicto por revocación del nombre de dominio < abcservicios.cl>, suscitado entre el revocante DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A., representado por el abogado Sr. Yair Riquelme Belmar y su actual titular don CARLOS ALBERTO GOZALEZ ABURTO, domiciliado en Puelma 26, Providencia, Santiago, Chile asignándosele el ROL Nº 16.724, iniciándose la etapa de tachas, que se cerró el día 24 de abril de 2017.
2.- Que día 24 de abril de 2017 se inició la etapa de designación de árbitro, produciéndose la designación con fecha 29 de mayo de 2017, produciéndose la aceptación con fecha 31 de ese mismo mes y año.
3.- Que el 31 de mayo comenzó la etapa de solicitud de inhabilidad, etapa que terminó el día 06 de junio de 2017, sin que se hayan presentado inhabilidades por las partes.
4.- Que el 06 de junio de 2017 comenzó la etapa de consignación, cumpliéndose este requisito dentro de plazo por lo que se validó el pago con fecha 17 de junio de 2017.
5.- Que con fecha 23 de junio de 2017 se dio inicio a la etapa de demanda, lo que fue notificada a las partes a través del sistema de Nic Chile con esta misma fecha.
6.- Que el revocante presentó su demanda arbitral con fecha 27 de junio de 2017. Solicita que se la acoja a tramitación y en la definitiva se ordene la revocación del nombre de dominio abcservicios.cl y la creación de un nuevo registro bajo la titularidad de su mandante, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: En cuanto a los HECHOS sostiene que en 1914, don Segundo Gómez crea la "Casa Gómez", una paquetería, en Antofagasta, Chile. Al poco tiempo (1915) abre una sucursal en Arica con mayor variedad de productos, tales como electrodomésticos. Durante la primera mitad del siglo XX, la cadena se expandió sólo por el Norte del País, expandiéndose recién en 1970 a Santiago y otras ciudades del Centro y Sur de Chile. En 1975, tal como lo habían hecho sus competidoras, Casa Gómez lanza su crédito directo. A los años después, en 1978, la Casa Gómez es renombrada Din Ltda. (acrónimo de Distribuidora de Industrias Nacionales Ltda.), y su crédito pasa a convertirse en la "Tarjeta Din", ahora con la capacidad de prestar a sus clientes crédito en cuotas mensuales. En 1980 se convierte en Sociedad Anónima Cerrada y posteriormente en 1995 es adquirida por el grupo empresarial Yaconi-Santa Cruz. En 1996, con la nueva administración, DIN comienza su plan de expansión nacional, llegando a tener más de 80 tiendas en 2000. Esto implica la apertura de tiendas en pequeñas y medianas ciudades del país, abriendo tiendas en ciudades
como Melipilla, Linares y Santa Cruz. Ese mismo año absorbe a la cadena de tiendas Equs, encargada de venta de electrodomésticos, dejando a Din como N°1 en este segmento. En 2002, debido a la apertura de nuevos servicios (Créditos Personales, Corredora de Seguros, Corredora de Viajes, entre otros), se cambia la imagen corporativa de la empresa, y se añade el eslogan "Dedicados a Usted", conjunto a esto, se inicia la Remodelación de Tiendas y nuevas aperturas de estas, llegando a tener en 2007 más de 100 puntos de venta a lo largo y ancho de Chile. Un cambio importante se produce el 1° de abril del año 2005, cuando el grupo Santa Cruz Yaconi, propietaria de Tiendas Din, adquiere la cadena ABC. Hasta julio de 2008, las tiendas ABC y DIN operaban comercialmente como tiendas independientes y a los ojos del cliente eran competencia. En julio de 2008 se produce la fusión de las marcas de las tiendas naciendo ABCDIN. Al momento de la fusión llegaron a tener más de 180 sucursales, pero hoy tienen aproximadamente un centenar de tiendas alrededor de Chile, debido a un proceso de eficiencia en donde se han ido fusionando algunas sucursales e incrementando los metros cuadrados de las mismas. Esta nueva etapa, ha permitido a su mandante renovar los principales pilares en los cuales basa sus fortalezas: variedad, atención y experiencia. Hoy cuenta con diversos locales distribuidos desde Arica hasta Puerto Natales, que destacan por una atención personalizada, con una infraestructura que la ubica entre las principales comercializadoras y distribuidoras de productos electrónicos y línea blanca a nivel nacional.
En cuanto a los registros marcarios “ABC” sostiene que consciente de la importancia de las marcas comerciales, su mandante se ha preocupado de proteger sus signos distintivos “ABC” y “ABCDIN”, siendo titular de más de un centenar de marcas registradas, de entre las cuales más de 70 registros marcarios contienen la palabra “abc” en sus distintas formas, es decir, al inicio, como parte de una frase, o bien de manera exacta, además de marcas que contienen íntegramente el nombre de dominio en disputa, como por ejemplo: “ABC SERVICIOS FINANCIEROS”, registro N° 1207434, que distingue servicios de la clase 36. Agrega luego que además esa parte es titular de otros nombres de dominio relacionados, entre los cuales menciona abcchile.cl, abc.cl, abcweb.cl, abccomercial.cl, bancoabc.cl, abcshopping.cl. Se refiere luego a la relación entre el nombre de dominio y Distribuidora De Industrias Nacionales S.A., al respecto sostiene que el nombre de dominio
“abcservicios.cl” contiene íntegramente la marca registrada “ABC”, sin que la expresión genérica
“servicios” logre diferenciar adecuadamente las actividades de la demandada de las de su mandante, máxime si su mandante es titular de marcas que incluyen dicha expresión. En otras palabras, estima que el nombre de dominio en disputa está formado en base al nombre que usa su mandante en el ámbito comercial, la cual posee fama y notoriedad en el mercado. Dicha voz se utiliza por su mandante como parte íntegra de su imagen corporativa con la que se ha dado a conocer, y le ha servido para identificarse dentro de la actividad que realiza y ofrece, tal como se aprecia en su sitio web.
En cuanto al derecho se refiere en primer lugar al artículo 19 de la Reglamentación de NIC Chile que establece; “si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días a que se refiere el tercer párrafo del número 11 de esta reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente”. Al respecto señala que el interés preferente de Distribuidora De Industrias Nacionales S.A., emana de que su mandante corresponde a un actor económicamente destacado en Chile, altamente posicionado y publicitado y que goza del reconocimiento del mercado
en virtud de una trayectoria comercial, exitosa e intachable. Entre los activos marcarios de su mandante se encuentra alrededor de 100 marcas registradas concedidas, de las cuales más de 70 contienen la palabra “ABC” en sus distintas formas, es decir, al inicio, como parte de una frase, o bien de manera exacta. Incluso su mandante es titular de marcas que incorporan íntegramente el nombre de dominio en disputa, como por ejemplo “ABC SERVICIOS FINANCIEROS”. Considera que si la contraria se apropia de un signo prácticamente idéntico al registrado por su mandante se beneficiará gratuitamente de dicha situación sin haber contribuido en forma alguna, lo que estima es una conducta perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro Derecho.
Se refiere luego al artículo 14 del Reglamento Nic Chile. Al respecto, reitera lo referido a la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión cuasi idéntica a las marcas y dominios de su mandante, que identifique además los mismos servicios que ofrece su mandante y que no corresponden a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante, lo que considera injusto y contrario a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección legal y constitucional. Agrega que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, lo que se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.
Enfatiza al respecto que el interés o derecho preferente de su mandante sobre el nombre el dominio
“abcservicios.cl” se funda en antecedentes concretos, objetivos y demostrables y que ha sido su mandante la que ha desarrollado, explotado y dado fama y notoriedad a la expresión “ABC”.
En cuanto al derecho invoca el artículo 19 numeral 25 de nuestra Carta Fundamental, que en concordancia con el artículo 583 del Código Civil, reconocen una especie de propiedad sobre las obras del intelecto, en los siguientes términos “asegura a todas las personas, la libertad de crear y de difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie por el lapso que señale la ley”. Agrega que estas materias se encuentran reglamentadas tanto por la ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual, como por la Ley Nº 19.039 sobre Privilegios Industriales y su Protección.
Señala luego que se han presentado casos análogos en los cuales se ha fallado a favor de su mandante en consideración a la fama y notoriedad de su marca “ABC”, citando como ejemplos los siguientes abcchile.cl y abcsoluciones.cl, en el cuales se reconoció la importancia de la marca de su mandante, concluyendo que las expresiones “Chile” y “soluciones” no son elementos diferenciadores y adecuados.
Concluye que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios que pretenda distinguir el demandado. Por consiguiente, otorgarle a la contraria la titularidad del nombre de dominio “abcservicios.cl” causaría un daño tanto a su mandante, como a los consumidores y navegantes de internet, quienes confían en la relación
existente entre el nombre “ABC “ y sus derivados y los servicios y productos ofrecidos por su mandante. Resume su interés en BUENA FE, INTERÉS LEGÍTIMO, NOMBRES DE DOMINIO, MARCAS COMERCIALES Y ANTERIORIDAD REGISTRAL
7.- Que esta parte, para acreditar los antecedentes en que funda su interés preferente, rindió prueba documental consistente en: a) Copia de escritura pública de fecha 30 de Mayo de 2008, donde consta la fusión por incorporación de ABC Comercial Ltda. en Distribuidora De Industrias Nacionales S.A.; b) Listado de marcas registradas, que contiene entre sus elementos componentes, la palabra “abc”, todos de propiedad de esta parte; c) Impresiones del sitio web de este Instituto, donde consta la titularidad de su mandante sobre la marca “ABC SERVICIOS FINANCIEROS”; d) Impresiones de la NIC Chile, donde consta que su mandante es titular de los dominios abcchile.cl, abc.cl, abcweb.cl, abccomercial.cl, bancoabc.cl y abcshopping.cl; e) Impresiones del sitio web www.abcdin.cl; f) Listado de tiendas de su mandante; g) Impresión del sitio Wikipedia respecto a su mandante; h) Sentencia dictada en el arbitraje abcsoluciones.cl; i) Sentencia dictada en el arbitraje abcchile.cl.
8.- Que con fecha30 de junio de 2017 se tuvo por presentada la demanda y se dio traslado a la contraria, notificándosele a través del sistema de Nic Chile, con lo cual se dio inicio a la etapa de contestación.
9.- Que con fecha 07 de julio de 2017 la titular presentó su contestación a la demanda. Solicita que la demanda sea rechazada y que se mantenga el actual registro en base a su actuación de buena fe, legítima y bajo el resguardo de los principios de la libre competencia.
Sostiene que habiéndose desempeñado por más de veinte años en cargos de responsabilidad en la aerolínea más grande de nuestro país, hoy conocida como LATAM, emprendió nuevos rumbos hacia el rubro de la minería, donde por más de tres años estuvo viajando semanalmente por vía aérea desde Santiago a Iquique y luego por vía terrestre hasta tres mil metros de altura lugar donde estaban las operaciones de la minera TECK donde realizaba sus funciones. Sin embargo, y como es de conocimiento general, en los últimos años las condiciones económicas han obligado a las compañías mineras a reducir sus operaciones, situación que le afectó directamente. En febrero de este año le notificaron su desvinculación. Dada esta situación, sumada a la triste perdida de su esposa hace algunos años atrás, tiempo desde el cual ha asumido solo la responsabilidad de su familia, con dos hijos, el mayor finalizando su formación superior y el menor ad portas de ingresar a la universidad, es que decidió concretar su inquietud constante y largamente ponderada en los prolongados trayectos hacia la mina, de iniciar un emprendimiento, motivado no sólo por la generación de ingreso, sino también, por la contribución al empleo y la agregación de valor. Así las cosas, durante el mes de marzo del presente año, a través del portal empresaenundia.cl dependiente del Ministerio de Economía, inició los trámites para poner en marcha “ABC Ingeniería, Servicios y Mantenciones Limitada”, un emprendimiento familiar, orientado a ofrecer servicios de mantención para edificios residenciales y oficinas, incluyendo: reparaciones menores: albañilería, gasfitería y cerámica; mantención de piscinas: control químico, limpieza, revisión de equipos, pintura y reparaciones; jardinería: diseño y mantención de áreas verdes; servicios de limpieza
profesional: estacionamientos, áreas comunes, servicios periódicos; pintura: interior y exterior;
instalación de pisos flotantes y; proyectos de eficiencia energética: análisis y evaluación de soluciones de ahorro de energía, equipos e iluminación LED. Como parte del nombre de la empresa, su padre y él —socios fundadores—, se decidieron por el acrónimo “ABC” que corresponde a las iniciales de los nombres de sus hijos y el suyo: Adrián, Bastián y Carlos, acompañando a “Servicios”
aludiendo a la variedad de actividades que realizan. Durante el proceso de creación de la empresa fue ejecutada una revisión del nombre mediante las herramientas disponibles en el mismo portal, los resultados arrojaron que “ABC SERVICIOS”, aunque existía en razones sociales similares ya registradas, la marca no se encontraba registrada en INAPI, el resultado indicaba “marca disponible”. Con estos resultados el dominio fue inscrito el 14 de marzo de 2017. Dos días después y a causa de la notificación de revocación de dominio, fue ejecutada una nueva consulta en el portal empresaenundia.cl, la que arrojó los mismo resultados: “marca disponible”, de acuerdo a consulta de 16 de marzo de 2017.
Agrega que además con fecha 03 de marzo de 2016 realizó la misma consulta para el signo “ABC”, arrojando el mismo resultado “marca disponible”. Enfatiza que en el mismo portal y bajo cada uno de los organismos verificadores, se muestran condiciones generales para la información de los emprendedores, haciendo presente que “si una empresa utiliza el término en una razón social no impide que se cree otra que lo incorpore” y “las marcas pueden coexistir siempre que no lleven a confusión al consumidor”.
Agrega que finalizada la etapa de conformación y registro de la sociedad el día 17 de marzo, el SII autorizó el RUT para su empresa y se dio inicio a su puesta en marcha. El día 30 de marzo, realizada la verificación interna de antecedentes por parte del Servicios de Impuestos Internos se autorizó el timbraje de documentos de acuerdo a la actividad económica “Acondicionamiento de Edificios”.
En adelante, se iniciaron las actividades de marketing, promoción y ventas de ABC Servicios Ltda, entre ellas: desarrollo de su imagen corporativa, diseño y construcción de su página web, definición de su estrategia promocional, atención a clientes y otras tareas propias de la actividad del negocio, lo que se puede apreciar en www.abcservicios.cl, sitio web en funcionamiento. Agrega que posteriores consultas efectuadas en INAPI, producto de esta demanda, arrojaron como resultado que existían marcas similares. Escapa a su entendimiento la razón de las diferencias, pero hace constar que el día del registro de titularidad de abcservicios.cl, así fue como sucedieron los hechos.
Solicita que se considere que tanto su actuar como el de la sociedad a la que representa, en todo momento, ha sido de buena fe, legitimo y bajo el resguardo de los principios de libre competencia que rigen las acciones de los distintos actores económicos en nuestro país.
Alega luego que de acuerdo a los registros de INAPI organismo de regulación oficial de marcas y patentes comerciales en nuestro país, el demandante no posee ningún registro de marca para la clase 37 que corresponde a la actividad en donde ABC Servicios Ltda. desarrolla su actividad económica, con todo no existe intención por su parte o de la empresa a la que representa de utilizar el signo “ABC” en forma independiente de “Servicios”, dado que corresponde al acrónimo de Adrián, Bastián y Carlos. Utiliza la forma “ABC Servicios”, porque considera que les representa en conjunto
con los elementos que conforman su imagen corporativa: logos y material de marketing.
“ABCServicios. Trabajo bien hecho.”
Respecto de la marca “ABC Servicios Financieros” Nº de registro 1207434, enfatiza que corresponde a la clase 36 (servicios financieros y de crédito, y otros similares) y que en las observaciones contiene la expresión “sin protección” respecto de la frase “servicios financieros”. En relación a los demás activos marcarios del demandante sostiene que es posible verificar en los registros de INAPI que ABC SERVICIOS FINANCIEROS, corresponde a una clase de registro que no es parte del giro comercial de ABC Servicios Ltda. y los signos: “servicios financieros”, “servicios”, “financieros” no registran protección. Agrega que no existe registro para el signo “ABC Servicios” en ninguna de sus combinaciones y en ninguna clase. El demandante no posee ningún registro referido a la clase 37 que es donde se desempeñan las actividades de ABC Servicios Ltda.
Agrega que conforme a la Ley 19.039 artículos 19 y 19 bis C no se restringe el uso de los signos en parte o en diferentes combinaciones para determinar el uso de una marca cuyos componentes o actividades son diferentes e identificables entre sí. Con todo, los signos utilizados por “ABC SERVICIOS”, “ABC” y “ABC SERVICIOS FINANCIEROS” son todos diferentes entre sí. Adicionalmente, en la información contenida en Wikipedia.org a partir del año 2008 el demandante utiliza el signo
“ABCDIN”. A lo anterior agrega que revisando la presencia de ABCDIN para las URLs www.abcdin.cl y www.abcserviciosfinancieros.cl. Al respecto considera que se debe tener presente, que la información mostrada por los buscadores, en este caso Google, no es aleatoria, las etiquetas identificadoras de los sitios web se configuran en el <home> del sitio como etiquetas de <título> o
<H1> durante su programación. A modo de ejemplo, un extracto del código donde se incorpora esta información: Así, cuando los buscadores de internet interactúan mediante una serie de algoritmos con los distintos servidores donde están alojadas las páginas web, se visualiza un resultado que muestra la información ingresada por el programador a la página, tal como se observa en el screenshot siguiente, resultante del código anterior: El proceso para el etiquetado de las descripciones es similar. Lo anterior, con el objetivo de dejar registro de la utilización del signo
“ABCDIN” y no “ABC” o “ABC Servicios Financieros” por parte del demandante.
Considera que por tanto el registro del dominio abcservicios.cl está de acuerdo al artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, debido a que no es contrario al ejercicio de la libre expresión y de información y está fundado en la realización de una actividad lícita como es la formación de una empresa, registrada en el Servicio de Impuesto Internos y en el Ministerio de Economía mediante el uso de su sitio empresaenundia.cl., que cumple con todos los requisitos legales que rigen su actividad económica, ética mercantil, competencia leal y respeto a los derechos de terceros.
En relación a la aseveración del demandante aludiendo a “beneficio gratuito, aprovechamiento y una conducta perniciosa para el sistema económico y que no se aviene a los principios económicos y jurídicos de nuestro Derecho”, señala que es del todo infundada, injuriosa y ofensiva, toda vez que está basada en su juicio de opinión y no porque se haya demostrado o presentado prueba alguna sobre un eventual incumplimiento del artículo 14 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.cl. Agrega luego que aunque no es su intención o la de ABC
Servicios Ltda., la utilización del signo “ABC” en forma independiente y debido a que el demandante manifiesta preocupación por la protección de este signo, que es, con todo, de uso genérico a nivel mundial, como aprecia de una búsqueda en internet o al revisar su definición en el diccionario de la Real Academia Española, según la cual la expresión “abc” corresponde a “abecé (rudimientos de una ciencia) y en uno de los principales buscadores web, que arroja múltiples resultados para este signo. Agrega que al consultar en el sitio wikipedia.org sobre el uso del acrónimo “ABC” se muestra una larga lista de coincidencias de la que deduce que el uso genérico del signo “ABC” se puede afirmar que no corresponde a una creación única del intelecto “per se” y por tanto, puede ser utilizada por diferentes. A ello suma una multiplicidad de registros vigentes en INAPI, de la que desprende además que la expresión es utilizada en una versión agregada que incluye otros elementos, signos y orientación a segmento de mercado diferenciable, tal como es el caso de ABC Servicios Ltda.
En cuanto a la dilución marcaria, hace presente que acuerdo al art. 19 de la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, por “marca” debe entenderse la siguiente definición “Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales”. Al respecto se refiere a las representaciones gráficas del demandante y las de ABC Servicios Ltda..
haciendo presente que los símbolos, colores, orientación a segmento de mercado y servicios por parte de ABC Servicios Ltda. determinan diferencias claramente identificables.
Cita luego art. 29 de la misma Ley que establece “las marcas comerciales deberán utilizarse en la misma forma en que ha sido aceptado su registro”, haciendo presente que “ABC Servicios” es del todo diferente del registro “ABC” y/o “ABC servicios financieros”. A ello suma que el demandante usa de manera preponderante la marca ABCDIN asociada al sitio web abcdin.cl, que con todo constituye una creación diferente de “ABC” y que tal como él mismo lo indica en la página dos de la Demanda Arbitral nace producto de la operación de fusión ejecutada en el año 2008.
Destaca que hay múltiples registros marcarios que contienen la expresión “ABC”. Desta el caso de
“ABC” registrado por Prensa Española S.A.”, que comparte la misma clase con el registro de Distribuidora de Industrias Nacionales; a ese ejemplo suma el de la marca ABC PIZZETAS, del titular TORRES GONZALEZ GABRIEL GERMAN; la marca ABC, titular ALIMENTOS FRUNA LTDA.; ABC, titular PRENSA ESPAÑOLA S.A.; marca ABC SUPER ELECTRONIC, titular PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTDA.; marca ABC ALKALINE, titular PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTDA.; marca ABC, titular REYES VALDIVIESO ALFONSO; marca ABC BABY, titular COMERCIAL ATLANTIC S.A.; marca ABCD, titular APPLE INC.; marca ABCKIDS, titular: INVERSIONES KARHU S.A.
Agrega luego que consultados los registros de nic.cl para la búsqueda “que inicie con ABC” el resultado arroja cien dominios inscritos (máximo de resultados por búsqueda), de esos ochenta y cuatro poseen una titularidad distinta a la del demandante, lo que indica que el signo “ABC” no es de exclusividad propiedad del demandante y que existe disparidad de criterios por parte del mismo.
Al respecto señala que al realizar búsquedas en internet los resultados para “ABC” no necesariamente conducen al sitio web del demandante y que por otra parte, toda vez que un sitio
web corresponde a una creación del intelecto resguardada por las leyes de propiedad intelectual y los distintos acuerdos y tratados a los que se ha suscrito nuestro país, cada gestor o dueño de un sitio web tiene derechos y también obligaciones respecto de la información identificadora de su sitio. Agrega que la evidencia deja en claro que los algoritmos que se ejecutan una vez que un usuario realiza una consulta en el buscador de su preferencia no son aleatorios, sino que están dirigidos según sea programada la información del sitio web, de tal manera que los algoritmos encuentren las coincidencias por las que el dueño (autor o gestor) del sitio web espera sea mostrada su página. Ejemplifica con screenshots tomados el día 29 de junio del presente año, los que permiten apreciar las claras diferencias en los textos descriptivos de abcservicios.cl y del sitio ABCDIN indicado por el demandante de su propiedad. Señala al respecto que esta información está disponible tanto para consumidores como para navegantes en internet y permite una primera apreciación sobre los resultados de las búsquedas efectuadas por los usuarios, evitando confusiones toda vez que el responsable de su funcionamiento la ha programado adecuadamente. Considera que por tanto la aseveración del demandante sobre que el uso de abcservicios.cl por su parte pueda causar confusiones, errores y daño carece de todo fundamento, dado que tanto los servicios como las descripciones son claros y acordes al plan de negocios de ABC Servicios Ltda. Por el contrario, cabe resaltar que en el caso de los dominios abcdin.cl y abcserviciosfinancieros.cl propiedades del demandante el nombre que se destaca en ambas referencias es ABCDIN y no se incluye el signo
“servicios financieros” o “ABC”.
En cuanto al derecho, sostiene que nuestra legislación las creaciones del talento son propiedad de sus autores y están amparadas por nuestra Carta Fundamental. En el caso de ABC Servicios Ltda.
Que sería una invención elaborada a partir del acrónimo de los nombres de sus hijos y el suyo:
Adrián, Bastián y Carlos, seguida de la expresión “servicios”, correspondiente al giro del negocio del que es socio en conjunto con su padre: ABC Ingeniería, Servicios y Mantenciones Limitada, la misma ha sido autorizada por el SII a utilizar el nombre de fantasía ABC Servicios Ltda., razón del registro del dominio abcservicios.cl y del desarrollo de los elementos de marketing basados en el signo “ABC SERVICIOS”. Agrega que como todo emprendimiento, ha requerido de las creaciones del intelecto en cuanto al diseño de su imagen, colores, uso de tipografía, logos, sitio web, especificación de los servicios, desarrollo del material de apoyo, diseño de la estrategia y otros tantos elementos que en conjunto conforman “ABC Servicios”. Agrega que “ABC” por sí misma corresponde a una expresión genérica y registrada en el diccionario de la Real Academia Española, en consecuencia su uso a secas no representa una creación única del intelecto, sino que requiere del conjunto según se indica en nuestra Ley de Propiedad Industrial artículo 19 bis C. Considera que por tanto existe un derecho legítimo de propiedad intelectual sobre ABC Servicios Ltda. y, consecuentemente, sobre las diferentes acciones que llevaron a la selección y posterior inscripción del dominio abcservicios.cl y, que tanto sus intereses comerciales como los de ABC Servicios Ltda. son del todo distintos a los del demandante.
Se refiere luego al acceso a la información comercial por medios que aseguren acceso, claro expedito y oportuno. Al respecto, sostiene que un dominio permite establecer una conexión entre un servidor (o host) donde se aloja una página web y los diferentes usuarios que se conectan a ella al ingresar la correspondiente URL en el navegador web de su elección. Al respecto destaca que el
demandante no aparezca asociado al sitio web de dominio abcchile.cl y abcsoluciones.cl cuya titularidad obtuvo, según las páginas 7 y 8 de esta demanda, gracias a arbitrajes anteriores. Para todos ellos, el resultado es el mismo, no existe servidor conectado, es decir no están operando con página web alguna.
Agrega que el demandante tiene una serie de otros dominios registrados los que no se encuentran en funcionamiento, lo que induce a confusiones y errores por parte de los usuarios, entre los que destaca el dominio abc.cl, en que los resultados obtenidos al ingresar este valor en el navegador web son análogos, al igual que para los dominios acá listados propiedad del demandante.
abccomercial.cl, abcdental.cl, abcfactoring.cl, abcdinseguros.cl, abcdintv.cl, abceconomico.cl abcfactory.cl, abcweb.cl. En este aspecto señala que el demandante argumenta que la utilización del dominio abcservicios.cl puede llevar a confusión a los usuarios, sin embargo abcservicios.cl si está conectado a un host y una página web que representa en todo los fundamentos y servicios de ABC Servicios Ltda.: imagen corporativa, valores, propósito, servicios, datos de contacto, política de privacidad y condiciones de uso, en cambio, la gran cantidad de dominios registrados y no utilizados (sin desarrollo web y sin host) por el demandante, eventualmente inducen a confusiones y errores en el ciberespacio. Considera que estos hechos son contrarios a las buenas prácticas comerciales que indican información clara e identificable sobre los elementos y variables que conforman las prácticas de negocios, un principio bajo el amparo de la Ley 19.955 art 3, donde se indica: “La información comercial básica deberá́ ser suministrada al público por medios que aseguren un acceso claro, expedito y oportuno”.
En relación a la mención del demandante a los fallos recaídos en los conflictos abcchile.cl y abcsoluciones.cl, sostiene que consultada la base de datos de NIC Chile, ha podido verificar que esos casos no son análogos a abcservicios.cl, debido a que los demandados no manifestaron contestación alguna ni medios de prueba que indicaran el objetivo y razones de la titularidad de su registro, haciendo presenente que es posible observar casos similares en los expedientes <autosjumbo.cl>
Oficio 06039 del 30 de enero de 2007, <abcs.cl> Rol 12983 del 22 de diciembre de 2016.
Concluye que de sus argumentos y pruebas se desprende que el dominio abcservicios.cl ha sido inscrito para ser usado con un objetivo lícito como es conectar la página web de una entidad debidamente registrada tanto en el registro de sociedades (RES) como en el SII, no es por tanto su intención principal venderlo, arrendarlo u transferirlo al reclamante o a su competencia; ABC Servicios Ltda. es una empresa en funcionamiento con imagen, servicios, propósito, objetivos y un segmento de mercado definido y está fundada atendiendo las leyes y los principios de la libre competencia. En consecuencia, no existe intención alguna de impedir o perturbar la actividad económica del demandante mediante la conexión de la página web de ABC Servicios Ltda. al dominio abcservicios.cl; Los elementos constitutivos de la imagen corporativa de ABC Servicios Ltda.: logos, colores, tipografía, imágenes, dibujos y slogans, así como sus servicios y las necesidades de mercado que intenta satisfacer son claramente diferenciables de cualquiera de los elementos y actividades del demandante, lo que demuestra que no existe la intención de atraer usuarios mediante la creación de confusión o alguna mala práctica comercial; Habiendo registrado ABC Servicios Ltda. en el Registro de Empresas y Sociedades (RES), iniciado actividades en el SII,
vendiendo servicios, realizando las declaraciones de impuestos pertinentes, ejecutando su plan de marketing y operando su sitio web, queda demostrado que existe tanto por su parte como por la de empresa a la que represento una intención auténtica de ofrecer servicios bajo este nombre; Estando autorizado por el SII para utilizar el nombre “ABC Servicios Ltda.” desde el inicio de las operaciones;
clientes, clientes potenciales, proveedores y colaboradores reconocen el nombre “ABC Servicios”
asociado con ABC Servicios Ltda.; En todo momento se ha actuado de buena fe y bajo la observancia de la Constitución, las leyes y los principios económicos; Cualquier suposición u opinión sobre conducta perniciosa, aprovechamiento o perjuicio al sistema económico son absolutamente infundadas y corresponden a un juicio de opinión no basado en los hechos.
A lo anterior suma que pese a los registros de marca indicados por el demandante el signo “ABC”
no es de su uso exclusivo por sí mismo, dado que corresponde a una expresión genérica y en consecuencia, requiere de los elementos constitutivos de la marca para generar una creación propia e identificadora.
10.- Que esta parte. Para acreditar los antecedentes en que funda su pretensión, rindió prueba documental consistente en: a) VERIFICA MARCAS ABC SERVICIOS; b) VERIFICA MARCAS ABC; c) EMPRESAENUNDIA.CL CONDICIONES PARA REGISTRO; d) ABCSERVICIOS.CL SCREENSHOT 1; e) ABCSERVICIOS.CL SCREENSHOT 2 ; f) ABCSERVICIOS.CL SCREENSHOT 3; g) ABCSERVICIOS.CL SCREENSHOT 4; h) ABCSERVICIOS.CL SCREENSHOT 5; i) ABCSERVICIOS.CL SCREENSHOT 6; j) ABCSERVICIOS.CL SCREENSHOT 7; k) ABCSERVICOS.CL SCREENSHOT 8; l) ABCSERVICIOS.CL SCREENSHOT 9; m) INAPI CONSULTA DE MARCA <ABCSERVICIOSFINANCIEROS> ; n) RESULTADO GOOGLE.CL <ABCDIN.CL>; o) RESULTADO GOOGLE.CL <ABCSERVICIOSFINANCIEROS.CL>; p) RESULTADO GOOGLE.CL <ABC> q) RESULTADO PARA <ABC> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA RAE.ES r) RESULTADO WIKIPEDIA.ORG PARA <ABC> s) SCREENSHOT LOGO <ABCDIN.CL>; t) LOGO ABC SERVICIOS LTDA.; u) SCREENSHOT <ABCSERVICIOSFINANCIEROS.CL>; v) SCREENSHOT
<ABCSERVICIOS.CL>; x) MATERIAL PROMOCIONAL ABC SERVICIOS LTDA. ; y) RESULTADOS CONSULTAS GOOGLE.CL; z) RESULTADOS URL <ABC.CL>; aa) CONSULTA NIC.CL PARA LA EXPRESIÓN
<COMIENCE> <ABC>; ab) Fallo arbitraje <autosjumbo.cl>; ac) fallo arbitraje <abes.el>; ad) Certificado de Estatuto Actualizado; ae) Certificado de Vigencia; af) Certificado de Anotaciones; ag) Certificado Inicio de Actividades Sii; ah) Nota Aclaratoria <apellido>; ai) Consulta NIC.CL para la expresión <comience> <ABC>; aj) Elementos de Branding11.- Que con fecha 25 de julio de 2017, se citó a las partes a oír sentencia, lo que fue notificado a las partes a través del sistema de Nic Chile.
11.- Que con fecha 25 de julio de 2017 se citó a las partes a oír sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la revocación temprana ha sido establecida para que cualquier persona que estime que tiene un interés preferente tenga la oportunidad que se analice si es factible mantener el nombre de dominio en el registro disputado o es necesario eliminar dicho registro creando uno nuevo a nombre del revocante, si este acredita que efectivamente detenta un interés preferente respecto del dominio disputado. La preferencia a que se refiere el precepto dice relación con los intereses jurídicos en juego, los derechos esgrimidos por las partes.
SEGUNDO: Que el revocante de autos, para acreditar la preferencia que alega ha invocado la titularidad marcaria de registros que contienen la expresión ABC y uno en particular que contiene la expresión compuesta adicional “servicios financieros”. Esta parte ha acreditado suficientemente los derechos marcarios que invoca a través de prueba documental no objetada de contrario. Sin embargo la contraria ha debatido que dicha titularidad marcaria sea suficiente como para considerar que esa parte tiene un interés preferente respecto de los derechos que invoca esa parte.
TERCERO: Que de las alegaciones de la demandada funda su interés preferente en el derecho que asiste a toda persona a realizar creaciones del intelecto, en base a lo cual creo el acrónimo ABC a partir de las iniciales de los nombres de tres miembros de su familia y que la expresión “servicios”
fue adicionada en razón a la actividad comercial que pretendía realizar. Asimismo, esta parte acreditó que ha creado una empresa que lleva por nombre ABC servicios limitada, la cual ha constituido legalmente y ha iniciado sus actividades comerciales y tributarias. Adicionalmente ha acreditado el uso del nombre de dominio, que mantiene contenidos consistentes con el rubro y denominación de dicha empresa, con una imagen corporativa perfectamente diferenciable de los signos del revocante.
CUARTO: Que si bien las marcas comerciales son uno de los argumentos que deben considerar los árbitros arbitradores al momento de resolver sobre la titularidad de un nombre de dominio, no son el único derecho que puede concurrir en un conflicto de esta naturaleza, debiendo el árbitro referirse a cada uno de los que concurran al caso concreto. De hecho, la ley 19.039 regula los efectos relativos de las marcas, en el sentido que si bien otorgan la titularidad exclusiva de las marcas, l a protección queda sujeta a las reglas de territorialidad y especialidad marcaria. Asimismo, en aquellos casos que se concede la protección a una frase “en su conjunto” no es factible invocar la expresión a una de sus partes de manera aislada. De contrario, cuando se excluye de la expresión a una parte de la frase que se solicita a registro, no es factible al titular invocar protección respecto de la frase excluida.
QUINTO: Que adicionalmente, el caso de autos debe considerarse que la Constitución Política de la República, en el art. 19 Nº 12 consagra el derecho a la libertad de expresión, que permite a las personas difundir sus ideas, en el marco de las responsabilidades que prevé este cuerpo normativo y la ley respectiva. El Art. 19 Nº 21 garantiza a todas las personas la libertad de emprendimiento; el 19 Nº 25 protege la propiedad intelectual. Adicionalmente la ley 20.659, permite a las personas crear empresas en la plataforma de servicios que pone a disposición de las personas el ministerio de economía y turismo.
SEXTO: Que adicionalmente, si bien nuestra reglamentación no considera sanciones ni efectos negativos respecto del no uso de un nombre de dominio, los árbitros deben apreciar, conforme a su real saber y entender los hechos que se exponen y acreditan por las partes de autos. En este caso el demandado ha alegado que el demandante si bien mantiene un número de nombres de dominio que contienen la expresión abc y servicios, en los hechos no los utiliza, lo cual ha sido constatado por esta árbitro, sin que sea factible por tanto considerar que esta parte busque identificarse en Internet a través de la expresión abcservicios.cl, circunstancia necesaria para los efectos de analizar si es factible que se produzcan confusiones entre sus bienes y servicios y los que presta la contraria. Asimismo, no es factible sostener que la tenencia del dominio
en manos de terceros podría contribuir a generar efectos de dilución marcaria, por cuanto la expresión abcservicios.cl es perfectamente diferenciable por un usuario medio respecto de la expresión abcdin.cl, que es la que efectivamente utiliza el demandante en el entorno virtual.
SEPTIMO: Adicionalmente la demandada ha alegado el uso genérico que se ha hecho de la expresión ABC lo cual asimismo ha acreditado con pruebas suficientes.
OCTAVO: Que en estas circunstancias habrá de resolverse que ambas partes se encuentran en igualdad de condiciones en relación a su interés respecto del nombre de dominio, caso en el cual corresponde aplicar el aforismo prior in tempore, potior en iure, ordenando la mantención del actual registro de nombre de dominio.
NOVENO: Que, atendido el mérito de los autos, no existen antecedentes suficientes como para considerar que la parte vencida haya litigado temerariamente, habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.
Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se resuelve:
Se RECHAZA la demanda arbitral interpuesta por DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A, manténgase el registro de nombre de dominioabcservicios.clbajo la titularidad de don CARLOS ALBERTO GOZALEZ ABURTO, ya individualizados en autos.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la Política de Resolución de Controversias de Nic Chile. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 4º inc. 3 de la ley 20.886, que dispone “requerirán de la firma ni de la autorización del ministro de fe correspondiente” en concordancia con lo dispuesto en el art. 640 del CPC, que dispone que la sentencia dictada en el procedimiento arbitral lleve “al pie la firma del arbitrador, y será autorizada por un ministro de fe o por dos testigos en su defecto”, se firma la presente sentencia con la respectiva firma electrónica avanzada de la árbitro que suscribe.
Resolvió
Lorena Donoso Abarca Arbitro
Sentencia dictada frente a los testigos de actuación
Manuela Ferrada Tapia 7.776.724-
Diego Sepúlveda Salazar 16.386.315-4
Lorena del Pilar Donoso Abarca
Firmado digitalmente por Lorena del Pilar Donoso Abarca
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=METROPOLITANA DE SANTIAGO , l=Santiago, o=Lorena del Pilar Donoso Abarca, ou=*, cn=Lorena del Pilar Donoso Abarca, [email protected] Fecha: 2017.08.23 12:57:04 -03'00'
