CAS. Nº 2976-2012 LIMA.
Lima, veinte de enero de dos mil quince.-
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa; con el acompañado, con lo expuesto en el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo; con el Informe de Interpretación Prejudicial; en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha con los Jueces Supremos Sivina Hurtado - Presidente, Acevedo Mena, Rodríguez Chávez, Rueda Fernández y Malca Guaylupo, oído el informe oral; se emite la siguiente sentencia:
1. RECURSO DE CASACIÓN:
Se trata del recurso de casación interpuesto por Alcon Inc, de fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, obrante a fojas cuatrocientos nueve contra la sentencia de vista de fecha veinte de octubre de dos mil once, obrante a fojas trescientos sesenta y uno, que confirmando la sentencia apelada de fecha veintiuno de junio de dos mil diez, obrante a fojas doscientos cuarenta y dos, declara infundada la demanda de impugnación de resolución administrativa. 2. CAUSALES DEL RECURSO:
Mediante resolución de fecha quince de enero de dos mil trece, obrante a fojas cincuenta y dos del cuaderno de casación, esta Sala Suprema ha declarado procedente el recurso de casación por la denuncia de: i) Infracción normativa por inobservancia de los artículos 33 y 35 de la Decisión Nº 472 de la Comunidad Andina; y, ii) infracción normativa por aplicación indebida del artículo 136 literal a) de la Decisión Nº 486 de la Comunidad Andina. Se debe precisar que respecto a la primera infracción normativa la parte recurrente considera que no se ha tenido en cuenta que el Perú forma parte de la Comunidad Andina y, por ende, le es aplicable su normatividad supranacional. En tal sentido, indica que no se ha tenido en cuenta que la autoridad judicial puede requerir la interpretación prejudicial de parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y que, por tanto, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República debió solicitar dicha interpretación antes de la emisión de la sentencia de vista, porque además fue solicitado por la recurrente en su recurso de apelación del mes de setiembre de dos mil diez. Sobre la segunda infracción normativa denunciada, la parte recurrente señala que, como consecuencia de la omisión antes mencionada, la Sala no tuvo a su disposición la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión Nº 486, por lo que se ha generado una aplicación inadecuada de dicho dispositivo legal por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI y del órgano jurisdiccional, por tal motivo, la Sala Suprema no contó con elementos de juicio necesarios para emitir una decisión adecuada, pues, en el examen comparativo de marcas no debió incluirse marcas que distinguen pesticidas, insecticidas y herbicidas, y que, por otro lado, no se ha tenido en cuenta que la partícula PATA no es una partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la clase cinco ya que solo la parte demandante (Alcon Inc) es propietaria de marcas que distinguen productos farmacéuticos con la partícula PATA, como PATADAY, PATANASE y PATANAL, por lo que, pueden generar confusión con la marca PATANOL registrada a favor de la demandada.
3. CONSIDERANDO: Primero:
Del análisis de los autos se desprende que la pretensión planteada tiene como finalidad de que se declare la nulidad de la resolución administrativa mediante la cual se declaró infundado el recurso interpuesto por la parte demandante contra la resolución administrativa que, a su vez, declaró infundada la oposición formulada por esta empresa contra la solicitud de registro de marca del producto PATALAN, planteada por la demandada LANSIER. Asimismo, se declare la nulidad del certificado Nº 148019, correspondiente al registro de la marca cuestionada, vigente hasta el treinta de abril de dos mil dieciocho.
Segundo:
La pretensión planteada tiene como fundamento exclusivo el riesgo de confusión que se generaría entre los usuarios debido a la coexistencia de la marca PATANAL con las marcas inscritas a favor de la demandante ALCON Inc (PATANOL, PATADAY y PATANASE), por tratarse todos de productos farmacéuticos consistentes en soluciones oftalmológicas. Refiere la parte demandante que dicha partícula PATA- no tiene significado alguno y que, por tanto, su uso es arbitrario y utilizado, exclusivamente, por ello, considera tendencioso que otra empresa quiera utilizar dicha partícula para identificar un producto de características similares.
Tercero:
Sin embargo, las pretensiones de la parte demandante han sido desestimadas en sede administrativas y también han sido declarada infundadas por las instancias de mérito, por lo que, se interpone el presente recurso extraordinario en función a las causales de casación que se detallan en la resolución de procedencia, obrante a fojas cincuenta y dos del cuaderno de casación.
Cuarto:
Pues bien, respecto a la primera infracción normativa denunciada, debemos precisar que el artículo 33 de la Decisión Nº 472 de la Comunidad Andina prescribe que “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.”
La parte recurrente señala que se ha infringido el mencionado dispositivo normativo comunitario porque la Sala Superior ha emitido sentencia de vista sin tomar en cuenta la interpretación prejudicial correspondiente del Tribunal Andino de Justicia sobre el artículo 136 literal a) de la Decisión Nº 486 de la Comunidad Andina. Alega, además, que ello constituye una vulneración a las normas comunitarias. Sobre dicho argumento, es necesario señalar que,
aunque es cierto que nuestro Estado forma parte de la Comunidad Andina de Naciones y que, si bien se encuentra obligado a respetar su normatividad, ello no implica desconocer el principio de independencia de la función jurisdiccional que, es la base del sistema democrático, y baluarte principal de la separación de poderes.
En tal sentido, la decisión de la jurisdicción nacional no puede estar supeditada a la interpretación que el Tribunal Andino de Justicia realice en ejercicio de sus atribuciones. A mayor abundamiento, del tenor del dispositivo normativo in comento, fluye claramente que se trata de una norma de tipo facultativa, y no imperativa; por tanto, no es correcto que las partes consideren que el órgano jurisdiccional nacional tiene la obligación de solicitar la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; por el contrario, es el órgano jurisdiccional interno el que, de manera discrecional, está facultado a solicitar la referida interpretación prejudicial. En el presente caso, aun cuando en el recurso de apelación de fojas doscientos cincuenta y tres la parte demandante formuló un pedido de interpretación judicial, ello no vincula al órgano jurisdiccional a amparar dicho pedido, pues, como se ha mencionado anteriormente, la solicitud de interpretación prejudicial es planteada por el órgano jurisdiccional y no por las partes. Finalmente, respecto a este punto, es errónea la interpretación que la parte recurrente realiza sobre la parte in fine del artículo 33 de la Decisión Nº 472 que prescribe que en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. En efecto, en este caso, las sentencias de mérito expedidas son pasibles de la interposición de los recursos (ordinarios y extraordinarios) que franquea la ley procesal peruana, así que no es posible tampoco indicar que en este caso el Ad quem se encontraba obligado a solicitar la interpretación prejudicial.
En consecuencia, no se ha incurrido en la infracción normativa denunciada, debiendo desestimarse el recurso de casación en este extremo.
Quinto: Por otro lado, se denuncia la infracción normativa al Artículo 35 de la Decisión de la Comunidad Andina Nº 472 que prescribe que el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal. Sin embargo, conforme al análisis efectuado anteriormente queda claro que es el órgano jurisdiccional el que se encuentra facultado para solicitar la interpretación prejudicial, y únicamente en el supuesto de haber ejercido dicha facultad, se encontrará vinculado a tomar en cuenta al momento de resolver la interpretación comunitaria. Empero, en el presente caso queda claro que ni el Ad quem ni el A quo solicitaron la interpretación prejudicial. Ahora bien, en sede casatoria sí se ha hecho uso de dicha facultad, por lo que, en el auto calificatorio, obrante a fojas cincuenta y dos del cuaderno de casación se ordenó la remisión de actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual expidió la interpretación prejudicial obrante a fojas sesenta y ocho del cuaderno de casación, la que cual es considerada por este Tribunal Supremo al momento de resolver el recurso de casación postulado.
Sexto:
Respecto a la segunda infracción normativa, cabe indicar que el artículo 136 literal a) de la Decisión Nº 486 de la Comunidad Andina prescribe que: “No podrán registrarse como marcas
aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” En el presente caso, la parte demandante refi ere que existe riesgo de confusión entre la marca registrada a favor de la demandada y las marcas previamente inscritas a su favor, ya que todas incluyen la partícula “PATA” e identifican soluciones oftalmológicas. Sétimo:
Como se ha indicado en líneas anteriores, este Tribunal Supremo sí ha hecho uso de su facultad y, ha procedido a solicitar interpretación prejudicial sobre el mencionado dispositivo normativo, y, como consecuencia de ello, el que obra a fojas sesenta y ocho del cuadernillo de casación. Dicha interpretación se refiere específicamente al dispositivo normativo comunitario cuya infracción se denuncia referido al riesgo de confusión, el que, según el Tribunal comunitario “es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”. Señala también que dicho riesgo se genera por una falsa apreciación de la realidad entre dos productos o servicios. Ahora bien, el Tribunal Comunitario considera que, tratándose de productos farmacéuticos, el análisis de dicho riesgo de confusión deberá ser prolijo, en función a que las personas que adquieren dichos productos por lo general no son especialistas en temas químicos ni farmacéuticos. Se señala además que “la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del Juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza”. Asimismo, se concluye que dicho análisis debe realizarse en función a la similitud ortográfica, la similitud fonética y la similitud ideológica.
Octavo:
En el presente caso, la empresa demandante, Alcon Inc, sostiene que existe riesgo de confusión porque todos sus productos farmacéuticos (soluciones oftalmológicas) inician con la palabra PATA y, que, la demandada, pretende se registre un producto farmacéutico con la misma partícula. Empero, es necesario indicar que, como la propia parte demandante ha señalado, dicha partícula PATA no tiene significado alguno sino que ha sido escogido arbitrariamente. En tal sentido, este Tribunal considera que la parte demandante no puede arrogarse la propiedad sobre partículas que no guardan un significado o una ideología especial, ni tampoco que guarden relación con el producto que pretenden identificar o con el compuesto químico que forma el producto farmacéutico. Esta conclusión se corrobora con el tenor de la quinta conclusión de la interpretación prejudicial que prescribe que: “En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran, y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo (...).”
Como consecuencia de lo anterior, no existe impedimento alguno para que la parte demandada procure la inscripción de un producto de la clase cinco con el nombre PATALAN, pues, existe distinción con los productos de la parte demandante, ya que si bien se repite la partícula PATA (que no guarda signifi cado especial), la terminación varía y el laboratorio que los produce también, por lo que, los consumidores no pueden caer en error, ya que de una simple lectura del producto podrán tomar una decisión. Además, no existe ni identidad gráfi ca, ni fonética ni asociabilidad a un producto determinado, porque, las propias partes indican que la partícula PATA carece de significado alguno. En consecuencia, corresponde también desestimar este extremo del recurso de casación.
4. DECISIÓN:
Por estas consideraciones, declararon: INFUNDADO recurso de casación interpuesto por Alcon Inc, de fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, obrante a fojas cuatrocientos nueve; en consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista de fecha veinte de octubre de dos mil once, obrante a fojas trescientos sesenta y uno; en los seguidos por Alcon Inc contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y otro sobre impugnación de resolución administrativa; MANDARON publicar la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, conforme a ley; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Rodríguez Chávez.- SS. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, RODRIGUEZ CHAVEZ, RUEDA FERNÁNDEZ, MALCA GUAYLUPO C-1248792-30 CAS. Nº 4269-2014 PUNO
