Los titulares de marcas ante el
Los titulares de marcas ante el
procedimiento arbitral y otros sistemas
procedimiento arbitral y otros sistemas
de resoluci
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ó
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n extrajudicial de conflictos
n extrajudicial de conflictos
Oficina Española de Patentes y Marcas
20 de Octubre de 2009
Jos
José é Antonio Moreno CamposAntonio Moreno Campos ANDEMA
ANDEMA Asociación Nacional para la Defensa de la Marca
Esquema expositivo
ANDEMA y el arbitraje
El arbitraje en la Ley de Marcas y en la Ley de
Protección Jurídica del Diseño Industrial
Ventajas y puntos débiles del arbitraje
Caso práctico de arbitraje
Resolución extrajudicial de conflictos sobre
nombres de dominios.es
Esquema expositivo
ANDEMA y el arbitraje
ANDEMA y el arbitraje
El arbitraje en la Ley de Marcas y en la Ley de Protección
Jurídica del Diseño Industrial
Ventajas y puntos débiles del arbitraje Caso práctico de arbitraje
Resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de
ANDEMA y el arbitraje comercial
1997: Acuerdo de Cooperación en ámbito de Arbitraje Comercial entre:
Corte Española de Arbitraje
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación
ANDEMA
Î Divulgación del arbitraje como vía idónea para la
resolución de conflictos derivados de transacciones comerciales, especialmente en campo de la Propiedad Industrial e Intelectual.
Î Fomento de inclusión del convenio arbitral tipo en
contratos mercantiles, domésticos e internacionales: contratos de distribución, franquicia y licencia.
ANDEMA y el arbitraje en propiedad industrial
2003: Documento de Desarrollo del Acuerdo de 1997
“La Corte Española de Arbitraje y ANDEMA ofrecerán sus servicios de
arbitraje, para resolver las controversias sobre Propiedad
Industrial y Competencia Desleal, a todos los particulares que, de
forma libre y voluntaria, decidan elegir dicha opción y someter las mismas a arbitraje para su resolución, conforme a las disposiciones legales vigentes en materia de Arbitraje”.
Cooperación:
Corte Española de Arbitraje Î experiencia en arbitraje
ANDEMA Î experiencia en Propiedad Industrial y Competencia
Desleal
Proposición y Designación de Peritos Expertos y Árbitros
ANDEMA y el arbitraje en propiedad industrial
Arbitraje sobre Propiedad Industrial ante la
Corte Española de Arbitraje:
Regla: De derecho
Opcional expresamente: De equidad
Pretensión: procedimiento arbitral:
Más económico
Más ágil
Esquema expositivo
ANDEMA y el arbitraje
El arbitraje en la Ley de Marcas y en la Ley
El arbitraje en la Ley de Marcas y en la Ley
de Protecci
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Industrial
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Ventajas y puntos débiles del arbitraje Caso práctico de arbitraje
Resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de
Supuestos de arbitraje en Propiedad Industrial
Ley 17/2001, Artículo 28
Interesados podrán someter a arbitraje cuestiones litigiosas surgidas durante el procedimiento para el registro de una marca, relativas a prohibiciones:
Art. 6.1.b): anterioridad de marca idéntica o semejante y que designa productos idénticos o similares
Art. 7.1.b): anterioridad de nombre comercial idéntico o
semejante y que designa productos idénticos o similares
Art. 8: marcas y nombres comerciales notorios y
renombrados registrados
Art. 9: marcas alusivas a nombres civiles, imágenes,
nombres, apellidos, pseudónimos de personas conocidas por el gran público, signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor.
Supuestos de arbitraje en Propiedad Industrial
Ley 20/2003, Artículo 42:
Interesados podrán someter a arbitraje cuestiones
litigiosas surgidas con ocasión de procedimientos de oposición por incompatibilidad:
Art. 33.2.b): diseño protegido en España, en virtud de
solicitud o registro con fecha de presentación o prioridad anterior, pero sólo accesible al público después de fecha de presentación o prioridad del diseño posterior.
Art. 33.2.c): diseño registrado que incorpora una marca u
otro signo distintivo anteriormente protegido en España.
Art. 33.2.d): diseño registrado que suponga un uso no
Requisitos subjetivos de validez del arbitraje en Propiedad Industrial
Ley 17/2001, Artículo 28:
Convenio arbitral, suscrito por: Solicitante de la marca.
Titulares de derechos anteriores que hubieran
causado la denegación de la marca / licenciatarios exclusivos inscritos.
Titulares de derechos anteriores que se hubieran
opuesto al registro de la marca / licenciatarios exclusivos inscritos.
Requisitos subjetivos de validez del arbitraje en Propiedad Industrial
Ley 20/2003, Artículo 42:
Convenio arbitral, suscrito por:
Titular del Registro
Titulares de derechos anteriores que hubieran formulado oposición o interpuesto recurso
Requisitos objetivos de validez del arbitraje en Propiedad Industrial
Ley 17/2001, Artículo 28: Ley 20/2003, Artículo 42:
Convenio arbitral deberá ser notificado a la
Oficina Española de Patentes y Marcas
Por los interesados
Una vez terminado el procedimiento administrativo de registro de la marca
Antes que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo.
Efectos del convenio arbitral en Propiedad Industrial Ley 17/2001, Artículo 28:
Ley 20/2003, Artículo 42:
Suscrito el Convenio arbitral
No cabrá interponer recurso administrativo alguno
de carácter ordinario
Î inadmisibilidad
Î desestimiento, si el recurso administrativo se
interpuso con anterioridad a la suscripción del convenio arbitral
Efectos de cosa juzgada
OEPM realizará actuaciones necesarias para
Esquema expositivo
ANDEMA y el arbitraje
El arbitraje en la Ley de Marcas y en la Ley de Protección
Jurídica del Diseño Industrial
Ventajas y puntos d
Ventajas y puntos d
é
é
biles del arbitraje
biles del arbitraje
Caso práctico de arbitraje
Resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de
Ventajas y puntos débiles del arbitraje
Desde el punto de vista del titular de marca o diseño:
Ventajas
Rapidez de obtención de una solución al conflicto:
Procedimiento corto en seis fases:
Notificación de demanda a órgano arbitral
Aceptación por órgano arbitral
Designación de árbitro o constitución del Tribunal Arbitral Intercambio de alegaciones por las partes
Proposición y práctica de pruebas Emisión del laudo arbitral
Ventajas y puntos débiles del arbitraje
Desde el punto de vista del titular de marca o diseño:
Ventajas
Especialización de los árbitros en Propiedad
Industrial Î resoluciones más homogéneas
Garantía legal de ejecución del laudo arbitral:
equiparación entre sentencia y laudo, en cuanto a validez y eficacia Î obligación de parte condenada al
Ventajas y puntos débiles del arbitraje
Desde el punto de vista del titular de marca o diseño:
Ventajas
Confidencialidad
Procedimiento arbitral más económico respecto a
procedimiento judicial:
Honorarios del árbitro (mientras esté participando
en arbitraje)
Ventajas y Puntos Débiles del arbitraje
Desde el punto de vista del titular de marca o diseño:
Puntos débiles:
Necesaria aceptación del procedimiento arbitral por
ambas partes y
el órgano arbitral.
Î Percepción: ¿su flexibilidad (ventaja) puede restarle carácter
Uso del arbitraje en conflictos de marca
Ni la Corte Española de Arbitraje, ni ANDEMA
conoce ningún caso en el que una empresa
haya recurrido al procedimiento arbitral,
haciendo uso de la posibilidad abierta por
artículo 28 de la Ley 17/2001, de Marcas y
artículo 42 de la Ley 20/2003, de Protección
Uso del arbitraje en conflictos de marca
¿A qué se debe esa falta de uso del arbitraje?
Falta de cultura arbitral por parte de empresas
No sensibilización respecto de ventajas
Reflexión:
¿hemos trabajado lo suficiente para
trasladar a las empresas las ventajas del
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El arbitraje en la Ley de Marcas y en la Ley de Protección
Jurídica del Diseño Industrial
Ventajas y puntos dVentajas y puntos déébiles del arbitrajebiles del arbitraje
Caso pr
Caso pr
á
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ctico de arbitraje
ctico de arbitraje
Resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de
Caso práctico
Previos:
Contenciosos-administrativos entre Osborne y Saéz Merino (Lois), por registros de marcas en clases relacionadas con textil y con
bebidas, en relación con los signos
gráficos que
reproducían dos tipos de toros.
Caso práctico
Solución insatisfactoria: contrato indefinido
suscrito entre Osborne y Sáez Merino:
No agresión de Osborne a marcas “Lois” en clases
relacionadas con textil (22-27).
No agresión de Sáez Merino a marcas “Osborne” en
clases relacionadas con alimentos y bebidas (29-33).
Caso práctico
Sumisión a arbitraje:
Laudo:
Contrato no puede tener carácter indefinido
Vigencia de los términos del contrato hasta Abril 2006
A partir de Abril de 2006, las partes son libres para solicitar registros de marcas en las clases que
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Jurídica del Diseño Industrial
Ventajas y puntos débiles del arbitraje Caso práctico de arbitraje
Resoluci
Resoluci
ó
ó
n extrajudicial de conflictos
n extrajudicial de conflictos
sobre nombres de
Resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominios.es
Desde 2006, Centro-Proveedor del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación:
Î Administra procedimiento (9 fases) que se le somete sobre cualquier conflicto en torno a nombres de dominio “.es”
Î Nombra al Experto
Î Interpreta el Reglamento.
Sede: Calle Ribera del Loira, 12
28042 Madrid
Resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominios.es
Procedimiento
1. Remisión de Escrito de Demanda al Centro Proveedor, por el demandante, por e-mail y por fax, junto con:
Lugar y fecha
Nombre y apellidos o razón social, N.I.F. o C.I.F. de las partes y domicilio a efectos de notificaciones y, en su caso, la
representación que ostente
Datos del Agente Registrador del demandado Nombres de dominio objeto del conflicto
Descripción de los derechos previos del demandado
Exposición argumentada de pretensiones del demandante Modo elegido de comunicaciones: e-mail o fax
Firma del demandante o del representante autorizado en procedimiento.
Resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominios.es
Procedimiento
2. Notificación de la demanda al demandado
Î Fecha de notificación será considerada fecha de iniciación
del procedimiento.
3. Solicitud del Centro Proveedor a RED.es del bloqueo de nombre/s de dominio cuestionado.
Î Demandado queda inhabilitado para:
- transferir titularidad de nombre de dominio - dar de baja el nombre de dominio
- modificar los datos de registro de dominio.
4. Contestación de la demanda por demandado durante
plazo máximo de 20 días naturales.
Resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominios.es
Procedimiento
5. Práctica de pruebas por parte del Experto (opcional):
Î cada parte puede proponer cualquier medio de prueba que considere
necesario para fundar sus acciones.
Î cada parte asumirá el coste de las pruebas
6. Resolución final por parte del Experto en plazo de 15 días desde recepción de escrito de contestación a la demanda.
Î si estimación de demanda, RED.es transferirá al demandante el
nombre/s de dominio o los cancelará en plazo de 15 días.
Î si desestimación de demanda, demandado continuará
Resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominios.es
Procedimiento
7. Remisión de la resolución por el Experto al Centro Proveedor, para su notificación a:
Î Partes
Î RED.es
Î Agentes registradores
8. Ejecución por parte de RED.es de la Resolución Final del Experto, en el plazo de 10 días, ante el Registrador que inscribiera el nombre/s de dominio objeto de conflicto.
9. Publicación de la resolución en las páginas web de RED.es y del Centro Proveedor.
Resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominios.es
Efectos del procedimiento
Î
Resolución del Experto es vinculante:
Î Para las partes
Î Para la autoridad de asignación
≠ iniciación de procedimientos judiciales, en plazo de 30
Conclusiones
1. ANDEMA cree firmemente en la resolución de
conflictos mediante procedimientos extrajudiciales:
Rapidez
Especialización de los árbitros Garantía de ejecución del laudo Confidencialidad
Conclusiones
2. Junto con la Corte Española de Arbitraje y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación- ANDEMA viene apoyando
desde 1997, el arbitraje comercial como vía idónea para la resolución de conflictos derivados de transacciones
comerciales.
Desde 2003, el arbitraje en materia de propiedad
industrial, como vía idónea para la resolución de cuestiones litigiosas surgidas en el procedimiento de solicitud de
registros de marcas y de diseños.
Desde 2006, la resolución extrajudicial de conflictos en
Conclusiones
3. Falta de uso del arbitraje por titulares de marcas a la hora de resolver sus cuestiones litigiosas con terceros, en el procedimiento de solicitud de registros de una marca o de un diseño de marcas.
4. Éxito del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominios.es
5. ¿Debemos trabajar más para crear una cultura de
arbitraje, que sensibilice a las empresas respecto de sus ventajas?
