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L NOMBRE COMERCIAL Y SU RELACIÓN CON EL RIESGO DE CONFUSIÓNDANTE EDUARDO ASTETE VILLENA*
Sumario: 1. Introducción. 2. Nombre comercial. 3. Derecho exclusivo en el nombre comercial. 4. La figura del riesgo de confusión. 5. El análisis del riesgo de confusión en el nombre comercial. 5.1 Determinación previa de la zona o área de influencia del nombre comercial. 5.2 El riesgo de confusión debería analizarse cuando el nombre comercial empieza a utilizarse en el comercio. 5.2.1 Supuestos de riesgo de confusión entre dos nombres comerciales. 5.2.2 Supuestos de riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca registrada. 5.3 Que representa que no se haya presentado oposición al nombre comercial durante su uso, y que recién se presente cuando se solicita su registro. 6. Conclusiones.
1. Introducción
El nombre comercial como signo distintivo, supone un tratamiento distinto al que se le da a la marca de producto/servicio.
En primer lugar, el derecho exclusivo sobre él se adquiere con su primer uso en el comercio y no con su registro, pudiendo coexistir más de un nombre comercial, incluso idénticos.
Por otro lado, el riesgo de confusión, representa una figura determinante a la hora de proteger el derecho exclusivo que posee un titular sobre un determinado signo distintivo sea una marca o un nombre comercial, y a la hora de proteger las preferencias del consumidor y su derecho a elegir el producto, servicio o empresa de su preferencia.
Sin embargo, cuando en un análisis de riesgo de confusión, uno o ambos signos son un nombre comercial, el análisis ya no se limita a los signos en sí y lo que estos pretenden distinguir, sino que cobra gran relevancia, determinar hechos como: el área o zona de influencia efectiva de un nombre comercial no registrado, o la posibilidad real de riesgo de confusión entre dos nombres comerciales, o entre un nombre comercial y una marca de producto/servicio.
En este sentido el presente trabajo pretende analizar la relación entre ambas figuras: el nombre comercial y el riesgo de confusión, y determinar que supuestos particulares se presentan y como podría ser su tratamiento.
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Alumno del sétimo ciclo de la facultad de Derecho de la PUCP, miembro del equipo de Derecho mercantil del taller de Derecho de la PUCP, labora en el área de planeamiento estratégico y regulación de Telefónica del Perú.
2. Nombre comercial
El signo distintivo denominado: nombre comercial, es utilizado para distinguir una determinada actividad económica, una empresa, o un determinado establecimiento mercantil. Estos dos últimos, entendidos como entes físicos concretos y con personalidad jurídica, pueden ser identificados con más de un nombre comercial.
Entonces, en principio, la sola nominación de la actividad que se realiza, hace que sobre el nombre que se utiliza se constituya un derecho exclusivo sobre el cual se adquiere titularidad. O sea, consciente o inconscientemente, y tal como lo reconoce la Decisión Andina 486, se es titular del derecho exclusivo de utilizar y disponer del nombre comercial desde su primer uso en el comercio.1 Sin embargo, su protección y el radio de acción del derecho exclusivo se dan dentro de una determinada zona de influencia económica local en el caso de no estar registrado, y a nivel nacional si es un nombre comercial que ha accedido a registro.2
El nombre comercial representa un instrumento para llegar al público consumidor, mediante el uso de una denominación que acerque la actividad empresarial que se realiza al público consumidor hacia el que está dirigido. Por ello, generalmente, es sobre el nombre comercial que se realiza la inversión en publicidad distinguiéndose de la razón o denominación social que identifican a la misma empresa.
Por ejemplo podemos concluir que todos los habitantes de la ciudad de Lima reconocen e identifican la denominación Plaza Vea y la relacionan con un determinado establecimiento comercial, pero no todos ellos, quizás la gran minoría, pensarán que se hace alusión al mismo establecimiento si se les mencionara la denominación social de dicha empresa: Supermercados Peruanos Sociedad Anónima. Asimismo, casi todos los usuarios del servicio eléctrico de la zona norte de Lima reconocen a qué empresa se hace referencia y cuál es su rubro cuando escuchan la denominación EDELNOR, pero no todos ellos tienen claro que la denominación social de dicha empresa es: Empresa de Distribución Eléctrica Lima Norte Sociedad Anónima Abierta.
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Decisión Andina 486:
Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo coexistir ambas.
Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
2
Esta zona de influencia económica representa el público consumidor real al cual se considera conocedor de la existencia de un nombre comercial determinado y las actividades que este distingue. El nombre comercial adquiere distintividad frente a este público consumidor determinado, el cual puede abarcar a todo el país si es que el nombre comercial es utilizado para distinguir actividades económicas, o a una empresa o establecimiento mercantil que operen a dicho nivel.
La finalidad del nombre comercial como signo distintivo es identificadora y diferenciadora. Identificadora pues permite al consumidor, reconocer una determinada empresa o establecimiento mercantil; y diferenciadora pues le permite distinguir entre los diferentes agentes que realizan la misma o relacionada actividad económica o entre empresas dedicadas a un rubro idéntico o similar en competencia.
Entonces, por un lado mientras una marca le permite al consumidor reconocer un determinado origen empresarial y las cualidades particulares del producto o servicio que adquiere;3 el nombre comercial le permite identificar y diferenciar entre los distintos productores o prestadores de los productos o servicios, estableciendo así su preferencia de consumo.
De otro lado, consideramos que la importancia del nombre comercial, resalta, en las actividades empresariales del rubro: prestación de servicios, como por ejemplo, la que realizan los establecimientos educativos, restaurantes, clínicas, etc. En estos, no es usual, ni mucho menos práctico, identificar con una marca específica cada uno de los servicios que se ofrecen. Por ejemplo, en varios restaurantes se ofrece un producto denominado ceviche pero no es que cada restaurante distingue dicho plato con una marca en particular; es más, sería contraproducente ya que el consumidor en lugar de tener más claras sus preferencias, acabaría más confundido (imagínese si cada restaurante de comida marina distinguiera el ceviche que prepara con una marca de producto registrada y por lo tanto de uso exclusivo por su titular y plenamente diferenciable de las denominaciones utilizadas por sus competidores, los demás restaurantes).
Por lo tanto, todos los restaurantes (servicio de restaurante) llaman ceviche al mismo plato (más allá de las particularidades culinarias de algunos restaurantes); así como todos los centros odontológicos llaman ortodoncia al mismo servicio.
Entonces el medio por excelencia por el cual los establecimientos empresariales del rubro prestación de servicios se distinguen de sus competidores y captan la atención del consumidor, será el de sus respectivos nombres comerciales, los cuales, por supuesto, deben ser plenamente diferenciables entre aquellos establecimientos que realicen actividades idénticas o similares y por lo tanto no puedan ser confundibles por el público consumidor al que van dirigidos sus servicios. Esto último en pro del consumidor, de los propios empresarios y de la leal competencia, y todos los beneficios que esta produce.
Al respecto de este carácter empresarial que posee el nombre comercial es adecuado citar a Bercovitz cuando señala:
Como ya se expuso al comienzo de este capítulo, el nombre comercial es el signo distintivo del empresario, esto es, como establece el artículo 87.1 de la LM, –todo
3
El desarrollo doctrinal de las funciones de la marca es más complejo y extenso abarcando aspectos como publicidad y goodwill. Además, consideramos que todos estos pueden estar presentes en los signos distintivos en general. Sobre estas funciones desde el análisis de puede consultar a Carlos FERNÁNDEZ
signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares–.4
3. Derecho exclusivo en el nombre comercial
El derecho exclusivo que se constituye sobre el nombre comercial, nace con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o las actividades de la empresa o del establecimiento que lo venia utilizando. De esta manera y tal como la propia legislación lo reconoce: el registro del nombre comercial solo representa un acto declarativo de la existencia del derecho exclusivo ya existente y que se generó con el primer uso de dicho signo en el comercio. Este hecho hace que la protección del derecho exclusivo sobre un nombre comercial resulte más complicada que en el caso de las marcas, al respecto Bercovitz señala:
La protección del nombre comercial nunca ha sido tan precisa ni eficaz como la otorgada a las marcas, y la razón de ello puede encontrarse en la imposibilidad de exigir su registro como obligatorio, dado el alto número de establecimientos comerciales de muy distintas categorías, área de influencia y poderío económico, ausencia de obligatoriedad que es diferente al sistema constitutivo instituido para las marcas.5
Es por ello que en la solicitud de registro del nombre comercial ante la Oficina de Signos Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), se requiere que el solicitante presente y pruebe una fecha que declara como la de primer uso del nombre comercial, esto de acuerdo a lo establecido en los artículos 211°, 212° y 213° del Decreto Legislativo 823 Ley de Propiedad Industrial (cuya aplicación se da en todo lo que no contravenga con la Decisión Andina 486).
Sin embargo, consideramos que al momento de la solicitud de registro se debe exigir no solo la prueba del primer uso sino también la prueba del uso actual del nombre comercial, demostrándose así que dicho uso no ha cesado y que por lo tanto no se ha extinguido el derecho exclusivo que surgió con su primer uso en el comercio.
Por lo tanto y tomando en cuenta que el derecho exclusivo sobre el nombre comercial se extingue cuando cesa su uso en el comercio o cesan las actividades de la empresa que lo utilizaba; el titular del nombre comercial que pretenda ejercer algún derecho referido a él, deberá acreditar su uso actual, situación claramente establecida por la legislación nacional en el artículo 216° del Decreto Legislativo 823. Entonces, podríamos preguntarnos:
¿De qué sirve tener el nombre comercial registrado si cada vez que uno pretenda oponerse al uso o solicitud de registro de un signo distintivo que consideramos afecta
4
Alberto BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, Apuntes de Derecho Mercantil, Navarra, Editorial Aranzadi S. A., 2004, p. 494.
5
Baldo KRESALJA ROSSELLÓ, La Propiedad Industrial, Evolución y Tratamiento Normativo en la Comunidad Andina y el Perú, Lima, Palestra Editores S.A.C., 2004. p 116.
nuestro derecho exclusivo (sobre nuestro nombre comercial) deberemos probar el uso actual que hacemos de él?
La respuesta considero que sería:
El registro del nombre comercial, le otorga protección a nivel nacional al signo utilizado como nombre comercial, con los beneficios que esto supone ante otros nombres comerciales no registrados, o cuando se pretende el registro de los mismos como marca de un signo confundible (situación que analizaremos más adelante).
Cuando se tiene un nombre comercial ya registrado, y se está ante un supuesto de uso o solicitud de registro de un signo distintivo que afecta el derecho exclusivo que se tiene; el solo certificado de registro demostrará el primer uso en el tiempo y por lo tanto será una prueba de mejor derecho.6 Debiendo solo presentarse medios probatorios que acrediten su uso actual en el comercio.
Puede constituir instrumento probatorio del uso de un nombre comercial, todo aquel documento, publicación, medio publicitario, o cualquier otro medio que demuestre el uso del nombre comercial en una fecha determinada.7
Este procedimiento se realiza ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, este o no registrado el nombre comercial, ya que como vimos el derecho exclusivo que representa nace ya desde su primer uso constituyendo desde ya un signo distintivo reconocido y cuya protección se puede invocar.
Incluso en el caso de signos distintivos cuyo registro representa la constitución del derecho exclusivo (como el caso de la marca), existen supuestos en los que el titular deberá demostrar el uso que realiza de su signo registrado para poder ejercer el derecho exclusivo que supone. Por ejemplo, en un procedimiento de oposición a la solicitud de registro de una marca, el solicitante puede interponer, como medio de defensa, una acción de cancelación por falta de uso contra la marca registrada sobre la cual se basará la oposición. En consecuencia, el titular que se oponía a la solicitud de registro en base al derecho exclusivo que tiene sobre una marca registrada, deberá ahora demostrar el uso que viene realizando de ésta en el comercio,8 con el riesgo de que sea cancelada total o parcialmente.9
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Por supuesto que la otra parte podría demostrar, en el caso de tratarse de un nombre comercial, que más bien ella utilizó primero dicho nombre comercial, recordemos que el derecho exclusivo en el nombre comercial surge con su primer uso. En consecuencia, el registro en el nombre comercial representa un medio probatorio de dicho primer uso.
7
Por ejemplo en la resolución N° 0140-2005/TPI-INDECOPI se valoraron como medios probatorios que demuestran el uso de un nombre comercial entre otros: copias fotostáticas de facturas, boletas de venta, fotografías publicitarias en las que aparece el local identificado con el nombre comercial; publicidad en Paginas Amarillas de Telefónica; vales de consumo con una determinada fecha de vencimiento; almanaques de bolsillo, copias de autorización municipal de funcionamiento, y reportes emitidos por entidades financieras y bancarias.
8
Decisión Andina 486, artículo 165°. 9
Sobre la cancelación parcial del registro de una marca, recomendamos consultar a: Patricia GAMBOA VILELA, “La cancelación de registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación
Por último, siendo el registro del nombre comercial posterior a su uso en el comercio, es más proclive a un supuesto de secondary meaning, situación por la cual una denominación (o incluso una figura, o un signo mixto) que no tendría aptitud distintiva si se solicitara a registro como marca (a no ser que haya adquirido distintividad al haber sido usada sin ser registrada y con el riesgo que esto supone), puede que con el transcurso del tiempo, que representó su uso en el comercio previo a su solicitud de registro, haya adquirido distintividad.10
4. La figura del riesgo de confusión
El riesgo de confusión representa una figura muy importante en el Derecho de la Propiedad Industrial, específicamente con respecto a los signos distintivos. Así como en el Derecho de la Competencia Desleal.
El Decreto Ley 26122 – Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, define que se considera riesgo de confusión:
Art. 8. - Actos de confusión: se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno.
El riesgo de confusión al que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, el producto, establecimiento o prestación, es suficiente para determinar la deslealtad de la práctica.
Para que se dé un supuesto de riesgo de confusión entre dos signos distintivos ya sea entre dos marcas; entre dos nombres comerciales o entre una marca y un nombre comercial o viceversa, debe existir una doble identidad o similitud (está última en un grado que se considera capaz de causar confusión) primero entre los signos y segundo entre lo que se pretende distinguir con dichos signos, ya sean productos o servicios en el caso de una marca; o una actividad económica, empresa o establecimiento mercantil en el caso de un nombre comercial. Es decir, lo que se pretende distinguir debe pertenecer en ambos casos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza11, o a clases consideradas conexas.
El riesgo de confusión, entre dos marcas (técnicamente el signo solicitado no tiene aún la categoría de marca), supone que un competidor pretende comercializar o comercializa ya, un producto o servicio pertenecientes a una clase en la cual ya existe una marca registrada con la cual resulta confundible.
parcial”, Revista de Derecho Administrativo Circulo de Derecho Administrativo, año 1, N° 2, diciembre 2006, Lima, pp. 225 –236.
10
Por ejemplo tenemos el caso del nombre comercial MAQUINARIAS S.A. con número de certificado (500-2003/OSD-RA-INDECOPI) que distingue una empresa distribuidora de productos de la clase 12 que abarca: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
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Si bien en numerosas resoluciones de la Oficina de Signos Distintivos así como del Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Industrial del INDECOPI se establece que dicha clasificación es meramente referencial; tanto en la solicitud de registro de una marca como en la de nombre comercial se exige que el solicitante indique en que clase realiza su solicitud.
La Decisión Andina 486 reconoce esta figura en las normas referidas a la marca de producto/servicio, estableciéndola como un impedimento para acceder al registro de acuerdo al texto del artículo 136° inciso a).
En cuanto al nombre comercial, esta figura es reconocida en el artículo 192° de dicho cuerpo normativo y representa el derecho del titular de un nombre comercial para oponerse al uso que se haga en el comercio de un signo distintivo confundible con su nombre comercial.
A continuación analizaremos que implica el riesgo de confusión en cuanto al nombre comercial, y cuándo su presencia es determinante para la suspensión del uso de un nombre comercial, o para su denegatoria de acceder a registro.
5. El análisis del riesgo de confusión en el nombre comercial
Cuando entre los signos que se analizan, para determinar el posible riesgo de confusión, se encuentra un nombre comercial ya sea utilizado o registrado, o ya sea limitado a un uso local (área de influencia determinada), o utilizado a nivel nacional; el análisis es particularmente distinto a cuando se analiza una marca y un signo solicitado como marca.
En primer lugar, el análisis deja de centrarse rígidamente en el análisis de los signos mismos y lo que éstos pretenden distinguir.
Por ejemplo cuando el análisis de riesgo de confusión se realiza entre una marca registrada y un signo solicitado como marca la Decisión Andina establece en su artículo 136° inciso a) que:
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaran indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación.
En dicho supuesto claramente se establece que el análisis no se centrará rígidamente entre los signos y el hecho de que éstos distingan productos o servicios en una misma clase o clases consideradas conexas.
Distinto es el caso en que exista un nombre comercial utilizado previamente a la solicitud de registro de una marca. A este respecto la Decisión Andina señala en su artículo 136 inciso b):
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaran indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…)
b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido o de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación.
De dicho texto se desprende que en este caso para determinar un posible riesgo de confusión se analizarán: los signos, su pertenencia a una misma clase o conexas, pero además se analizara, si las circunstancias que podrían presentarse en cuanto al uso de los signos serán o no susceptibles de causar riesgo de confusión o asociación.
Es aquí donde viene a tallar la extensión territorial o área de influencia del nombre comercial, y/o también la distintividad que haya adquirido mediante su uso en el comercio con respecto a su público consumidor específico lo cual le permite, a este último, diferenciar entre la actividad económica que distingue el nombre comercial y la que distinguirá la nueva marca registrada por más de que los signos sean idénticos.
5.1 Determinación previa de la zona o área de influencia del nombre comercial
Siendo el registro del nombre comercial un acto declarativo del derecho exclusivo que su titular ya posee sobre la denominación (figura o signo mixto) que viene utilizando para distinguir a una determinada actividad económica, empresa o establecimiento mercantil en una zona o área de influencia determinada. Se puede llegar a determinar que entre dos nombres comerciales semejantes o inclusive idénticos podría no presentarse un supuesto de riesgo de confusión siempre que ambos posean su propia zona de influencia.
Por otro lado, podrán coexistir inclusive una marca registrada y un nombre comercial idénticos, utilizado este último con anterioridad. Esto debido a que el público consumidor ubicado dentro del área de influencia del nombre comercial ya lo distingue adecuadamente y no lo confundirá con la marca que ahora distingue un producto o servicio a nivel nacional.
Por ejemplo: supongamos que en el distrito de San Jerónimo en el Cusco existe desde hace 100 años una muy conocida tienda de quesos, leche y yogurt denominada
Gloria (llamada así por el nombre de la primera dueña). Dicho supuesto nunca hubiera representado justificación para que los dueños de dicho establecimiento hubiesen presentado una oposición al registro de la marca de producto GLORIA reconocida a nivel
nacional. Esto debido a que, y siempre desde la perspectiva del consumidor, no existe riesgo de confusión alguno por más que exista identidad gráfica y fonética entre los signos y entre lo que distinguen.
El supuesto anterior nos permiten reconocer que cuando se está ante un nombre comercial y se va a analizar el riesgo de confusión que se podría generar entre este y otro signo, se debe determinar previamente su área o zona de influencia para determinar así cual es su público consumidor real. Si por el contrario analizáramos primero los signos en conflicto se podría cometer el error de determinar que ambos son confundibles sin considerar que ambos tienen públicos consumidores reales, que diferencian perfectamente entre ambos y que por ende no se presenta un riesgo de confusión.
5.2 El riesgo de confusión debería analizarse cuando el nombre comercial empieza a utilizarse en el comercio
Consideramos que el análisis de riesgo de confusión entre una marca registrada o un nombre comercial utilizado con anterioridad (alegado obviamente por los titulares de cualquiera de ellos), y un nombre comercial que recién se introduce en el comercio, se realizará, justamente, cuando este empieza a ser utilizado en el comercio y es reconocido y considerado confundible.
Precisamente, debido a que un nombre comercial es usado previamente en el comercio, antes de ser solicitado su registro, y, precisamente, porque mediante dicho uso es que adquiere distintividad dentro de una determinada área de influencia; los medios de defensa del titular de un signo distintivo, que considere vulnerado su derecho exclusivo, en un primer momento, están destinados a evitar el uso de este nuevo.
5.2.1 Supuestos de riesgo de confusión entre dos nombres comerciales
El titular de un nombre comercial previamente utilizado dentro del área de influencia sobre la que ahora se empieza a utilizar un nuevo nombre comercial confundible, y que distingue las mismas actividades económicas que el primero, posee el derecho de oponerse al uso de este nuevo signo de acuerdo a lo establecido en el artículo 192° de la Decisión Andina 486 y el artículo 208° del Decreto Legislativo 823.
Obviamente quien se sienta afectado por la aparición en el comercio de un nombre comercial “X” al que considera confundible con el nombre comercial que utiliza y sobre el que tiene un derecho exclusivo, tratará de impedir la continuidad de su uso desde un comienzo y no esperará a que este segundo nombre comercial sea solicitado a registro para recién oponerse a su uso.
Por lo tanto, el nombre comercial “X” utilizado en el comercio, dentro de una determinada zona de influencia, y sobre el cual no se ha iniciado un procedimiento para suspender su uso, podría haber adquirido (en principio no necesariamente), distintividad al momento de su solicitud al registro; y, por lo tanto, si como signo goza ya de distintividad (siempre dentro de su área de influencia), ya no existe de riesgo de confusión alguno, que se pueda alegar en su contra; requiriéndose ahora, solamente, la demostración de la fecha de su primer uso para que acceda a registro.
En este orden de ideas, consideramos que sería muy poco probable un supuesto en el que un nombre comercial confundible con otro utilizado o registrado previamente, no haya sido objeto de objeción en cuanto a su uso y recién sea objetado al momento de su solicitud a registro (con el riesgo de que para entonces haya adquirido distintividad dentro de una determinada área de influencia). Si realmente existe algún titular de algún signo distintivo que siente vulnerado su derecho exclusivo sobre tal se opondrá desde que el nuevo nombre comercial sale al comercio.
5.2.2 Supuestos de riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca registrada
En la relación entre un nombre comercial y una marca registrada se pueden presentar los siguientes supuestos en los que ambos pertenecen a la misma clase o conexas:
Primero: tenemos una marca solicitada a registro y un nombre comercial solicitado a registro que viene siendo utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca y dentro de un área de influencia local y determinada.
Consideramos que sobre ambos signos podría existir un derecho exclusivo en favor de sus respectivos titulares. En cuanto al nombre comercial, dicho derecho se adquirió con su primer uso en el mercado y con respecto a su zona de influencia efectiva, y en cuanto a la marca cuando se obtenga el registro correspondiente.
En este supuesto consideramos, además, que no existe riesgo de confusión entre los signos y que el consumidor distinguirá plenamente entre ellos. Mientras el nombre comercial es conocido anteriormente a la aparición de la marca por un público consumidor de la marca; dicha marca representa a su vez un signo nuevo en el mercado a nivel nacional excepto para el limitado público que conoce al nombre comercial y que precisamente por dicho conocimiento no confundirá ambos signos.
Sin embargo, por su uso limitado a un área específica, el nombre comercial no podrá impedir el registro de la marca solicitada. Pero la duda está en: si el futuro titular de la marca registrada puede o no impedir el uso de dicho nombre comercial, facultado por el texto del artículo 154° inciso d) de la Decisión Andina 486 que textualmente dice: “Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. Creemos que no, pues dicho texto supone el uso repentino de un signo, con posterioridad al registro de la marca, y aquí no se da dicha situación.
En la resolución N° 0729-2004/TPI-INDECOPI se establece lo siguiente ante un supuesto de conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca:
(...) En este caso, el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro en una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tiene mayor trascendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca. No obstante lo anterior cabe resaltar que aun cuando la marca acceda a registro tendrá que respetar la zona de influencia del nombre comercial utilizado con anterioridad.
Coincidimos con lo establecido por el Tribunal, excepto en cuanto al posible riesgo de confusión, ya que nosotros consideramos que no se dará riesgo de confusión
en la realidad en tanto el único público que estará enfrente a ambos signos será el que ya conoce el nombre comercial utilizado previamente y podrá diferenciar plenamente entre ellos.
Segundo: tenemos una marca registrada y con posterioridad, dentro de una determinada área geográfica, se distingue una actividad económica con un nombre comercial idéntico y en la misma clase.
En este supuesto podría darse el caso de que el público consumidor que conoce el nombre comercial, no tenga problemas en distinguir entre ambos signos e inclusive dicho nombre comercial sobreviniente al registro de la marca podría ser utilizado muchos años con total normalidad antes de que el titular de la marca registrada tome conocimiento de su existencia.
Sin embargo, en este supuesto el titular de la marca registrada podría invocar la presunción de riesgo de confusión que establece el artículo 154° inciso d) en casos de identidad entre los signos y lo que estos pretenden distinguir. Esto fundamentado en la seguridad jurídica que debe brindar el acceso al registro.
5.3 Que representa que no se haya presentado oposición al nombre comercial durante su uso, y que recién se presente cuando se solicita su registro
La ausencia de oposición previa al uso de un nombre comercial, “considerado confundible”, por parte del titular de otro nombre comercial previamente usado o de una marca registrada y el hecho de que recién se interponga oposición cuando el nombre comercial es solicitado a registro, se debería, en principio, a que no se tenía conocimiento del uso de este nombre comercial confundible que ahora se solicita a registro.
Inclusive, el interponer una oposición al registro del nombre comercial solicitado sin que antes se haya cuestionado su uso en el comercio demuestra que recién se habría tomado conocimiento de la presencia de éste con la publicación de su solicitud de registro. Entonces nos preguntamos: ¿existe fundamento para que prospere una oposición si ambos signos no competirán por un mismo público consumidor?.
En caso de tratarse de signos registrados consideramos que, pese a que el riesgo de confusión podría no darse en la realidad, es posible invocar la presunción de riesgo de confusión del artículo 154° inciso d) aplicable además en el caso de nombres comerciales registrados por medio del articulo 192° de la Decisión Andina 486 que establece que: será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155°, 156°, 157° y 158° en cuanto corresponda.
Sin embargo, cuando se trate de signos no registrados como es el caso de otro nombre comercial (con su propia y determinada área de influencia) no podrá oponerse al uso o registro de otro nombre comercial. Es más, mediante su propia oposición (recién al momento de la solicitud de registro y no cuando se inició su uso en el comercio), el opositor demuestra que su nombre comercial no era conocido por la
clientela específica del sector geográfico en el que éste posterior nombre comercial se venía utilizando y cuyo registro se ahora se solicita.12
6. Conclusiones
1. Cuando el conflicto entre signos distintivos, incluye a un nombre comercial, solo si se está en un supuesto en el que se comparte el mismo público consumidor dentro de un área geográfica determinada, se debe realizar un análisis de riesgo de confusión. Ya que de lo contrario, si no se comparte un mismo área de influencia, no habría público consumidor que corra el riesgo de confundir sus preferencias.
2. Entonces, nada impide la coexistencia de dos nombres comerciales incluso idénticos pero utilizados en dos espacios geográficos distintos, lo que determinaría que no exista posibilidad de que sean confundidos como uno solo por sus respectivos públicos consumidores. La duda está en si ambos por tener el mismo derecho de contar con un documento que certifique y pruebe su derecho podrían acceder a registro para así poder demostrar fehacientemente la fecha de su primer uso, y así ejercer cualquier acción relacionada con su derecho exclusivo.
3. Si es que el conflicto se da entre una marca registrada o un nombre registrado y un nombre comercial utilizado previamente dentro de una determinada zona de influencia, cuyo uso es previo al acceso a registro de los otros signos, se debería permitir su coexistencia pues no existe peligro de riesgo de confusión real. Siendo el público consumidor del nombre comercial no registrado, el único que se ve expuesto a ambos signos, pero siendo éste capaz de distinguir entre ambos.
De lo contrario se estaría obligando a quien solicite el registro de una marca o un nombre comercial e incluso a la administración, que se verifique en todo el país e incluso en toda la Comunidad Andina que no se viene utilizando un nombre comercial confundible con el signo ahora solicitado, y esto sin ningún fundamento pues en nada se afecta al consumidor con la presencia de dos nombres comerciales incluso idénticos pero que se utilizan en dos distintos espacios geográficos y dirigidos a dos distintos públicos consumidores o con una marca y un nombre comercial idénticos, cuando el público consumidor de este último puede distinguir plenamente entre ambos.
4. Incluso cuando el uso del nombre comercial no registrado es posterior al acceso a registro de otro nombre comercial o una marca, podría que no se dé un supuesto de riesgo de confusión. Sin embargo, y con la finalidad de garantizar la seguridad que debe brindar un registro, el titular de la marca o nombre comercial registrado podría invocar el supuesto de presunción de riesgo de confusión establecido en el artículo 155° inciso d) de la Decisión Andina 486.
12
Similar criterio siguió el tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual en la Resolución N° 387-1998-TPI-INDECOPI. En el expediente N° 259819, proceso en el cual el titular de un nombre comercial registrado en Colombia pretendía la nulidad del registro de una marca otorgada en el Perú, sobre la base de un nombre comercial, de su titularidad en Colombia, y que no tenía presencia real en el Perú.
En resumen, cuando se está analizando un conflicto en el que está presente un nombre comercial, se debe determinar si existe riesgo de confusión de acuerdo al área de influencia real de los signos, y si es que en realidad existirá un público consumidor que pueda verse afectado o si es que éste podría diferenciar plenamente entre dos signos inclusive idénticos.
La propia Decisión Andina 486, en cuanto a análisis de riesgo de confusión cuando se está ante un nombre comercial, no establece criterios de análisis rígidos referidos solo a los signos en conflicto y lo que éstos pretenden distinguir sino que siempre hace hincapié en que se determine la posibilidad real de riesgo de confusión tal como se evidencia del texto de los artículos 136° inciso b) y el artículo 192° en su primer párrafo.
