Hechos relevantes a) Los hechos:

Entre los principales hechos considerados rele- vantes en esta causa se encuentran los siguien- tes:

- El 6 de octubre de 1999, la sociedad Healthco Limited solicitó el registro del signo “YODODI- NE” (denominativo), para distinguir “produc- tos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”, de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

- El 29 de noviembre de 1999, la solicitud fue publicada de manera incorrecta en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 486, por cuanto se indicó que el signo solicitado era “YODO- SINE”.

- El 12 de enero de 2000, la sociedad BOEHRIN- GER INGELHEIM S.A. presentó observacio- nes en contra de la solicitud de registro, ale- gando que es titular de la marca “ISODINE” registrada para identificar productos de la cla- se 5.

- Asimismo, formularon observaciones las so- ciedades Laboratorios Biogen de Colombia, con fundamento en el registro de la marca “YODOPIN”, para identificar productos de la clase 5; Laboratorios Synthesis Ltda., con fundamento en el registro de la marca “YODO- SYN”, para identificar productos de la clase 5; y, Agribrands Purina Colombia S.A., cu- yos derechos posteriormente cedió a la so- ciedad Agribrands International, Inc., con fun- damento en el registro de la marca “IODOSI- NA”, para identificar productos de la clase 5. - El 29 de agosto de 2002, la solicitud fue publicada de manera correcta en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 519.

- El 9 de octubre de 2002, la sociedad BOEH- RINGER INGELHEIM S.A. ratificó su obser- vación a la solicitud de registro.

- El 10 de octubre de 2002, Laboratorios Biogen de Colombia ratificó su observación. Las de- más sociedades que inicialmente habían for- mulado observaciones, no hicieron ninguna manifestación.

- El 29 de octubre de 2003, la Jefe de la Divi- sión de Signos Distintivos expidió la Resolu- ción No. 30484, a través de la cual resolvió declarar infundadas las observaciones pre- sentadas y conceder el registro del signo “YODODINE” (denominativo) para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de Healthco Li- mited.

- El 10 de diciembre de 2003, la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. presentó re- curso de reposición y en subsidio el de apela- ción en contra de la Resolución No. 30484. - El 26 de febrero de 2004, la Jefe de la División

de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 4152, a través de la cual decidió el recur- so de reposición interpuesto confirmando la Resolución No. 30484.

- El 29 de octubre de 2004, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 27533, a través de la cual decidió confirmar la Resolución impugnada y declaró agotada la vía gubernativa.

b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “En los actos acusados se ha ignorado la existencia de factores que evidencian clara- mente, que sí habría lugar a generar riesgo de confusión para el público consumidor al momento de adquirir productos marca YO- DODINE, creyendo que se trata del producto ISODINE, o que son productos con un origen empresarial común”.

- “La expresión YODO NO es un factor rele- vante para evaluar la distintividad de YODO- DINE como marca”, desde que se trata de una expresión descriptiva y de uso común. - “las expresiones comparadas no tienen un

significado propio en idioma español”. - “Se evidencia en los actos acusados una

ausencia absoluta de una protección adecua- da al consumidor, al permitir la coexistencia

de marcas tan similares como ISODINE y YODODINE, identificando productos farma- céuticos pues se está generando riesgo para la salud de los consumidores”.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer- cio, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal:

- “(…) nos encontramos con dos signos deno- minativos que identifican productos de la cla- se 5, Marcas de las llamadas ‘farmacéuti- cas’, respecto de las cuales sin embargo la Superintendencia realizó el examen de con- junto, partiendo de las reglas generales esta- blecidas por las normas legales vigentes y la jurisprudencia acerca de la confundibilidad, encontrándose que en conjunto las expresio- nes confrontadas no generan confusión direc- ta ni indirectamente en el público consumi- dor, muy a pesar de las letras que comparten y precisamente porque los elementos adicio- nales hacen una diferencia fonética y literal suficiente, de tal manera que las marcas pue- den coexistir. Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, (…) ambas son expresio- nes de fantasía diferentes, de tal manera que tampoco existe entre ellas la posibilidad de generar confusión en el público consumidor”. - “Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener para las marcas farma- céuticas, es decir operando de forma fraccio- nada y sin tener en cuenta que tiene en co- mún el sufijo ODINE, y atendiendo a la sílaba tónica DI, tenemos que aunque la marca soli- citada está estructurada por 8 letras diferen- ciándose en la raíz YOD, la estructura visual- mente se hace diferente y diferenciadora”. - “En cuanto a las semejanzas o similitudes de

los signos en el caso de las marcas farma- céuticas aunque el sufijo es el mismo, las letras de las palabras y la raíz no son seme- jantes y el elemento diferenciador que no las hace iguales ni semejantes y que, por tanto las hace diferentes, vuelve y se reitera, es la partícula YOD”.

d) Tercero interesado

La sociedad Healthco Limited, considerada como tercero interesado, contestó la demanda en los siguientes términos:

- “En el caso que nos ocupa es claro que el consumidor no se encuentra desprotegido, frente a la posibilidad de encontrar en el mercado los productos correspondientes a las marcas YODODINE e ISODINE, simple- mente porque ellos no son confundibles para consumidores que sepan leer y escribir”. - “(…) los productos distinguidos con las mar-

cas ISODINE y YODODINE, son productos que se expenden sin fórmula médica, que se encuentran en los estantes de los super- mercados, al igual que las galletas o los pa- ñales, porque su contenido no implica un gran riesgo para la salud de los eventuales consumidores, de donde se desvirtúa la teo- ría citada adelante en la demanda, respecto de que el estudio de las marcas para pro- ductos farmacéuticos debe ser más prolijo. Dicha teoría es cierta y debe ser aplicada, pero respecto de aquellos productos farma- céuticos que requieran de fórmula médica para poder ser expendidos, ya que en la confusión de tales productos sí se encarna un eventual riesgo para la salud del consu- midor. Pero en aquellos productos que cir- culan libremente en las tiendas, cuál sería la razón de un mayor rigor al hacer el estu- dio, si el cliente tiene a la mano diversos productos para comparar y ellos no son potencialmente peligrosos con un uso ade- cuado?”.

- “El hecho de que una expresión sea evoca- tiva, no le quita como elementos de distinti- vidad respecto de otras expresiones dife- rentes, sus contenidos fonéticos, grafológi- cos o morfológicos”.

- “(…) la demandante no puede pretender el derecho a la exclusividad del sufijo DINE, que como quedó demostrado es de uso muy común, en productos farmacéuticos por lo cual evoca en la mente de los consumidores la presencia de un producto de tal índole”. - “(…) la marca YODODINE, evoca por su

prefijo YODO al elemento químico, y por su sufijo DINE a un producto farmacéutico de donde le queda claro al consumidor que se trata de un producto farmacéutico que con- tiene yodo, obviando así cualquier riesgo de confusión en el mercado, como lo pretende hacer creer la demanda”.

Las sociedades Laboratorios Biogen de Co- lombia S.A.; Laboratorios Synthesis Ltda.; y, Agribrands International, Inc., de acuerdo

al informe presentando por la consultante, no contestaron la demanda.

CONSIDERANDO: