Proceso 2-IP-2010.- Interpretación Prejudicial de los artículos 3, párrafo 12 y 4 literales g) y k) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de los artículos 1 y 52 de la misma Decisión. Caso: Derechos de autor. Proceso interno AP. Nº 5129-2008 .. Proceso 7-IP-2010.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 de la men-cionada Decisión, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Conten-cioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “SANTANA” (denominativa). Actor: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Expediente Interno: Nº 2007-00411 ... Proceso 8-IP-2010.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 136 literal a) de
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Pri-mera, de la República de Colombia. Actor: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. Marca: “TESALIA” (mixta). Expediente Interno: Nº 2006-00052 ... Proceso 3-IP-2010.- Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 de la mencionada Decisión, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colom-bia. Marca: “EVERYVAN” (denominativa). Actor: PINTURAS EVERY LIMI-TADA. Expediente Interno: Nº 2006-00171 ... Proceso 16-IP-2010.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal d) y 83
literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Conse-jo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Admi-nistrativo, Sección Primera. Actor: BOEHRINGER INGELHEIM S.A. Mar-ca: “YODODINE” (denominativa). Expediente Interno N° 2005-0105 ... Proceso 34-IP-2010.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a)
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicial, de oficio, de los literales f) y g) del artículo 135 de la misma Decisión. Marca: ROCOTO (denominativa). Actor: sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. Proceso interno Nº 2006-0373 ...
Para nosotros la Patria es América
S U M A R I O
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil diez.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, sobre el “artículo 3º, párrafos 12 y 14, y artículos (sic) 4º párrafos G y K de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…)”, dentro del proceso interno AP. Nº 5129-2008;
El auto de 10 de febrero de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos con-templados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, com-plementados con los documentos incluidos en anexos.
a) Partes en el proceso interno
Demandante: LOST INTERNATIONAL LLC. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Tercero interesado: señora LIDIA MARCHENA CABADA.
b) Hechos
1. Por escrito de 3 de noviembre de 2005, la em-presa LOST INTERNATIONAL LLC. interpu-so, ante la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI, denuncia por infracción al dere-cho de autor en contra de la señora LIDIA MARCHENA CABADA por actos de repro-ducción de su creación consistente en la fi-gura de un planeta.
2. Por Resolución Nº 304-2005/ODA-INDECOPI, de 16 de diciembre de 2005, la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI, decidió “Declarar IMPROCEDENTE la denuncia in-terpuesta por LOST INTERNATIONAL LLC. CONTRA LIDIA MARCHENA CABADA, sobre presunta infracción a la legislación de dere-chos de autor (…)”.
3. Contra dicha Resolución, LOST INTERNA-TIONAL LLC. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelec-tual del INDECOPI que, por Resolución Nº 0630-2006/TPI-INDECOPI, de 18 de mayo de 2006, decidió: “CONFIRMAR la Resolución Nº 304-2005/ODA-INDECOPI (…)”.
4. LOST INTERNATIONAL LLC. interpuso de-manda contencioso administrativa, contra la Resolución 0630-2006/TPI-INDECOPI. Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Pri-mera Instancia, Resolución número VEINTE, de 14 de marzo de 2008, emitida por la Pri-mera Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justi-cia de Lima, que declaró “INFUNDADA la demanda en todos sus extremos (…)”. 5. Contra dicha Providencia LOST
INTERNA-TIONAL LLC. interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido por la misma Primera Sala Especializada de lo Contencioso Admi-nistrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.
6. El mencionado recurso de apelación fue co-nocido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que, por Providencia de 11 de agos-to de 2009, determinó que “resulta necesario suspender la tramitación del presente proce-so judicial, a efectos de proce-solicitar un informe de la Comunidad Andina, respecto a la co-rrecta interpretación del artículo 3º, párrafos 12 y 14, y artículos (sic) 4º párrafos G y K de
PROCESO 002-IP-2010
Interpretación Prejudicial de los artículos 3, párrafo 12 y 4 literales g) y k) de la
Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Sala
Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e
interpretación de oficio de los artículos 1 y 52 de la misma Decisión.
Caso: Derechos de autor. Proceso interno AP. Nº 5129-2008.
la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo que va a coadyuvar a dilu-cidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado organis-mo emita el informe correspondiente (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda LOST INTERNATIONAL LLC. en su escrito de demanda, manifiesta que:
1. La Ley exige como requisitos para estable-cer si existe o no obra autoral los siguientes requisitos: “Que la obra sea producto del in-genio humano y de naturaleza, artística, cien-tífica y literaria. Que sea original. Que sea susceptible de ser divulgada”.
2. Por lo tanto, “cuando alguien solicita a un ente administrativo la protección de su dere-cho autoral, se presume que éste posee las características de personal, original y sus-ceptible de divulgación y de reproducción, y quien niegue la calidad de original de la obra cuya protección se solicita, debe probar su dicho”.
3. El hecho de que “no importa la calidad litera-ria o artística para establecer si una obra cumple con los requisitos para ser considera-da obra autoral, está contenido en la Deci-sión 351, Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, artículo primero (…). En conse-cuencia, queda demostrado que no importa el mérito artístico de la obra, para determinar si constituye o no obra autoral”.
4. Sin embargo, el INDECOPI declaró improce-dente su solicitud sosteniendo “que la obra cuya protección se solicitaba; ‘Figura de Pla-neta’, no es susceptible de ser considerado obra autoral (…)”. Por lo que el INDECOPI “no analizó si la obra autoral es personal, originaria y susceptible de divulgación o re-producción. El Tribunal de Indecopi, aplicó un criterio teleológico de causas finales (…)”. Agrega que “el concepto de originalidad es distinto al de novedad, dos o más autores pueden dibujar un mismo paisaje y sus obras no dejaran (sic) de ser ‘obras autorales’ por-que sean casi idénticas entre sí (…)”. 5. Sobre la base de lo anterior solicitamos se
tenga en consideración “que la originalidad
se presume y que en consecuencia quien la alega debe probar su afirmación. El tribunal de Indecopi no ha presentado una sola prue-ba destinada a demostrar que la obra FIGU-RA DE PLANETA, no es original. Lost Inter-national LLC. ha presentado por su parte 2 pruebas irrefutables de la calidad de obra autoral de la obra FIGURA DE PLANETA y éstas son: a. El hecho que no exista ninguna representación ni del planeta Saturno ni de ningún otro planeta que esté constituida por el siguiente dibujo (…). Ello basta para de-mostrar que la obra es original, por cuanto es un dibujo de cómo el autor del mismo, repre-senta un planeta. B. El hecho que en los Estados Unidos de América, la obra FIGURA DE PLANETA esté registrada como Obra au-toral a favor de Lost International LLC (…)”. 6. Como fundamentos de derecho se debe
ob-servar el Convenio de Berna del cual son miem-bros Estados Unidos de América y Perú. d) Fundamentos jurídicos de la contestación
a la demanda
El INDECOPI contesta la demanda y manifies-ta:
1. Que el proceso versa sobre el hecho de que “la autoridad administrativa del INDECOPI le habría denegado la calidad de obra autoral de la ‘Figura de Planeta’, en base a un crite-rio que la ley no establecería como válido para determinar si estaríamos o no ante una obra autoral”.
2. Que sobre la base de los artículos 1, 3 y 4 de la Decisión 351 “es que a partir de una apre-ciación del referido dibujo de la demandante, resulta en extremo fácil advertir que la mis-ma ha sido elaborada tomis-mando la idea de la representación de un planeta, el que podría tratarse de Saturno, dado que comúnmente se conoce que dicho planeta del sistema solar se encuentra rodeado por anillos visi-bles desde la tierra (…) por ende considerarla una obra llevaría a que ninguna otra persona pueda representar al planeta Saturno o a cual-quier otro planeta con una esfera rodeada de manera oblicua por un anillo”.
3. Que “el referido dibujo ostenta la figura de un planeta, toda vez que constituye una forma de representación usual del planeta Saturno,
por cuanto se aprecia en ella un elipse de color negro y en el lado izquierdo una parte blanca como consecuencia del reflejo del sol, y por el centro de la elipse en forma oblicua se aprecia el anillo del planeta SATURNO (…). Es decir, tratándose de una representa-ción usual del planeta Saturno, y que por ende resulta carente de originalidad, el referi-do dibujo no podía constituir una obra protegi-da por la legislación de derechos de autor, sin perjuicio de la protección que ésta pueda obtener como signo distintivo al amparo de la ley de propiedad industrial”.
4. En consecuencia “El diseño denominado FI-GURA DE PLANETA, no posee originalidad suficiente para ser considerada una obra, ra-zón por la que no se puede pretender, que la misma sirva de sustento par amparar la su-puesta comisión de un hecho infractorio a la legislación de derechos se (sic) autor”. La señora LIDIA MARCHENA CABADA, terce-ro interesado en el pterce-roceso, contesta la deman-da manifestando:
1. Como antecedentes previos que: a. Lost International LLC, presentó “oposición a la solicitud de registro de la marca de producto LOST ENTERPRISES COMPANY solicitada por LIDIA MARCHENA CABADA (…) alegan-do ser titular de la marca de producto LOST y logotipo (…) atribuyéndose titularidad sobre el término débil o común Lost, que según aduce tiene registrado en los E.I. de A. como obra autoral denominada FIGURA DE PLA-NETA (…)”. Dicho trámite quedó suspendido mientras se resolvía una “CANCELACIÓN por falta de uso de la marca LOST y logo, inter-puesta por (…) LIDIA MARCHENA CABADA (…)”.
2. “En el presente proceso se discute si es vá-lido o no lo resuelto tanto por la Primera Ins-tancia como en la Segunda InsIns-tancia del IN-DECOPI disponiendo la improcedencia de la oposición interpuesta por Lost International LLC, en contra de LIDIA MARCHENA CABA-DA (…)”.
3. Que, “Alegar, tal como lo hace la demandan-te, que una resolución es inválida porque deniega su presunción, resulta inconsistente y contraria al derecho marcario. Así, corres-ponderá a la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, dilucidar en el
presente proceso, si el derecho autoral de la accionante resulta o no confundible con mi marca figurativa pues la marca de producto en que basó su oposición fue cancelada (…)”. 4. Que el artículo 136 de la Decisión 486 “esta-blece claramente cuáles son los criterios apli-cables para determinar la posibilidad de con-fusión entre signos”.
5. Que “En cuanto al registro otorgado a la ac-cionante por la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos de América (…) el Convenio de Berna para la Protección de la (sic) Obras Literarias y Artísticas ha estable-cido el principio de independencia de la pro-tección de los Estados miembros otorgan a las creaciones que consideren protegidas, lo que implica que la protección concedida por un Estado no significa que otro Estado miem-bro de la Unión de Berna necesariamente deba aplicar la misma protección (…)”. 6. Que por lo tanto “se concluye que la creación
FIGURA DE PLANETA no posee originalidad suficiente para ser considerado una marca (sic). En tal sentido, no podría atribuirse a nuestra parte una conducta infractora a los derechos de autor del denunciante en aten-ción a que el elemento sobre el cual se ha sustentado la oposición no es protegible por el Derecho de Autor”.
CONSIDERANDO:
Que, las normas contenidas en los artículos 3, párrafos 12 y 14; y, 4 literales g) y k) de la De-cisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Car-tagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el lite-ral c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comu-nitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo esta-blecido por el artículo 32 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, en vista de que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita la interpretación prejudicial en la apelación, es decir, en la segunda y última instancia ordinaria, se procedió a admitir la pre-sente interpretación prejudicial;
Que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 3 párrafo 12 y 4 literales g) y k) de la Decisión 351; y, de conformidad a lo dispuesto por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 1 y 52.
Que, las normas objeto de la interpretación pre-judicial se transcriben a continuación:
Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
“Artículo 1.- Las disposiciones de la presen-te Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artís-tico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino.
Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión.
(…)
Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por:
(…)
Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, sus-ceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.
(…)
Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan
reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que inclu-ye, entre otras, las siguientes:
g) Las obras de bellas artes, incluidos los di-bujos, pinturas, esculturas, grabados y li-tografías;
(…)
k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;
(…)
Artículo 52.- La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretacio-nes y demás producciointerpretacio-nes salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formali-dad. En consecuencia, la omisión del regis-tro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Deci-sión.
(…)”.
1. Primacía del Derecho Comunitario Andino frente a normas de derecho interno de los Países Miembros y de Derecho Inter-nacional.
Si bien el tema de la prevalencia del Derecho Comunitario Andino no es controvertido directa-mente en el caso concreto, sin embargo, este tema será abordado por el Tribunal, en vista de que la demandante LOST INTERNATIONAL LLC. argumenta parte de su demanda en el Convenio de Berna y en el Decreto Legislativo 822. El Acuerdo de Cartagena, en su artículo prime-ro, sostiene que los objetivos y los valores so-ciales que presiden el proceso de integración Subregional se orientan a “(…) promover el de-sarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, median-te la inmedian-tegración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latino-americano … Asimismo, son objetivos de este
Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacio-nal; fortalecer la solidaridad Subregional y re-ducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros (…) Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión (…)”.
“El principio fundamental del Derecho Comuni-tario Andino, es el Principio de la “Supremacía del Derecho Comunitario”, el mismo que en-cuentra su apoyo en otros, como los de: “Efica-cia Directa del Ordenamiento Jurídico Comuni-tario”, “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y “Autonomía del Ordenamien-to Jurídico Andino”.
Este Tribunal ha manifestado en reiterada juris-prudencia la prevalencia de la que goza el orde-namiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miem-bros y respecto de las normas de derecho inter-nacional, en relación con las materias que regu-la el orden comunitario. En este marco ha esta-blecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el dere-cho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional.
Primacía del Derecho Comunitario frente a normas de derecho interno de los Países Miembros.
En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal ha declarado que: “en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la re-gla interna queda desplazada por la comunita-ria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comu-nidad. En otros términos, la norma interna resul-ta inaplicable, en beneficio de la norma comuni-taria (...) no se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias
competencias formas peculiares de crear y ex-tinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables. Se trata, mas propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inme-diata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas (...)”. En definitiva, frente a la nor-ma comunitaria, los Países Miembros “(...) no pueden formular reservas ni desistir unilateral-mente de aplicarla, ni pueden tampoco escudar-se en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el in-cumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario. No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos ‘a no adop-tar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstacu-licen su aplicación (…)’” (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839 del 25 de setiembre de 2002, citando al Proceso N° 7-AI-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 490 de 4 de octubre de 1999).
Dentro de este análisis debemos ponderar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino que, en ningún momento dudó sobre la impor-tancia vital de hacer prevalecer el principio de primacía como sustento del ordenamiento jurí-dico comunitario, sin descuidar la interrelación existente entre el ordenamiento comunitario y el nacional en virtud de la cual ambos se comple-mentan, toda vez que el primero por sí solo no estaría en condiciones de realizar los objetivos perseguidos por la Comunidad Andina y conse-cuentemente requiere para su ejecución contar con la cooperación de los ordenamientos jurídi-cos nacionales.
La preservación del orden y ordenamiento jurí-dico comunitario se sustenta en los principios y obligaciones contenidos en el artículo 4 del Tra-tado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como en las competen-cias que se le atribuyen al órgano jurisdiccional comunitario de las cuales derivan el conoci-miento y decisión de los recursos y acciones previstos en el referido Tratado.
A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de dere-cho interno, de manera que allí donde se trate
de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración de-berá acudirse al ordenamiento jurídico comuni-tario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Proceso 06-IP-93, del 17 de febrero de 1994, publicado en la G.O.A.C. Nº 150, del 25 de marzo del mismo año).
Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad, el Tribu-nal ha declarado inadmisible el tratamiento modificatorio, por vía de derecho interno, de materias específicamente disciplinadas por el orden jurídico de la Comunidad, “(…) pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legisla-ción nacional modifique, agregue o suprima nor-mas sobre tales aspectos (...) Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración (…)” (Proceso 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año).
Además, el Tribunal ha señalado que los princi-pios de primacía y aplicación directa del ordena-miento jurídico de la Comunidad “(…) no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su terri-torio de las normas comunitarias. Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en nor-mas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el en-tendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídi-co jurídi-común, sino de tantos ordenamientos cuan-tos Países Miembros existieran. El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del comple-mento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria” (Proceso 07-AI-99, del 12 de noviembre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 520, del 20 de diciembre del mismo año).
Primacía del Derecho Comunitario frente a normas de Derecho Internacional.
En efecto, el Tribunal ha manifestado “En el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial,
puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competen-cia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarro-llar su actividad reguladora, sin que pueda decir-se, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando el derecho comunitario —por aplicación de sus características ‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia— la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo (...)”. (Proceso 1-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 257, de 14 de abril de 1997). Aclarándose que dentro del orde-namiento interno se encuentran los Tratados y convenios suscritos por el País Miembro en materia internacional.
En lo relativo al compromiso de los Países Miem-bros con el ordenamiento jurídico de la Comuni-dad Andina, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “Al suscribir el Acuerdo de Cartagena, por medio del cual se puso en marcha el proceso de integración inicialmente (…) los países firmantes adquirieron un compro-miso de carácter internacional que trasciende los principios y características del derecho in-ternacional tradicional, puesto que a más de respetar y cumplir las cláusulas establecidas en el referido Acuerdo se obligaron, dentro del marco de los principios y características pro-pios del derecho comunitario, a cumplir con el ordenamiento jurídico que se establecía a partir del Tratado Constitutivo y que se estructuraba además, sobre la base de las normas jurídicas supranacionales que se iban generando por los distintos organismos comunitarios (...)”. (Proce-so 7-AI-98, publicado en la G.O.A.C. N° 490, de 4 de octubre de1999).
En virtud de los principios de autonomía y pri-macía, las normas del ordenamiento comunita-rio —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de ma-nera uniforme, en todos los Países Miembros. Por tanto, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacio-nal, no pueden menoscabar o contrariar los im-perativos comunitarios. De allí que la Comuni-dad, si bien no se encuentra vinculada por los tratados que celebren individualmente los
Paí-ses Miembros, como ha sido el caso del Conve-nio de Berna, puede tomarlo como una referen-cia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo.
2. Del objeto de la protección de los dere-chos de autor. Del alcance de la protec-ción. Requisitos para que una obra sea protegida: La originalidad.
El derecho de autor protege todas las manifes-taciones originales, literarias, artísticas y cien-tíficas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percep-ción sensorial y puedan ser objeto de reproduc-ción por cualquier medio apto para tal finalidad. Es un derecho que se ejerce sobre un bien in-material soportado en obras de naturaleza artís-tica, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes orde-namientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordena-miento comunitario andino donde este derecho se regula por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En palabras de Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y refe-rido a todo el mundo; a diferencia de los dere-chos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Cha-rria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia. Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21).
Al referirse al objeto de la protección que brin-da el derecho de autor es importante mencionar que se entiende por “autor”, por “obra” y por “publicación” en la legislación andina, los cua-les a voces del artículo 3 de la Decisión 351, son definidos como “Autor: Persona física que realiza la creación intelectual”; “Obra: toda crea-ción intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulga-da o reproducidivulga-da en cualquier forma”; y, “Publi-cación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre la dispo-nibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, tenien-do en cuenta la naturaleza de la obra”.
El Tribunal ha sostenido “También doctrinaria-mente se han elaborado algunas nociones de lo
que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: ‘una creación de la inteligen-cia, con notas de originalidad y significación (…). Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y expre-se, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos pú-blicos y reproducidos (...) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individua-lidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral. (EMERY, Miguel Ángel. ‘PRO-PIEDAD INTELECTUAL’. Editorial Astrea. Ar-gentina. 2003. Pág. 11)’. (Proceso Nº 139-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1057, de 21 de abril de 2004).
La doctrina menciona asimismo, algunas carac-terísticas de la “obra” como objeto del Derecho de Autor, entre las que se destaca:
“1. Que el resultado de la obra debe ser el re-sultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario artístico o científico. 2. Que esa protección es reconocida con
inde-pendencia del género de la obra, su forma de expresión mérito o destino.
3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”. (Antequera Parilli, Ricardo. “El Nuevo Regimen del Derecho de Autor en Venezuela” Autoralex. Venezuela. 1994. Pág. 32).
En similar sentido, Baylos Corroza enfatiza so-bre el elemento o característica de originalidad como supuesto necesario para que pueda ha-blarse de obra y de derecho de autor al exponer que: “la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro. Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva”. (Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho In-dustrial. Editorial Civitas. 2ª edición. 1993). La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la
existencia del derecho y el sujeto que se bene-ficia de esta tutela legal es el autor de la crea-ción intelectual.
El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser di-vulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios y, hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas mencio-nando en el literal a) las obras expresadas por escrito, aunque omite dar el concepto de ellas. Sin embargo, se puede decir que éstas son creaciones que se materializan a través del em-pleo de signos gráficos que permiten su lectura y comprensión. Es decir, el artículo 4 establece que la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Se entiende por reproducción la fijación de la obra, es decir, la incorporación de sus signos, sonidos o imáge-nes en una base material que permita su per-cepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella, y por divulga-ción el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14 de la Decisión citada).
Dentro del Capítulo II de la Decisión 351, ahora analizado, también, se consideran obras, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, siempre y cuando, se cumpla con el requisito esencial de contar con la autorización del autor original, cuyos dere-chos de autor seguirán siendo protegidos (artí-culo 5). La norma comunitaria protege los dere-chos de autor independientemente de la propie-dad del objeto material en el cual esté incorpo-rada la obra. Además, la Decisión 351 reconoce que el objeto específico y exclusivo de protec-ción no son directamente las ideas del autor, sino la forma a través de la cual tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra literaria, artística o científica (artículo 7).
La obra protegida debe ser original con caracte-rísticas propias que la hagan diferente; cabe mencionar, que las ideas son universales y pue-den divulgarse sin restricción alguna; la doctri-na señala que “Udoctri-na simple idea, cualquiera sea su valor, no está protegida, lo cual permite decir que la ley tiene en consideración la forma del derecho de autor y no el fondo”. (Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Derechos de Autor. Editorial
Temis. Colombia. 1998. Pág. 12); esto significa que se protege la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas. Sobre el tema se agrega que: “Con reconocer al autor el derecho de propiedad, no se le declara propietario de las ideas en sí mismas, sino de la forma enteramente original e individual que les ha dado, cosa suya y de que debe disponer, en atención a la propiedad que sobre ella tiene y al servicio que, poniéndola en circulación presta”. (Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurí-dica. Tomo III. Editado por Francisco Seix. Bar-celona. 1951. Pág. 137).
El Tribunal, también ha dicho “De los textos ci-tados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protec-ción no depende del mérito de la obra o de su destino (Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”. Ediciones Unesco-Cerlalc-Zavalia, 1993, p. 61), ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para produ-cirla (Antequera Parilli, Ricardo: “Derecho de Autor”. Tomo 1, Servicio Autónomo de la Propie-dad Intelectual, Caracas, 1999, p.127), sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso”. (Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195, de 11 de ma-yo de 2005).
Diferencia entre originalidad y novedad. En el presente proceso, la demandante argu-menta que se debe tomar en cuenta la diferen-cia entre originalidad y novedad.
En este sentido el Tribunal ha manifestado que: “Para que llegue a tener entonces el carácter de “creación”, es necesaria la “originalidad”, que no es sinónimo de “novedad”, sino de “individuali-dad”, vale decir, “que exprese lo propio de su autor, que lleve la impronta de su personali-dad”, cuestión de hecho que debe examinarse en cada caso y, en el presente, por el juez nacional. V.: LIPSZYC, Delia: “Derecho de Au-tor y Derechos Conexos”. UNESCO/CERLALC/ ZAVALÍA. Buenos Aires, 1993. pp. 65-66. (Pro-ceso 10-IP-99).
Como se dijo supra, sobre la originalidad ya se ha pronunciado este Tribunal al afirmar que: “La originalidad -en el sentido de ‘individualidad’-como requisito existencial de la ‘obra’ objeto del derecho de autor, no constituye solamente una elaboración doctrinaria, sino que es recogida en el plano del derecho positivo (…)” (Proceso 32-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 416 de 15 de marzo de 1999, marca TERMINATOR).
En efecto, el requisito de originalidad se refiere a que la obra se diferencie claramente de obras de terceros, ya que el autor le ha impreso sus rasgos propios.
El INDECOPI hace referencia a la “representa-ción usual” de la obra. Al respecto cabe aclarar, que la norma comunitaria no hace referencia a lo que se debe o no considerar como una repre-sentación usual o, si en alguna medida ésta constituiría en óbice para dar protección a un Derecho de Autor, por lo tanto, se entiende que de acuerdo a la Decisión 351, no importa si la obra constituye o no una representación usual, siempre y cuando la obra cumpla con el requisi-to de originalidad, sin perjuicio de la protección que pueda obtener como signo distintivo. Por su parte, Lipszyc expresa que “no se re-quiere que la obra sea novedosa, a diferencia de lo que ocurre en el instituto de las invenciones. En este último campo, la novedad es un requisi-to para acceder a la protección que el derecho de patentes otorga (…) las obras también pue-den ser novedosas, pero el derecho de autor no exige la novedad como una condición necesaria de la protección”. (Lipszyc, Delia. Derechos de autor y derechos conexos, op cit. P. 65). Por lo tanto, mientras que “(…) la novedad alu-de a contenidos (y por eso las invenciones son patentables en cuanto constituyan una solución técnica novedosa y no por la manera como se exterioricen, la originalidad apunta a formas de expresión o, en su caso, a selección o disposi-ción de contenidos”. (Antequera Parilli, Ricardo. Estudios de Derechos de autor y derechos afi-nes. Editorial Reus S.A. pp. 54 y 55).
De esta forma, la novedad como requisito de patentabilidad, ha sido recogida por el Tribunal, en sentido de que la novedad de una invención es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al
públi-co en cualquier lugar (divulgación simple y nove-dad absoluta).
En consecuencia, y como se puede observar en lo arriba expuesto, la originalidad es el requisito primordial para que una obra sea considerada como tal y, en consecuencia, para que sea protegida, mientras que la novedad no constitu-ye un requisito para la protección de una obra. Es importante señalar que la originalidad es una cuestión de hecho librada a la correcta interpre-tación judicial, además, se agrega que siempre existe la presunción de originalidad, lo que sig-nifica que quien niegue la originalidad de una obra, debe probarla.
3. La protección del derecho de autor sin necesidad de formalidad alguna. Regis-tro voluntario y obligatorio
Los derechos de autor abarcan el conjunto de potestades que al autor se le concede sobre su obra intelectual; la tutela de sus derechos nace con la creación expresada con originalidad. Es decir, que la ley protege la obra desde que existe. Al respecto se precisa que: “La protec-ción legal nace en principio, de la creaprotec-ción, sean cuales fueren el mérito y el destino de la obra creada. Si hay creación en el dominio lite-rario, científico o didáctico, hay obra intelec-tual”. (Ledesma, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 78). El registro de los Derechos de Autor en la ley comunitaria andina es un instrumento que cum-ple únicamente fines declarativos y de natura-leza probatoria, según se desprende de los ar-tículos 52 y 53 de la Decisión 351; el artículo 52 en su parte final señala que “la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.” La protección que se otorga a los derechos de autor no está sujeta al cumplimiento de la for-malidad del registro, es decir, que se tutelan los intereses del autor sin esa modalidad; el regis-tro no representa un elemento constitutivo de derechos y con registro o sin él, el autor de la obra está facultado para ejercer los derechos que le otorga la Ley.
Sobre el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Se trata de un registro facultativo y no necesa-rio que, por lo mismo, en manera alguna puede
hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por parte de la autoridad pública.
Es claro, por lo demás, que en las normas interpretadas se deja a criterio del autor regis-trar o no su creación. Empero, si opta por no hacerlo, ello no puede constituirse en impedi-mento para el ejercicio de los derechos que de tal condición, la de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de protegérselos en los términos de la ley y, menos aún, que condicionen o subordinen la protección y garan-tía a cualesquiera formalidades, y entre ellas, especialmente, a la del registro.
En resumen, la ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisi-to alguno, como el del registro por ejemplo. De esta manera, siendo el registro meramente de-clarativo, tal como se define por el artículo 53 interpretado, su utilización o no por el autor constituye una opción de éste que, por supues-to, no puede ser desconocida por la administra-ción ni aún con el pretexto de brindarle una mayor o más efectiva protección de sus dere-chos”. (Proceso 64-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 602, de 21 de septiembre del 2000, marca: “CAVELIER”).
4. Autonomía de la Oficina Nacional Com-petente para tomar sus decisiones. El sistema de protección a los derechos de autor que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aun-que de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como en los Capítulos XII y XIII de la Decisión 351 regula los aspectos procesales de la protección a los derechos de autor, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedi-miento.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas (prin-cipio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas Nacionales Competentes signi-fica que juzgarán la protección de los derechos de autor, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros, máxime si la protec-ción que se otorga a las obras literarias y artís-ticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la De-cisión 351, no estará subordinada a ningún ti-po de formalidad. En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Deci-sión.
Con ello no se está afirmando que la Oficina Nacional Competente no tenga límites a su ac-tuación y que no puede utilizar como preceden-tes sus propias actuaciones, sino que la oficina competente tiene la obligación de hacer un es-tudio de cada caso, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrati-va de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judi-ciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
PRIMERO: La prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miem-bros y respecto de las normas de derecho inter-nacional, en relación con las materias que regu-la el orden comunitario, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el dere-cho comunitario andino y el deredere-cho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el de-recho comunitario y las normas de dede-recho in-ternacional.
En consecuencia, la Decisión 351 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena prevalece sobre el Convenio de Berna y el Decreto Legislativo 822.
SEGUNDO: La normativa sobre derechos de autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual, aunque ésta se mantenga inédita; la existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se bene-ficia de esta tutela legal es el autor de la crea-ción intelectual.
La obra protegida debe ser original, con caracte-rísticas propias que la hagan diferente; lo que se protege es la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas. La originalidad es el requisito primordial para que una obra sea considerada como tal y, en consecuencia, para que sea protegida, mientras que la novedad no constituye un requisito para la protección de una obra.
De acuerdo a la Decisión 351, no importa si la obra constituye o no una representación usual, siempre y cuando la obra cumpla con el requisi-to de originalidad, sin perjuicio de la protección que pueda obtener como signo distintivo. La originalidad se presume, por lo tanto quien niegue la originalidad de una obra deberá pro-barla.
TERCERO: El autor es la persona natural o física que ha generado la obra a través de su esfuerzo y trabajo creativo, obteniendo como resultado una obra individual y original de la que es titular. La normativa sobre derechos de autor también contempla una presunción de autoría y se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, u otro signo que la identifica, aparezca indicado en la obra. CUARTO: También, se consideran obras, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, siempre y cuando, se cumpla con el requisito esencial de contar con la autorización del autor original, cuyos dere-chos de autor seguirán siendo protegidos. QUINTO: La protección que se otorga a los derechos de autor no está sujeta al cumplimien-to de la formalidad del registro, es decir, que se tutelan los intereses del autor sin esa modali-dad.
SEXTO: El sistema de protección a los dere-chos de autor que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad
autónoma e independiente de las Oficinas Com-petentes en cada País Miembro. Dicha activi-dad, que aunque de manera general se encuen-tra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como en los Capítulos XII y XIII de la Decisión 351 regula los aspectos procesales de la pro-tección a los derechos de autor, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competen-tes el procedimiento.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas (prin-cipio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso inter-no AP. Nº 5129-2008, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de CarGace-tagena.
Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA
Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría.
CERTIFICO.-Isabel Palacios L. SECRETARIA
PROCESO 07-IP-2010
Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 de la
mencionada Decisión, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.
Marca: “SANTANA” (denominativa). Actor: COMPAÑÍA DE GALLETAS
NOEL S.A. Expediente Interno: Nº 2007-00411.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de marzo del año dos mil diez. VISTOS:
El Oficio Nº 2113, de 25 de noviembre de 2009, recibido en este Tribunal el 10 de diciembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a), 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2007-00411. 1. Las Partes.
Demandante: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.
Demandada: La Superintendencia de Indus-tria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: PAN SANTANA VILLA VIANA LTDA.
2. Determinación de los hechos relevantes: 2.1 Hechos:
El 28 de marzo de 2006, PAN SANTANA VILLA VIANA LTDA solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo SANTANA (deno-minativo), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual Nº 563, de 28 de abril de 2006.
Posteriormente, la COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. presentó oposición en contra de
di-cha solicitud de registro, con base en la titulari-dad de las marcas SULTANA (denominativa) y SULTANA (mixta), de la Clase 30 de la Clasifi-cación Internacional de Niza.
La División de Signos Distintivos de la Superin-tendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 36676, de 28 de diciembre de 2006, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado.
Contra la citada Resolución, la sociedad COM-PAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apela-ción; los cuales fueron resueltos, respectiva-mente, mediante las Resoluciones Nos: 008164, de 27 de marzo de 2007 y 22538, de 27 de julio de 2007, confirmando, en ambos casos, la deci-sión contenida en la Resolución Nº 36676, ago-tando así la vía gubernativa.
3. Fundamentos de la Demanda:
La demandante COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. ha presentado demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Co-mercio argumentando las siguientes excepcio-nes:
Que se violó el literal a) del artículo 136, el ar-tículo 154 y el arar-tículo 172 de la Decisión 486, toda vez que la COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A., es titular de la marca SULTANA, tanto denominativa como mixta, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, desde el año 1991.
Formula que los signos confrontados SULTANA y SANTANA presentan una impresión de con-junto similar en cuanto a la longitud, número de sílabas, ortografía y fonética; elementos que configuran riesgo absoluto de confusión para el público consumidor y, por tanto, generan cau-sal de irregistrabilidad del signo solicitado.
4. Contestaciones a la demanda:
La Superintendencia de Industria y Comer-cio al contestar la demanda, precisó lo siguien-te:
No concurren los presupuestos de irregistrabi-lidad establecidos en el literal a) del artículo 136, por no existir entre el signo solicitado a registro y la marca opositora similitudes sus-ceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, en tanto que desde los puntos de vista ortográfico, fonético y con-ceptual, cada signo cuenta con elementos que facilitan su identificación e individualización. Señala que los signos confrontados no causan riesgo de confusión en el público consumidor, ya que existen grandes diferencias conceptua-les, siendo SULTANA “mujer de sultán” y SAN-TANA “un apellido”.
El tercero interesado, PAN SANTANA VILLA VIANA LTDA., de acuerdo al informe presenta-do por el Juez Consultante no contestó la de-manda.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea-ción del Tribunal, las normas cuya interpreta-ción se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 04 de marzo de 2010.
Que, el Consejo de Estado solicita la Interpreta-ción Prejudicial de los artículos 136 literal a), 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, este Tribu-nal sólo considera pertinente interpretar el artí-culo 136 literal a); y, de oficio, el artíartí-culo 134 de la mencionada Decisión.
Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:
DECISIÓN 486 “(…)
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,
logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o me-dios indicados en los apartados anterio-res.
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;
(…)”.
En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:
1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESEN-CIALES PARA SU REGISTRO.
La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfica”.
La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido en anteriores fallos que marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos simila-res de los competidosimila-res o de los servicios psimila-resta- presta-dos por otros. De igual manera, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo confor-mado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servi-cios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. (Proce-so 010-IP-2008, marca: “TEC”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1619, de mayo 16 de 2008). La doctrina ha reconocido, en atención a la es-tructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mix-tas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envoltu-ras, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.
Los elementos constitutivos de una marca: El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser apre-hendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los con-sumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la De-cisión 486 como elementos esenciales de una marca.
La susceptibilidad de representación gráfica con-siste en descripciones realizadas a través de
palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figu-ras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de pro-ductos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o deno-minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-lores, etc.
La característica de distintividad es funda-mental que reúna todo signo para que sea sus-ceptible de registro como marca; lleva implí-cita la posibilidad de identificar unos produc-tos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.
2. IRREGISTRABILIDAD POR RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA.
El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de regis-trabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 112-IP-2009, marca: “GIRA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1816, de 12 de abril de 2010, emitido en la causa interna Nº 2006-00029. Por otra parte, tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación, las reglas para efec-tuar el cotejo marcario, las similitudes y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunita-rio, es necesario determinar los diferentes gra-dos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo solicitado “SANTANA” (denominativo) y las marcas registradas “SULTANA” (denomina-tiva y mixta).
3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMI-NATIVAS Y ENTRE MARCAS DENOMINA-TIVAS Y MIXTAS.
El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a la comparación entre marcas denominativas y entre denominativas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso con-creto, debido a que el signo solicitado “SAN-TANA” es de tipo denominativo y las marcas registradas “SULTANA” son de tipo denomina-tivo y mixto.
Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acús-ticas o fonéacús-ticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o tamente estructurados, que integran un conjun-to o un conjun-todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de mar-cas se subdividen en: “sugestivas” que son las que tienen una connotación conceptual que evo-ca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y “arbitrarias” que no manifiestan conexión alguna entre su significa-do y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser aprecia-dos en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferen-ciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas mar-cas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La
mar-ca mixta es una unidad, en la cual se ha solici-tado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su in-tegridad y no a sus elementos por separado”.
(Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BUR-BUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se
ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, te-niendo en cuenta la fuerza expresiva propia de
las palabras, las que por definición son pro-nunciables, lo que no obsta para que en algu-nos casos se le reconozca prioridad al elemen-to gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evo-cador de conceptos, que cuando consiste sim-plemente en un dibujo abstracto”. (Proceso
26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999).
Con base a estos criterios, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos pre-valece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el ries-go de confusión, conforme a los criterios conte-nidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el ele-mento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de con-fusión.
En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo debe-rá hacerse siguiendo las reglas de comparación de los signos denominativos.
Al respecto, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha establecido los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación entre mar-cas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos anteriores, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, marca: “LOREX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005:
“(...) ha de ser realizada una visión de conjun-to o sintética, operando con la conjun-totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de es-pecial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”
“(…) han de considerarse semejantes las mar-cas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.
“(...) la sucesión de las vocales en el mismo
orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “(...) en el análisis de las marcas denominati-vas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.
Al cotejar dos marcas denominativas, el exami-nador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria y, prestará especial aten-ción, al criterio que señala: que a los sig-nos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
En este orden de ideas, el Juez Nacional deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado “SANTANA” (de-nominativo) y las marcas registradas “SULTA-NA” (denominativa y mixta), aplicando los crite-rios anotados y analizando si existen semejan-zas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexis-tir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
En virtud a lo anteriormente expuesto, EL TRI-BUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de re-presentación gráfica, de conformi-dad con lo establecido por el artícu-lo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el sig-no, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especial-mente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormen-te solicitada para registro o regis-trada para los mismos productos o servicios, o para productos o servi-cios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un ries-go de confusión.
El Tribunal considera que no es ne-cesario que el signo solicitado in-duzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la mera exis-tencia del riesgo de confusión para su irregistrabilidad.
TERCERO: El Juez deberá elaborar la debida comparación entre los signos deno-minativos “SANTANA” y “SULTA-NA”, con base a las reglas y princi-pios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la pre-sente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.
En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá to-marse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del sig-no mixto será el desig-nominativo, vis-ta su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obs-ta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el deci-sivo.
Si resultare que el elemento predo-minante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá po-sibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. En caso de que el elemento predomi-nante del signo mixto sea el deno-minativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de compara-ción de los signos denominativos.
En este orden de ideas, el Juez Na-cional deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado “SANTANA” (de-nominativo) y las marcas registra-das “SULTANA” (denominativa y mix-ta), aplicando los criterios anota-dos y analizando si existen seme-janzas suficientes capaces de in-ducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consul-tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop-tar la presente interpretación dictada con funda-mento en las señaladas normas del ordena-miento jurídico comunitario. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones conteni-das en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente
interpreta-ción, la que también deberá remitirse a la Se-cretaría General de la Comunidad Andina a efec-tos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA
Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría.
CERTIFICO.-Isabel Palacios L. SECRETARIA
PROCESO 08-IP-2010
Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 136 literal a) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la
República de Colombia. Actor: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.
Marca: “TESALIA” (mixta). Expediente Interno: Nº 2006-00052.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de marzo del año dos mil diez. VISTOS:
El Oficio Nº 2087, de 19 de noviembre de 2009, recibido en este Tribunal el 10 de diciembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, no solici-ta Interpresolici-tación Prejudicial de norma alguna, sin embargo, menciona el artículo 136 literal a)
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina invocado por la parte actora dentro del proceso, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2006-00052.
1. Las partes
Demandante: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.
Demandado: La Superintendencia de Indus-tria y Comercio (SIC), de la Re-pública de Colombia.
