Procedimiento de Registro de Marcas de Certificación

La Marca de Certificación es definida por la LMOSD (Art. 2), como: “La aplicada a productos o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca”.

Al igual que las marcas colectivas, las marcas de certificación presentan ciertos requisitos especiales para su tramitación ante el Registro, a continuación se disertará brevemente sobre dichas peculiaridades:

178 4.3.1. Procedimiento de Inscripción

 Solicitud

Podrán solicitar el registro de marcas de certificación de acuerdo al Art. 51, LMOSD, las personas siguientes: “una empresa o institución nacional o extranjera, de derecho privado o público, o un organismo estatal, nacional, regional o internacional competente para realizar actividades de Certificación de calidad”. A la solicitud de inscripción deberá adjuntarse el correspondiente Reglamento de uso, que establecerá claramente las características de los productos o servicios que identifica la marca y que garanticen la calidad del producto o servicio; el control de calidad antes y después de la autorización, que deberá ser autorizado por la Autoridad administrativa. Una vez autorizado el registro de la marca de certificación, se procederá a su inscripción en los Libros de Registro, al cual se adjuntará copia del Reglamento de empleo de la marca (Art. 52, LMOSD).

Especial normativa dispone La LME, en su Art. 69, al establecer dentro de los requisitos legales que debe contener el Reglamento, la previsión de incluir a terceras personas que comercialicen productos o servicios de la misma zona geográfica y que cumplan con las condiciones y formas de aplicación comercial de los productos o servicios, tratándose de indicaciones geográficas que constituyan marcas colectivas.

En ese sentido, considero que Nicaragua presenta un vacío legal, en virtud de que no regula un supuesto de conflicto de intereses entre personas productoras o prestatarias de servicios de la zona, que no puedan tener acceso a la marca constituida por una indicación de origen; por tal motivo considero que, Nicaragua debería adoptar tal supuesto, sobre todo cuando efectivamente regula la

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institución de las indicaciones geográficas como marcas (Art. 3, LMOSD, reformado por la Ley 580).

El derecho exclusivo de explotación patrimonial, tiene un período de duración de diez años; pero tratándose de un Organismo estatal en su condición de titular no existirá plazo de vencimiento, la protección de la marca será indefinida, en tanto el titular exista jurídicamente (Art. 53, LMOSD).

El uso de la marca a criterio de esta autora, podría denominarse indirecto, pues el titular de la marca no puede hacer uso de ésta aplicando la marca a los productos que fabrique o a los servicios que éste preste, el uso de la marca lo establecerán terceros a los cuales el titular haya autorizado (Art. 54, LMOSD).

En ese sentido la LME, en su Art. 68, establece como prohibición de registro, la solicitud hecha por personas que fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o análogos, que serán objeto de identificación de la marca de garantía o certificación. Tal disposición se muestra interesante, en tanto el titular no podrá tentarse a usar la marca de la cual es titular, al menos da la posibilidad. Dicha disposición no es regulada por la LMOSD, la cual si bien no depara perjuicios; sin embargo, considero de interés su previsión.

Es importante señalar que la marca de certificación, a pesar de ser considerada propiedad, no puede ser objeto de embargo, gravamen, medida cautelar, o ejecución judicial. La marca de certificación, únicamente podrá ser transferida de forma conjunta con la entidad propietaria de la marca, aunque, en caso de disolución o desaparición de ésta, podrá ser transferida a otra Autoridad, mediando para ello la autorización de la entidad gubernamental facultada para ello (Art. 55, LMOSD).

La marca de certificación en relación con las demás marcas reguladas en el ordenamiento jurídico, presenta efecto distinto en torno a la cancelación, en tanto la marca, no queda en dominio público, durante los diez años posteriores al

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vencimiento, cancelación u otras formas de extinción del derecho exclusivo de explotación patrimonial (Art. 56, LMOSD).

Igualmente dentro de las causales de cancelación, denominada caducidad por la Legislación española, en el Art. 73, LME, establece que cualquier tercero podrá accionar, solicitando la cancelación de la marca, cuando el titular de ésta no permita el uso de la misma de forma arbitraria tratándose de un tercero que por introducir en el comercio productos o servicios de la misma zona geográfica y que tenga el derecho de uso de la indicación geográfica, que se ha registrado como marca. Como ya se expresó de previo la sanción de caducidad por inobservancia normativa, podrá sustituirse por la ordenanza de autorizar la marca cuyo uso se ha impedido de forma arbitraria.

181 CONCLUSIONES

Las marcas, constituyen una “propiedad especial”, regulada por el Derecho de Marcas, sobre las cuales el Estado concede un derecho exclusivo de explotación patrimonial, en un ámbito meramente nacional, a través del registro de las mismas, en tanto nuestra Legislación adopta un sistema de registro atributivo (Robleto Arana & Hermida Baltodano, 2008).

Las marcas han logrado posicionarse como un tema de interés en la agenda política de los legisladores (Palma Ibarra, 1973). No obstante, mediante el análisis presentado a través del presente estudio monográfico, con base a la comparación legislativa, de la LMOSD y las legislaciones de España, México y Colombia, regulatorias de las marcas, se determinó la existencia de diversos vacíos jurídicos, tanto en el aspecto sustantivo como adjetivo, los cuales representan verdaderas desventajas a los usuarios o titulares de las marcas.

En lo tocante al aspecto sustantivo de la LMOSD, se determinó la existencia de los siguientes vacíos jurídicos:

 No establece expresamente el carácter público del Derecho de Marcas, por lo que tal naturaleza se basa en la doctrina, aspecto que sí establece la LPI, en su Art. 1.

 En lo que respecta al tema de marcas notoriamente conocidas se ha determinado que nuestra Legislación, se presenta exigua, en tanto su nivel de abstracción al momento de establecer los parámetros a tomar en cuenta por las Autoridades administrativas, para declarar la notoriedad de la marca, dan lugar a arbitrariedades, además de que no establece determinados requisitos, que a criterio de esta autora y tomando como

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referencia el Art. 98, LPI y el Art. 228, RCPI, son pruebas fehacientes que indican la notoriedad de las marcas, entre tales elementos se destacan: La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero; el volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años; el valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice; las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; los aspectos del comercio internacional.

 Siguiendo la línea de disertación sobre los vacíos legales de las marcas notoriamente conocidas se destaca fundamentalmente la no previsión del concepto de declaración de notoriedad, ni el tiempo de validez, aspectos que son regulados expresamente en el Art. 98, LPI.

 En lo que refiere al derecho exclusivo de explotación patrimonial que otorga el Estado al titular de la marca, se denota la falta de extensión de ejercicio del ius prohibendi en la redes telemáticas, que establece la LME, en su Art. 34.

 No establece la posibilidad de impedir a un agente o representante registrar a nombre propio marcas pertenecientes a titulares de registro, dentro de territorios que han suscrito el Convenio de París, como una causal de inadmisibilidad de registro (Art. 10, LME). Asimismo, no regula la causal relativa a la no inclusión en los diccionarios de las marcas, con una definición de carácter genérica que menoscabe la distintividad adquirida por la marca (Art. 35, LME).

 En torno al tema de Licencia de uso no se prevé el supuesto de presunción de exclusividad o no exclusividad del uso de la marca, en caso de que no se establezca de previo en el contrato respectivo, regulación que sí

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establece la LME, en su Art. 48, Num. 5, al determinar la presunción de no exclusividad siempre que no se establezca dicho aspecto en el acuerdo.

 Dentro de las facultades de disposición del titular del derecho marcario, la LMOSD, no establece el otorgamiento de contratos de Franquicias, lo cual constituye un verdadero vacío legal de nuestra Legislación, en tanto comporta una desventaja y desprotección para aquellos empresarios que bajo la figura de un contrato atípico decidan fraguar actividades bajo la figura de franquicia, dado lo cual considero muy interesante retomar el Régimen de Franquicia Española, sobre todo en lo tocante al registro de los franquiciados.

En el aspecto adjetivo de la LMOSD, se han encontrado vacíos jurídicos, entre los cuales se destacan:

 La no previsión de registro de marcas de forma parcial, con motivo del pago parcial de las tasas establecidas, aspecto que la LME, en su Art. 16, Num. 4), regula de forma ventajosa para los titulares. Otro aspecto destacable que podría señalarse como vacío legal es la no regulación de aviso de expiración de marcas, que el RLME; establece en su Art. 25, que supone una mayor protección al titular, en tanto le advierte de la renovación de la marca.

 No establece el procedimiento de declaración de notoriedad, como mecanismo de ejercicio del derecho de notoriedad, aspecto que es regulado expresamente en el Art. 98, LPI.

 Dentro de las causales de nulidad la LMOSD, no prevé la mala fe, que a criterio de autora, constituye uno de los pilares de la Legislación Marcaria y por ende debería regularse, criterio que ha sido retomado sabiamente por el legislador de España, en la LME, en su Art. 51. Tal causal comprende de forma acertada las causales que en relación a nuestra Legislación, establece por su parte la LPI, en su Art. 151.

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 En lo referente al Reglamento requerido para la inscripción de las marcas colectivas, es necesario establecer los requisitos que éste deberá contener, criterio del que carece nuestra Ley y que es expuesto claramente por el RLME, en su Art. 38. Por otro lado la LME (Arts.63 y 69), establece la posibilidad de que terceros puedan adherirse al registro de las marcas colectivas y de certificación, en tanto cumplan con las condiciones establecidas en el Reglamento, lo cual supone una extensión de uso de la marca, que beneficia tanto al titular como al tercero, caso que no prevé la LMOSD, en relación al Reglamento de uso de las marcas colectivas, en tanto no parece establecer un análisis de contenido del mismo en observancia de la ley, la moral y el orden público, que acertadamente lo establece la LME, en su Art. 64.

La falta de protección de las marcas a nivel internacional, si bien no comporta en estricto sentido un vacío legal; no obstante, la falta de regulación del mismo presenta desventajas a los titulares marcarios, en tanto les impide abrirse a nuevos mercados, por la inseguridad jurídica que se presenta debido a la falta de regulación jurídica apropiada.

En cuanto al riesgo de confusión y asociación se ha presentado como un tema con alto grado de subjetividad por todas las legislaciones de derecho comparado, en tanto su regulación es abstracta y no establece con claridad dicha figura.

185 RECOMENDACIONES

 Con base en las desventajas que suponen los vacíos jurídicos de la LMOSD, determinados a través del método comparativo, usado en el presente estudio, en relación a las legislaciones de España, México y Colombia, regulatorias de las marcas; se hace necesaria una reforma a la actual LMOSD que Nicaragua posee como norma especial.

En lo referente al aspecto sustantivo de la LMOSD, sería recomendable establecer dentro de dicho cuerpo de ley los siguientes aspectos:

 El carácter público del Derecho de Marcas

 Ampliar los parámetros de notoriedad de las marcas, que de manera enunciativa establece la LMOSD, adicionando como nuevos factores: el valor económico de la marca, la fecha de primer uso, las franquicias otorgadas en relación a la marca, el porcentaje de participación de la marca en el segmento correspondiente del mercado, el grado de distintividad del signo, los aspectos del comercio internacional, etc. Además ha de considerarse el hecho de modificar determinados parámetros de notoriedad abstractos que no son suficientes para establecer que una marca es notoria. En ese sentido considero a bien establecer plazos dentro de los parámetros señalados, a manera de ejemplo, debería establecerse como requisito: La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero; el volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.

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 Nuestra legislación debería establecer un instrumento legal (acto administrativo), a través del cual el derecho de protección sobre las marcas notoriamente conocidas sea oponible a terceros, así como el tiempo de validez del mismo, que en comparación a la Legislación de México, sería dable un plazo de cinco años.

 En relación al ius prohibendi, sería recomendable ampliar las facultades de prohibir el uso no autorizado a los titulares marcarios, en los siguientes aspectos: impedir el uso de las marcas en las redes telemáticas, la inscripción de marcas a nombre de los agentes o representantes; así como el uso de las marcas en los diccionarios, aplicándoles una definición genérica, teniendo en consideración que la inclusión de tales facultades haría real el carácter erga omnes que se pondera en relación al Derecho Exclusivo de Explotación Patrimonial.

 En relación a las redes telemáticas resulta apropiado señalar que éstas se instituyen en una forma de comercio moderna y su desconocimiento sin lugar a duda determina una legislación como obsoleta y desfasada, por lo que su inclusión en nuestra LMOSD, sería de gran importancia.

 En lo tocante al tema del Derecho de disposición de las marcas, la LMOSD, a fin de evitar conflictos innecesarios y engorrosos, debería prever una solución en aquellos casos en los cuales no se pacta la exclusividad o ausencia de ésta en los contratos de Licencia de Uso. En tal sentido, tomando como referencia la LME, la solución en tal caso podría ser la presunción de no exclusividad, que a criterio de esta autora tal solución se presenta como adecuada, en tanto permite la ampliación de publicidad de la marca, en virtud de la facultad del Licenciante de otorgar nuevas licencias. Siguiendo la línea de disertación referente al derecho de disposición la LMOSD, debería regular la figura de franquicia aunque se establezcan disposiciones generales, en tanto dicho contrato en comparación a España podría ser regulado de forma amplia en una legislación especial.

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Dentro de los aspectos adjetivos de la LMOSD, sería recomendable adoptar algunas disposiciones de carácter procedimentales, a fin de brindar una protección íntegra a los intereses que protege el Derecho de Marcas:

 Como primer punto, regular la inscripción de Marcas de forma parcial, en tanto el pago de la tasa prevista en relación a las clases amparadas bajo la marca respecto de la cual se solicita registro no se pague en su totalidad, tomando en consideración que en nuestro país residen pequeñas y medianas empresas que no poseen el capital suficiente de inversión en la protección de los Derechos de Propiedad Industrial.  La LMOSD, debería establecer un sistema de aviso de expiración,

mediante el cual se comunique al titular de la marca que su derecho exclusivo de explotación patrimonial caducará en caso de la omisión de la renovación debida, lo cual brindará al titular de la marca una mayor protección.

 La legislación marcaria Nicaragüense, debería establecer un mecanismo que permita probar un derecho sobre las marcas notorias, que presente un tiempo de validez, que permita ser oponible erga omnes, sin necesidad de realizar un mayor análisis en aquellos casos donde se presente riesgo de confusión o asociación, brindando mayor agilidad en las actividades de los registradores ya que de conformidad al estudio investigativo propuesto parece ser que la LMOSD, no establece un procedimiento de declaración de notoriedad, únicamente da la posibilidad de que el titular de una marca notoriamente conocida defienda su derecho, cuando está siendo vulnerado por otro titular que pretende inscribir una marca que por guardar identidad o semejanza sea capaz de provocar riesgo de confusión o asociación.

 En relación a las causales de nulidad de las marcas, sería apropiado que se adicionará en la LMOSD; la fe marcaria, ponderando de tal manera los principios que rigen el Derecho de Marcas.

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 Se deberían adicionar en la LMOSD, los requisitos del Reglamento de las Marcas Colectivas y de Certificación, para evitar la arbitrariedad de las Autoridades administrativas, en relación a la autorización de los Reglamentos que constituyen uno de los requisitos principales para el registro de las Marcas Colectivas y de Certificación, en tanto la LMOSD en relación a dicho tema se muestra exigua, tomando como referencia los requisitos establecidos en el Art. 38, RLME, entre los cuales figuran los siguientes:

1. El Reglamento de uso de las marcas colectivas deberá contener, al menos, las siguientes indicaciones:

a) El nombre y domicilio social de la asociación o entidad de Derecho Público solicitante,

b) El objeto de la asociación o de la entidad de Derecho público,

c), Los órganos autorizados a representar a la asociación o entidad de Derecho público,

d) Las condiciones de afiliación a la asociación, e) Las personas autorizadas a utilizar la marca,

f) Si procede, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones,

g) Si procede, la previsión contenida en el apartado 2 del artículo 63 de la Ley 17/2001.

2. El Reglamento de uso de las marcas de garantía deberá contener, al menos, las siguientes indicaciones:

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b) Los requisitos, componentes, elementos, condiciones, origen o cualesquiera otras características que el titular de la marca va a certificar o garantizar que cumplen los productos o servicios a que se aplique la marca.

c) Las medidas que se adoptarán para verificar estas características.

d) Los sistemas de control y vigilancia del uso de la marca. e) Las responsabilidades y sanciones en que se pueda incurrir por un uso inadecuado de la marca.

f) El canon que se exigirá a quienes utilicen la marca.

g) Si procede, la previsión establecida en el apartado 3 del artículo 69 de la Ley 17/2001

3. El Reglamento de uso deberá acompañarse, en el caso de las marcas colectivas, de los estatutos de la asociación o entidad solicitante, debidamente constituidos e inscritos, y, en el caso de las marcas de garantía, del informe favorable del órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que se destine la marca. Cuando, conforme al apartado 2 del artículo 69 de la Ley 17/2001, deba entenderse que el informe es favorable por silencio administrativo, deberá acreditarse dicho acto y la competencia del órgano ante el que se solicitó dicho informe.  Asimismo, la LMOSD debería comprender la posibilidad de adhesión de

terceros en el uso de las Marcas Colectivas y de Certificación, evitando la discrecionalidad de los titulares marcarios, siempre que dichos