Luis Villarroel Villalón Juez Árbitro
Sistema de solución de controversias NIC Chile
Expediente Rol Nº8692-2015. Nombre de dominio: latrapa.cl Titular: María Trinidad Bravo Omegna Revocante: Fundación Trapense Chilena Tipo revocación: Temprana.
SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
Santiago, diecisesis de marzo de dos mil dieciséis. -VISTOS:
Que con fecha 21 de diciembre de 2015, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, dependiente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, notificó el suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto por revocación temprana del nombre de dominio “latrapa.cl”. El suscrito con fecha 22 de diciembre aceptó el cargo como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto referido, jurando desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible.
Que son parte de esta causa como titular María Trinidad Bravo Omegna, domiciliada en IV Centenario 1879 TORRE 32 departamento 401, Las Condes, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio referido, y como revocante Fundación Trapense Chilena, representada por la abogada María Carolina Del Río Herane, todos domiciliados para estos efectos en calle Huérfanos N°835, Piso 10, comuna de Santiago, Región Metropolitana.
Que con fecha 11 de enero de 2016 el revocante presenta, dentro de plazo, escrito de demanda, acompañando con documentación probatoria y solicitando la revocación del nombre de dominio “latrapa.cl”.
Que en suma, los argumentos del revocante, presentado en su demanda son los siguientes:
a) Que, Fundación Trapense Chilena perteneciente al Monasterio de los Mojes Trapenses bajo la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia, más conocida como Orden de la Trapa, es una orden monástica católica, cuyos miembros son popularmente conocidos como trapenses. Nacen como una ramificación de la Orden Cister, originada en la Orden de San Benito.
b) La Orden se fundó en el Monasterio de la Trapa, ubicad en Orne, baja Normandía, donde su abad, encabezó en 1664 una reforma de la Orden Cister a la que pertenecía el monasterio, renunciando a las dispensas autorizadas por la Santa Sede y retornando a la primitiva observancia y regla del patriarca San Benito.
c) La Orden de los monjes Trapenses ha tenido como misión desde sus inicios el proteger su nombre e identidad de todo otro posible uso que no esté directamente relacionado con el ministerio, es decir, proteger la denominación Trapenses y Trapa para evitar su vinculación a cualquier otro rubro no relacionado. Por lo mismo, han registrado –hace más de 30 años- dichas palabras como marcas en la INAPI
d) Que, la presente asignación puede llevar a una suerte de confusión entre los consumidores, dada la similitud entre las marcas y los nombres de dominio que son de uso del revocante. Dada la evidente semejanza gráfica y fonética entre el nombre de dominio y la marca del revocante, donde además “LA TRAPA” es la denominación por la cual es conocida la Orden del revocante a nivel mundial.
e) Que, dado el Art. 18 y siguientes del Reglamento NIC Chile, existe por parte del revocante un interés preferente. Se define el concepto de interés preferente tomando en consideración la Ley 19.880, que establece las bases sobre los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del Estado, que define a los “interesados” en un procedimiento administrativo. f) Que el revocante consta con las siguientes marcas comerciales en Chile:
Marca TRAPA, N° de registro: 1135328, renovación que data del año 2004 para distinguir productos del 1 a 34 Int.
Marca TRAPA, N° de registro: 1135320, renovación que data del año 2004 para distinguir servicios de la clase 35 a 45.
Marca TRAPENSES, N° de registro: 1135318, renovación que data del año 2004 para distinguir clases: 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 y 45 Int.
Marca de establecimiento comercial TRAPENSES, N° de registro: 1135326, renovación que data del año 2004 para la clases 1 al 34 regiones 5,6,7,8 y 13 Marca MONJES TRAENSES, N° de registro: 1135314, renovación que data del año
2004 para clases 19 a 33 Int.
Marca LOS TRAPENSES, N° de registro: 1099493, renovación que data del año 1983 para clases 29 a 33 Int.
Marca CHOCOLATE TRAPENSE, N° de registro: 886052, registrada el 4 de junio de 2010, para la clase 30 Int.
Marca MIEL TRAPENSE, N° de registro: 877982, registrada el 4 de junio de 2010 para clase 29 Int.
Marca TRAPENSES, N° de registro: 877982, renovación que data del año 1990 para clases del 29 a 33 Int.
Marca TRAPENSES, N° de registro: 862672, renovación que data del año 1989 para clase 36 Int.
Marca de Establecimiento Comercial TRAPENSES, N° de registro: 862671, renovación que data del año 1989 para clase 31, Región Metropolitana.
g) Que, la marca registrada de propiedad del revocante, goza de fama y notoriedad reconocida. Que a mayor abundamiento, numerosas han sido las causas que el revocante ha defendido que incluso falos del director de la INAPI ha fallado a favor de la fundación Trapense como lo son las solicitudes marcarias; PUERTA LOS TRAPENSES, pedida por Inversiones Cerro el Plomo SpA.
h) Existe un uso extenso de la marca asociado al origen de la Orden, siendo confuso la existencia de un nombre de dominio que comparta fuertes características gráficas y conceptuales.
i) Destacar que, la fama y notoriedad de una marca es un elemento clave al ponderar la resolución del presente caso, pues implica que los consumidores ya reconocen el origen empresarial del revocante. Que rechazar la revocación significaría un gran daño para el actor y su marca.
j) Además, “TRAPA” no es una palabra de fantasía sino que está relacionada al origen de la Orden Cisterciense de Estricta Observancia, cuyos miembros son popularmente conocidos como Trapenses.
k) Destacar que, en la búsqueda en internet de las expresiones “TRAPA” o “TRAPENSES” da dentro de los primeros resultado el dominio del revocante www.trapenes.cl en cuya página se exhibe la historia y misión de la Orden de la Trapa, así como también los productos y servicios que ofrece dicha comunidad.
www.trapenses.cl
www.monjestrapenses.cl
m) Todos los mencionados antecedentes, dan cuenta de un uso real y efectivo de la expresión “TRAPENSES” asociada inconfundiblemente al origen monástico del revocante. Que, ineludiblemente al otorgarse el nombre de dominio “latrapa.cl” a su titular se creará confusión ante el público consumidor, pues constituye una expresión íntimamente ligada al concepto de los Trapenses. Existiendo por tanto, un derecho preferente por parte del revocante.
n) Que, la asignación de los nombres de dominio tiene sus bases en la observancia de la competencia leal y ética mercantil, Art. 14 y 19 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, referente a la responsabilidad del solicitante respecto de su inscripción y las causales de revocación. Principios, orientados a la estabilidad del orden jurídico y los derechos de las partes involucradas, impidiendo que terceros se apropien de los mismos, salvo cesión, licencia u otra autorización específica del titular.
o) Que, es evidente la vulneración de los principios de competencia leal y ética mercantil, por cuanto el primer solicitante ha pedido también el nombre de dominio “trapa.cl”, el cual también se encuentra en proceso de revocación por asemejarse de manera engañosa al concepto del Orden de la Trapa.
p) Que, se ha atento con el principio de la buena fe ya que el demandado, no solicitó el dominio en base a las exigencias de éste principio, intentando utilizar una expresión notoria que no le pertenece, con el fin de sacar provecho económico al identificar sus productos y servicios con el origen empresarial del revocante.
q) No es aplicable el principio “First come First served” dado que, la inscripción es inductiva a error y engaño a aquellas personas que ingresan a dicho sitio web, por la evocación que se haría al origen empresarial del revocante, usufructuando del prestigio logrado mediante esfuerzo y trabajo, impidiendo usar a su legítimo dueño las denominaciones que lo identifican en el ámbito virtual, habiendo por tanto un enriquecimiento injusto.
r) En conclusión, la inducción a engaño en el público consumidor en la relación con la procedencia de los servicios, resultará dañino para el revocante dada las inversiones que se han realizado por parte del mandante con el fin de proteger u promover su marca.
Que en su escrito de demanda ha acompañado los siguientes documentos:
1. Impresión de los resultados que arroja el buscador Wikipedia.org al ingresar “Orden de la Trapa”
2. Impresión de la página web de INAPI, del registro de la marca TRAPA, N° de registro: 113518, renovación que data del año 2004 para distinguir servicios de la clase 1 a 34
3. Impresión de la página web de INAPI, del registro de la marca TRAPA, N° de registro: 113520, renovación que data del año 2004 para distinguir servicios de la clase 35 a 45 4. Impresión de la página web de INAPI, del registro de la marca TRAPENSES, N° de registro:
1135318, renovación que data del año 2004 para distinguir servicios de las clases 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 y 45.
5. Impresión de la página web de INAPI, del registro de la marca de establecimiento comercial TRAPENSES, N° de registro: 1135326, renovación que data del año 2004 para distinguir clases del 1 al 34, regiones 5,6,7,8 y 13.
6. Impresión de la página web de INAPI, del registro de la marca MONJES TRAPENSES, N° de registro: 1135314, renovación que data del año 2004 para clases 19 a 33 Int.
7. Impresión de la página web de INAPI, del registro de la marca LOS TRAPENSES, N° de registro: 1099493, renovación que data del año 1983 para clases 29 a 33 Int.
8. Impresión de la página web de INAPI, del registro de la marca CHOCOLATE TRAPENSES, N° de registro: 886052, registrada el 4 de junio de 2010, para la clase 30 Int.
9. Impresión de la página web de INAPI, del registro de la marca MIEL TRAPENSE, N° de registro:886053, registrada el 4 de junio de 2010 para la clase 29 a la 33 Int.
10.Impresión de la página web de INAPI, del registro de la marca TRAPENSES, N° de registro: 877982, renovación que data del año 1990 para distinguir servicios de la clase 29 a la 33 Int.
11.Impresión de la página web de INAPI, del registro de la marca TRAPENSES, N° de registro: 862672, renovación que data del año 1989 para distinguir servicios de la clase 36 Int. 12.Impresión de la página web de INAPI, del registro de la marca de Establecimiento
Comercial, N° de registro: 862671, renovación que data del año 1989 para distinguir servicios de la clase 31, región Metropolitana.
13. Fallo N° 174930, emitido por el Sr. Director de INAPI con fecha 5 de octubre de 2015, sobre la solicitud de marca PUERTA LOS TRAPENSES, N° 110528, para distinguir servicios de la clase 41.
14.Fallo N° 174930, emitido por el Sr. Director de INAPI con fecha 7 de septiembre de 2015, sobre la solicitud de marca PUERTA LOS TRAPENSES, N° 110521, para distinguir servicios de la clase 36.
15.Copia documento de representación del revocante.
Que con fecha 15 de enero de 2016, se da traslado a la demanda teniéndose por acompañados como parte del proceso los documentos de prueba.
Que vencido el plazo que tenía el demandado para contestar, no la efectuó. Que con fecha 10 de febrero de 2016, se cita las partes a oír sentencia.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO: Que la causa del presente arbitraje, el ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, procede de lo dispuesto en el artículo 6 letra b) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL (Reglamentación), la cual señala que “Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un
nombre de dominio .CL declara estar en conocimiento, haber leído y aceptado la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, sus Políticas y Procedimientos, todos los cuales constituyen las condiciones generales de contratación de un nombre de dominio en .CL”; y en su artículo 8 que señala “Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL.” SEGUNDO: Que corresponde fijar por este Tribunal aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le determine.
TERCERO: De acuerdo a lo prescrito en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, el árbitro arbitrador debe practicar todas las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos. Y en razón de la naturaleza misma del conflicto que debe dirimirse, este tribunal no sólo ha revisado los antecedentes proporcionados por las partes, sino todos aquellos que ha estimado necesarios para conocer los hechos y dirimir fundadamente el conflicto.
CUARTO: Que si bien el titular demandado no concurrió de ninguna forma a la defensa en este juicio, en razón del artículo 16.1 de la Política de Resolución de Controversias de NIC Chile, este Tribunal no puede estimar la inacción o falta de desinterés por parte del titular actual del nombre de dominio en disputa.
QUINTO: Que en razón de lo dispuesto en el artículo 19 de la Reglamentación, el objeto de este juicio consiste en determinar cuál de las partes tiene mejor derecho en el nombre de dominio “latrapa.cl”, y según consta del mérito de autos.
SEXTO: Que, en atención a los documentos acompañados y la propia inspección realizada personalmente por este Tribunal en las bases de datos de marcas de INAPI, se tiene por acreditado que el revocante, es titular en el ámbito nacional de registros marcarios sobre la denominación “ TRAPA” y “TRAPENSES” asi como una familia de marcas relacionadas con la expresion Trapenses en diversas clases.
SEPTIMO: Que de la comparación de los signos marcarios del revocante, en particular “trapa” y el nombre de dominio “latrapa.cl”, es posible tener por establecida una cuasi identidad entre aquellos y éste.
OCTAVO: Que de conformidad con la prueba de autos se puede establecer que la expresión la trapa hace referencia a la denominación del Monasterio originario de la Orden de los Trapenses, Monasterio de la Trapa, lo que de acuerdo con la prudencia y la equidad se puede establecer que el revocante además de su legítimo interés que proviene de sus derechos marcarios, le asiste un interés basado en consideraciones históricas que deben ser debidamente ponderadas.
NOVENO: Que la mera circunstancia de solicitar un nombre de dominio idéntico a una marca comercial de propiedad de un tercero, no contraría “per se” los derechos válidamente adquiridos por el titular de dicha marca comercial, ni la titularidad sobre el registro marcario idéntico o similar otorga un derecho preferente en los términos del artículo 19 de la Reglamentación, sobre
el nombre de dominio que lo incorpore o refleje, ya que en ambos casos será necesario que, además, se den otros requisitos adicionales o complementarios, como por ejemplo la posibilidad de confusión en el público consumidor o usuario de la Internet, atendida la notoriedad del signo del revocante.
DECIMO: Que mediante la propia observación por parte de este tribunal al ingresar la “la trapa” como patrón de búsqueda en el buscador Google, los resultados de la primera página están relacionados de manera mayoritaria con la orden de los trapenses y los productos o servicios de la revocante. Ello aplicando la reglas de la lógica, permite acreditar que el revocante se ha posicionado con anterioridad en el mercado y es ampliamente conocido por el público consumidor y los usuarios de la Internet, lo que hace presumir que de subsistir el nombre de dominio “la trapa.cl” a nombre de un tercero se producirá toda suerte de errores y confusiones en cuanto al origen empresarial de su titular.
DÉCIMO PRIMERO: Que, doctrinaria y jurisprudencialmente se ha reconocido que los nombres de dominio constituyen identificadores alfanuméricos, que permiten por un lado, a sus titulares tener una presencia visible en la internet, habitualmente operando un sitio web portador de información, y por otro lado, a los usuarios ubicar dichos sitios. Para junto con servir al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, es necesario que no induzcan a error o engaño, ni generen confusión y desviación de clientes y usuarios en la Internet.
DECIMO SEGUNDO: Que el demandado no ha aportado pruebas u otras argumentaciones que puedan orientar en otro sentido las consideraciones realizadas afirmando la naturaleza y valor de su interés respecto del nombre de dominio objeto de autos.
DÉCIMO TERCERO: Que si bien, el principio “first come, first serverd”, es fundacional del sistema de asignación de nombres de dominio, éste no es absoluto, debiendo ceder necesariamente ante la acreditación de un mejor derecho por parte de un tercero, particularmente aquel fundado no sólo en su beneficio individual, sino el bien común que debe orientar el funcionamiento de la Internet.
DECIMO CUARTO: Que en consecuencia, por las razones expresadas, a juicio de este Árbitro, apreciando la prueba en conciencia y las máximas de la equidad, el revocante de autos ha probado que un interés preferente respecto al nombre de dominio objeto de autos.
SE RESUELVE:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, y de conformidad a lo establecido en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio Cl, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a la prudencia y equidad; se acoge la demanda de revocación y se ordena que se el nombre de dominio “latrapa.cl” sea y se ordena que se transfiera el nombre de dominio latrapa.cl al revocante de autos Fundación Trapense Chilena.
El expediente se cerrará y archivará en su oportunidad.
Que no habiendo litigado, se eximirá al demandado el pago de las costas existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile mediante correo electrónico emanado del sitio web arbitral, ejecútese por Nic Chile esta resolución.
Luis Villarroel Villalón Árbitro designado
Autorizan en calidad de testigos
Camilo Ricardo Antonio Villavicencio Garrido Javier Alejandro Hernández Lagos 16.627.706-k 17.755.924-5
