CONDICIONES PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS

PROHIBICIONES RELATIVAS DE REGISTRO DE MARCAS

Angela Delgado Sergio Chuez

Junio 2016

CONDICIONES PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS

PROHIBICIONES RELATIVAS (derechos de terceros)

(i) Signo distintivo de tercero anteriormente solicitado o registrado

(ii) Derechos de la personalidad

(iii)Otros derechos de propiedad industrial y derecho de autor

(iv)Derechos de las comunidades indígenas

(v) Signo notoriamente conocido

Signo distintivo de tercero anteriormente solicitado o registrado

Articulo 136 inc a), b) y c)

• MARCAS

• NOMBRE COMERCIAL

• LEMA COMERCIAL

Signo distintivo de tercero anteriormente solicitado o registrado

Articulo 136 inc a), b) y c)

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca

anteriormente solicitada para registro o registrada por

un tercero, para los mismos productos o servicios, o para

productos o servicios respecto de los cuales el uso de la

marca pueda causar un riesgo de confusión o de

asociación;

Ejemplos de marcas:

KODAK

REEBOK

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre

comercial protegido, o, de ser el caso, a un

rótulo o enseña, siempre que dadas las

circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo

de confusión o de asociación;

• NOMBRE COMERCIAL: signo que un empresario utiliza para identificar a su actividad mercantil.

Artículo 190 de la Decisión 486 “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. (…)”

Ejemplos de nombres comerciales:

El nombre comercial no requiere de registro para su efectiva protección

El derecho exclusivo sobre el mismo se adquiere con su primer uso en el mercado y culmina cuando cesa su uso o las correspondientes actividades de la empresa.

Artículo 86 del Decreto Legislativo No. 1075

Ejercicio del derecho en base a un nombre comercial.- En los casos que

se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial,

usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su

uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público

consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o

similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la

acción legal.

La razón social y la denominación social constituyen el nombre societario que se inscribe en Registros Públicos

Nombre comercial es el que identifica a la empresa en el ejercicio de su actividad comercial, pudiendo o no coincidir el nombre comercial con el nombre societario.

CENCOSUD PERU S.A.C.

Supermercados Peruanos S.A

Supermercados Peruanos S.A

a) Conflicto entre un nombre comercial (utilizado previamente) y la solicitud de registro de una marca

“En el Perú, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse -en base al derecho concedido por la legislación de la materia, concordado con el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486- al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva que otorga el registro de una marca a nivel nacional puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Aquellos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.” Resoluciones No. 2822-2010/TPI-INDECOPI

A solicita el registro de la marca YEPI(2016)

B se opone al registro alegando que es titular del nombre comercial YEPI desde 1998 y lo acredita pero únicamente en Moyobamba

Al no haberse acreditado un ámbito de influencia nacional

el nombre comercial no puede impedir el registro de la

marca YEPI.

b) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado

“… en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca sobre la base de la titularidad de un nombre comercial), éste no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que, en esos casos, su coexistencia inducirá a confusión al público. (…) la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional. (…) la marca o nombre comercial registrado sustento de la denegatoria del registro deberá respetar la zona de influencia económica del nombre comercial solicitado y que ha sido utilizado con anterioridad.”

A utiliza el nombre comercial BATOR (desde 2000) para identificar su ferretería en el distrito de la Victoria(Lima).

A solicita el registro de su nombre comercial y presenta oposición la empresa X, en base a su nombre comercial inscrito BATOR (registrada desde 2010) para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de clavos.

En este caso debe denegarse el registro del nombre

comercial solicitado por A por la existencia de un derecho

inscrito previamente a favor de X. No obstante lo anterior,

la empresa X deberá respetar la zona de influencia del

nombre comercial utilizado con anterioridad por A.

c) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro

“si la solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante, sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario, se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior.” Resoluciones No. 2822- 2010/TPI- INDECOPI, 2203-2010/TPI-INDECOPI y 1992-2010/TPI- INDECOPI

La empresa A solicita el registro de su nombre comercial.

B presenta oposición en base a su nombre comercial idéntico, utilizado en solo en San Borja(Lima) antes que el nombre comercial de A, el cual no se encuentra inscrito.

En este supuesto, la oposición de la empresa Z

sería declarada infundada. Se otorgará el

registro del nombre comercial de A pero no

podrá utilizar dicho nombre comercial en San

Borja.

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

Lemas Comerciales: constituyen aquellas palabras o frases que los empresarios utilizan para reforzar el recuerdo que un consumidor tiene sobre una marca determinada.

Artículo 175 de la Decisión 486 “se entiende por lema

comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como

complemento de una marca”.

“Debe entenderse por lema comercial la palabra, frase o leyenda capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En consecuencia, el lema comercial debe tener en sí mismo la aptitud distintiva necesaria para que en la mente de los consumidores se asocie la marca con un concepto que realce su distintividad.

El carácter de complementariedad -en relación a la marca que publicita- atribuido al lema comercial, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo”.

( Precedente de Observancia Obligatoria Resolución No. 422-1998- TPI-INDECOPI)

- El sabor de la nueva generación; - PEPSI - Cerca de ti; - DONOFRIO - La bebida de sabor nacional; - INCA KOLA

- Hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe …

-- MASTER CARD

Artículo 178 de la Decisión 486 “un lema comercial deberá

ser transferido conjuntamente con el signo marca al cual se

asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”.

Criterios para un examen comparativo entre una marca y un lema comercial

1. Mediante los lemas comerciales se protegen los mensajes publicitarios que se transmiten a los consumidores y no la literalidad de cada uno de los términos que los conforman.

3. Cualquier comparación de un lema con otro signo distintivo debe hacerse considerando al lema en su integridad, como una unidad indivisible y sin considerar las palabras aisladamente.

4. En la comparación de un signo distintivo con un lema debe tenerse en cuenta si el mensaje que se transmite es el mismo.

“la connotación que posee la marca registrada EXPLORA

alude a la idea de reconocer, registrar, inquirir o averiguar

con diligencia una cosa o un lugar”, mientras que “la

connotación que posee el lema comercial solicitado

EXPLORA TU INSTINTO, está circunscrita única y

exclusivamente al concepto de registrar, reconocer o

averiguar con diligencia los instintos, entendidos como los

sentimientos o impulsos de las personas, por lo que es

éste el mensaje que se transmite.” En consecuencia, la

Sala consideró que, al ser distinto el mensaje que

transmite el lema comercial solicitado y el concepto

contenido en la marca registrada, no existe riesgo de

confusión entre los mismos. “Resolución No. 2498-

2010/TPI-INDECOPI

Riesgo de Confusión

El titular de una marca cuenta con un doble ámbito de derechos:

- positivo, puede utilizar de manera exclusiva su signo

- negativo, puede impedir que terceros utilicen su marca sin su autorización.

• Confusión Directa

• Confusión Indirecta

• Confusión Directa cuando el público puede terminar adquiriendo un producto, contratando un servicio o acudiendo a un establecimiento, en la creencia que se trata del producto, servicio o establecimiento del competidor.

• MERMAGEST - NERMAJEST fonéticamente son muy similares.

• EXSOFRE - EXFORGE

Sentencia 2630-2012-0-1801-JR-CA-15

• Confusión Indirecta cuando por la similitud o conexión competitiva de los productos, servicios o actividades y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos provienen del mismo origen empresarial o se presuma que entre las empresas existen relaciones económicas u organizativas. Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos pudiendo inducir a creer al consumidor que uno de los signos es la variación de otro anterior.

Ej. MANJAR LEITE y logotipo - MANJAR LEITE FUDGE clase 29

MUNDO OM- OM ORTOPEDIA

MARIANO

Riesgo de confusión y principio de especialidad

El principio de especialidad:

El titular de una marca o una solicitud previa, sólo podrá defenderla en relación con productos o servicios idénticos o similares.

La Clasificación Internacional de Niza no es determinante.

Hay que considerar la finalidad, naturaleza, conexión, canales de comercialización y sectores de consumo de los correspondientes productos o servicios.

Es posible la coexistencia de dos signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios que no presentan conexión competitiva.

Ej. ONIX y logotipo - ONIX.

Sentencia 1915-2011-0-1801-CA-04

“…no se encuentra en “riesgo de confusión”, respecto a la marca REX inscrita con Certificado N° 163706; se ha tomado en consideración que precisamente, el público al que va dirigido los productos que se pretenden distinguir con ambas marcas, son especializados, no se trata del consumidor medio, sino que el uso que se dará a los pesticidas agrícolas, es especifico y, los productos que distinguen la marca REX de Laboratorios Bussié S.A., que son específicamente farmacéuticos de consumo humano y veterinarios”

Sentencia. Exp. 3287-2011-0-1801-JR-CA-06

REX(solicitada) pesticidas agrícolas

REX (registrada)

• farmacéuticos de consumo humano y veterinarios

Se debe analizar:

a) Identidad o vinculación de productos o servicios

e

b) Identidad o semejanza entre los signos

Criterios para determinar la existencia de conexión competitiva entre productos o servicios:

• Canales de comercialización y/o distribución.

• Bienes complementarios, sustitutos o de uso conjunto.

• Público consumidor.

• Función y/o finalidad de los productos.

Ej.

Signo solicitado pretende distinguir mochilas; bolsones;

carteras; maletines; canguros; portafolios, de la clase 18 Marca registrada distingue zapatos y zapatillas en general; incluyendo todo tipo de prendas de vestir, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Existencia de conexión competitiva

Distinta naturaleza y finalidad

Uso complementario es usual que las empresas identifiquen con la misma marca prendas de vestir en general y también mochilas; bolsones; carteras;

maletines; canguros; portafolios.

Se expenden en los mismos establecimientos.”

Resolución Nº 296-2009/TPI-INDECOPI

Criterios para realizar el examen comparativo

• Articulo 45 y 49 del Decreto Legislativo 1075.

a) Apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto en conjunto, con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias.

b) El grado de percepción del consumidor medio.

Clase 9 Especial atención

(Resolución No. 2817-2010/TPI- INDECOPI del 7 de diciembre de 2010)

Clase 30 Consumo masivo, no se dará alto grado de atención.

(Resolución No. 2891-2010/TPI-INDECOPI del 17 de diciembre de 2010)

c) Naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación.

Se incrementarán las posibilidades de confusión entre dos marcas cuando mayor sea la conexión competitiva entre los productos d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado

e) Si el signo es parte de una familia de marcas.

Signos denominativos

Art. 45 del Decreto Legislativo 1075

Criterios:

a) Semejanza gráfico-fonética.

El aspecto fonético suele ser el preponderante

b) Semejanza conceptual

Ambos signos presentan un concepto casi idéntico Ej. Perro – Can

c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra de mayor fuerza distintiva.

Ej. DERMA XORG farmacéuticos clase 5

Signos figurativos

Artículo 45 Decreto Legislativo 1075

Criterios:

En adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.

Ej. Para distinguir galletas

OEPM de fecha 7 de marzo de 2007 (BOPI 16/04/2007).

b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

Signo solicitado

servicios veterinarios, protección de animales en general, especialmente perros, de la Clase 44

Signo registrado

servicios de hospitales para mascotas y servicios veterinarios de la Clase 44

Resolución No. 2386-2009/TPI- INDECOPI del 16 de setiembre de 2009

“(i) ambos presentan la silueta de un gato sobrepuesta a la imagen de un

perro –donde éste presenta un mayor tamaño que aquél y ambos tienen las

orejas levantadas-; (ii) los dos signos presentan la imagen de una mano

extendida; (iii) los elementos que conforman los signos en conflicto no

presentan combinaciones de colores; (iv) en ambos casos, el gato es de

color negro y la mano de color blanca; todo lo cual determina que los signos

producen un impacto visual de conjunto semejante.”

Signo solicitado Marca Registrada

Ambos signos coinciden en representar un elemento semejante a una estrella de tres puntas, (…)diferencias, no son suficientes para disminuir el similar impacto visual que ambos suscitan.

Desde el punto de vista conceptual, los signos son semejantes al evocar la idea de una figura de tres puntas, semejante a una estrella, apuntando hacia la misma dirección.

Sentencia 8450-2013-0-1801-JR-CA-24

Signos Mixtos

Articulo 48 Decreto Legislativo 1075

Denominación + un elemento figurativo

En adición a los criterios de los artículos 45, 46 y 47 se tendrá en cuenta:

a) la denominación que acompaña al elemento figurativo;

b) la semejanza conceptual; y,

c) la mayor o menor relevancia del aspecto

denominativo frente al elemento gráfico, con el

objeto de identificar la dimensión característica

del signo.

“… el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario”

PROCESO 55-IP-2009

a.1 Denominativo predomina

Ej:

Sentencia Exp. 2038-2014-0-1801-JR-CA-03

Sentencia Exp. 4216-2013-0-1801-CA-12

Signo utilizado por la demandante Marca registrada

a.2 Figurativo predomina

“cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.”

“ Pues bien, en el caso presente son evidentes las similitudes gráficas entre

los signos enfrentados, constituidos por un globo aerostático de idénticas

características, siendo dicho dibujo el predominante en ambas 2480 marcas

hasta el punto de que las letras que se superponen sobre el gráfico pasan a

segundo plano y no tienen virtualidad identificativa. De esta forma la

confusión sobre el origen del producto se producirá en el consumidor, que al

ver el globo sobre el que se sobreponen unas letras no se detendrá en el

examen de éstas y comprará un determinado objeto creyendo que es el

STS de 25/02/2010. Confirma riesgo de confusión

a.3 Ambos en conjunto indican el origen empresarial

Signo solicitado Clase 29 Marca registrada

“si bien los signos comparten las denominaciones ARIE/ARIES, la inclusión de los elementos figurativos y cromáticos en los signos, generan un impacto visual de conjunto distinto.” Resolución No.

2737-2010/TPI- INDECOPI

Familia de marcas

• Familia de marcas

Es frecuente que las empresas utilicen un prefijo o sufijo común en ciertos signos a efectos de generar en el

mercado una mejor recordación e identificación

Prefijo NES Nestle

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

Signos que afecten la identidad o el

prestigio de personas

Condiciones:

Persona distinta al solicitante o identificado por el sector pertinente como persona distinta.

Afectación a la identidad o prestigio de la persona.

Con o sin fines de lucro (consentimiento)

• GUTTY y

logotipo

Otros derechos de propiedad industrial

Caso:

(Inexistencia)

Artículo 113

“Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que

resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier

forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración,

textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.”

Signos que afecten derechos de autor

Condiciones:

Creación original protegida por el Derecho de Autor.

Riesgo de confusión con respecto a la obra.

• Resolución N° 22186 de 25 de agosto de 2006, resolvió

negar el registro solicitado. Argumentó que el registro

del signo solicitado transgrediría los derechos que la

sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. tiene sobre su

diseño industrial. Este último se encuentra registrado

bajo el certificado No. 4424 (Colombia)

“ …para que convivan un derecho de autor y un derecho de marca sobre un mismo signo será imprescindible el consentimiento o la autorización por parte del titular del derecho de propiedad intelectual, en el caso de que quien pretende el registro como marca de una obra tutelada bajo un derecho de autor no sea titular de ésta.”

PATIÑO ALVES, Beatriz. “ Marca registrada que vulnera el derecho de autor sobre el personaje Popeye”XXI. ADI, 2000.

Algunos casos:

Algunos casos:

Stuart litle

Sentencia 7317-2010-0-1801-JR-CA-08

Signos notorios

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

• Marca notoria es aquella que alcanza un nivel de conocimiento entre los consumidores que es superior al de las marcas comunes. Se les otorga una protección reforzada ya que representan un alto valor económico para su titular.

• Autoridad debe ser más estricta al analizar la conexión

competitiva entre los productos o servicios que

distinguen las marcas en conflicto. De este modo, en

situaciones donde la conexión competitiva es débil, la

autoridad debe ser más severa y considerar que, por

efecto de la notoriedad de la marca, no se puede

conceder el registro al signo solicitado.(Rompe el

principio de especialidad)

“El alcance de la protección de la marca notoria se ceñirá al principio de especialidad, es decir, abarcará los productos, servicios o actividades amparados por la marca notoria. Es importante esta matización, porque por el mero hecho de que una marca sea notoria en un sector determinado no significa que pueda impedir el registro de otro signo similar al suyo pero para un sector completamente diferente de suerte que no se genere riesgo alguno de confusión o de asociación, porque lo contrario supondría el ejercicio de un derecho de manera abusiva. “

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas _signos.pdf

Caso OEPM:

• “LOTUS” marca notoria para carros y relojes y

• “LOTUSSE” marca notoria para zapatos

El criterio de notoriedad reviste una dimensión esencialmente cuantitativa, sin embargo un aspecto cualitativo puede contribuir a que un signo alcance notoriedad.

• Elemento cuantitativo.- Un porcentaje importante de los usuarios o consumidores a los que va dirigido el producto o servicio en cuestión deben conocer la marca

• Elemento cualitativo.- El goodwill del que goza una marca puede contribuir a que se alcance la notoriedad, pero no constituye un requisito para que se determine la notoriedad de una marca

Resolución No. 1679-2010/TPI-INDECOPI, (Clase 32)

Resolución No. 0121-2009/TPI-INDECOPI (Clase 35)

MCDONALD’S Resolución N° 0160-2003/TPI-INDECOPI

(Clase 42)

Resolución No. 1336-2008/TPI-INDECOPI

Decisión 486 Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que

respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano

internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Signos notorios

Riesgo de confusión

Aprovechamiento injusto del prestigio

Dilución

Riesgo de dilución

• Nos encontramos ante un riesgo de dilución cuando al utilizar un signo idéntico o similar a una marca para productos o servicios que no sean similares, pueda causar perjuicio al carácter distintivo de una marca. La protección frente al riesgo de dilución es una protección extraordinaria que excede las fronteras de la regla de especialidad, por lo que se exige la implantación y reconocimiento de la marca entre un sector cuantitativamente importante del público en general, más del círculo de los destinatarios potenciales de los productos o servicios.

• El aprovechamiento indebido de la reputación ajena importa beneficiarse de la fuerza distintiva que ha alcanzado una marca para trasladarlo a producto o servicios de un tercero, y así obtener un benefició al trasladar la imagen positiva a estos productos y servicios, y un ahorro significativo en inversión de publicidad a fin de dar a conocer el producto .

El aprovechamiento indebido de la

reputación ajena

Marca notoria

RESOLUCIÓN N°1611-2010/TPI-INDECOPI

Riesgo de confusión indirecta o de asociación con la marca notoria PILSEN CALLAO, así como un aprovechamiento injusto del prestigio de la misma, por lo que se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

PILSEN CALLAO

SIGNO SOLICITADO MARCA NOTORIA

SAPITO ZERO SAPOLIO

El signo solicitado SAPITO ZERO, no constituye la reproducción de la marca

reconocida como notoria de manera que se induzca a confusión al público

consumidor; la traducción, en la medida que el signo solicitado SAPITO

ZERO no expresa en otro idioma o lenguaje a la marca reconocida como

notoria; la transcripción total o parcial, por cuanto las denominaciones que

conforman ambos signos son claramente diferenciables SAPITO ZERO /

SAPOLIO; ni la transliteración, por cuanto el signo solicitado SAPITO ZERO

no copia a la marca reconocida como notoria en caracteres alfabéticos

distintos, de la marca reconocida como notoria.

PROHIBICION POR COMPETENCIA DESLEAL

– Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

Comunidades indígenas, afroamericanas o locales

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas,

afroamericanas o locales, o las denominaciones, las

palabras, letras, caracteres o signos utilizados para

distinguir sus productos, servicios o la forma de

procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura

o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la

propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

• Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afro americanas o locales;

– Comunidad Nativa Kachipampa (San Martín) – Comunidad Nativa Shilcayo (San Martín) – Comunidad Nativa Pakún (Amazonas)

– Comunidad Campesina Vischongo (Ayacucho)

• Constituyan la expresión de la cultura o práctica de esas comunidades.

• Consistan en las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir los productos, servicios o la forma de procesarlos de esas comunidades; o,

Arte indígena autentico, Maori Arts Board, de Nueva

Zelandia.

“El objetivo es que el uso de dichos símbolos o signos no sugiera una falsa relación entre el producto y/o servicio y la comunidad indígena, ya que el consumidor propenderá a atribuirle a los productos y/o servicios identificados, las cualidades y las características inherentes a la imagen de la comunidad indígena aludida, y aún en el caso en que no atribuya una específica calidad, igualmente relacionará el producto y/o servicio con la comunidad, creyendo erróneamente que le pertenece la fabricación y la producción del mismo o que, en todo caso, se encuentra relacionado a la comunidad productora.”

PROCESO 60-IP-2012

[email protected]

Gracias.