Know - How - una visión comparada

Texto completo

(1)KNOW – HOW: UNA VISIÓN COMPARADA. DANIEL FELIPE LÓPEZ SIERRA. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE DERECHO BOGOTÁ D.C., JUNIO DE 2006.

(2) KNOW – HOW: UNA VISIÓN COMPARADA. DANIEL FELIPE LÓPEZ SIERRA. Monografía de Grado. Dirigida por: Luís Ángel Madrid. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE DERECHO BOGOTÁ D.C., JUNIO DE 2006.

(3) TABLA DE CONTENIDO. INTRODUCCION. 5. 1. LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 8. 1.1 2.. SECRETOS INDUSTRIALES. EL KNOW - HOW. 12. 2.1 DEFINICIÓN DE KNOW – HOW. 12. 2.2. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS QUE COMPONEN EL KNOW – HOW. 16. 2.3. FUNCIÓN ECONÓMICA DEL KNOW – HOW. 17. 2.4. TÉCNICO Y COMERCIAL. 18. 2.5 3.. 10. NATURALEZA JURÍDICA DEL KNOW – HOW. LA PROTECCIÓN DEL KNOW – HOW 3.1. RÉGIMEN COLOMBIANO. 19 21 22. 3.1.1. Régimen Constitucional. 22. 3.1.2. Tratados Internacionales. 24. 3.1.3. Jurisprudencia. 28. 3.1.4. Régimen Laboral. 29. 3.1.5. Régimen Penal. 32. 3.1.6. Régimen Comercial. 34. 3.2. RÉGIMEN ANDINO. 37. 3.2.1. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). 3.2.2.. 38. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883,. revisado en 1967. 39. 3.2.3.. Decisión 486.. 40. 3.2.4. Protección:. 43. 3.2.5.. Confidencialidad:. 43.

(4) 3.2.6. 3.3. 4.. Sujeto obligado a proteger:. RÉGIMEN ESTADOUNIDENSE. 44 45. 3.3.1. Jurisprudencia al respecto. 45. 3.3.2.. Legislación. 46. 3.3.3. Naturaleza de la protección. 47. 3.3.4. Definición. 50. 3.3.5.. Derechos. 50. 3.3.6.. Duración y Terminación. 51. CONCLUSIONES. 5. ANEXO. 52 55. 5.1. EL CONTRATO DE KNOW – HOW. 5.2.. EL CONTRATO DE KNOW – HOW COMO CONTRATO DE. ARRENDAMIENTO Y DE COMPRAVENTA.. 55. 56. 5.2.1. Contenido. 56. 5.2.2.. 58. Obligaciones del beneficiario.. 5.2.3. Obligaciones del cedente.. 60. 5.2.4 Duración del contrato.. 61. 5.3 CONTRATO DE KNOW – HOW COMO CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.. 63. 5.3.1. Contrato de Licencia de Know – How. 65. 5.3.2. Obligaciones del licenciatario. 67. 5.3.3. Obligaciones del licenciante. 70. 5.3.4 Contrato de Cesión del Know – How.. 72. 5.3.5. Aplicabilidad a otros contratos. 74. 5.4. 75. 5.4.1.. POSIBILIDAD DE PATENTAMIENTO DEL KNOW – HOW NO SE PUEDE PATENTAR EL KNOW – HOW. 5.4.1.1. Definición´ 5.4.2.. COEXISTENCIA.. BIBLIOGRAFIA. 77 78 79 80.

(5) INTRODUCCION. Con el paso del tiempo, se ha venido incrementando la importancia económica de las tecnologías y metodologías protegidas por el Know – How, pero existe una dificultad en la delimitación de sus características como institución del derecho. Por dichas razones, el Know – How presenta uno de los mayores atractivos a la investigación jurídica puesto que constantemente se están buscando identificar los límites y alcances a lo que se conoce como “información técnica no revelada”, como también su protección legal. Ésta última debe lograr garantizarle a la sociedad el aprovechamiento general de los avances y la transmisión de la tecnología sin dejar de reconocerle ventajas a su inventor, así como a su legítimo poseedor. Dado que el carácter tecnológico en el mundo actual ha evolucionado tan rápido con las nuevas técnicas de producción y la constante competencia entre las empresas (lo que genera una búsqueda de mejoramiento en la productividad), la economía mundial ha variado al ritmo de dichos cambios por la importancia que han demostrado éstos dentro del mercado. La importancia misma del secreto empresarial radica en la velocidad con que acontecen dichos cambios, puesto que estas innovaciones ocurren de manera relativamente continua y son el resultado de inventos y mejoras generadas en la práctica por las personas que desarrollan su producción, por lo tanto son fruto de la experiencia. El Know – How presenta entonces una enorme repercusión en el comercio internacional, sobretodo dentro de las áreas que requieren avances tecnológicos donde la vida útil de los productos es infinitamente menor al tiempo necesario para lograr obtener y aprovechar una patente..

(6) Por dichos motivos, las empresas con intereses en el mercado mundial han visto que existe una necesidad latente de mejorar y extender dicha protección a los secretos empresariales de sus empresas por el enorme valor económico que conllevan y la importancia a nivel económico mundial que poseen. De acá viene entonces la presentación de la siguiente investigación, dado que a nivel de patentes existe una legislación mucho más amplia y sólida que la que existe en cuanto a la protección del Know – How. El Know – How siempre ha sido considerado como accesorio a la protección cuando es utilizado como información complementaria a una patente para permitir una mayor eficacia para su aplicación. Por otra parte, es considerado autónomo cuando se utiliza de manera independiente a la patente, y cuando recae sobre tecnologías no patentadas pero patentables, así como de tecnologías no patentadas y no patentables. Al interior de las empresas se ha venido desarrollando lo que podría llamarse una política empresarial al respecto, bajo la cual se decide frente a una invención si patentarla o mantenerla en secreto dependiendo de varias circunstancias entre las cuales se puede hablar del estado de la técnica o la innovación que presenta la tecnología en ciertas ramas de producción. El problema con la información confidencial es que no genera como tal un derecho de propiedad para su poseedor, y por lo tanto no puede utilizar una acción de exclusión frente a terceros. La información confidencial es una situación de hecho que se mantiene siempre y cuando permanezca el conocimiento en secreto. Si bien no es un bien inmaterial que otorgue un derecho de exclusiva, pero no por eso se puede desconocer que si genera un valor que puede ser medido a nivel económico como activo dentro de la empresa, y por lo tanto es de vital importancia patrimonial para la misma1. 1. Sacado de: METKE MÉNDEZ Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II). Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). 2002. P. 86 y SS..

(7) Para tener una idea clara de mis posiciones frente al tema, es necesario brindar al lector un marco de referencia sobre lo que está en debate. Por tal razón, empezaré por desglosar el surgimiento del Know – How a partir del conocimiento de la rama del derecho que lo cobija: la propiedad intelectual. Después de esto, entraré ya de lleno al tema de los secretos industriales, tomando como referencia definiciones de diversos autores para llegar luego a intentar encontrar una definición unificada de qué es el Know – How, pues es esta de vital importancia para entrar a analizar la manera de protegerlo. En cuanto a la protección del Know – How, intentaré dar una visión al lector de los diversos métodos de protección utilizados tanto en la región como Estados Unidos que es un país que tiene unas sólidas posiciones sobre el tema, tanto. A saber, la protección analizada desde el punto internacional y nacional, intentando en lo posible destacar los factores penales, laborales y comerciales de la misma. Anexo al presente trabajo dos puntos importantes para concluir lo que pienso que sería un trabajo serio de análisis sobre el tema, como lo son los usos prácticos del Know – How dentro del mundo comercial, observando la importancia económica del mismo; y el segundo es un corto análisis sobre el funcionamiento, características, usos y protección de las patentes para brindar una visión de su diferencia con los secretos empresariales..

(8) 1. LA PROPIEDAD INTELECTUAL. En primer lugar es necesario aclarar que la propiedad está dividida por la doctrina en dos grandes áreas que son, a saber, la propiedad sobre bienes incorporales o inmateriales, y la propiedad sobre bienes corporales o materiales2. Ya establecida dicha distinción, vale decir que los primeros son los relevantes a la presente investigación, pues son los denominados derechos de propiedad intelectual. De aquí la importancia de su identificación.. Entre los derechos de propiedad intelectual encontramos la Propiedad Industrial, la cual Constantin Casas define como: “el conjunto de derechos que se tienen sobre ciertos bienes inmateriales, que son producto del desarrollo de la actividad creadora del hombre y relacionados con la actividad industrial o comercial de un empresario.”3. Se entiende entonces que se refiere a una propiedad que tiene como finalidad específica un objetivo de tipo industrial y comercial. Ésta se ejerce sobre los “modelos industriales, las marcas de fábrica o comercio, los emblemas, las patentes de invención, etc., que en sí son cosas incorporales”4 Dicha propiedad industrial es regulada en Colombia por la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.. Se regulan y protegen dichos bienes incorporales por su importancia a nivel económico. Esta importancia radica en que la mayoría de estos bienes son conocimientos técnicos y tecnológicos que constituyen la base de creación de las empresas. Pero la importancia real de estos conocimientos técnicos es – sin descartar el proceso de acumulación de 2. CONSTANTIN CASAS Talia y Jaime Trujillo García. El “know – how”. Tesis de grado para optar al Título de Abogado. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas. Bogotá. 1986. P. 4 3 CONSTANTIN CASAS. Ob. Cit. P. 5 4 VELÁSQUEZ JARAMILLO. Luis Guillermo. Bienes. Octava Edición. Editorial Témis, Bogotá, 2000. P. 200.

(9) capital físico como desarrollo económico5 - que la mayoría de los aumentos de producción y de sus mejoras y modificaciones cualitativas se deben al empleo de nuevos conocimientos técnicos y tecnológicos. Lo anterior se obtiene por el intercambio de información, el cual debe ser vigilado y regulado pues cualquier fuga de información puede desencadenar un daño irreparable para la empresa propietaria de dicho conocimiento.. Vale la pena resaltar en este punto que no todo conocimiento técnico merece de atención del legislador para su control y vigilancia. Existen los que se pueden considerar como secretos y los que no6, y son estos primeros los concernientes al presente estudio.. Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia internacional se le ha dado una mayor importancia y análisis a los conocimientos técnicos que son secretos. Es esta la forma de tecnología la que le da un mayor valor económico a las empresas que la poseen7, pues se entiende que los conocimientos técnicos no secretos son aquellos que conforman la base tecnológica de todo sistema productivo, por lo que presume la economía8 que todos los agentes económicos tienen libre acceso a ellos. Es por esto que no detentan un gran valor económico y por lo mismo no generan una mayor ventaja competitiva entre las empresas.. Entendido esto, se incluye dentro de la categoría de conocimientos técnicos todos los que ostenten una aplicación económica como tal. Por tanto, se circunscriben dentro de dicha característica todos los que presenten aplicaciones productivas, entre los que se pueden encontrar los secretos industriales y comerciales.. 5. CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Guillermo. Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos. Volumen V. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1984. P. 15 6 Ibídem. P. 53 7 Ibídem. P. 54 8 Ídem..

(10) Es claro que el valor económico de los conocimientos secretos, o el valor que se le debe dar a la protección a los mismos, es relativo a la cantidad de personas que se les permite efectivamente acceder a tal información. Por tal razón se le debe dar especial protección a dichos conocimientos, no solo por su valor jurídico como tutela de los bienes, sino por el valor económico que pueden llegar a representar para la empresa el mantenerlos protegidos y seguros mediante el ordenamiento jurídico, para limitar el acceso de personas a dicha información de manera efectiva.. 1.1 SECRETOS INDUSTRIALES9 Ya entrando en materia de los secretos industriales como tal, se debe entender que el secreto, lato sensu, no es más que algo “oculto, ignorado, escondido y separado de la vista o del conocimiento de los demás.”10; pero por lo mismo es necesario hablar – para el presente escrito – de secreto única y exclusivamente en cuanto su aspecto funcional, es decir, cuando haya varios sujetos capaces de conocerlo. Dice Crespi que “el secreto es un concepto relativo; supone saber <<más>> que otro y, por tanto, sólo surgirá cuando haya una pluralidad de personas”11. Esto se da vigilando entonces la pluralidad de intereses de dichas personas, en cuanto a que el propietario del secreto está interesado en proteger el mismo de otras personas que están interesados en conseguirlo, por lo que supone un monopolio del saber12.. 9. A pesar de que el término “secretos industriales” no se utiliza en la actualidad para referirse a los secretos empresariales, fue utilizado dicho término durante mucho tiempo, entrando en vigencia en nuestro ordenamiento gracias a la Decisión 344. Por esta razón, es importante analizar el uso y la aplicabilidad del mismo. Más adelante se explicará el por qué del cambio de terminología. 10 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 11 CRESPI. La tutela penal del segreto. Palermo 1952. P. 96 cit. por GÓMEZ SEGADE. El secreto industrial: Concepto y Protección. Editorial Tecnos, Madrid, 1974. P. 42 12 WHERLI. Fabrikations und Geschäftsgeheimnisse im Civil und Strafprozess. Tesis Doctoral. Winterthur. 1957. cit. por GÓMEZ SEGADE. Ob. Cit. P. 42.

(11) Es un elemento común de los secretos empresariales el encontrarse todos relacionados con la organización económica de una empresa. Por tal motivo se pueden entender dichos secretos como la “esfera reservada de la empresa”13.. Es entonces importante definir cuál es el objeto del secreto industrial. Según Gómez Segade: “el secreto industrial normalmente tiene por objeto alguna de las siguientes cosas: invenciones, descubrimientos, modelos industriales, y prácticas manuales (sic)”14. Dicho objeto no necesita tener un valor definido, pues a pesar de ser de un valor insignificante en el mercado, empleado como debe ser en la empresa correcta puede significar la diferencia competitiva contra sus rivales. Debe encontrarse a su vez relacionado con una empresa, por lo que no podrán contarse como secretos industriales las informaciones o datos que se obtengan por particulares o personas aisladas de la empresa. Debe ser a su vez lícito el objeto del secreto industrial, a pesar de que existan teorías o posiciones contrarias que defiendan el hecho de que el objeto vaya en contra de las buenas costumbres, por cuanto si no se protege tal objeto “se destruiría la necesaria armonía que debe reinar entre los elementos personales de la empresa, con grave perjuicio para la misma”15.. Es importante dicho análisis porque debido a las aperturas económicas que se han dado internacionalmente en la actualidad y la ampliación de mercados que se ha venido dando, un secreto implica una ayuda o colaboración principalmente de los países más desarrollados a aquellos que están en vía de desarrollo. Por medio de esta colaboración se intenta buscar mejorar desde los métodos de producción hasta ampliar el mercado de una empresa en particular. Esto se da por la transferencia de tecnología por medio de contratos internacionales.. 13. GÓMEZ SEGADE. Ob. Cit. P. 51 Ibídem. P. 91 15 Ídem. P. 122 14.

(12) 2.. EL KNOW - HOW. El Know – How juega un papel de suprema importancia para las empresas, pues se encarga de proteger la tecnología necesaria para el funcionamiento óptimo de las mismas. Sin embargo, no presenta una definición conjunta como tal, por cuanto en la práctica y en las diversas legislaciones tiene diversas acepciones. Se tiene como secreto industrial por sus comienzos, ya que en la legislación anglo – americana empezó a desarrollarse muy relacionado con el concepto de secreto industrial16.. Debido a que la noción de secreto industrial es muy antigua y está íntimamente ligada a las fórmulas secretas, procesos químicos y algunos procesos mecánicos, se dio la introducción del concepto del Know – How en el Congreso Internacional de Derecho Comparado de Pescara de 197017, que traducido lato sensu al español traduce “saber cómo” y que hace referencia “a la forma de organizar la producción de una empresa de la manera más eficiente y ventajosa posible”18.. 2.1 DEFINICIÓN DE KNOW – HOW Según la Asociación Internacional para la Protección Industrial (AIPPI), el Know – How “consiste en conocimientos o experiencias sobre aspectos técnicos, comerciales y administrativos, financieros o de otra índole, aplicables a procesos industriales de una empresa o a la práctica de una profesión”19 . 16. Véase: CONSTANTIN CASAS. Ob. Cit. P. 13 Véase: Ibídem. P. 13 18 Ídem. P. 14 19 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL (AIPPI) 5ª Convención de la Unión de Paris, 1994. cit. por LÓPEZ GUZMÁN. Ob. Cit. P. 70 17.

(13) La jurisprudencia de Estados Unidos lo define como “un saber fáctico no susceptible de descripción separada y precisa, pero que usado en forma acumulada, después de haber sido adquirido como resultado de ensayos y errores (trial and error) le da a aquel que lo adquiere la habilidad para producir algo que de otra manera no hubiera sabido cómo producir con la misma precisión y exactitud necesarias para obtener un éxito comercial”20. Por su parte, la Cámara de Comercio Internacional dijo al respecto que el Know – How es “la totalidad de conocimientos, del saber especializado y de la experiencia, volcados en el procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto, puede por tanto ser denominado <<art de fabrication>> (Know – How)”21. Ya en Colombia, el Decreto 2123 de 1975 en su artículo 1° define el Know – How como: “Entiéndase por Know – How la experiencia secreta sobre la manera de hacer algo, acumulado en un arte o técnica y susceptible de cederse para ser aplicada en el mismo ramo, con eficiencia”.. El Tribunal Superior de Bogotá D.C., en sentencia de tutela del 15 de enero de 1993 dijo que:. “Hacen parte del patrimonio y por ende constituyen derechos de propiedad, aquellos planes, reglas y métodos utilizados en actividades económico – comerciales y que hacen parte de lo que se conoce como <<Know – How>> y que tienen reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico, al tipificarse como delito su divulgación por quienes no tengan facultad para ello (artículo 238 Código 20. Mycalev Corp. of America Vs. Pemco Corp. (1946), 68 U.S.P.Q. 317, 322; 64 F. Supp. 420 (D.M.D.) affirmed 1947, (159 F. 2 d 907) cit. por LADAS Stephen. Patents, Trademarks, and related rights. National and International Protection. V. III, Harvard U. Press. Cambridge, Massachussets, 1975. P. 1617. cit. y traducido por CONSTANTIN CASAS. Ob. Cit. P. 16 21 CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL. Informe de las sesiones del 17 y 18 de octubre de 1957. cit. por CONSTANTIN CASAS. Ob. Cit. P. 16.

(14) Penal), y al configurar hecho constitutivo de competencia desleal el obtener secretos industriales y comerciales ajenos (artículo 75 numeral 3 del Código de Comercio)”22.. La Corte Suprema de Justicia en fallo de segunda instancia de la tutela anterior dice lo siguiente:. “Puede afirmarse que el Secreto Industrial es aquel aspecto de la órbita privada de la actividad Industrial o Comercial, que, en desarrollo de la privacidad y protección a que tiene derecho toda empresa, solo se da a conocer a ciertas personas y que se mantiene oculto o reservado para los demás, con la facultad para conservarlo en esa forma siempre que, desde luego, no atenten contra las buenas costumbres y el orden público de la nación”23.. Si bien la Corte no hace referencia como tal al Know – How, como ya se vio anteriormente y como bien lo dice el doctrinante Gómez Segade24, el Know – How es una forma de secreto industrial, por lo que hablar de uno hace referencia al otro.. La Corte Constitucional, en revisión de la misma tutela dice lo siguiente:. “A su vez, de la propiedad industrial hacen parte los secretos Industriales, es decir, los que se refieren a los factores técnicos o científicos que, combinados de cierta manera, permiten una fabricación o transformación de productos con resultados específicos y característicos de la empresa industrial que lo posee. Lo que se conoce como Know – How es objeto de protección Jurídica en razón. 22. Cit. por TORRES IBARRA. Ob Cit. P. 28 Ibídem. P. 29 24 “De la exposición que hemos hecho sobre la naturaleza y características del know – how se desprende una conclusión clara: el concepto de know – how coincide con el de secreto industrial; dicho con otras palabras, know – how y secreto industrial son sinónimos” Véase: GÓMEZ SEGADE. Ob. Cit. P. 159 23.

(15) precisamente del vínculo que se establece entre el proceso y su resultado, cuyo conocimiento y manejo pertenece a la empresa y forma parte de su patrimonio”25.. El Decreto 2650 de diciembre 29 de 1993 habla del Know – How en su artículo 15 de la siguiente manera:. “el conocimiento práctico sobre la manera de hacer o lograr algo con facilidad y eficiencia aprovechando al máximo los esfuerzos, habilidades y experiencias acumuladas en un arte o técnica”.. A pesar de ser estas últimas las definiciones utilizables para la aplicación del concepto en Colombia, debido a la diversidad de definiciones y a que la presente investigación se enfoca en la protección del Know – How en diferentes regiones, es de vital importancia lograr una definición conjunta y unificada para trabajar sobre ella.. Dado que las diversas definiciones anteriormente mencionadas presentan varios elementos esenciales de la definición, es importante resaltarlas. A saber:. 1) El Know – How es un saber: en la práctica el Know – How es un conocimiento aplicado a la actividad empresarial.. 2) El Know – How contiene conocimientos especializados. Si bien los conocimientos por ellos mismos no tienen un gran valor, al aplicarlos de manera adecuada a un proceso o producto específico pueden ser de gran valor, por lo que se contempla su especialización.. 25. CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia de revisión de Tutela. Septiembre 14 de 1993. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo..

(16) 3) El Know – How contiene un valor intrínseco. El adquirir el conocimiento necesario para aplicarlo a un proceso o producto requiere de tiempo y de dinero invertidos en trial and error mencionado por la doctrina Estadounidense. Esto representa el valor del concepto.. 4) El Know – How es experiencia. Es el mismo trial and error el que le otorga experiencia a su propietario por lo que es producto más de la experiencia y la investigación que de la imaginación.. Si bien no se llega a una conclusión final sobre una definición unificada, el desglosamiento de los elementos esenciales del Know – How nos permiten avanzar en el presente estudio teniendo siempre como presente estos 4 puntos.. 2.2. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS QUE COMPONEN EL KNOW – HOW. Según Stumpf26, se ha considerado que los conocimientos técnicos que conforman el Know – How son:. 1) “Objetos: se refiere a las herramientas, instalaciones, equipos técnicos, laboratorios, piezas, aparatos, inventos no patentados, modelos sin registrar, máquinas especiales para desarrollar la tecnología o software. 2) “Datos y antecedentes técnicos: este elemento hace alusión a los dibujos, planos, fórmulas y datos obtenidos en la investigación de un proceso industrial para desarrollar un producto. 3) “Instrucciones: lo constituyen las guías, consejos prácticos e instrucciones en general, las cuales pueden transmitirse oralmente, a través de cursos o 26. Lo siguiente es tomado de STUMPF Herbert. El contrato de Know – How. Temis. Bogotá, 1984. cit. por LÓPEZ GUZMÁN. Ob. Cit. P. 77.

(17) conferencias privadas. Y si es por escrito, generalmente se entregan manuales elaborados por el poseedor de la tecnología, los cuales son entregados al receptor de la tecnología una vez celebrado el contrato. Incluyen también recetas técnicas, explicaciones complementarias, indicaciones acerca de planes de trabajo, ciclo de una fabricación para un producto farmacéutico, condiciones que debe tener el recurso humano.”. 2.3 FUNCIÓN ECONÓMICA DEL KNOW – HOW Gracias a la globalización, la competitividad de una empresa está íntimamente ligada a su conocimiento sobre el área de gestión. Es por esto que el Know – How es, tal vez, el más importante aspecto tanto productivo como organizacional para las empresas que quieran competir en el mercado internacional.. Sobre todo en los países en vía de crecimiento, no se tiene un acceso efectivo al desarrollo técnico y tecnológico de sus empresas y productos por el escaso ámbito investigativo que sí se ve en países primer mundistas. Pero a su vez, muchas de estas empresas que quieren ingresar en el mundo competitivo cuentan con recursos suficientes para adquirir estos desarrollos y esta información ya previamente generada en el exterior.. Dichas negociaciones de transferencia de conocimientos técnicos le permiten a las empresas ahorrarse tanto tiempo como dinero en investigación, y les permiten invertirlo más bien en el desarrollo y aplicación de estos conocimientos para su mejor aprovechamiento conforme las necesidades planteadas por la demanda local.. Es por esto que se le debe dar una importancia a la protección del Know – How, tanto en su fase de desarrollo, como en la fase de comercialización del mismo, para poder darle el.

(18) mayor y mejor uso a éste concepto y poder ayudar de esta manera al mejoramiento económico de los países partes en estas negociaciones.. 2.4 TÉCNICO Y COMERCIAL. Según Gómez Segade27, el Know – How se refiere únicamente a todos aquellos conocimientos referentes al ámbito industrial, mientras que los conocimientos relacionados con el ámbito comercial no deben ser considerados como Know – How. Esto por cuanto, según el autor, el valor del Know – How es íntimamente relacionado con los datos técnicos industriales y el incluir en dicho valor los conocimientos industriales desnaturalizaría la figura. Por otra parte, Stumpf28 dice al respecto que los asuntos comerciales también deben ser tenidos en cuenta al referirse al Know – How. Dice que se deberían tener en cuenta una división del Know – How así:. 1) Know – How técnico: aplicable a la industria.. 2) Know – How comercial: se refiere a elementos de la organización administrativa de una empresa y su conocimiento sobre ellos. También incluye los conocimientos. comerciales. sobre. logística. comercial,. estrategias. de. comercialización y mercadeo, distribución y lista de clientes, entre otros.. Por otra parte, la Comisión de la Comunidad Andina prescribe en el Régimen Común de la Propiedad Industrial que: 27. GÓMEZ SEGADE. El secreto industrial: Concepto y Protección. Editorial Tecnos, Madrid, 1974. cit. por LÓPEZ GUZMÁN. Ob. Cit. P. 80 28 STUMPF Herbert. El contrato de Know – How. Temis. Bogotá, 1984. cit. por LÓPEZ GUZMÁN. Ob. Cit. P. 80.

(19) “Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida en que dicha información sea: a) Secreta, en el sentido como conjunto en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida, ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva. b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.. La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, característica o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestaciones de servicios”29.. Dicha decisión incluye tanto los conceptos de Know – How técnico como de Know – How comercial, ambos bajo el concepto de secreto empresarial por lo que es lo que preferiblemente se debe aplicar en la actualidad.. 2.5 NATURALEZA JURÍDICA DEL KNOW – HOW. Al entrar a investigar sobre la posibilidad de protección de un derecho de propiedad industrial, que recae sobre cosas incorporales, es relevante conocer la naturaleza jurídica de dicha figura. 29. Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Artículo 260. De los secretos empresariales..

(20) Si bien es cierto que el componente material más importante del Know – How es la tecnología – como anteriormente se vio – o más precisamente los conocimientos técnicos, dicha tecnología como tal no es de relevancia para el derecho. Mas sin embargo, los derechos adquiridos por el poseedor de tal tecnología sí son importantes para la esfera jurídica.. Es, de hecho, el mismo ordenamiento el encargado de otorgarle derechos subjetivos a su poseedor, para protegerlo de la explotación de terceros sin su consentimiento y, para otorgarle una ventaja competitiva que produzca beneficios fuera del dominio público. Y son estas mismas características por las cuales la doctrina los ha considerado como un “valor patrimonial”30.. Aún así, dado que no existe como tal una concepción única internacional sobre el Know – How, es difícil encontrar una teoría unificada sobre la naturaleza jurídica de ésta figura; por tal motivo, existen varias posiciones sobre su necesidad de protección y sobre la trasgresión a su derecho de reserva.. 30. CONSTANTIN CASAS. Ob. Cit. P. 31.

(21) 3. LA PROTECCIÓN DEL KNOW – HOW. Como ya hemos venido viendo, al ser el Know – How parte de los bienes inmateriales (los cuales son susceptibles de apropiación particular), posee derechos de carácter patrimonial, siendo este el que nos interesa primordialmente para fomentar la protección de esta figura, pues presenta un valor económico para sus poseedores. La tutela impartida por el Ordenamiento Jurídico para su protección, beneficia no sólo a su poseedor por su valor intrínseco, sino también a la sociedad en general por ser de especial interés para el desarrollo socio – económico de una nación; pues el beneficio del sector industria, significa a su vez beneficio para la sociedad en cuanto a mejoramiento de la calidad de vida: (V gr.: generación de empleos, mejoramiento de la calidad de productos y servicios ofrecidos, entre otros).. Se protege, entonces, al poseedor del Know – How de la obtención del mismo por terceros de manera desleal o ilícita, consiguiendo beneficio propio en perjuicio del poseedor o creador. Dado que se constituye éste de la experiencia adquirida, se estaría desconociendo el tiempo invertido por su innovador en desarrollar dichos conocimientos técnicos.. Veamos entonces las diferentes protecciones que se aplican para el Know – How en diferentes lugares..

(22) 3.1 RÉGIMEN COLOMBIANO. En Colombia, la protección al Know – How está caracterizada por asemejarse ésta figura a la figura del Secreto Industrial31, la cual está a su vez asociada con la noción de Propiedad Industrial. Ésta última está siendo protegida en nuestra legislación nacional desde 1.811 con la Constitución de Tunja32, evolucionando a lo largo de los años.. 3.1.1. Régimen Constitucional Según el doctrinante Eduardo Serrano33, tanto la propiedad industrial como los derechos de autor han adquirido una especial importancia en la actualidad debido a los avances y al desarrollo tecnológico, los cuales han aportado a la sociedad no sólo desarrollo empresarial, sino que a su vez les han proporcionado a sus autores, inventores o poseedores una ganancia económica significativa. Por dicha razón la necesidad de proteger dichos avances e inventos ha llegado hasta el carácter de norma constitucional.. Dentro del marco de protección de la Constitución Política de Colombia de 1991, se encuentran varias normas constitucionales que protegen la propiedad intelectual y, por tanto al Know – How. Entre ellas se encuentra a saber, acorde con la investigación desarrollada, la siguiente:. 31. A mi parecer, la noción de Know – How, a pesar de ser muy relacionada con el Secreto Industrial, debe estar asociada más con el concepto de Secreto Empresarial, pues éste abarca no sólo los conocimientos tecnológicos e industriales, sino también los conocimientos comerciales, como lo son canales de distribución, entre otros. De esto se hablará más adelante. 32 Véase: TORRES IBARRA. Ob. Cit. P. 73 y SS 33 Véase: SERRANO GÓMEZ Eduardo. La propiedad intelectual y las nuevas tecnologías. Madrid, Cuadernos Civitas. 2000 en LÓPEZ GUZMÁN. Ob. Cit. P. 33..

(23) •. Artículo 61: “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.”34. Dentro de esta norma se protege el ingenio de los autores de dicha propiedad intelectual. Al estar establecida dentro de los derechos sociales, económicos y culturales de la Constitución (Título II, Capítulo 2), le exigen al Estado una mayor aplicación de dicha normatividad, y por lo tanto una mayor vigilancia y tutela por parte del Estado.. En concordancia con éste artículo se encuentran el 150, numeral 24 que reza:. “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas, y las otras formas de propiedad industrial. (…)”35.. También se encuentra relacionado el artículo 186, numeral 27, el cual preceptúa:. “Corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa: (…) 27. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley. (…)”36. 34. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 61. Ibídem. 36 Ídem. 35.

(24) 3.1.2.. Tratados Internacionales. La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, reglamentada por los decretos 117 y 2875 de 1994, fue la primera en establecer el reconocimiento del secreto industrial como objeto de protección del Estado en materia comercial, por cuanto se comprende este dentro de la Propiedad Industrial.. El Código de Comercio Colombiano regula la protección de la Propiedad Industrial en materia comercial en sus artículos 534 al 618, la mayoría de los cuales han sido suspendidos por la Decisión 486 de 2000, la cual se verá en detalle más adelante.. En cuanto a la Comunidad Andina, la cual generó estas dos decisiones, es una “organización sub – regional con personalidad jurídica internacional, creada por el Pacto Andino, integrada por los Estados de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, además de los órganos del Sistema Andino de Integración; goza de identidad y autonomía propia distinta de los países individualmente considerados que la conforman y, está dotada de instituciones que legislan con autonomía sus propias reglas. El Objetivo de la Comunidad Andina es lograr que las economías de los diferentes países se integren hasta convertirse en una sola y; es aquí donde aparece la necesidad de la institución de autoridades supranacionales que deriven su poder de las decisiones que los mismos estados al crear la comunidad les otorgaron, al convenir el sometimiento a sus decisiones.”37. Al ser las Decisiones 344 y 486 generadas por éste órgano supranacional, se entiende que su adopción a las legislaciones de los países que forman parte del mismo, y que por lo tanto lo reconocen, es automática. Es decir, no necesitan aprobación del Congreso, sino que entran a hacer parte de la legislación nacional automáticamente. Priman estas, por ser derecho internacional, sobre la legislación nacional, y sólo pueden llegar a ser derogadas por una decisión que amplíe o reformule los estándares en ellas dispuestos, 37. TORRES IBARRA. Ob. Cit. P. 74.

(25) siendo esto posible sólo por una reglamentación del mismo nivel jerárquico, por así decirlo. Esto sin perjuicio que la legislación nacional de cada país amplíe los parámetros de las reglas primarias en ellas descritas para adaptar dichas regulaciones mejor a su legislación interna, con las restricciones impuestas por el art. 276 de la Decisión 486.. Por lo tanto, es importante analizar los requisitos que establece la Decisión 486, vigente actualmente, para proteger el secreto industrial: •. Decisión 486 de 2000.. Para esta decisión, se deben configurar los siguientes requisitos para la existencia de un secreto industrial:. El artículo 260 de ésta decisión dice que:. “Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: a) Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de.

(26) producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios”38.. Como se ve, ya la decisión 486 adopta una definición para secretos empresariales, que se puede asemejar a secretos industriales, no sólo por su utilización, sino por el último parágrafo de ambos artículos. Sin embargo, el concepto de utilización de secreto industrial es mucho más limitado que el de secreto empresarial, por cuanto éste último hace referencia a conocimientos tanto industriales como comerciales, con la característica de ser secretos. El concepto de secretos empresariales se asemeja al de Know – How de una manera más precisa.. Dado que la decisión 486 de 2000 sustituyó a la decisión 344 de 1993, por su actualidad y vigencia, seguiremos analizando la protección desde el punto de vista de ella.. Esta decisión establece también que no deben ser protegidos los siguientes:. “Artículo 261. Informaciones no protegidas: A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.”39. En cuanto a los derechos conferidos al propietario del secreto empresarial, así como la protección a él ofrecida, el artículo 262 de la misma manifiesta que:. 38 39. COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión 486. Ob. Cit. Ibídem..

(27) “Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial:. a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos; d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c); e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o, Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos”40.. 40. Ibídem..

(28) Esta protección perdurará, acorde con el artículo 263, conforme existan las condiciones de existencia para el secreto empresarial estipuladas en el artículo 260. El artículo 264 establece que se puede transmitir el secreto empresarial, o autorizar su uso a un tercero, siempre y cuando se tenga la obligación (por parte del tercero autorizado) de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le autorizó el uso del mismo. El mismo artículo dice que se pueden establecer cláusulas de confidencialidad en estas transacciones para proteger los secretos empresariales, siempre y cuando estas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia. 3.1.3. Jurisprudencia Ya de lleno en el ámbito nacional, la jurisprudencia se ha pronunciado acerca del Know – How específicamente la Corte Constitucional, en la sentencia T – 381 de 1993, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, la cual analiza una tutela interpuesta por Bavaria S.A. contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ya que éste último le exigió a Bavaria el cuadro de estándares para cervezas y maltas por materias primas y marcas de productos, lo que afrentaba, según Bavaria, su secreto empresarial; invocó esa empresa por tanto la violación a su derecho fundamental a la propiedad, en este caso la industrial.. Según la Corte Constitucional, la propiedad industrial es un hecho comercial que sólo puede ser ejercido como fundamental según el caso en el concreto. Añade además que: “A su vez de la propiedad industrial hacen parte los secretos empresariales, es decir, los que se refieren a factores técnicos o científicos que, combinados de cierta manera, permiten una fabricación o transformación de productos con resultados específicos y característicos de la empresa industrial que los posee. Lo que se conoce como <<KNOW HOW>> es el objeto de protección jurídica en razón precisamente del vínculo que establece entre el proceso y su resultado, cuyo conocimiento y manejo pertenecen a la.

(29) empresa y forma parte de su patrimonio”41. En cuanto a esta interpretación, se ve que la Corte Constitucional limita el concepto de secreto industrial a los factores técnicos y científicos, pero yerra en el momento en que asemeja el Know – How al secreto industrial, pues, como ya lo hemos venido viendo y, como la misma decisión 486 lo predica, el Know – How se asemeja es al secreto empresarial. El secreto empresarial no sólo tiene en cuenta el concepto de secreto industrial definido por la corte, sino que a su vez involucra los conocimientos comerciales. Cabe resaltar que para la fecha de emisión de la presente sentencia, las normas aplicadas por la Corte Constitucional fueron tanto la Constitución Política como el Código de Comercio vigente al momento.. Sin embargo vale la pena destacar de la sentencia y del concepto de la Corte que el secreto industrial es una manifestación del Derecho de Propiedad, en este caso industrial, la cual es protegida por la Constitución Política, pero no de manera absoluta. De la misma manera habla la Corte de que a pesar de que se protege al poseedor el derecho de reserva sobre su secreto frente a terceros, en el momento de darse una necesidad de conocer el secreto por parte de una entidad Estatal en cumplimiento de sus funciones, prima el interés general sobre el particular. De esta manera, sin poder divulgar el secreto empresarial, se cumplen las funciones del órgano Estatal y se protegen los conocimientos empresariales.. 3.1.4. Régimen Laboral Relacionándose íntimamente con los pactos internacionales y con la jurisprudencia Colombiana, entra a formar parte también la legislación laboral como ejercicio de esas facultades constitucionales otorgadas al Congreso, de las cuales ya se habló anteriormente.. 41. CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia de revisión de Tutela. T – 381. Septiembre 14 de 1993. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo..

(30) El artículo 58 del Código Laboral, en su numeral 2do manifiesta lo siguiente en cuanto a la protección del Know – How:. “Son obligaciones especiales del trabajador: (…) 2. No comunicar con terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que tengan sobre su trabajo, especialmente las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al patrono, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo, ante las autoridades competentes. (…)”42. Como ya se había mencionado anteriormente, los secretos empresariales deben verse protegidos contra terceros ajenos a la empresa, así como contra terceros involucrados con la misma empresa que intenta protegerlos. Es por dicha razón que es importante que el Estado entre a proteger al empresario de sus empleados que, de manera ilegal y desleal, perjudiquen su patrimonio.. El problema radica cuando se debe establecer el límite entre la protección a ese secreto empresarial, y los conocimientos que haya adquirido el empleado durante su permanencia en su trabajo; conocimientos aquellos que utilizará como experiencia propia y adquirida en futuros empleos.. El tratadista Gómez Segade dice lo siguiente: “En este punto se enfrentan dos intereses contrapuestos: por un lado, el interés del empresario en mantener ocultos sus secretos industriales; por otro lado, el interés del empleado, que al abandonar su empleo, desea poder utilizar sin restricción alguna sus conocimientos y experiencias. El problema se presenta porque en ocasiones se ha negado la posibilidad de diferenciar los secretos industriales de la habilidad, conocimientos y experiencias personales del empleado. 42. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 58. Numeral 2..

(31) Entonces surge el lógico temor de que al proteger el secreto industrial se impida al obrero utilizar sus habilidades, conocimientos y experiencias personales, con lo que se perjudicaría gravemente su futuro profesional”43.. Es necesario por tanto entrar a diferenciar las habilidades del Know – How para no perjudicar ni a la empresa poseedora del secreto empresarial, ni al trabajador que adquirió habilidades y experiencias que pueden servirle en su práctica profesional. Al respecto, las pautas más acertadas las ha marcado la jurisprudencia Inglesa que establece que existen dos tipos de conocimientos: el general y el especial.. El conocimiento general es aquel común a todas las empresas que trabajen en una misma área de especialización o conocimiento. Mientras que el conocimiento especial es aquel que se desarrolla dentro de una empresa determinada, y que por tanto, puede llegar a ser conocido por un trabajador que ejerza sus funciones dentro de la misma. Este conocimiento especial vendría a ser el secreto empresarial de la empresa. Dicho lo anterior, es entonces el conocimiento general el relacionado con las habilidades del trabajador, y es el conocimiento especial el que deben entrar a proteger las leyes.. Dice Turner que: “será preciso investigar si el empleado habría adquirido el conocimiento que pretende utilizar libremente en el caso de haber estado empleado en otras empresas, que se encuentran en competencia con su antiguo patrón. Si la contestación es afirmativa, no cabe duda de que se tratará de un conocimiento general de esa rama de la industria, que, por lo mismo, podrá ser utilizado libremente por el empleado.”44. 43 44. GÓMEZ SEGADE. Ob. Cit. P. 85 – 86. TURNER. The law of trade secrets. Londres. 1962. P. 163. cit. por GÓMEZ SEGADE. Ob. Cit. P. 87.

(32) 3.1.5. Régimen Penal Si el conocimiento a utilizar por el empleado se relaciona entonces con el conocimiento especial, entendiendo este como Know – How, como ya se vio anteriormente, es importante que el Estado se encargue de establecer sanciones punitivas a aquellos que infrinjan esta protección.. El régimen penal entra a imponer estas sanciones estableciendo los siguientes: •. Artículo 308: “Violación de reserva industrial o comercial. El que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial, llegados a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de veinte (20) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá el que indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial. La pena será de tres (3) a siete (7) años de prisión y multa de cien (100) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si se obtiene provecho propio o de tercero.”45. Como se ha venido tratando, es claro que las relaciones laborales generan vínculos que no se limitan a los efectos económico – laborales, sino que están también relacionados con la moralidad y la ética. Se le exige al trabajador con este acápite el cumplimiento de obligaciones de manera fiel para excluir un posible daño, entorpecimiento o incumplimiento hacia la contra parte.. 45. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 599 de julio 24 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. Artículo 308. Violación de reserva industrial o comercial..

(33) La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado:. “Criterio rector es el de que el deber de lealtad obliga al trabajador a colaborar con el empleador y a contribuir a que se obtengan los fines laborales de la empresa. La doctrina laboral extranjera se ocupa de este tema que recoge el derecho positivo y que consigna esta enseñanza. El deber de fidelidad se traduce, concretamente, en obligaciones que tanto son de hacer como de no hacer. Las obligaciones de hacer consisten principalmente, en el deber de comunicar al empleador irregularidad, inmanencia de daños – además de prevenirlos –, etc., pero también por ejemplo en la prestación de trabajos extraordinarios en situaciones excepcionales. <<Entre. las obligaciones de no hacer deben mencionarse las relativas a la omisión. de competencia, a la discreción en cuanto a secretos de la empresa y a ala no aceptación de sobornos. Algunas de esas obligaciones se han establecido legalmente. El intento del deber de fidelidad se determina en gran parte, por la formación ‘índole de las tareas’ que ejerce el trabajador. Cuanto más alta es esta función mayor también el deber de fidelidad>> (KROTOCHIN, Manual del Derecho del Trabajo, P. 72)”46.. Adicionalmente, la Ley 222 de 1995 impone como deberes a los administradores el guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad, abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada o de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses47.. 46. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 8 de noviembre de 1989. cit. por ARBOLEDA VALLEJO Mario. Código Penal. Leyer. Bogotá, 2004. P. 193. 47 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 222 de diciembre 20 de 1995. por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones. Artículo 23. Deberes de los administradores..

(34) 3.1.6. Régimen Comercial El Convenio de París del 20 de marzo de 1883 está diseñado como un instrumento de protección internacional de propiedad industrial, que tiene como objetivo asegurar una protección para los titulares de las patentes para facilitar así el intercambio de tecnología y de conocimientos tecnológicos.. En Colombia, la Ley 256 del 15 de enero de 1996 fue la encargada de regular la competencia interempresarial y por lo tanto dicta las normas acerca de la competencia desleal. Dicha ley está promulgada conforme al artículo 10bis de la Convención antes mencionada que reza:. “Artículo 10bis. Competencia Desleal: 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: (i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”48. 48. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958,.

(35) Dicha Ley es la primera a nivel nacional que se encarga de regular la protección, en materia comercial, del secreto empresarial, la cual se puede hacer extensiva – como ya se ha venido viendo – al Know – How.. En su artículo 2 establece el ámbito de aplicación de la ley, según la cual: “Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que realicen en el mercado y con fines concurrenciales. La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.”49. Por su parte, el artículo 18 promulga que: “Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa.”50. De esta manera y con estos dos acápites se establece qué es en sí la competencia desleal, tal y como lo entiende esta ley.. Es así que se puede definir competencia desleal como los actos realizados en el mercado con fines concurrenciales, utilizando una ventaja competitiva significativa adquirida de la competencia mediante la infracción de una norma jurídica, para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero. Ya aplicando la ley de manera puntual al punto que nos interesa, el Know – How, establece el artículo 16 de la misma ley que: “Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas. en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Artículo 10bis. Competencia Desleal. 49 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 256 de enero 15 de 1996. Por la cual se dictan normas de competencia desleal. Artículo 2. Ámbito objetivo de aplicación. 50 Ibídem. Artículo 18. Violación de normas..

(36) en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta Ley. Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan. Las acciones referentes a la violación de secretos procederán sin qué para ello sea preciso que concurran los requisitos a que hace referencia el artículo 2 de esta Ley.”51.. El legislador en esta norma muestra de manera clara cómo se le da importancia a la protección de la propiedad industrial. De la misma manera plantea las diferentes formas en las que puede ser violado el secreto de la información no divulgada, así como también sus formas de protección. Falla el artículo en incluir en él una especificación de lo que puede ser clasificado como competencia desleal (como sí lo hace el artículo 2) manifestando entonces que casi con cualquier manejo de la información no divulgada se está violando el secreto empresarial.. Por tal motivo es importante que se especifique lo siguiente: para que se de de lleno una violación a los secretos empresariales, se necesita que quien tenga acceso a la información la divulgue o la utilice para beneficio propio o de un tercero sin autorización de su propietario.. Refiriéndose a los secretos que deben ser protegidos, López Guzmán dice que “Estos secretos empresariales pueden ser: catálogos de precios, estudios e investigaciones de mercadeo, instrucciones sobre planes de trabajo, bases de datos, información de listados de proveedores y compradores, análisis de procedimientos de trabajo, informaciones confidenciales de los clientes o sistemas administrativos y de organización empresarial. Los secretos empresariales pueden recaer sobre conocimientos técnicos para la mejora de productos, descubrimientos, invenciones científicas y procedimientos industriales destinados a la creación de nuevos productos o al suministro de servicios”52.. 51 52. Ibídem. Artículo 16. Violación de secretos. LÓPEZ GUZMÁN. Ob. Cit. P. 86.

(37) Por otra parte, el mismo autor hace referencia directa a los sujetos que pueden incurrir en la conducta descrita por el artículo 16 arriba especificado y dice que “los administradores, factores, gerentes regionales, de mercadeo, finanzas, de recursos humanos, gerentes internacionales, representantes legales de sociedades comerciales, liquidadores, vicepresidentes y en general quienes ocupan estas posiciones son los que están con mayor facilidad más propensos a cometer violaciones a los secretos empresariales.”53 Y añade: “De ahí que subrayemos la impostergable necesidad de implementar en la empresa latinoamericana una pedagogía de la ética empresarial”54.. 3.2 RÉGIMEN ANDINO En cuanto al régimen andino, se debe tener en cuenta la existencia de la Comunidad Andina (CAN), que es una organización subregional con personería jurídica internacional, constituida por cinco países, entre los que se encuentran Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La Comunidad está compuesta por los organismos miembros del Sistema Andino de Integración (SAI).. Dicha organización ha generado distintas decisiones sobre la protección de la propiedad intelectual. De la misma manera, acepta las disposiciones dadas por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1967. Por tal motivo, es importante analizar dichas disposiciones en éste capítulo.. 53 54. Ibídem. Ídem..

(38) 3.2.1.. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).. Como objetivo del Acuerdo ADPIC se tiene la protección de los derechos de propiedad intelectual encaminados a contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología en beneficio tanto de los productores como de los receptores para favorecer los aspectos socio – económicos de las Naciones Miembros.. En cuanto a la protección ya específica de los secretos empresariales, el acuerdo dispone en su sección 7, sobre la protección de la información no divulgada, que serán los Estados Miembros los encargados de garantizarles a los particulares la protección de la información no divulgada en contra de la competencia desleal55.. De la misma manera, les garantiza a los particulares poder ejercer acciones encaminadas a la protección de sus secretos empresariales, siempre y cuando estos cumplan con los siguientes requisitos:. 1) Que la información sea secreta “en el sentido de que no sea, como cuerpo y en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión”56. 2) Que a su vez, dicha información ostente un valor comercial por ser secreta. 3) Y que la información destinada a proteger “haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente las controla”57.. 55. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Artículo 39 § 1. 56 Ibídem. § 2. literal a). 57 Ídem. § 2. literal c)..

(39) Es así como el Acuerdo establece los requisitos que debe cumplir cualquier información para ser considerada como Know – How y por tanto protegible. Le otorga la libertad a los Miembros de la misma de generar sus propias leyes, disposiciones y reglas para asegurar la protección de los secretos empresariales que cumplan con dichas condiciones, en contra de la competencia desleal.. 3.2.2.. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, revisado en 1967. El Convenio establece, por su parte, que los países Miembros de la Unión, deberán asegurar una protección eficaz en su territorio, contra las prácticas de competencia desleal que afecten el comercio honesto y perjudiquen de esta manera las relaciones socio – económicas y el avance tecnológico e industrial de la nación.. Según el Convenio, se considera competencia desleal “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”58.. Para el Convenio, los países Miembros, deben encargarse de proteger al particular contra cualquier forma de competencia desleal, sobre todo las siguientes59:. 1) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;. 58. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ob. Cit. Artículo 10 Bis. Competencia desleal. § 2. 59 Tomado textual de: CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ob. Cit. Artículo 10 Bis. Competencia desleal. § 3..

(40) 3) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 3.2.3.. Decisión 486.. En cuanto a esta Decisión, el título XVI hace referencia a la competencia desleal vinculada con la propiedad industrial. Es clara la misma al dividirla en tres áreas:. 1) De los actos de Competencia Desleal. Dentro de éste acápite, la Decisión 486 se encarga de definir como desleal cualquier acto vinculado a la propiedad industrial que sea aplicado o usado dentro del ámbito empresarial con fines o mediante medios que no sean honestos60.. Establece taxativamente a su vez qué debe considerarse como actos de competencia desleal, siendo similar tal definición con lo que el Convenio de Paris establece, razón por la cual no es merecedero entrar a profundizar más en el tema.. 2) De los Secretos Empresariales. Dentro de los secretos empresariales, la Decisión 486 da una definición de los mismos, y de los derechos de su poseedor, tal y como ya fue analizado anteriormente dentro de la definición de Secretos Empresariales.. 60. Véase: Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Título XVI. Artículo 258. De los actos de competencia desleal..

(41) Pero en cuanto a la competencia desleal respecto a los secretos empresariales, dice la Decisión 486 que: “Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial: a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos; d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c); e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o, Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.”61. 61. Ibídem. Artículo 262..

(42) Valga decir que dicha protección establecida en el artículo 262 de la Decisión 486 perdurará y podrá hacerse efectiva siempre y cuando las condiciones de existencia del Secreto Empresarial persistan. Verbigracia, en el momento en que se vuelva público el secreto, éste perderá su condición, razón por la cual su poseedor no podrá hacer uso de dicha protección.. Entendiendo que el Secreto Empresarial como tal puede ser objeto de comercialización y transmisión, la Decisión 486 genera unas formas legales de transmisión del mismo para que se pueda garantizar el cumplimiento del objetivo del Secreto Empresarial sin violar su condición secreta.. Se logra esto mediante tres formas: a) Permitir la transmisión o comercialización del Secreto Empresarial por parte del poseedor del mismo a un tercero autorizado, obligando a este último a mantener en secreto la información obtenida, salvo que exista una autorización expresa por parte del otorgante del secreto, o poseedor inicial. b) Pactar cláusulas de confidencialidad en los contratos o convenios que involucren transmisión de secretos empresariales. c) Obligar a empleados, trabajadores, auxiliares y demás que por su trabajo o profesión tengan contacto con secretos empresariales de los cuales se les haya advertido su confidencialidad, a protegerlo.. 3) De las Acciones por Competencia Desleal. Esta parte de la Decisión 486 habla sobre la posibilidad de entablar una acción, por parte del interesado, frente a un tercero que de manera desleal le esté usurpando su derecho. Al respecto establece que dicha acción tiene una perención de dos años contados a partir del momento en que se cometió la última acción desleal; esto siempre y cuando la legislación interna de los países no establezca plazos distintos..