Contratos de cesión y licencia
de patentes y know-how
·2015·
TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA
ÍNDICE
GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS 10
AGRADECIMIENTOS 13
PRÓLOGO 15
INTRODUCCIÓN 19
1. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. CONCEPTO Y OBJETO DEL CONTRATO 27 1.1. El acuerdo de transferencia de tecnología en el marco de la transmisión de bienes intangibles 27 1.2. Normas aplicables a la contratación de tecnología 29 1.3. El objeto del contrato. La tecnología como elemento a transmitir 32 a) La titularidad del derecho a solicitar la patente, de la solicitud de patente o de la patente concedida 33 b) El secreto industrial en su calidad de elemento objetivo del contrato.
El know-how como vehículo de transmisión. 36 c) Los derechos sobre las invenciones patentadas: patentes y modelos de utilidad 43 d) Diferencias entre invenciones y secretos industriales a los efectos de configurar
las características esenciales del contrato 44 1.4. La transferencia como vehículo de transmisión de la tecnología 45 a) La cesión como transmisión de la titularidad del derecho. Indivisibilidad de la cesión o del gravamen 46 b) La licencia como concesión de un derecho a hacer uso de la tecnología 47 c) Otros modos de transferencia de tecnología. El derecho de patente como garantía 49 1.5. Formalización por escrito de la cesión y de la licencia contractual sobre derechos de patente
y modelos de utilidad 51 1.6. Los acuerdos de transferencia de tecnología como acuerdos inter partes.
Efectos de la inscripción registral de la licencia o cesión de los títulos de propiedad industrial 52 a) La transferencia de tecnología como acuerdo inter partes 53 b) La inscripción en el registro de la OEPM 54 c) Efectos de la inscripción en las relaciones con terceros. Derechos del licenciatario frente a terceros 56 2. EL PROCESO DE CREACIÓN DE TECNOLOGÍA. ASPECTOS A TENER EN CUENTA
AL ADQUIRIR DERECHOS DE EXPLOTACIÓN 61 2.1. La activación de la tecnología en los procesos de innovación y desarrollo 61 a) Generación de tecnología Top-Down vs Bottom-Up 63 b) Generación de tecnología In-Out vs Out-In 64 2.2. El marco jurídico al que se circunscribe la titularidad de los derechos derivados de la creación
en materia de patentes 66 a) El ejercicio del derecho a solicitar una patente por parte del empresario 68 b) Los desarrollos tecnológicos llevados a cabo en el seno de la empresa por trabajadores
que tienen ese cometido (invenciones de servicio) 70 c) Los desarrollos tecnológicos obtenidos como consecuencia de la aportación de trabajadores
que no están contratados para llevar a cabo tales actividades (invenciones de experiencia) 73 d) Los desarrollos tecnológicos propios del inventor, ajenos a su condición de trabajador
o empleado (invenciones libres) 75 e) Los desarrollos llevados a cabo en el entorno universitario (invenciones universitarias) 75 2.3. La cotitularidad de la tecnología. Limitaciones y consecuencias 80 3. LIMITACIONES DEL DERECHO PÚBLICO EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 89 3.1. Los efectos de los derechos de exclusiva en el funcionamiento del mercado 89 a) El principio de libre empresa y de libre economía de mercado como fundamento de la economía moderna 90 b) Los efectos de las exclusivas como elemento de distorsión en el funcionamiento del mercado 91 3.2. La prohibición de pactos colusorios y el sistema de exenciones por categorías 95
a) Vigilancia del mercado y represión de los pactos colusorios. La regulación internacional,
comunitaria y española 94 b) El sistema de exenciones a la aplicación de la prohibición general de pactos colusorios.
Los Reglamentos de Exención por Categorías 97 3.3. Los Reglamentos de exención por categorías en la regulación de los pactos colusorios.
El Reglamento RECATT 99 a) Reglamentos de Exención por Categorías. Principios generales aplicados a estas regulaciones 101 b) La reglamentación de la exención en los acuerdos de transferencia de tecnología.
El Reglamento RECATT 103 3.4. Principios generales a los que atiende la sistematización del Reglamento RECATT 107
a) Acuerdos entre dos empresas. Limitación de su aplicación a los acuerdos multilaterales
o a los consorcios tecnológicos 108 b) Definición del mercado de referencia 109 c) Limitación de la aplicación del Reglamento a que no se supere determinado umbral
de cuota entre las partes del acuerdo 111 d) Tratamiento diferenciado de los acuerdos entre competidores respecto de los acuerdos
entre no competidores 115 e) Tratamiento diferenciado de los acuerdos recíprocos en los acuerdos entre competidores 117 f ) Restricciones indebidas en los acuerdos de transferencia de tecnología. Tratamiento diferenciado de los efectos de las restricciones especialmente graves respecto de las meramente prohibidas 119 4. TIPOLOGÍA DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 125 4.1. Fases de la negociación para la adquisición de una tecnología 126
a) Análisis previo de la tecnología 126 b) Búsqueda e identificación 128 c) Carta de intenciones o memorándum de entendimiento mutuo 128 d) Posibles acuerdos previos preparatorios 130 e) Fase de negociación 130 f ) Acuerdo final 132 4.2. Acuerdos de Investigación y desarrollo o de I+D. Subcontratación del desarrollo tecnológico 133 a) Subcontratación de actividades de investigación y desarrollo 135
b) Acuerdos de Codesarrollo 136 c) Acuerdos de joint venture 137 d) Acuerdos de transferencia de material 139 e) Acuerdos de asistencia técnica 141 4.3. Acuerdos previos a la transferencia de tecnología 142
a) Acuerdos de confidencialidad o de secreto 142 b) Acuerdos de opción 143 4.4. Acuerdos de licencia a favor de terceros en función de la tecnología que se transfiere 144
a) Licencia simple 145 b) Licencia mixta 145 4.5. Acuerdos de producción 146 a) Acuerdos de fabricación y suministro 147 b) Acuerdos verticales y transferencia de tecnología. En particular, acuerdos de franquicia 149 4.6. Acuerdos entre diferentes titulares para compartir tecnología 154
a) Licencias cruzadas 155 b) Pool o consorcio tecnológico de patentes 157 5. ASPECTOS ESPECÍFICOS A CONSIDERAR EN LOS ACUERDOS KNOW-HOW
Y ACUERDOS PREVIOS DE CONFIDENCIALIDAD 167 5.1. Aspectos de la imposición del deber de confidencialidad a considerar en los acuerdos de Know-how 167 a) La determinación de lo que es confidencial 167 b) Formas de delimitar lo que es o va a ser confidencial 169 c) Delimitación de la información que no tiene carácter confidencial 170 5.2. Imposición del deber de confidencialidad y medidas de garantía 172
5.3. Caducidad del deber de confidencialidad 176 5.4. Desarrollos con centros de investigación y universitarios y control de las publicaciones
para proteger la información confidencial 179 5.5. El contrato sobre solicitud de patente como contrato de Know-how mientras
su contenido no sea público 182 5.6. Acuerdos previos de confidencialidad. CDAs (Confidential Disclosure Agreements),
NDAs (Non-Disclosure Agreements) o Secrecy Agreements 184 6. ALCANCE DE LA LICENCIA Y LIMITACIONES EN LA EXPLOTACIÓN 189 6.1. Las facultades licenciadas 192
a) Restricción de las ventas del licenciatario o del licenciante 193 b) Restricción de la producción del licenciatario 200 c) Restricción de uso cautivo y fuente alternativa de suministro 203 6.2. El territorio de la licencia 206 6.3. El carácter exclusivo o no exclusivo de la licencia y licencias únicas 210
a) Licencias exclusivas 214 b) Licencias únicas (o exclusivas en las que el titular no se excluye) 217 c) Licencias no exclusivas 218 d) Licencias abiertas en el marco de consorcios tecnológicos 219 6.4. Limitaciones relativas a la aplicación de la tecnología 224 6.5. Limitaciones temporales. La duración de la licencia 227 6.6. Utilización de los derechos licenciados más allá de la licencia 231 7. VALORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LOS ACUERDOS DE TRANSFERENCIA 235 7.1. La finalidad y propósito de la valoración de la tecnología 235 7.2. La Regla del 25% en la negociación de transferencia de tecnología 238 7.3. En busca de un estándar. Los factores Georgia-Pacific 240 7.4. Métodos de valoración económica en la determinación de los royalties de una licencia 243
a) Enfoque basado en los ingresos 243 b) Enfoque basado en el mercado 244 c) Enfoque basado en los costes 247 8. LOS TÉRMINOS ECONÓMICOS DE LA LICENCIA 251 8.1. Pago de una suma a tanto alzado o única, con independencia de la marcha de la explotación
(Lump sum payments), o de sumas periódicas fijas en concepto de licencia 252 8.2. La aplicación del concepto de regalía, canon o royalty periódico en el precio de una licencia 254
a) Porcentaje sobre cifra de ventas 255 b) Porcentaje sobre beneficio obtenido en el ejercicio 256 c) Pago por unidad producida, distribuida o comercializada 256 8.3. Elementos que inciden en el cálculo del canon, regalía o royalty 257
a) Base del cálculo de los royalties 257 b) Elementos a tener en cuenta en el cálculo de la base de la regalía 258 c) Importes facturados o importes pagados 259 d) Ingresos directos e indirectos 260 e) Divisa de los pagos y conversión a la moneda en la que se efectúan los pagos 261 f ) Royalties sobre varias patentes o derechos de Know-how 262 g) Canon mínimo por cantidades o cifra de ventas mínimas 265 h) Escalado. Regalías progresivas o regresivas 268 8.4. Downpayments o pagos adelantados. El cumplimiento de fases previas al lanzamiento (milestones) 274 8.5. Know-how negativo 276 8.6. Devengo del canon, periodicidad de la liquidación, exigibilidad y forma de pago 278 8.7. Efectos impositivos 279
8.8. Pagos relativos a la obtención y mantenimiento de la patente 283 8.9. La cláusula de auditoría contable 285 9. ELEMENTOS DE GARANTÍA Y CONTROL EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA 289 9.1. Cláusula de indemnidad y garantías 289
a) Garantía de titularidad de la tecnología licenciada 290 b) Garantía de validez de los derechos que se licencian 293 c) Garantía de que la tecnología licenciada se halla libre de cargas 295 d) La cuestionable garantía de indemnidad frente a derechos de terceros 296 9.2. Impugnación por parte del licenciatario de la validez de los derechos licenciados 300 9.3. La cláusula de best efforts 305 9.4. Confidencialidad. Protección del know-how y definición de lo que es o no confidencial.
Las patentes solicitadas pero no publicadas 306 9.5. Colaboración en la solicitud de patentes 307 9.6. Cooperación con el licenciante en la persecución de quienes violen las patentes
o el know-how objeto del contrato y denuncia de infracciones 309 9.7. Normas mínimas de calidad 310 9.8. Deber de asistencia técnica en la implementación de la tecnología 312 9.9. Uso de marcas y presentación 314 9.10. Auditoría técnica 316 9.11. Limitaciones a la transmisión del contrato. Política de Sublicencias 317 10. EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN DE LA CONTRAPARTE
EN EL CONTRATO DE LICENCIA Y CLÁUSULAS DE NO COMPETENCIA 323 10.1. El control de las mejoras. Cesión y licencia de perfeccionamientos y nuevas aplicaciones
de la tecnología licenciada. Prohibición general de las retrocesiones exclusivas 325 10.2. Cláusula de no competencia. Obligaciones de no utilizar tecnologías de terceros
que compitan con la tecnología licenciada 331 10.3. La prohibición de explotar tecnología propia, de desarrollar tecnologías alternativas
o de llevar a cabo actividades de I+D 333 10.4. La obligación de aceptar con la licencia la inclusión en ella de otras tecnologías del licenciante.
Vinculación y agrupación de tecnologías 340 10.5. Cláusulas de renuncia a la explotación de tecnología propia por parte del licenciatario
en el marco de acuerdos de resolución de conflictos o diferencias. 343 ANEXOS: MODELOS DE ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 347 APÉNDICE 1. MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE 349 APÉNDICE 2. MODELO DE CONTRATO PREVIO DE CONFIDENCIALIDAD 353 APÉNDICE 3. MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA EN EXCLUSIVA 355 APÉNDIDE 4. MODELO DE CONTRATO DE CESIÓN DE PATENTE 361 APÉNDICE 5. MODELO DE CONTRATO DE COTITULARIDAD DE PATENTE 364 APÉNDICE 6. MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA DE KNOW-HOW 369 APÉNDICE 7. MODELO DE CONTRATO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 372 APÉNDICE 8. MODELO DE CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL 381 APÉNDICE 9. MODELO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CON LA UNIVERSIDAD 387
INTRODUCCIÓN
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COL. PII, VOL. 2
INTRODUCCIÓN
La capacidad de las empresas de innovar y ofrecer a los consumidores productos y
servicios con un valor añadido respecto de los competidores constituye uno de los
pilares de la economía actual. El atractivo de esta oferta en un mundo globalizado
y altamente competitivo y la organización de la actividad económica a través
de un sistema basado en la libre competencia y la economía de mercado, hace
de los activos tecnológicos una herramienta fundamental en la consolidación y
expansión de las empresas. En determinados sectores, la capacidad de desarrollar
o adquirir esos activos hace posible introducirse o permanecer en el mercado. De
lo contrario, la empresa que no es capaz de mantener el pulso tecnológico se ve
abocada a la desaparición o a la expulsión de un determinado sector económico.
Por otra parte, es difícil que un operador económico desarrolle su proyecto
em-presarial y crezca en su actividad sin la colaboración de otras empresas en las que
pueda encontrar apoyo tanto a nivel horizontal (otros empresarios que desarrollen
su misma actividad en otros territorios o mercados) como vertical (bien para
proveerse de los productos que necesite o bien para distribuirlos y alcanzar finalmente
al consumidor). En esta interrelación necesaria entre los diferentes operadores
económicos, se hace necesario transferir a terceros conocimientos técnicos para
que estos a su vez puedan implementarlos en su actividad empresarial.
Igualmente ocurre que el potencial de las tecnologías desarrolladas en el seno de
las actividades de I+D de una compañía va más allá de las aplicaciones previstas
por el empresario. En esos casos, el valor de la tecnología supera el rendimiento
económico que tiene previsto darle el empresario ya que puede ampliarse a otros
sectores y aplicaciones en los que no opera ni desarrolla. En estos casos, la efectiva
explotación de la tecnología implicará también la transferencia de la tecnología a
terceros para que estos puedan hacer uso de ella.
Y esto mismo ocurre con los centros de investigación e instituciones universitarias,
cuya actividad se centra en desarrollar nuevas tecnologías con la finalidad de
transferirlas a empresas que vayan a ser capaces de explotarlas y obtener de ellas
un rendimiento económico.
La transferencia de tecnología, que abarca tanto los activos consistentes en secretos
industriales de las empresas o know-how como los derechos de propiedad industrial
que recaen sobre las invenciones, se configura así como un pilar fundamental de
8
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
LAS CLAVES DEL DERECHO
la organización económica. Eso es tanto desde el punto de vista de quien desarrolla
y obtiene los activos tecnológicos como del que los recibe para explotarlos. El acierto
de las partes en la valoración de la tecnología y en sus previsiones así como la
capacidad de negociar convenientemente la adquisición o la transmisión de los
activos tecnológicos hará del acuerdo que alcancen un instrumento que en mayor
o menor medida ayudará a potenciar su desarrollo empresarial. Es por tanto
fun-damental establecer unas bases sólidas en la relación de quienes vayan a crear un
vínculo para la explotación de una determinada tecnología
La presente obra es el fruto de la experiencia profesional y académica de su autor
y en ella se sistematizan y compendian las enseñanzas que ha ido transmitiendo
durante las últimas dos décadas en los cursos que ha impartido en el Centro de
Patentes de la Universidad de Barcelona y en la Oficina Española de Patentes de
Marcas, así como en diversos cursos de posgrado y Master sobre propiedad industrial,
en instituciones académicas o empresas.
No es fácil sintetizar y dar contenido doctrinal en una materia tan eminentemente
práctica y falta de manuales y desarrollo no solo jurisprudencial sino también
doctrinal. El estudio que se presenta no pretende abarcar todas las vertientes de
la contratación, sino aquellas que se centran en aquellos aspectos propios de la
transmisión de activos tecnológicos.
En el primer capítulo se analiza el objeto del acuerdo de transferencia de tecnología,
en particular el know-how y la patente, así como sus principales diferencias.
Tam-bién se examina el concepto de transferencia como traslación de las facultades
que confieren los derechos de explotación derivados de la posesión de una
deter-minada tecnología.
El segundo capítulo aborda los aspectos relativos a la creación de la tecnología y a
la consecuente determinación de la titularidad de los derechos a los que da lugar.
En él se sintetizan los conceptos relativos a la generación de la innovación desde
una perspectiva económica y las consecuencias que la normativa de patentes deriva
desde el punto de vista jurídico. El conocimiento de estos aspectos es fundamental
para determinar con certeza la adscripción de la titularidad de los derechos que
van a ser objeto de transferencia.
En el tercer capítulo, y antes de pasar a tratar los aspectos singulares propios de
los diferentes acuerdos de transferencia, se incide en un aspecto importante que
INTRODUCCIÓN
9
COL. PII, VOL. 2
afecta a los derechos de exclusiva: los riesgos de que los acuerdos que alcancen
los contratantes puedan afectar el correcto funcionamiento del mercado y lo
distorsionen. Existe siempre la tentación de utilizar los derechos de exclusiva
como pretexto para imponer limitaciones de actuación de los contratantes que
no podrían plantearse si no existieran tales derechos. En este sentido, el
dere-cho comunitario constituye la fuente fundamental de normativa reguladora de la
competencia así como de los límites impuestos al principio de autonomía de la
voluntad en el que se basa la contratación privada. La intervención de los poderes
públicos para garantizar el correcto funcionamiento del mercado ha provocado
la aprobación de normas y directrices que la Comisión ha sintetizado en
Regla-mentos de Exención por Categorías y las correspondientes directrices para su
aplicación a las que se hará referencia a lo largo de la presente obra.
En el cuarto capítulo se sistematizan los principales grupos de acuerdos en los que
la transferencia de tecnología constituye un elemento principal o fundamental de
la relación contractual. Tras una introducción en la que se exponen las principales
fases de la negociación contractual, se establece una división por tipos
contrac-tuales en atención a la finalidad que se busca a través de los diferentes acuerdos.
El capítulo quinto se destina exclusivamente a las especificidades propias de los
acuerdos que tienen por objeto la transmisión de secretos industriales o acuerdos
de know-how. La determinación de la información que es confidencial, las
preven-ciones para asegurar que el licenciatario la respete, su control durante la vida del
contrato y posteriormente, los conocimientos secretos desarrollados en el marco de
la colaboración con centros de investigación o universidades, la peculiaridad de los
acuerdos sobre solicitudes de patente que aún no se han publicado y los acuerdos
previos de confidencialidad serán aspectos a los que se prestará especial atención.
En los siguientes capítulos se analizan las cláusulas específicas propias de los
con-tratos de transferencia de tecnología.
El alcance de la licencia, que hace referencia a las facultades licenciadas, al
territo-rio de la licencia , al carácter exclusivo o no de los derechos conferidos y la duración
del acuerdo, se abordan en el capítulo sexto. Estos elementos delimitan el ámbito
de la posible actuación del licenciatario y son fundamentales para determinar
y negociar el precio que se establecerá por la transmisión de la tecnología.
Antes de pasar a los elementos económicos de la licencia, se revisarán en el capítulo
séptimo los principales enfoques utilizados en la valoración de los derechos sobre
10
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
LAS CLAVES DEL DERECHO
la tecnología. Es decir, de los activos intangibles que son objeto del contrato de
transferencia de tecnología. Partiremos de la que se conoce como la regla del
25%, que suele utilizarse en la aproximación del precio de la licencia, de los
cono-cidos como factores Georgia-Pacific y acabaremos con los tradicionales enfoques
económicos basados bien en los ingresos, bien en el mercado o bien en los costes
derivados de la tecnología.
El anterior capítulo nos permite introducirnos en los elementos propios de la
determinación del precio en el capítulo octavo. En él se abordan los diferentes
mecanismos utilizados para calcular el coste de la transferencia, principalmente
en lo que se refiere al royalty, regalía o canon de la licencia. Los mecanismos de
corrección, como los cánones mínimos o los sistemas de escalado, los pagos
antici-pados o downpayments y los elementos de concreción del pago y de verificación de
las operaciones efectivamente realizadas.
En el capítulo noveno se plantean diferentes garantías específicas que tienen
como finalidad asegurar el adecuado cumplimiento del contrato. En este capítulo
se aborda la cláusula de indemnidad del receptor respecto de la tecnología que se
le transfiere, el deber de explotarla de forma adecuada o cláusula de best efforts, la
eventual necesidad de cooperación entre las partes contratantes, ya sea para solicitar
futuros derechos de patente o para perseguir posibles infracciones. También se
considera en este capítulo de garantías para el correcto cumplimiento del contrato
la eventual necesidad del licenciatario de contar con asistencia técnica para
im-plementar la tecnología objeto de transferencia, el posible interés del licenciatario
de que por parte de los licenciatarios se utilicen determinadas marcas o diseños o se
haga referencia al titular de la patente en los productos que se elaboren con la
tecnología licenciada así como de que se cumplan con determinados criterios de
calidad en la fabricación de los productos licenciados. También se incluye en este
capítulo el posible control de la adecuada utilización de la tecnología por parte del
licenciatario a través de eventuales auditorias técnicas.
El último capítulo tiene por objeto un aspecto muy característico de los contratos
de transferencia de tecnología, cual es el control de los desarrollos tecnológicos que
puedan llevar a cabo las partes tras la firma del contrato y durante su ejecución.
Qué ocurre con los perfeccionamientos sobre la tecnología que lleve tanto una
de las partes, a quién pertenecen los resultados, cómo se integran en el objeto del
acuerdo. De igual modo, qué limitaciones pueden imponerse a la utilización de la
propia tecnología o a las alternativas que pueda desarrollar el licenciatario. Todas
INTRODUCCIÓN
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COL. PII, VOL. 2
