SENTENCIA
guiaseniorsuite.clRol
N"105-ll
Santiago, diecinueve de enero de dos
mil
doce.VISTOS:
Que con fecha, dos de
julio
de dosmil
once,el
señor AndrésBudnik
Michelson,a
su vez contacto administrativo, domiciliado en Los Álamos número ochomil
novecientos cuarentay
dos, Vitacura, Santiago,
solicitó
ante
NIC
Chile
la
inscripción
del
nombre
de
dominio"guiaseniorsuite.cl"; que con
fecha veintisiete
de
julio
de dos
mil
once,
los
señoresInmobiliaria
SeniorsS.A.
domiciliados en Asturias número doscientos ochenta, quinto piso,Las
Condes, Santiago,
siendo
su
contacto
administrativo
don
Rodrigo
puifri
Zwita, domiciliado en Europa número dosmil
treinta y cinco, Providencia, Santiagó, solicitaron, a suvez,
arrteNIC
Chile la inscripción del nombre de dominio"guiaseniorsuite.cl,,
, dando lugar a este proceso de acuerdo a
lo
establecido enel
"Procedimiento de Mediacióny
ArbitrajÁ-,
contenido
en
el
anexo
l,
de
la
"Reglamentación parael
Funcionamientodel
Registro deNombres del
Dominio CL".
Que mediante
oficio
de
NIC
Chile
número quincemil
ciento
cincuentay
siete,de
fecha diecinueve de octubre de dosmil
once, se designó a la suscrita comoárbitro
paralaresolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominioQue una
vez
aceptadoel
cargo de árbitro yjurado
desempeñarlo en conformidad ala ley,
secitó a
las partesa
una
audienciade conciliación
ylo
de
fijación del
procedimiento. Ságun consta en autos,la
resolución antes indicadafue notificada
aNIC
Chile
vía
y
a
las partes por carta certificada aldomicilio
señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual seentiende
válido para todos
los
efectos legales,
segúnlo
estableceel
artículo
ll
de
la Reglamentación pertinente.Que a
la
audiencia deconciliación
ylo
defijación
del procedimiento señalada, concurrieron ambas solicitantes, sin que seprodujera
conciliación.En mérito de
lo
anterior
y
lo
dispuestoen
el
No
8,
inciso cuarto del Anexo 1,
sobreProcedimiento de
Mediación
y
Arbitraje
dela
Reglamentación parael
Funcionamiento del Registro de Nombres deDominio CL,
se procedióafijar
el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.Que
en dicho
procedimiento se
establecióun plazo
para
que las
partes presentaran susargumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.
Que en el período establecido paralapresentación de argumentaciones
y
pretensiones ambassolicitantes hicieron uso de
dicho
plazo, acompañando sólo los señoresInmobiliaria
Seniorss.A.
en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.Que habiéndose conferido traslado a ambas solicitantes sólo los señores
Inmobiliaria
Seniors S.A. hicieron uso de é1.Se
recibió
la
causaa
pruebay
sefijó
como
hecho sustancial, pertinentey
controvertido: Existenciay
hechosque
constituyenel
derecho alegadoy
se
notificó
a
las
partesde
la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.Que
en
el
período
establecido parala
pruebasólo los
señoresInmobiliaria
Seniors S.A. hicieron uso de dicho plazo.Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha veintitrés de diciembre de dos
mil
once.-f \-',f \
TRIBUNAL
ARBITRAL
JacquelineAbarzaT.
Juez
Arbitro
Que existe constancia en autos que los señores
Inmobiliaria
Seniors S.A. pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.Que
en
cuanto
a
las
argumentacionesy
pretensionesde las
partes,
don
Andrés
Budnik Michelson argumenta que compróel
dominio,
medianteNIC,
Chile,
el
que estaba abierto acomprarse
por
cualquier persona, nadie era dueño de éste,y
la
comprala
realizó siguiendo todos los pasosy
reglamentaciones pertinentes. Señala que dicha compra fue para otorgar un servicio hacia elpúblico que
busca la expresión"Seniors"
para mayoreso
adultos, mediante Internet dentro deChile,
y así
facilitar
y
hacermás
eñcientela
tareade
búsqueda. Indicaque
estesitio no
se compró
pararealizar
ningún negocio
inmobiliario
ni
para
iniciar
la comercialización de formarun
hogar senior, sino que, reitera, conel
únicofin
de otorgar al públicouna
guiasenior, dentro de Chile, que muestre las diversas posibilidades existentes enel mercado. Cita
diversas definicionesdel diccionario en las
cualesla
expresión "Senior" signihca, entre otras cosas "mayores"._Considera que"Seniorsuite"
corresponde a un término utilizado en el mundo global, para referirse al área del adulto mayor, equivalente a decir joven,niño
en inglés,o la
palabravida,
etc...
,y
que esmuy
arrogante que una empresa se quieraapropiar
de
todos
y
cada
uno de
los
dominios que
contenga
el
nombre
"Senior",
o"Seniorsuite", que es un concepto tan
importante
en el mundo, sobre todo cuando el negocio que se plantea no es competencia directani
indirecta suya, todolo
contrario.Y que
integrarselos
señoresInmobiliaria
SeniorsS.A.,
a esteportal
puede serun
aporte para que más gentevisite su
hogar
de
mayores.Explica
que
llevan casi
un
año
trabajandoen
el
proyecto, invirtiendo recursos humanosy
muchos económicos, la página está a poco tiempo de lanzarseal
mercado,y
han evaluado cambiarel
nombre, pero esto les haríaincurrir
en costos, con lo cual no podrían ejecutarel
negocio. Señalan que investigarony
que no existe un nombre que pueda reemplazarel
nombre "GuiaSeniorsuite"www.guiaseniorsuite.cl, ya
queel
nombre dice textualmente a que se dedica su servicio.
Enfatiza que este negocio no tiene relación conel
delos
señoresInmobiliaria
Seniors S.A., sino queva
orientado a una Guia Senior,y
no aformar
un
hogar
de
ancianos. Señala, además,que
les
planteóa
los
señores Inmobiliaria Seniors S.A. llegar a un acuerdo, sin existoya
su costo actual ha superado los quince millones de pesos, porlo
menos, sin contar la pérdida que sería la futura proyección del negocio, de no ejecutarse. Solicita que se evalúey
otorgue el nombre tomando en cuenta que de no hacerlo a su persona, saldría muy perjudicado como gestor de negocios y económicamente.Por su parte,
los
señoresInmobiliaria
SeniorsS.A.
argumentan que forman partedel
grupo Cimenta Administradora de Fondos de Inversión S.A., que es una reputada empresa nacional dedicada al negocioinmobiliario,
nacida enel
añomil
novecientos noventay
uno como unainstitución
creada para administrarel
Fondode inversión Inmobiliaria
Cimenta Expansión, centrando sus inversionesen
la
adquisiciónde
inmueblescon
contrato
de
arrendamiento vigente. Señalan que dos años más tarde, gracias a una serie de modificaciones introducidas ala ley, el
Directorio de
la
Administradora decidediversificar
susactivos,
extendiendo susoperaciones a la compraventa, renovación, remodelación, construcción
y
desarrollo de bienes raíces.Explican
que todos estos años de experiencia acumulada, sumadaala
transparencia, rectitudy
rentabilidad
lograda, le
han proporcionadola
posición de
liderazgo que ocupa actualmente. Indican que actualmenteel
fondo está presente en cuatro importantes sectoresinmobiliarios, a través de las seis unidades estratégicas de negocios en que se divide, que son:
Cimenta Bodegas,
Cimenta
Locales Comerciales, Cimenta Oficinas, Cimenta Strip Centersy
SeniorSuites.
Señalan que esta última unidad estratégica de negocios, representa casi un diez por ciento deltotal
de los activosinmobiliarios
que mantiene el Fondo, alcanzando a la fecha una inversiónde
seiscientos cincuentay
ochomil
novecientos noventay
ochoUF.
Expresan que el Fondo partió incursionando en este negocio -que antes era completamente desconocido enChile
enel
añomil
novecientos noventay
seis a través delas
expresiones Senior@
y
Senior Suites @, las que a
través
de sus marcas registradasy
nombres de dominio para talessignos,
utilizan para identificar
en
el
mercado
una serie
de
propiedades destinadas aresidencias para el adulto mayor, que han sido diseñadas pensando en otorgarle un lugar donde
se les brinde un servicio integral que sea capaz de cubrir todas las necesidades del diario
vivir,
a saber, alojamiento, alimentación, servicios médicos, de entretención, de aseo, entre muchosotros.
Explican
que enla
actualidad cuentan con tres residencias de estetipo,
dos de ellas ubicadas en la comuna de Las Condesy
una
en la comuna de Providencia, siendo los líderes indiscutidos en este emergente mercado. Destacan que todas estas residencias prestan servicios tanto a personas autovalentes en departamentosy
habitaciones independientes, como tambiéna
personas postradasque
necesitanen
forma
permanentede
cuidados
y
atención
deenfermería. Señalan que el primer emprendimiento de este
tipo,
Senior Suites @ San Damián,se encuentra emplazado en la comuna de Las Condes, y está formado por dos unidades, Senior Suites
y
Senior
Enfermería.Añaden que
la
primera
de ellas
cuenta
con
ochentay
seisdepartamentos
y
amplios espacios comunes,los
cuales incluyenjardines,
salas de juegosy
gimnasio, entre otros. Señalan que Senior Enfermería cuenta con sesentay
nueve habitacionesy
fue creado paracubrir
las necesidades de los residentes que necesitan una mayor atencióny
cuidados especiales. Agregan quela
segunda residencia, Senior Suites @ Providencia cuenta con unedificio
de ciento cincuenta y un departamentosy
con los mismos servicios que ofrece Senior Suites @ San Damián, manteniendolos
altos estándaresde
atencióny
servicio
quecaracterizan
a
estas residencias. Hacen presente quea
mediadosdel
año dosmil
diez
fue inaugurado el tercer centro que completa esta unidad de negocios, Senior Suites @ Sebastián Elcano, ubicado en la intersección de la Avenida Bilbao con Sebastián Elcano, comuna de Las Condes,y
cuentacon una
capacidad para atendera
doscientos cincuentay
dos residentes. Indican que pretenden demostrares
que son desde hace más de una década un agente famosoy
notoriamenteconocido
en el
mercado relevantea nivel
nacional,
siendo pionerosen
la incursión de estetipo
de servicios. Reiteran que enel
plano comercialy
marcario, su signodistintivo
como marca registrada correspondinetea los
signos Seniory
SeniorSuites,
los cuales se encuentran debidamente inscritos anteel
Instituto Nacional de Propiedad Industrial(INAPI)
para proteger diversos servicios, queforman
partede
supatrimonio
y
en
los
queinvierte constantemente parte de su capital a
fin
de mantenerlos vigentes, sin contarla
fuerte inversión que realiza tanto en marketing como enpublicidadparu
promocionary
posicionar dichossignos.
Señalan queel
cúmulo de
registros marcariosy
nombresde dominio
queposeen corresponde a uno de los activos más preciados de
Inmobiliaria
Seniors S.A., ya que através de ellos logra
el
reconocimiento por parte delpúblico
consumidor enel
competitivoy
emergente mercado relevante. Expresan que tienen una línea argumental que acredita su mejor derecho, envirtud
de los registros citados. Señalan que el nombre dedominio
"guiasenior.cl" solicitado es peligrosamentesimilar
tanto gráfica como fonéticamente a las expresión Senior@
y
Senior.cl registradas como marca comercialy
como nombre de dominio respectivamente,lo
que presumiblemente serámotivo de
erroreso
confusionesen
el
público
consumidor. Aprecian quela
expresión Senior @ esla
verdaderamentedistintiva del
nombre de dominiosolicitado
en
autos,
y
coffespondea
una palabra
de origen latino que significa
mayor, aludiendo claramente a servicios enfocadosal
adulto mayor.Explican
que a dicha expresión sólo se haincorporado
la expresión "g'uía", que de conformidad con el uso que pretende darleel
señor AndrésBudnik
Michelson, se definepor
el
Diccionario
dela
Real Academia de la Lengua Española comouna
"lista
de datos o noticias referentes a una determinadamateria", que en este caso son precisamente residencias destinadas al adulto mayor, entre ellas la de los señoresInmobiliaria
SeniorsS.A.,
por ello
su nombre"guiasenior.cl".
Hacen presente quedicho complemento resulta ser una alteración mínima e insignificante que impide otorgarle al nombre de dominio solicitado una fisonomía e identidad propias que permitan diferenciarlo de
TRIBUNAL
ARBITRAL
JacquelineAbarzaT.
Juez
Arbitro
las
marcas
y
nombres
de
dominio que
previamente registraron.
Reiteran
que
llama poderosamentela
atención que un tercero pretendainscribir
undominio
web cuya expresión es prácticamenteidénticaala
creada, registraday
profusamenteutilizada
enel
mercado porInmobiliaria
SeniorsS.A. a
nivel
nacional, que además seidentifica con
su razón socialy
constituye además una marca famosay
notoriamente conocida dentro delgiro,
circunstancias que constituyen una evidente malafe
en su actuaral
intentar aprovecharse dela
reputación ajenaganada
tras décadasde
esfuerzo. Reiteran además, quela
concesióndel
nombre dedominio
al
señorBudnik
Michelson
debe ser rcchazada deplano,
pues se producirán toda clase de confusionesy
errores respecto del origen empresarial delos
servicios que pretenden ser ofrecidos por esta vía, respecto de aquellos ofrecidos por los señoresInmobiliaria
SeniorsS.A.
Reitera a su vez, que es un hecho evidente que son una reconociday
reputada empresa nacional, que havisto
afectados sus derechos de Propiedad Intelectuale Industrial
en Chile por la presentesolicitud
de registro de nombre de dominio,y
eue
detenta derechos de índole superior en torno a este nombre de dominio guiasenior.cl.Mencionan
sus
derechos
marcarios
como
sigue: Registro
No
644.017,
"SENIOR",
denominativa,
servicios, clase
35;
Registro
No
683.207,
"RESIDENCIAS
SENIOR", denominativa, servicios, clase35;
RegistroNo
683,206,"SENIOR SUITE",
denominativa, servicios, clase 35; RegistroN'
681.162,"SENIOR",
denominativa, servicios, clases35,36,
39,40,41,43,44
y
45;
RegistroN'618.511,
"SENIOR
CLUB",
denominativa, servicios, clase 42; RegistroN"
931.014,"SENIOR CARE",
denominativa, servicios, clase 35; RegistroN"
619.134,"SENIOR CARE",
denominativa, servicios, clase42;
Registro
No
113.806, "SENIOR SUITES", denominativa, servicios, clases35,42,43,44
y 45; Registro No 779.941,"SENIOR
CLUB",
denominativa, servicios,
clase
36;
Registro
No
779.940,
"SENIORCLUB",
denominativa, servicios,
clase41;
Registro
No
852.506,"SENIOR VILLAGE",
denominativa, servicios, clase 36.Y
su
titularidad respecto
de los
siguientes
nombres
de
dominio: "seniorclass.cl", "seniors.cl", seniorsclub.cl", "seniorcare.cl", "residenciasseniors.cl","residenciasseniorsuites.
cl",
"senior.cl".
Señalan que el
principio "First
Come, First Served" no es aplicable en autos, todavez que los señoresInmobiliaria
Seniors S.A. han acreditado tener mejores derechos sobreel
nombre dedominio
en disputa; mencionanel
principio
de competencialeal
y
de
ética mercantily
los derechos válidamente adquiridos.Concluyen
que
la
asignacióndel
nombre
de
dominio
debe
ser
realizada
a
los
señoresInmobiliaria Seniors S.A., como creadores intelectuales de las marcas Senior @
y
Senior suites @ ytitular
de numerosos signos previamente registrados ante las Instituciones competentes ennuestro país.
En
Derechocitan
el
artículo
14del
Reglamento deNIC
Chile;
Artículo
10N'
2
y
3
de El Convenio de París, promulgado medianteel
DecretoN'
425
del Ministerio
de
Relaciones Exterioresy
publicado enel Diario
Oficial
de fecha treinta de septiembre demil
novecientos noventay
uno;Artículo
19N'
25
dela
Constitución Política dela
República; Dictamen No 1127 (considerando 7.8) dela
Comisión Preventiva General, de fecha veintiocho dejulio
dedos
mil;
Normas vigentes sobre abusos de publicidad del Código Chileno de Ética Publicitaria, en especialArtículo 4letra
Fy Artículo
13;Artículos
1,4 y Título
III,
en especial Artículos 28,28uy
siguientes de la Ley de Protección al Consumidor(Ley
19.4969);y
la jurisprudencianacional
sobre la materia, en particular Fallo del JuezArbitro
Guillermo
Carey, en conflicto sobrenombre dedominio
"TV3.CL",
de fechadieciocho de marzo de dosmil
once; Fallo delJuez
Arbitro
Marcos Morales
Andrade,
en
conflicto
sobre nombre
de
dominio 'oservimaster.cl",de fecha
primerode
septiembre de dosmil cuatro;
Fallo del JuezArbitro
Ricardo Sandoval
López, en
conflicto
sobre nombrede
dominio "DELTAT.CL",
de
fecha,¡r*\
\
trece de abril de dos
mil
diez yel
Fallo recaído en asignación de nombre de dominio"family-office.cl",
de fecha cinco de septiembre de dosmil
once.Como
fundamento
de su
argumentación acompañan:Copia simple
de
dos
páginas
decertificado de Registro
N"
644.017,"SENIOR",
denominativa, servicios, clase 35, registrado enINAPI
con fecha tres de octubre de dosmil
dos; Copia simple de dos páginas de certificadode
RegistroNo
683.207,
"RESIDENCIAS
SENIORS",
denominativa, servicios, clase 35, registrado enINAPI
con fecha trece de enero de dosmil
cuatro; Copia simple de dos páginas de certificado de RegistroNo
683,206,"SENIOR
SUITES", denominativa, servicios, clase 35, registrado enINAPI
con fecha trece de enero de dosmil
cuatro; Copia simple de dos páginas de certificado de RegistroNo 68l.162, "SENIOR",
denominativa, servicios, clases35,36,39,
40, 41, 43,
44
y
45,
registrado enINAPI
con fecha diecisiete de diciembre de dosmil
tres;Copia
simple
de certificado de
Registro
N"
618.511,
"SENIOR
CLUB",
denominativa, servicios, clase 42, registrado enINAPI
con fechaveintiuno
de enero de dosmil
dos; Copiasimple
de
tres
páginas
de
certificado
de
Registro
No
619.134, "SENIOR
CARE", denominativa, servicios, clase42,
registrado enINAPI
con fechaveintitrés
de enero de dosmil
dos; Impresión de dos páginas obtenida de página Webwww.webl.inapi.cl
consulta sobreRegistro
N'
713.806,"SENIOR
SUITES", denominativa, servicios, clases35,42,43,44 y
45, registrado con fecha tres de enero de dosmil
cinco;
Copia simple de certificado de RegistroN"
779.941,"SENIOR
CLUB",
denominativa, servicios, clase36,
registrado enINAPI
con fecha treinta de octubre de dosmil
seis; Copia simple de certificado de RegistroN"
779.940, "SENIORCLUB",
denominativa, servicios, clase 41, registrado enINAPI
con fecha treinta deoctubre
de
dos
mil
seis; Copia simple de certificado
de
Registro
N'
852.506, "SENIORVILLAGE",
denominativa, servicios, clase 36, registrado enINAPI
con fecha nueve de abrilde dos
mil
nueve;Impresión
de
siete páginas obtenidasde
la
página Web
deNIC
Chilewww.nic.cl consulta sobre
los
siguientes
dominios: "seniorclass.cl",
"seniorclub.cl", 'oseniorcare.cl", "residenciasseniors.cl", "seniors.cl", "residenciasseniorsuites.cl"y
"senior.cl"; Impresión de documento de once páginas obtenido dela
páginaWeb
www.seniorsuites.cl" ,sin fecha; Inserto
publicitario original
de seis páginas deDiario La
Segundatitulado "Chile
Senior", de
fechaveintisiete
de
octubrede
dos
mil
oncee
Impresión
de
documento deveintiún
páginastitulado "Memoria
y
Balancedel
año dosmil
diez de
Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta-Expansión.Que evacuando el traslado conferido los señores
Inmobiliaria
Seniors S.A., indican que de las alegacionesde don
Andrés
Budnik
Michelson
se lee
claramenteque
la
idea es
ofrecer servicios "haciael público
que busca Seniors"el
cual
mostrará"las
diversas posibilidades existentes en el mercado", sin especificar cuáles son esas posibilidades. Subrayan que el señorBudnik
continúa argumentandoque
la
expresiónen conflicto
seríaa un
término que
"esutilizado en el mundo global, para referirse
al
área del adultomayor",
insistiendo en que "esmuy
arrogante que una empresa se quiera apropiar de todosy
cada uno de los dominios quecontenga el nombre
"Senior"
o "Seniorsuite". Establecen que se planteó un acuerdo en dondese señala que su "costo
al
día de hoy ha superado los quince millones de pesos porlo
menos, sin contar la perdida que seríala
futura proyección del negocio deno ejecutarse".
Destacanque
han subrayadolos
pasajes que estiman más relevantes,que
lespermite dilucidar
quequien detenta un
mejor
derecho sobrela
expresión son los señoresInmobiliaria
Seniors S.A. Señalan quepor los
antecedentes acompañados, selogró
acreditar fehacientemente que los señoresInmobiliaria
Seniors S.A. además de registrar las expresiones"Senior",
"Seniorsuite"y
otras asociadas, han implementado diversos proyectos empresariales que se encuentran tras dicha expresión. Hacen presente que se acreditó publicidad en dicho sentido, unido a diversos estadosfinancieros
asociadosa la
expresiónen conflicto.
Expresanque en
virtud de
lo anterioren
casoalguno han
actuadode
manera arrogante,como se
la
califica,
al
intentar,f-\.
TRIBUNAL
ARBITRAL
JacquelineAbarzaT.
Juez
Arbitro
demostrar su
mejor
derecho sobrela
expresiónen
conflicto.
Señalan quepor el
contrario, dentro de la esfera procesal, están alegando un mejor derecho en torno u"sta expresión, la cual se encuentra unida de manera
fatal a
dicha persona conlo
cual
las calificacionesdel
señorBudnik
Michelson
no
se
avienencon
la
realidadde
los
hechos. Reiteran quehan
creado marcariamenteuna
expresión,han
obtenido sendos registros marcarlosy
han
montado un proyecto empresarial altamente reconocidopor
el
consumidor,por
lo
que eslógico
sostener que detentan derechos de índole superior en torno al mismo.Que
en
el
período probatorio
los
señoresInmobiliaria
SeniorsS.A.
reiteran,en parte
deprueba,
todos
u
cadauno de los
documentos acompañadosdurante
la
sustanciu"ión del proceso.CONSIDERANDO:
1.-
Que consta en autos que donANDRES
BUDNIK
MICHELSON
tienela
calidad deprimer solicitante puesto que
pidió
el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a losseñores
INMOBILIARIA
SENIORS S.A.;2.-
Que de acuerdo alo
dispuesto en elArtículo
14,Inciso
1o, de la Reglamentación parael
Funcionamientodel
Registro de Nombres deDominio
CL,
lasnornas
pertinentes para la resolución deun conflicto
de esta nattxaleza son, lasnornas
sobre abuso de publicidád, los principios de competencia lealy la
ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;3.-
Que igualmente
el
Anexo
I
de
la
Reglamentación antes mencionada,que
fija
el Procedimientode
Mediación
y
Arbitraje, en su artículo
siete,
estableceel
carácter
de"arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza,lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal
civil,
queel
árbitrodeberá resolver de acuerdo a
lo
que su prudencia y equidad le dictaren;4.-
Que, además,en
materiasde
nombresde dominio,
seha
desarrolladoun
principio resumido enla
expresión inglesa"First
ComeFirst
Served", envirtud
del cual
la
solicitudprevia en
el
tiempo
prevalece sobrela
solicitud
posterior, exceptomala
fe del
solicitante previo;5.-
Que esteprincipio,
en opinión de este Tribunal, está consagrado,implícitamente,
en elartículo
8,
inciso
4,
del
ANEXO
1,
sobre Procedimientode
Mediación
y
Arbitraje
queestablece: "Para el caso en que ninguna de las partes en
conflicto
comparezca alaaudiencia, elárbitro emitirá una resolución que
ordeneque
el
dominio en
disputa se
asigneal
primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación";6.-
Queen
opinión
de
este sentenciador esteprincipio no
es exclusivo
del
sistema denombres del
dominio
sino que está consagrado también en nuestro ordenamientojurídico,
enotras materias, tal es el caso, a
título
de ejemplo, el artículo20letrah)
de laley
19.039, Ley dePropiedad Industrial, que establece:
"
No
podrán registrarse como marcas:h)
aquellas igualeso
que
gtáfrcao
fonéticamente se asemejende forma
que puedan confundirsecon
otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo, en relación con una solicitud posterior;7.-
Que
no
obstantelo
expresadoen
el
numerando precedente,este
principio
tiene excepcionesque
están
consagradasen
el
mismo artículo
ya
mencionado
y
que
estánconstituidas, en general,
por
casos en queel
solicitante posterior acreditaun
derechoo
usoprevio al de la solicitud prioritaria;
8.-
Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre quesolicitante posterior
en
el
tiempo
no
acreditealgún
derecho, interés, usoo
relacióncon
el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionadoprincipio;
9.-
Que,
en
consecuencia,en
opinión de
este
sentenciadoruna vez
presentadas lassolicitudes respectivas
por
las partes,y
para la aplicación de las normas mencionadas para la resolucióndel conflicto,
éstas se encuentranen
igualdadde
condicionesy,
el
mencionadoprincipio
debe ser aplicadoen forma
residual, esto es, en caso que ningunade
las nornas citadas pueda ser aplicada;10.-
Que respectoa
las
noffnas relativasal
abusode publicidad
las
que
habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hechaalaley
que le sucedelaN'
19.733, sobre "Libertades deOpinión e
Informacióny
Ejercicio del
Periodismo"-,los principios
decompetencia leal
y
ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partesen conflicto,
puesto queno
seha
acreditadoen
autosun
hecho material queconstituya dicha infracción;
I
1.-
Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la nafixaleza dela
materia enconflicto,
se hace necesario determinar,el
interés de las partes respecto del dominio en cuestióny
la naturaleza de la expresión en conflicto;12.-
Que respecto del interés delprimer
solicitante,si
bien compareció duranteel
proceso no acompañó antecedente alguno que demostrara una relación con la expresión que constituye el dominio previo a su solicitud, porlo
que su interéslo
demuestra con la sola presentación dela solicitud en primer lugar;
13.-
Que respectodel
interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes que rolan enel
proceso,no objetados,
que estitular
de enChile
de diversos registros de marcas que incluyenla
expresión"senior"
y
"seniors",
entrelas
que sedestacan
las marcas "senior";"senior
suite"; "senior
suites";
"seniof
club"; senior
care", entre
otras,
pata
distinguir servicios de las clases 35,36,39,40,41,42, 43, 44,del
Clasificador Internacional de Productosy
Servicios parael
Registro de Marcas, cuyo registro más antiguo datadel
año 2002; Que tiene asignado diversos dominios que incluyen también las expresiones"senior"
y
seniors", cuya asignación más antigua esdel
año2006;
Que asimismo realizaamplia publicidad
através de
Intemet
a un servicio de residencias con atenciónintegral
destinado a la atención al adulto mayor con sus marcas "senior suite" y "senior suites";14.-
Que respecto dela
natrraleza de la expresión que constituyeel
dominio en disputa, esun
hechocierto,
queno
necesita prueba que está constituidopor
expresiones preexistentes como sonla
expresión 'oguía"en
lengua castellanay
las expresiones 'osenior"y
"suite"
enlengua inglesa;
15.-
Quelo
antes expresadosignifica
que estos vocablosno
son
creación intelectual deninguna de las partes en
conflicto
en autos;16.-
Que
en consecuencia, dada lanaturaleza del sistema de nombres del dominio y de lasexpresiones que
lo
constituyen se concluye queno
existeinfracción
a derechos válidamente adquiridos;l7.-
Que
no
existiendo infracción
a
las
normas citadas antes mencionadas corresponde resolver si procede la aplicación delprincipio
residual"First
comeFirst
Served", en base a los antecedentesdel
proceso
y
conforme
con las
normas
de
prudencia
y
equidad
de
estesentenciador;
18.-
Que respecto ala
mala fe, en el caso sublite,
se presumela
buena fe de las partes enbase
a
los principios
generalesde
nuestro ordenamientojurídico
y
toda vez
queno
se ha acreditado hecho materialalguno
que configure la mala fe;TRIBLINAL
ARBITRAL
JacquelineAbarzaT.
Juez
Arbitro
I9.-
Que, en consecuencia, cabea
continuacióndilucidar
si
alguna de las partes en esteconflicto
poseeun
interés,
derechoo
relacióncon
el
nombre dedominio
en cuestión queprevalezca sobre el otro;
20.-
Que respecto de los derechos del primer solicitante están expresados en el numerando 72' de esta sentencia;21.-
Que respecto de los derechos del segundosolicitante,
expresados en el numerando 13o,precedente, es
un
hechocierto que
si
bien
no
ha
acreditadouso
de
la
expresión idéntica "guiaseniorsuite", estedominio incluye la
marca "seniorsuite", registrada como rnatca de supropiedad,
ampliamente conocida, enel
¿área de prestación de servicios destinadosal
adulto mayor, a la que se le ha agregado la expresión"guia";
22.-
Que declaración del primer solicitante que rola en autos da cuenta que intenta usar este dominio para prestar un servicio de búsqueda para adultos mayores;23.-
Que
considerandoel
amplio
conocimientoque existe
en
el
mercadode
la
marca"senior
suite" en
el
rubro
de prestaciónde
serviciosal
adulto mayor,
la
agregación de la expresión"guia"
es insuficiente factor diferenciador puesto que dado que se prestará también servicios relacionadoscon
el
adulto mayor,
sugierela
idea
de
ser una derivación
o
tener alguna relación con la mencionada marca;24.-
Queel
sistema de nombres del dominiosy,
en particular,el
sistema de resolución deconflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad
dirimir
cuestiones que sesusciten entre privados
y
titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto quetambién
tiene por finalidadpermitir
que los dominios cumplan con su función social, cuál es,la de informar claramente a los usuarios de la red, la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios;
25.-
Que
el
conflicto
de
autos
se
refiere
a
lo
dispuesto
en
el
artículo
l0
de
la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación;26.-
Que,
en
consecuencia,de
acuerdoa
las
normas
de
prudencia
y
equidad,
estesentenciador, basado
en los
antecedentesya
citados, estima quede
asignarseel
dominio
alprimer
solicitante, se afectaríala
función
deinformación a los
usuariosde
la
red,
dada la inclusión en eldominio
de una marca ampliamente conocida como de propiedad del segundo solicitante.Que
POR ESTAS
CONSIDERACIONES y
visto
enlo
dispuesto enel
Reglamento para el Funcionamientode
Registro
de
Nombre
del
Dominio
CL,
anexo
1,
Procedimiento demediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:
1.- Asígnese el nombre del dominio "guiaseniorsuite"
a
INMOBILIARIA
SENIORS S.A. 2.- Elimínese la solicitud de don ANDRESBUDNIK
MICHELSON
3.- Que existiendo motivo plausible para
litigar,
cada parte pagará sus costas.Notifiquese
por
carta certificadala
presente resolución a las partesy
a
la
Secretaría deNIC
Chile, fírmese la presente resolución por el
Arbitro
y por las Testigos, doña DanielaZamorano Montenegroy
doña María Pía Bustos Alvarez en cumplimiento delo
dispuesto enel
artículo 640, del Código de ProcedimientoCivil
y remítase el expediente aNIC
Chile.19.-
Que, en consecuencia, cabea
continuacióndilucidar
si
alguna de las partes enconflicto
poseeun interés,
derechoo
relación conel
nombre dedominio
en cuestión prevalezca sobre el otro;20.-
Que respecto de los derechos del primer solicitante están expresados en el numerando l2o de esta sentencia;21.-
Que respecto de los derechos del segundosolicitante,
expresados en el numerando 13o,precedente, es
un
hechocierto que
si
bien
no
ha
acreditadouso
de
la
expresión idéntica "guiaseniorsuite", estedominio incluye la
marca 'oseniorsuite", registrada como marca de supropiedad,
ampliamente conocida, enel
área de prestación de servicios destinadosal
adulto mayor, a la que se le ha agregado la expresión"guia";
22.-
Que declaración del primer solicitante que rola en autos da cuenta que intenta usar estedominio para prestar un servicio de búsquedapara adultos mayores;
23.-
Que
considerandoel
amplio
conocimientoque existe
en
el
mercadode
la
marca"senior
suite" en
el
rubro
de prestación de serviciosal
adulto mayor,
la
agregaciónde
la expresión"gttia"
es insuficiente factor diferenciador puesto que dado que se prestará también servicios relacionadoscon
el
adulto mayor,
sugierela
idea
de
seruna
derivacióno
tener alguna relación con la mencionadamarca;24.-
Queel
sistema de nombres del dominiosy,
en particular,el
sistema de resolución deconflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad
dirimir
cuestiones que sesusciten entre privados
y
titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto quetambién
tiene por finalidadpermitir
que los dominios cumplan con su función social, cuál es,la de informar claramente a los usuarios de la red, la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios;
25.-
Que
el
conflicto
de
autos
se
refiere
a
lo
dispuesto
en
el
artículo
10
de
la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación;26.-
Que,
en
consecuencia,de
acuerdoa
las
normas
de
prudencia
y
equidad,
estesentenciador, basado
en los
antecedentesya
citados, estima quede
asignarseel
dominio
alprimer
solicitante, se afectaríala
función
deinformación a los
usuariosde
la
red,
dada la inclusión en eldominio
de una marca ampliamente conocida como de propiedad del segundo solicitante.Que
POR ESTAS
CONSIDERACIONES y
visto
enlo
dispuesto enel
Reglamento para elFuncionamiento
de
Registro
de Nombre
del
Dominio
CL,
anexo
1,
Procedimiento
demediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:
l.-
Asígnese el nombre del dominio "guiaseniorsuite.cl"a
INMOBILIARIA
SENIORS S.A. 2.- Elimínese la solicitud de don ANDRESBUDNIK
MICHELSON
3.- Que existiendo motivo plausible
paralitigar,
cadaparte pagará sus costas.este que
TRIBUNAL
ARBITRAL
JacquelineAbarzaT.
Juez
Arbitro
Notifiquese
por
carta certificadala
presente resolución a las partesy
ala
Secretaría deNIC
Chile, fírmese la presente resolución por el
Arbitro
y por las Testigos, doñaDanielaZanorano
Montenegroy
doñaMaría
Pía Bustos Alvarez en cumplimiento delo
dispuesto enrel artículo 640,del(ódi
ProcedimientoCivil
y remítase el expediente aNIC
Ctiite.
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