Revocación del nombre de dominio claroconecta.cl Expediente: Nº Titular:

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Arbitraje: Revocación del nombre de dominio claroconecta.cl Expediente: Nº 11489

Titular: POWER MACHINE

Revocante: ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.

Tipo de revocación: Temprana VISTOS:

1. Que con fecha 16 de mayo de 2016, se crea el expediente arbitral electrónico relativo al nombre de dominio claroconecta.cl, inscrito por POWER MACHINE y respecto del cual fue interpuesta una solicitud de revocación por parte de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.

2. Que de acuerdo con la base de datos de NIC Chile, la solicitud de revocación se presentó dentro del plazo de publicidad de 30 días al que se refiere el tercer párrafo del número 11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, por lo que correspondería a una solicitud de revocación

“temprana”.

3. Que mediante oficio N° 11489 de fecha 15 de junio de 2016, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre la revocación del referido dominio.

4. Que con fecha 15 de junio de 2016, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro y jura desempeñar fielmente el cargo, con la debida diligencia y en el menor tiempo posible. Asimismo, expresa que no existe ninguna circunstancia que lo inhabilite para desempeñar la función encomendada, de acuerdo al párrafo 14.2 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL.

5. Que dentro del término establecido, ninguna de las partes solicita la inhabilidad de este árbitro.

6. Que con fecha 1 de julio de 2016, el Revocante, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., realiza la consignación de los honorarios arbitrales en tiempo y forma, el cual fue validado por el suscrito en el sitio web arbitral con fecha 3 de julio de 2016.

7. Que con fecha 8 de julio de 2016 y dentro del término previsto para ello, el Revocante, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., adjuntó al expediente electrónico la demanda de revocación correspondiente. En su escrito, sostiene que es una reconocida empresa mexicana filial de América Móvil, dedicada al registro y protección de las marcas comerciales de esta última, por tanto es titular de las marcas de la compañía de telecomunicaciones “CLARO”, también de propiedad de América Móvil, que con presencia en 18 países de Latinoamérica, se ha posicionado como la empresa más importante de su rubro en el continente.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. añade que su filial, América Móvil, nace en el año 2000, y desde sus inicios mostró protagonismo en el rubro de las telecomunicaciones, específicamente en lo que respecta a telefonía fija

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y telefonía celular, consolidándose en el mercado mexicano, para ya en el año 2003 comenzar una fuerte expansión hacia el resto del continente. Para el año 2004, se transformaba en una de las empresas más importantes de Centro y Sudamérica, principalmente gracias a sus filiales Tracfone Wireless en Estados Unidos, Comcel en Colombia y “CLARO” en el resto de Latinoamérica y el Caribe, situándose como una empresa de amplio reconocimiento e identificación con los productos y servicios asociados a la telefonía móvil. Cuenta hoy con más de 200 millones de clientes y presencia efectiva en 18 países, en los que sus marcas son ampliamente difundidas y reconocidas por los usuarios y consumidores que ven en esta empresa a una compañía de confiabilidad y calidad garantizada.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. reitera que se encarga de controlar y administrar las marcas comerciales de la empresa mexicana de telecomunicaciones América Móvil y de su filial de telefonía celular CLARO, que es la más importante en Latinoamérica, cuya presencia se extiende a 13 países entre América del Sur y el Caribe, con alrededor de 80 millones de usuarios. Esta última comenzó sus operaciones en nuestro país en el año 2006 tras la compra de la licencia de telefonía móvil Chilesat PCS. A partir de ese momento la empresa pasó a ser reconocida a través de la marca “CLARO”, tal como lo hacía desde hace algunos años en el resto de Latinoamérica y el Caribe. Desde entonces, la penetración que ha tenido CLARO en el mercado nacional es evidente, aumentando su clientela en más de un millón de usuarios en menos de 3 años a través de una importante expansión en la red de cobertura de sus señales de cable y telefonía móvil, así como la implementación de cobertura 3G a nivel nacional y la instalación de 1700 antenas dentro del territorio, producto de una inversión de más de US $500 millones.

Agrega el Revocante, que su innovadora campaña publicitaria le ha permitido consolidar la marca “CLARO” en todo el territorio nacional en un corto periodo, a través de radio, televisión, revistas, carteles publicitarios y sitios de Internet que han logrado convertir la marca “CLARO” en un signo de reconocimiento nacional, que goza de fama y notoriedad y con gran poder de recordación entre los usuarios y población en general.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. cuenta con una familia de marcas comerciales ,registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), para la expresión “CLARO”, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus derechos e intereses, a saber:

 “CLARO”, Registro Nº 1.191.664 para distinguir productos de la clase 9.

 “CLARO”, Registro Nº 770.677 para distinguir servicios de la clase 38.

 “CLARO”, Registro Nº 774.944 para distinguir productos de la clase 16.

 “CLARO”, Registro Nº 772.713 para distinguir servicios, en clase 35.

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El Revocante considera que las marcas mencionadas demuestran su mejor derecho e interés preferente sobre el nombre de dominio claroconecta.cl, porque contiene íntegramente su marca. Entonces, le resulta evidente la vinculación con el nombre de dominio en disputa, toda vez que éste reproduce exactamente el nombre con que se identifica a sus famosos productos y servicios “CLARO”, que son efectivamente promocionados y comercializados en el mercado, lo que es de público conocimiento.

A mayor abundamiento, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.

hace presente que es titular de una familia de nombres de dominio en base a la expresión “CLARO”, a saber:

 chileclaro.cl

 clarochile.cl

 clarochileventa.cl

 clarochileventas.cl

 tiendaclarochile.cl

El Demandante indica que el Actual Titular de autos se ha limitado a tomar su marca comercial creada y difundida “CLARO”, y a inscribirla como nombre de dominio incorporando únicamente la palabra “CONECTA” que no le confiere distintividad, pues se vincula directamente con los servicios de telefonía móvil, televisión por cable e Internet que ofrece la empresa CLARO en el mercado nacional. Así, el titular ha pretendido ignorar la debida protección que la denominación “CLARO” tiene, y su gran reconocimiento asociado al Revocante, lo que es reconocido por la jurisprudencia, en el fallo recaído sobre el nombre de dominio dclclaro.cl, por el Señor Árbitro Luis Villarroel Villalón, el cual señala: “Que, en atención a los documentos acompañados y la propia inspección realizada personalmente por este Tribunal en las bases de datos de marcas de INAPI, se tiene por acreditado que la demandante, es titular en el ámbito nacional de una familia de registros marcarios sobre la denominación “claro” en diversas clases, así como de una familia de nombres de dominio que incluyen la expresión “claro”, igualmente es público y notorio que la expresión “claro” es reconocida como una marca famosa en el campo de las telefonía celular.”

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. destaca que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que “Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros…”

En relación a lo anterior, hace presente, que el Actual Titular no pudo sino prever que al inscribir el nombre de dominio claroconecta.cl se podrían estar infringiendo derechos de terceros, en dos órdenes: un primer orden, dado por la obvia existencia de sus derechos e intereses anteriores y legítimos respecto de la expresión

“CLARO”. En un segundo orden, el Actual Titular no pudo sino prever que con su

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inscripción claramente se implantaba un germen de error y confusión en el usuario de la red y consumidor, del todo indeseable y totalmente contrario al espíritu de la normativa que regula la Propiedad Industrial y la reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, que protegen un interés general. Esto se condice con la sentencia recaída en el juicio por el nombre de dominio promain.cl que indica: “…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa.”

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. hace ver que las marcas famosas y notorias a nivel nacional y mundial como “CLARO” acarrean una serie de consecuencias, según lo estableció la sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio easyservice.cl dictada con fecha 2 de junio de 2010;

“OCTAVO: Que, la calidad de renombrada de una marca conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede sino saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos”.

El Demandante estima que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados “nombres de dominio” que se utilizan en la referida red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un dispositivo o grupo de dispositivos conectados a la red de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada operador en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, SAVORY, APPLE o PANASONIC, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. indica que existen varios criterios para la asignación de nombres de dominio, dentro de los cuales se encuentra la relación de éstos con las marcas comerciales. En este sentido, el Derecho Comparado, así como la uniforme jurisprudencia de nuestro país en los últimos años, ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales por compartir propósitos y características de tal naturaleza con las marcas comerciales, que es posible sostener que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, facilitando así el comercio e intentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusión con respecto a ellos. Por otra parte, los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad a través del cual se informa a los

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consumidores acerca de los productos o servicios, fortaleciéndose de este modo la marca.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. señala que con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

“ICANN”). Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de conflictos de dominios, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios: a) “El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.” ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.”

Por otra parte, el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

A mayor abundamiento, agrega el Revocante, dichos criterios han sido recogidos por el artículo 20 del Reglamento de NIC Chile. En particular, dicho artículo señala que: “Art. 20.-…una inscripción abusiva, lo cual ocurrirá cuando concurran las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos.”

Según el Demandante, en el caso particular de autos, el elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en conflicto se compone precisamente por la expresión “CLARO”, sin agregar ningún elemento diferenciador suficiente y adecuado, lo que en definitiva no permite desvincular su marca y dominios con el dominio en disputa. A este respecto, cabe destacar el fallo sobre el nombre de dominio colocolodetodos.cl. En dicha sentencia, la Juez Árbitro señora Alejandra Moya Bruzzone reconoce de manera expresa que no puede tolerarse la inscripción de un dominio que contenga una marca registrada, y pretender desconocimiento sobre los derechos adquiridos de terceros, razón por la que asigna el dominio al revocante. Esto se refleja en la siguiente consideración: “…el signo pedido es idéntico a una marca que se encontraba registrada por el revocante al momento de la inscripción del nombre de dominio por el actual asignatario, registro que debió haberse realizado con todos los requisitos de publicidad que la ley exige y que por lo

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tanto debió haber sido conocido por el actual asignatario al momento de inscribir el nombre de dominio en disputa.”

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. indica que otro criterio a considerar es el interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa, que se demuestra por los grandes recursos invertidos en el posicionamiento de la familia de marcas “CLARO”, a través de publicaciones en diversos medios como periódicos, radio, televisión e Internet, además de grandes campañas publicitarias y patrocinio a eventos deportivos a nivel nacional e internacional, todas las cuales han permitido facilitar y simplificar el acceso a los productos y servicios de una de las empresas de telecomunicaciones más importantes del mundo, CLARO.

El criterio de la creación intelectual del signo es aplicable según el Demandante, porque le resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que no se relacionan con ella. En este sentido, señala que ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles y, sin embargo, el nombre con el cual son conocidos sus servicios y productos en el mercado sigue siendo uno de sus activos más importantes. En efecto, el signo “CLARO” identifica y distingue la reconocida filial de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., así como sus productos y servicios en Chile, entre los que se encuentra una amplia gama de servicios de telecomunicaciones, que gozan de gran fama y notoriedad, tal como es de conocimiento público.

A mayor abundamiento, el Revocante considera aplicable el criterio de la notoriedad del signo, haciendo presente que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio a dicho signo. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.

Para ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., es evidente que la aplicación de este criterio obliga a concluir que tiene el Interés preferente sobre el nombre de dominio claroconecta.cl.

Por otro lado, hace presente el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 septiembre de 1991, el cual establece en su artículo 6 bis que:

“Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”

Esto implica que las marcas famosas y notorias, como “CLARO”, han de protegerse

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especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado, la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. agrega que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociarían dicho nombre a ella, o deducirían lógicamente que se trata de un sitio Web de su propiedad incurriendo en un error y causando confusión. El artículo 10 bis del Convenio de París, el cual se refiere a la competencia desleal, prescribe lo siguiente:

1) “Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) “En particular deberán prohibirse:

a) “Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

b) “Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

c) “Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

Los artículos señalados del Convenio de París tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de Ley.

El criterio de la identidad, aplicable en este caso según el Revocante, establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, considera que le debe ser asignado el nombre de dominio en conflicto, porque es titular de la marca y dominio “CLARO”. A este respecto, cabe hacer presente que el criterio de identidad ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como por ejemplo en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl, en el cual se sostuvo que “el criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo…”.

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Otro elemento a considerar, según el Demandante, es que ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. usa la marca y el nombre de dominio “CLARO”.

De hecho, al ingresar a www.clarochile.cl, se puede apreciar que este cuenta con gran cantidad de información sobre sus diversos productos y servicios. Lo mismo ocurre con la popular red social Facebook, con más de 1.000.000 “me gusta” para su página en Chile y en Twitter, con más de 300.000 seguidores. A su vez, al ingresar la expresión “CLARO” y “CLAROCONECTA” en el buscador de Internet Google se aprecia que los resultados aluden directamente al Demandante.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. hace presente que su asociación con el signo “CLARO” ya se ha reconocido en sentencias arbitrales en materia de nombres de dominio, a saber:

a) Fallo sobre nombre de dominio claro-empresa.cl. Este fallo consideró lo siguiente: “Que a través de la restante documentación acompañada por el Segundo Solicitante, éste ha acreditado fehacientemente que la marca

“CLARO” de su propiedad es real y efectivamente usada en el mercado chileno en relación a servicios de diversas clases;” “Que, además, mediante la documentación acompañada, se ha acreditado la fama y notoriedad de la marca “CLARO” del Segundo Solicitante y, no obstante que la fama alegada ha sido debidamente acreditada en estos autos por ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., este sentenciador estima que la calidad de famosa de la marca “CLARO” tanto en el mercado chileno como en el extranjero, es un hecho notorio, entendiéndose por ellos, conforme a la definición de Piero Calamandrei, como “aquellos hechos el conocimiento de los cuales forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión”, por lo que incluso podría haberse prescindido de las pruebas que establecieron la fama y notoriedad de la marca mencionada;”

b) Fallo sobre nombre de dominio ahoralosdeclaro.cl Esta sentencia, dictada por la S.J.A. Janett Fuentealba Rollat es tajante acerca de la reputación de la marca y nombre de mi mandante:”…como conclusión, el segundo solicitante es quien tiene un mejor derecho respecto al nombre de dominio ahoralosdeclaro.cl, emanado tanto de sus marcas comerciales y nombres de dominio, como del uso sostenido y reconocido que ha hecho de la expresión central del nombre de dominio disputado, a saber, “Claro”, tanto en el ámbito nacional como internacional, con lo cual ha dotado a dicha expresión de los caracteres de fama y notoriedad en el mercado que permiten concluir que existe un riesgo cierto de error o confusión ante los usuarios de Internet, de asignársele a la contraparte.”

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. concluye que teniendo presente los diversos argumentos antes indicados; la titularidad de una familia de marcas comerciales vigentes en Chile, la fama y notoriedad de éstas, la vinculación de esas marcas con los productos y servicios que ofrece su filial, y la titularidad de numerosos nombres de dominios, considera que es la titular de un Interés Preferente a la asignación del nombre de dominio en disputa. Además, los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido el

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Revocante quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo “CLARO” en el mercado nacional. En estas circunstancias, y existiendo una acción de revocación temprana válidamente presentada y que ha cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalización y al plazo de interposición de la misma, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de controversias por nombres de dominio, los que a juicio del Revocante concluyen necesariamente en su interés preferente sobre el signo en disputa.

Finalmente, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. en consideración a que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominios claroconecta.cl a la demandada de autos, induciría claramente a error, causando confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos es fundamental para los intereses de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. y, por tanto, se acoja la revocación.

El Demandante acompaña además los siguientes documentos probatorios:

i. Impresión de sus certificados de registro marcario.

ii. Impresión de los documentos de NIC Chile en que se da cuenta de su titularidad de los nombres de dominio.

iii. Impresión del sitio Web www.clarochile.cl, en el que se puede observar el uso recurrente del signo “CLARO” para distinguirla, sus productos y servicios en nuestro país, dando cuenta de su fama y reconocimiento en el mercado nacional y en Internet.

iv. Impresión del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una breve reseña histórica de CLARO Chile, dando cuenta de sus orígenes, fama y reconocimiento en el mercado nacional.

v. Impresión de la búsqueda en el famoso buscador Google de la expresión

“CLARO”, donde se aprecia que todos los resultados la aluden.

vi. Impresión de la búsqueda en el famoso busca Google de la expresión

“CLARO CONECTA”, donde se aprecia que los resultados la aluden.

vii. Impresión del sitio Web www.cooperativa.cl, donde figura una noticia titulada “Claro y Nextel ofrecerán nuevo iPhone 6 a costo cero”, dando cuenta de su gran fama y notoriedad.

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viii. Impresión del sitio Web www.elnuevodia.com, en que aparece una noticia bajo el título “Claro ofrecerá gratis principales redes sociales y Whatsapp”, reafirmando el reconocimiento en el mercado real e Internet.

ix. Impresión del sitio web www.infobae.com, en que consta la noticia titulada

“Personal y Claro, listas para mejorar su servicio y desplegar el 4G”, asentando la amplia presencia y reconocimiento en Internet, relacionado a las tecnologías.

x. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio dclclaro.cl.

xi. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl.

xii. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio easyservice.cl.

xiii. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio colocolodetodos.cl.

xiv. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl.

xv. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio claro-empresa.

xvi. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio ahoralosdeclaro.cl.

8. Que con fecha 10 de julio de 2016, se da traslado de la demanda, sin que el Actual Asignatario del nombre de dominio en disputa la conteste, por lo cual se tiene por evacuado el traslado en rebeldía.

9. Que por resolución de fecha 21 de julio de 2016, se cita a las partes a oír sentencia, lo cual se notifica a las partes mediante el sitio web arbitral.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 21 inciso 4 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de “arbitrador” y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.

2. Que el artículo 14 de la Reglamentación de NIC Chile señala que “será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros…”.

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 18 establece que “toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de

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dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL.”

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Revocante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

5. Que el Actual Titular no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión.

6. Que el nombre de dominio objeto de este arbitraje está compuesto de dos palabras, a saber, “CLARO” y “CONECTA”. La primera de dichas palabras tiene numerosas acepciones establecidas por el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, por lo que puede decirse que es una expresión de uso común en nuestro lenguaje, y no tendría por qué ser necesaria e inmediatamente asociada con alguna de las partes en particular. Por otro lado, la palabra “CONECTA”, la cual también tiene varias acepciones, se define como “Enlazar entre sí dos aparatos o sistemas, o uno con otro, de forma que entre ellos pueda fluir algo, como agua, electricidad o señales”. Por consiguiente, es indudable que la palabra “CONECTA” tiene clara relación con el rubro del Demandante, puesto que es una empresa dedicada a la telefonía celular y, por ende, conecta a sus usuarios mediante la red de telecomunicaciones. A juicio de este sentenciador, la yuxtaposición de las palabras

“CLARO” y “CONECTA” en el dominio de autos, sin duda inducirá a los usuarios de Internet y los consumidores en general a errores y confusiones, ya que naturalmente lo asociarán al Revocante.

7. Que tal como lo ha acreditado ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. mediante la documentación acompañada en estos autos, y no objetada por el Actual Asignatario, la marca “CLARO” se encuentra ampliamente registrada a su nombre en Chile para distinguir distintos productos y servicios, en particular, productos de la clase 9 y servicios de la clase 38, precisamente aquellas clases en las que se utiliza con más frecuencia la expresión “CONECTA” que forma parte del nombre de dominio de autos.

8. Que, además, el Revocante ha acreditado ser asignatario de los nombres de dominio chileclaro.cl, clarochile.cl, clarochileventa.cl, clarochileventas.cl y tiendaclarochile.cl, entre otros.

9. Que en uso de sus facultades como árbitro arbitrador, las cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, le permiten practicar las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos, este sentenciador ha constatado que el Revocante es titular de numerosas marcas comerciales registradas que incluyen el término “CLARO”, las cuales son considerablemente variadas, al estar registradas por el Revocante marcas tales como “CLARO”, “PORTAL CLARO”, “CLARO WAP”, “CLARO SIGA-ME”,

“CLARO ON-LINE”, “CLARO PCS”, “PUNTOS CLARO”, “CIRCULO CLARO”,

“CLARO EMPRESAS”, “PASATIEMPO CLARO”, “SERVICIOS MOVILES DE DATOS CLARO”, “CLARO DIRECTO”, “DIRECTO DE CLARO”, “CLARO DUO”,

“CLARO FACIL Y RAPIDO”, “ROAMING AUTOMATICO CLARO”, “MENSAJES

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MULTIMEDIA CLARO”, “CLARO CHIP”, “TERRITORIO CLARO”, “FOTO CLARO”, “CLARO QUE TIENES MAS”, “ROAMING UNIVERSAL CLARO”,

“TODO CHILE ES TERRITORIO CLARO”, “PRODUCTIVIDAD MOVIL CLARO”,

“CLARO SIGA-ME”, “TODO CHILE ES TERRITORIO CLARO”, “CLARO MOVIL TV”, “MOVIL TV CLARO”, “ * IDEAS CLARO”, “CLARO PUNTOS”, “PUNTOS CLAROS”, “IDEAS CLARO”, “CLARO IDEAS”, “CLARO DATUM”, “FOTO CLARO”, “TERRITORIO CLARO”, “CLARO CHIP”, “RECARGA CLARO”,

“MENSAJES MULTIMEDIA CLARO”, “ROAMING AUTOMATICO CLARO”,

“MOVIL NET CLARO”, “CLARO FACIL Y RAPIDO”, “MOVIL NET CLARO”,

“IDEAS CLARO DIRECTO”, “MOVIL DATOS CLARO”, “SERVICIOS MOVILES DE DATOS CLARO”, “PASA TIEMPO CLARO”, “CLARO EMPRESAS”,

“OFICINA MOVIL CLARO”, “IDEAS TV CLARO”, “AMIGO CLARO”, “MI PRIMER CLARO”, “CLARO QUE PUEDE MAS” y “CLARO CARRIER”.

10. Que en virtud de los antecedentes y argumentos acompañados en autos por el Demandante, puede inferirse que la marca “CLARO” de la cual es titular no es simplemente una marca más de propiedad de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., sino que la housemark o marca base de dicha empresa.

11. Que de la prueba acompañada por el Demandante en estos autos, la cual no fue objetada en su oportunidad por POWER MACHINE, además puede concluirse que la marca “CLARO” efectivamente es una marca con una amplia presencia en el mercado, específicamente en lo que dice relación con servicios de telefonía móvil, y que, además, puede ser considerada una marca renombrada respecto a dichos servicios.

12. Que la marca comercial “CLARO” es indudablemente un signo que se ha posicionado fuertemente en el mercado chileno de la telefonía móvil, fruto de las importantes campañas publicitarias llevadas a cabo por ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE RL DE C.V. en nuestro país, de tal forma que difícilmente podría ser una marca comercial desconocida para los consumidores chilenos.

13. Que, por otro lado, al no estar activado el sitio Web claroconecta.cl, no puede determinarse cuál es el uso que pretende darle el Actual Asignatario al dominio de autos, de tal forma que no existe en este caso antecedente alguno que pudiera llevar a este árbitro a una conclusión distinta.

14. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio, éste debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un interés preferente sobre el mismo.

15. Que por el mero hecho de que POWER MACHINE haya inscrito y sea el Titular del nombre de dominio claroconecta.cl no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto.

16. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., así como la falta de ellos por parte de POWER MACHINE, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que el

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Revocante tiene un interés preferente sobre el dominio objetado, por lo que se hará lugar a la solicitud de revocación de autos.

SE RESUELVE:

Acoger la demanda presentada en autos y, en consecuencia, ordenar la revocación de la inscripción del nombre de dominio claroconecta.cl a nombre de POWER MACHINE, y asignar dicho dominio al Revocante, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L.

DE C.V.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile mediante correo electrónico emanado del sitio web arbitral.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos don Matías Moreno Poblete y a doña Yuli Alvial Aqueveque, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 27 de julio de 2016.-

Christian Ernst Suárez ARBITRO

Testigos:

Matías Moreno Poblete Yuli Alvial Aqueveque

RUT 15.370.106-7 RUT 9.165.677-9

CHRISTIAN GUSTAVO ERNST SUAREZ

Firmado digitalmente por CHRISTIAN GUSTAVO ERNST SUAREZ Nombre de reconocimiento (DN):

cn=CHRISTIAN GUSTAVO ERNST SUAREZ, o=E-Sign S.A.,

ou=Terminos de uso en www.e-sign.

cl/rpa, Authenticated by E-Sign S.A., Member, Symantec Trust Network, Digital ID Class 2, RUT - 10466987-5, [email protected]

Fecha: 2016.07.27 23:31:21 -04'00'